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지재권 연구 및 보고서

번호 : 1327 작성자 : master  쪽지보내기 작성일 : 2012-05-18 조회수 : 3106
제목 :

해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사․분석

요 약 문

세부연구주제 1. 균등론
○ (연구의 배경 및 필요성) 특허청구범위의 해석에 관한 법률 규정은 전세계적으로 통일화 되어 있음. 그러나 균등론의 요건은 각국마다 차이가 있으므로, 이를 분석하는 것은 주요국의 실질적 특허청구범위 해석 방식을 알 수 있다는 점에서 중요하며 이에 대한 연구가 필요함

특허의 침해를 판단함에 있어 문언적 침해를 엄격하게 적용할 경우 미세한 설계 변경과 같은 경우에도 특허권자를 보호할 수 없게 되어 특허권이 유명무실하게 될 수 있기 때문에 청구항에 기대된 구성요소와 실질적으로 동일한 것까지 특허권의 효력이 미치게 하기 위해 균등론 이론이 발전함. 미국에서 발전한 균등론은 세계 주요국에 영향을 미쳤으며, 법령에 규정되어 있지 않고, 각국의 판례를 통해 발전함

-주요국의 균등론 요건-
① 한국의 균등론 요건 특징
- 과제해결 원리의 동일성, 목적작용효과의 실질적 동일성, 치환가능성, 치환용이성, 공지기술로부터의 명백성, 출원경과 금반언
② 일본의 균등론 요건 특징
- 한국과 유사하나, ‘과제해결 원리의 동일성’ 대신에 ‘특허발명의 비본질적 부분’이라는 점에서 차이가 있음
③ 미국의 균등론 요건 특징
- 치환용이성을 균등론의 필수적 요건으로 보지 않음
④ 영국의 균등론 요건의 특징
- 특허청구항의 ‘목적적 해석’이라는 관점에서 적용
- 출원경과금반언 원칙이 요건에 포함되어 있지 않음

세부연구주제 2. 간접침해
○ (연구의 배경 및 필요성) 특허권의 대상이 무체물이라는 관리상의 한계이 외에도, 과학과 기술 그리고 국제무역이 발달할수록 타인의 특허권을 실시하는 방법이 다양해지고 있어 특허권 보호의 실효성 향상이 요구됨

-선진국의 간접침해-
① 미국은 일찍이 판례를 통하여 간접침해를 인정하였고, 1952년부터 유도침해와 기여침해 조항을 두어 간접침해로부터 특허권을 보호하고 있음
② 일본의 경우 2002년 개정 전에는 전용품만을 간접침해대상물로 보호하였으나, 2002년 이후 2번의 개정을 거치며, 중성품으로 범위를 확대하였음. 특히, 양도나 수출과 관련된 소지행위형 간접침해 규정을 도입하여 국제사회에서의 간접침해 발생을 효과적으로 대처를 시도하고 있음
③ 영국의 경우 반명의 본질적 요소와 관련된 수단의 공급이나 공급의 신청을 간접침해 행위로 보며, 기여침해자의 인지를 요구하고 있음. 특히, 간접침해 행위가 영국 내에서 발생할 것을 규정하고 있음

-우리나라의 간접침해-
① 우리나라의 경우 다른 나라와는 달리 전용품의 간접침해만을 인정하
여 간접침해로부터의 보호 범위가 상당히 좁음. 또 다른 차이점으로
는 미국․영국은 직접침해가 간접침해의 전제조건이고, 일본은 사안
에 따라 다르게 적용되나 우리나라는 간접침해의 성립에 직접침해를
요구하지 않음

세부연구주제 3. 무효의 항변
○ 특허무효의 항변
- 특허요건이 불비하다는 이유로 특허권 자체가 무효라고 주장하는 것으로 법원은 피고가 특허무효의 항변을 하더라도 특허심판원의 심결에 의해 무효로 심결이 확정되지 않는 이상 일단 특허권은 유효한 것으로 간주

○ 판례의 동향
- 기존 대법원의 판결은 특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 무효심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연 무효라고 판단할 수 없다는 입장
- 최근 대법원은 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있다고 판시
① 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판시
② 일본 최고재판소의 킬비(Kilby)판결을 원용하였고, 판결내용이 킬비판결과 거의 동일

세부연구주제 4. 선사용권의 항변
○ (제도의 취지) 선사용권은 특허권이 존속되는 동안 청구된 특허발명의 내용을 제3자가 실시하는 것을 배제할 수 있는 특허권자의 법적 권리에 대한 예외임
- 새롭게 개발된 기술(발명)을 특허출원하지 않고 영업비밀로서 외부에 공개하지 않도록 관리하고 사용할 수 있다면 제3자에 의한 모방 염려가 없으므로 특허출원보다도 유효한 기술의 보유수단이 될 수 있음
- 기업들은 연구개발결과물인 발명을 특허출원한 후에 실시하는 경우도 있지만 경영전략상 발명을 특허출원하지 않고 영업비밀(Know-how)로 관리하면서 실시하는 특허전략을 수립하여 시행하고 있음
- 선사용권제도는 선원주의하에서 특유한 제도로서 선원주의 하에서 이중특허금지의 원칙이 바꿀 수 없는 원칙이라면, 선원주의를 유지하면서 개별사정을 고려해서 사태를 조정하기 위해서는 일방에게는 특허권을, 다른 일방에게는 실시권을 부여할 수밖에 없을 것이며, 이처럼 선원주의를 채용하는 특허제도 가운데에서 선사용권제도는 특허권의 효력을 제한하는 기능을 함

○ (연구의 배경 및 필요성) 이처럼 유용한 제도에 관한 특허법 규정 제103조는 일반적 사항만을 규정하고 있어서, 요건, 효력 등과 관련하여 학설, 판례의 집적이 요구되고 있음. 따라서 국내의 선사용권제도와 미국,영국, 일본의 선사용권제도 및 제도의 운영상황을 비교해서, 특허출원에 의하지 않는 특허발명의 보호방법에 관해 조사․연구할 필요가 있음

○ 선사용권 제도 보유 국가들의 현황
- 우리나라를 비롯하여 일본, 영국, 중국 등 세계 주요국가 특허제도 대부분이 선발명자에게 후발명자로서의 특허권자에 의해 발명된 특허에도 불구하고 당해 발명을 계속 실시할 수 있도록 허용하고 있지만, 운영면에있어서는 상이한 부분도 있음
- 우리나라와 일본의 경우 유사한 법률규정을 가지고 있어서 큰 차이를 보이지 않고 있지만, 일본의 경우 최고재판소를 비롯하여 하급심 판례의 집적이 상당부분 이루어져 있다는 점에서 향후 우리의 법률규정의 해석등에 많은 참조가 될 수 있음
- 영국이나 미국의 경우 선사용권제도와 관련된 판례가 소수에 불과할 정도로 그 활용도는 높지 않다고 보여지며, 또한 그들 국가에서의 선사용권제도가 특허제도 전반에 대해 미치는 영향은 다소 미약함

세부연구주제 5. 특허권남용․집행불능(unenforceability)의 항변
○ 특허권남용은 형태가 다양하게 이루어질 수 있어 그 모든 태양을 포섭하는 정의를 내리는 것은 어려우나, 시장에서의 경쟁저해적 요소가 있는 특허권을 견제하기 위한 경쟁법적 맥락에서 주로 등장하므로, 본 연구에서는 경쟁저해적인 특허권 행사에 대한 특허법과 경쟁법 적용 관계를 중심으로 살펴보기로 함

○ 국가별 비교
- (우리나라) 경쟁을 저해하는 특허권의 행사와 관련하여 특허법에 별도의 규정을 두고 있지 않으며 공정거래법을 적용하여 이를 규율
- (일본) 우리나라의 경우와 마찬가지로 경쟁을 저해하는 특허권의 행사와 관련하여 특허법에 별도의 규정을 두고 있지 않으며 공정거래법을 적용하여 이를 규율
- (미국) 경쟁을 저해하는 특허권의 행사에 대하여 판례법에 따른 특허권남용내지는 집행불능의 항변이 가능, 과거 경쟁법을 엄격하게 적용하여 경쟁제한적 특허권 행사를 당연위법(Per se rule)으로 보았으나 근래에는 합리의 원칙(Rule of Reason)을 적용하여 특허법과 경쟁법과의 조화를 추구
- (영국) 영국은 특허권의 행사와 공정경쟁간의 갈등은 경쟁법에 의해 규율(특허권의 행사와 공정경쟁간의 갈등은 경쟁법에 의해 규율되는 것이 적절하다는 양해가 성립하여 1977년 특허법상 관련규정 삭제)되며, 영국 경쟁법은 유럽공동체기능조약의 경쟁관련 규정에 합치되는 방식으로 운용됨

세부연구주제 6. 특허침해금지청구권
○ (제도의 취지) 특허권은 재산권의 일종으로 기술적 사상이라는 무체물에 대한 절대적인 배타적 독점권으로 이와 같은 특허권의 특성을 보호하기 위하여 타인의 실시를 배제할 수 있는 부작위청구로서 특허침해금지청구가 인정되고 있음

○ (연구의 배경 및 필요성) 오늘날은 급속한 과학기술의 발전과 세계적인 특허중시정책에 따른 특허출원의 증가, 특허의 범위와 그 대상의 확대로 인해 다양한 분야에서 무수히 많은 특허기술이 존재하게 되어 기존의 특허기술을 이용하지 않고는 새로운 기술개발이 매우 어렵거나 불가능하게 되었음
- 특허권자의 특허기술에 대한 배타적독점에 더불어 이와 같은 환경변화에 따라 관련시장의 진입장벽이 매우 높아지고, 사회적으로 가치있는 과학기술의 연구개발과 유통이 억제될 우려가 있고, 결과적으로 산업발전과 기술혁신의 저해를 초래하며 사회적 손실을 야기하게 됨
- 특허권이 타인의 이용을 배제하고 소송을 하기 위한 방어적 권리로 인식되어 후속기술개발을 저해하고, 유용한 기술을 널리 보급하고자 하는 특허제도의 본래의 취지에 반하는 문제가 발생
- 특허권자 개인의 이익과 기술의 보급이라는 사회적 이익간의 균형을 유지하면서 산업발전과 기술혁신을 촉진하고자 하는 특허제도의 목적을 효율적으로 달성할 수 있는 바람직한 방향설정에 도움이 되고자 특허권의 배타성을 실현하기 위한 권리인 특허침해금지청구권과 관련한 각국의 법규와 주요 판례를 살펴봄

세부연구주제 7. 손해배상청구권
○ (제도의 취지) 배타적 재산권으로서 특허권의 특성을 실현하기 위하여 특허법은 특허권자에게 침해행위의 금지를 청구할 수 있는 권리를 인정하고 있고, 나아가 고의 또는 과실에 기한 침해행위를 한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있도록 하고 있음
- 장래 침해의 예방은 금치청구에 의하여, 과거에 입은 손해의 회복은 손해배상에 의하여 각각 달성되도록 하고 있는 것

○ (연구의 배경 및 필요성) 2000년 이후의 현대사회는 지식의 창출, 확산,활용이 경제활동의 핵심이며, 1990년대 이후 선진국을 중심으로 점차 경제성장 동력이 지식기반 경제로 전환되고 있음
- 특허침해소송에서는 권리의 무체성으로 인해 침해여부에 대한 판단이나 손해액의 산정이 쉽지 않으며, 소송에서 이를 입증하기도 매우 어렵다는 특징을 갖고 있음
- 이에 세계 각국은 특허권의 침해에 대해서는 입법이나 해석을 통하여 침해행위의 성립요건, 손해배상액의 산정, 입증 등에 관하여 특칙을 두고있음
- 특허권의 특성에 근거한 특칙 규정이나 해석은 필연적으로 기존의 불법행위제도 즉, 유체재산권을 기초로 한 손해배상제도와 충돌이 일어나게 되어 이를 어떻게 균형있게 조화시키느냐 하는 것이 중요한 문제가 되므로, 특허침해에 대한 손해배상청구에 관련한 규정 중 특허권의 특성에 기초한 특별규정을 중심으로 하여 각국의 관련 법규와 주요판례를 고찰

세부연구주제 8. 특허무효심판과 정정심판의 관계
○ (제도의 취지) 정정심판 또는 무효심판절차에서의 정정청구제도는 무효심판에서 상대방에 의한 특허발명의 무효주장에 대한 특허권자의 실질적인방어수단의 하나로서 기능하고 있음
- 정정심판은 이와 같이 특허권자가 자발적으로 특허발명의 명세서나 도면을 정정할 수 있는 권리를 보장하는 것이고, 정정심판은 통상 무효심판,권리범위확인심판 또는 특허침해 사건 등과 관련되는 경우가 많고 특히 무효심판에 대하여는 방어수단이 됨

○ (연구의 배경 및 필요성) 정정심판과 무효심판의 관계를 보면, 발명을 보호․장려함으로써 산업의 발전을 도모하려는 특허제도의 목적 그리고 본래 정정심판이 무효심판청구에 대한 권리자의 대응수단이라는 정정심판제도의 도입취지의 관점에서 볼 경우, 무효심판과 정정심판이 동시에 계속 중일 경우에 정정심판을 무효심판에 앞서 판단함으로써 정정에 의하여 무효사유를 해소할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직하다고 할 것이지만, 대법원의 판례 중에는 정정심판을 먼저 처리하는 것이 바람직하다는 것을 시인하면서도 반드시 정정심판을 먼저 처리하여야 하는 것은 아니라는 입장을 견지하고 있음
- 현행 특허법에서는 특허무효심판 계류 중에는 별도의 정정심판청구를 할수 없도록 규정하였는데, 이는 통상의 정정심판이 특허무효심판에 대한 방어수단으로 청구되는 경우가 많기 때문에 하나의 절차 내에서 신속하게 심리할 수 있도록 하자는 것임
- 이처럼 1심 격인 특허무효심판에서는 제한을 하고 있는데 반해, 2심 격인 심결취소소송 중에는 이러한 제한이 없기 때문에 특허심판에서 패소한 특허권자는 심결취소소송을 제기한 후 정정심판청구를 하여 재판진행을 방해하는 경우가 발생하고 있음
- 일본에서 2004년 1월1일 시행되는 개정 특허법 제126조 제2항은 정정심판의 제기기간을 특허무효심판의 심결에 대한 소가 제기된 날부터 기산하여 90일의 기간 내로 제한. 그러다가 2011년 6월 8일 개정 특허법에서는 심결취소소송 제기 후 아예 정정심판을 청구하지 못하도록 규정함
- 우리나라의 정정심판에 대응하는 제도로서 주로 특허청에 의해 이루어지고 있는 미국의 재발행(Reissue)제도, 영국의 정정제도는 해외의 유사한 제도로서의 의미를 가지는 차원에서 소개되고 있으며, 실질적으로 정정심판제도의 개선에 시사점을 제공하는 것은 일본의 정정심판제도라고 할것임. 따라서 영국, 미국의 정정제도는 개론적 측면에서 접근하는 수준에 그치고 있지만, 일본의 정정심판제도는 우리와 전반적으로 유사하기 때문에 이에 대한 자세한 논의 등을 중심으로 고찰

세부연구주제 9. 일사부재리 원칙
○ (제도의 취지) 특허심판에 있어서의 일사부재리란 심판의 심결이 확정된때에는 누구든지 동일사실․동일증거에 의하여 그 심판을 다시 청구할 수 없으며 특허심판원도 그와 저촉되거나 모순되는 판단을 해서는 안 되는 원칙임. 원래 일사부재리라 함은 동일한 사건에 대하여는 법원이 다시 재판할 수 없음을 의미하고, 이는 형사재판과 민사재판의 기판력과 관련을 가지는 개념
- 이 심판절차에서 인정되는 일사부재리 관련 규정은 오스트리아의 1897년 특허법 제93조를 수계한 일본의 1909년 특허법 제87조(현행법 제167조)를 우리 특허법에서 다시 수계한 것

○ (연구의 배경 및 필요성) 원래 특허무효심판의 효력은 일반 민사판결과 달리 대세적 효력을 가지고 있으므로 당해 심판절차에 직접 관여하지 아니한 일반 제3자라도 일사부재리의 효력을 받게 됨에 따라서 이 일사부재리 제도가 ‘특허분쟁처리의 적정화’ 측면에서 볼 때 확정심결에 대해서는 누구든지 동일증거 및 사실에 의거해서 심판을 청구할 수 없도록 하는 현행 규정은 그 필요성 및 합리적 근거가 미약하다는 지적이 있음. 특히 선의의 제3자가 선행 심판절차의 잘못으로 손해를 입을 수도 있으므로 그 효력범위 등을 정할 때 적절히 이해관계를 조화시킬 필요 있음
- 일본은 2011년 6월 8일 개정 특허법에서 무효심판의 확정심결의 제3자효를 폐지함으로써, 무효심판의 심결 확정 후에 당사자 및 참가인 이외의 자가 동일 사실 및 동일 증거에 근거해서 심판을 청구할 수 있도록 법률규정을 개정함. 이에 따라 무효심판의 확정심결의 제3자효(이른바 대세적효력)가 폐지됨으로써, 무효심판의 심결 확정 후에 당사자 및 참가인 이외의 자가 동일 사실 및 동일 증거에 근거해서 심판을 청구할 수 있음. 따라서 당사자를 달리하는 경우에는 위 원칙이 배제됨

세부연구주제 10. 심결취소소송의 소송심리범위
○ (제도의 취지) 심결취소소송의 심리범위는 당사자가 심리의 대상으로 확정한 소송물에 대하여 어느 범위까지 심리할 수 있느냐의 문제로서, 달리 말하면 심판절차에서 제기되지 아니한 주장이나 제출되지 아니한 증거를 소송절차에서 허용하여 심리할 수 있는지 여부에 관한 문제임

○ (연구의 배경 및 필요성) 현행 특허법상 심결취소소송은 특허법원의 전속관할에 속하고(제186조 제1항), 행정소송에 앞서 반드시 심사청구와 심판청구를 거쳐야 하는 ‘필요적 심판전치주의’를 채택하는 규정(동조 제6항)을 두고 있을 뿐 특허쟁송의 구제기관인 특허심판원과 특허법원의 소송법상 연계관계, 심판단계에서 판단되지 않은 신규 증거를 심결소송단계에서 주장, 판단할 수 있는가 라는 특허법원의 심리범위 등에 대해서 아무런 규정을 두고 있지 않음
- 이처럼 특허법원이 개원되고 심결취소소송의 판결에 있어 심리범위 및 특허심판원과의 관계가 명확하게 설정되지 않은 채 실무관행상 일반적으로 당사자계심결의 취소소송에서는 무제한설을 취하고 있어 필요적 전심구조인 특허심판원의 법적 지위가 그 절차와 부조화한 상태로 되어 있음. 또한 당사자는 심판단계에서 주장하지 아니하였던 새로운 특허무효사유를 주장, 입증할 수 있고 새로운 인용증거 또한 제출할 수 있으며,법원도 이를 인용하여 판결의 기초로 할 수 있는 탓에, 심판단계와 소송
단계에서의 사실 및 증거가 상이한 경우가 있을 수 있음
- 국내에서는 이러한 특허법원의 실무운영방식에 대해서 의미를 부여하거나 또는 비판적인 태도를 취하는 견해가 있고, 또한 이러한 특허법원의 심리범위 문제의 해결방식을 둘러싸고 국내에서는 이른바 입법론적 접근방식과 해석론적 접근방식으로 나뉘어져 있음
- 한편, 일본의 경우 심결취소소송의 심리범위는 우리와 달리 제한설 입장을 취하고 있다. 즉 일본 최고재판소의 이른바 메리야스 編機事件의 판결 이전에는 제한설과 무제한설의 최고재판소 판결이 혼재하였으나, 위 판결로 종전의 무제한설 입장의 판례를 폐기하면서 법원실무의 입장이 제한설로 통일된 것임
- 심리범위 관련 명문규정의 부재로 인해서 심결취소소송의 심리범위에 실무의 입장과 학설의 태도를 비교․분석하는 것이 필요함

[해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사․분석中]


자료출처: 특허청

 
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