대한민국 특허법과 비교

(1) 서론

우리나라의 법체계는 영미법계보다 대륙법계에 더 영향을 많이 받아 형성 되었다. 대륙법계는 유럽대륙의 독일, 프랑스를 중심으로 발달한 법계로서 근대국가의 성립과 함께 로마법과 게르만법을 근간으로 형성되었다. 따라서 이를 로마 게르만법계라고도 하는데, 특히 대륙법계라고 불리는 것은 이 법계에 속하는 국가가 대부분 유럽대륙에 위치하고 있기 때문이다. 이와 반대로 영국에서 시작해서 미국으로 근간을 옮기며 대륙법계와 대립되는 개념인 영미법계 체계가 있다. 우리나라는 대륙법계에 더 영향을 많이 받았으며 특허법 역시 이런 경향이 두드러진다.

우리나라 특허법의 경우는 일본 특허법의 많은 부분을 수입하고 이를 근간으로 우리나라의 실정에 맞게 고쳐 나가며 발전해왔다. 우리 특허법의 많은 영향을 준 일본의 경우는 독일의 특허법을, 즉 대륙법계에 기본을 두고 있는 법을 수입한 후에 발전된 것이다. 따라서 우리나라 특허법 역시 그 근간은 대륙법계 법을 근간으로 했다는 것을 알 수 있고 네덜란드 역시 대륙법계를 따르는 대표적인 나라로서 특허법 역시 많은 영향을 받은 것으로 보인다. 이번 파트에서 검토하게 될 우리나라와 네덜란드의 특허법 모두 대륙 법계를 따른 점 및 그 근간이 비슷한 점을 이유로 많은 유사한 규정이 존재한다. 이런 배경을 바탕으로 네덜란드 및 우리나라 특허법의 차이 및 유사점을 비교 분석해 본다.

(2) 실체 특허 요건

특허를 받을 수 있는 발명의 범위

(가) 발명의 성립성
발명의 성립성이란 그 자체로 의의가 있는 요건이 아니라 특허를 받을 수 있는 발명의 범위를 정한 것으로서 특허 받을 수 있는 발명이 되기 위해서는 발명의 성립성 외에도 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 및 불 특허 사유가 없을 것 등의 요건을 만족하여야 한다.

발명이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말하며 (우리나라 특허법 제 2조 제1호) 이는 발명의 인정 대상에 대한 것으로서 특허 요건 을 판단하는 전제 조건이 된다. 한국 특허법의 경우에는 정의 규정 자체를 특허법 거절이유로는 하지 않았으나 법 적용성의 편리성 및 예측 가능성을 위해 정의 규정 을 따로 두고 있다.

이와 비슷하게 네덜란드 역시 Art. 2. 1항에서 발명이란 새롭고 창의적인 과정을 통해서 얻어진 것으로서, 산업에서 이용하기 쉬운 발명에 대해서는 특허를 허여할 수 있다고 하여 발명의 정의에 대해 규정하고 있다. 이는 우리나라와 유사하게 정의 규정을 통해서 발명에 대한 법 적용의 편의성 및 예측 가능성을 높이기 위한 규정으 로 보인다.

네덜란드 특허법에서는 발명의 보호 대상이 되지 않는 것에 대해서 명시적인 규정을 두고 있으며 과학이론 및 수학적 방법, 미적 창작물, 정신적 활동 및 컴퓨터 프로그 램 등에 대해서 발명의 대상으로 보고 있지 않다. 우리나라의 경우에도 심사 지침서에서 이에 대해서 기재 하고, 해석상 발명의 대상으로 보고 있지 않지만 명문상으로 규정을 두고 있지 않다는 차이점이 있다.

특허를 받을 수 있는 발명의 범위

(나) 불특허 사유
우리나라의 경우 특허법 32조에서 ‘공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거 나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다.’ 고 규정하고 있다. 발명의 대상을 명확히 하고 있는 우리나라의 경우 불 특허 사유에 대해서는 적극적으 로 규정하고 있지 않다.

네덜란드의 경우에는 우리나라의 경우와는 달리 불 특허 사유에 대해서 보다 적극적 으로 규정 하고 있다. 공공질서 또는 선량한 풍속을 위반할 염려가 있는 경우뿐만 아니라 이에 대해서 더욱 구체적으로 인간 배아의 사용이나, 인간이나 동물을 이용 하여 수술, 치료, 진단 방법 등에 대해서는 특허를 허여하지 않으며 그 밖에도 식물, 동물 품종 등에 대해서도 불 특허 사유로 기재하는 등의 우리와는 달리 이에 대해서 보다 적극적으로 기재하고 있다. 우리나라의 경우도 해석상 인간의 존엄성 및 의사 의 시술의 자유를 보장하기 위해서 인간에 대해서 수술, 치료, 진단 방법에 대해서는 특허를 허여하고 있지 않다. 다만 인간이 아닌 동물에 한정한 경우에는 이를 인정할 수 있다고 해석되는바 이는 네덜란드 특허법과 다른 부분이다.

불특허 사유

(다) 신규성
신규성이란 그 전에 존재하지 않았던 새로운 것을 의미하는 것으로서 이는 선출원주의, 선발명주의 중 어느 것을 취하는지 여부에 따라서 선행 기술 범위가 달라질 수 있는 바 그 개념이 상이할 수 있다. 그러나 미국을 제외하고는 대부분의 국가는 선출원 주의를 따르고 있으며 네덜란드 역시 선출원일을 기준으로 하여 신규성 상실 여부를 판단하는 선출원 주의 국가이다.
우리나라의 경우에는 신규성에 대해서 ‘출원 전 국내∙외에서 공지 등이 된 발명과 동일한 발명은 특허를 받을 수 없다’ 고 규정한바 이에 대해서 출원 발명의 내용이 국내∙외에서 공지∙공연 실시, 반포된 간행물에 게재 및 전기통신회선을 통한 공 중이 이용 가능하게 된 발명의 경우에는 신규성을 상실한 것으로 본다. 이는 특허권 은 신규한 발명의 공개의 대가로 주어지는 것이기 때문이다.

우리나라 특허법의 규정에 대해서 조금 더 살펴보면 ‘제 29조 1항 각 호를 제외 하고는 특허를 받을 수 있다.’ 고 규정하며 소극적으로 신규성 상실 사유에 대해서 규정하고 있다. 이에 대한 구체적 판단은 출원 전 공지된 발명과 동일한 경우에 신규성 상실된 것으로 보는 것으로서, 발명의 동일성이 인정되어야 되며 출원일 전에 공개된 경우에 한하여서 적용될 수 있다. 발명의 동일성의 경우에는 과제해결 수단이나 구성의 동일성 등을 통해 미세한 차이에 불과한 경우에만 발명의 동일성 을 인정하고 그렇지 않은 경우에는 동일하지 않은 발명으로서 진보성 위반의 여지 가 있지만 신규성에서는 적용되지 않는다.

네덜란드 역시 Art. 4.에서 신규성에 대해 규정하고 있다. 이에 대해서 ‘발명이 선행 기술의 일부로 구성되지 아니한 경우에는 신규한 발명으로 본다.’ 고 기재하고 있으 며, ‘ 선행기술은 출원일 전에 서면이나 구두 등의 여타의 방법으로든 공중이 이용할 수 있도록 되어 있는 모든 것들을 포함한다. ’ 고 기재되어 있는바 이는 적극적으로 일정한 형태를 기재해 놓은 우리나라와는 달리 소극적인 형태로서 규정한 것으로 해석의 여지가 있다. 그러나 해석상 우리나라와 유사하게 신규성 상실 여부를 판단 하게 될 것이다.

네덜란드와 우리나라의 신규성 판단에서 가장 큰 차이점의 경우에는 네덜란드 특허 법 Art. 4. 3항 및 4항이다. 우리나라는 자신의 출원일 전에 출원된 타인의 발명이 있더라도 이것이 공개되지 않는다면 신규성 판단시 선행 기술이 될 수 없다고 규정 하고 있으나 네덜란드는 선행 기술의 범위와 관련해서 당해 출원일 전에 출원된 타인의 출원이 자신의 출원일 후에 공개되면 타인의 특허 출원서에 기재된 사항에 대해서 이를 선행기술의 판단 자료로 이용할 수 있음을 Art. 4. 3항에서 규정하고 있다.

이는 실질적으로 우리나라 특허법 제 29조 3 항의 확대된 선출원 주의와 유사한 면이 있다. 네덜란드 특허법 Art. 4. 3항의 경우는 동일한 발명에 대해서만 적용될 수 있고 유사하더라도 동일하지 않는 경우라면 신규성이 상실 되지 않은 것으로 보며, 진보성 판단에는 Art. 4. 3항 규정의 적용을 배제하고 있다. 즉 발명의 동일성이 인정되는 범위에서만 이와 같은 규정이 적용될 수 있는 것으로 보이며 이는 동일성을 전제로서 판단하는 우리나라의 확대된 선출원 주의와 유사한 형태 및 유사한 취지를 목적으로 규정된 조항이다. 실제로 우리나라와 같이 확대된 선출원 주의 규정이 없다 면 네덜란드 특허법과 같이 신규성의 범위에 대해 위와 같은 범위가 존재하여야 할 것이다.

네덜란드 특허법의 신규성의 대한 조항인 Art. 4.에 대해서 더 살펴보면 Art. 4. 4항의 경우에는 선행기술로서 유럽 특허 출원 뿐만 아니라 국제 출원 특허도 선행 기술 판단의 자료가 될 수 있음을 명시하고 있으며, Art. 4. 5항 및 6항의 경우에는 실제 의료 기술과 관련된 물품 또는 조성물에 대해서 그 물질 자체가 신규하지 않아도 이에 대한 새로운 용도를 발견한 경우라면 신규한 것으로 인정될 수 있고 다른 특허 요건의 흠결이 없다면 등록이 가능하다고 보는바 용도 발명을 인정하는 것으로 보여 진다. 우리나라 역시 명문 규정에는 없지만 해석상 용도가 새로운 경우 라면 물질이 기존에 공지된 것이라도 용도에 대한 발명을 인정하고 있다. 네덜란드 는 이를 명문 규정으로 하여 명확히 하였다.

신규성

(라) 신규성 상실의 예외
발명이 특허 출원과 같이 독점적인 권리를 청구하는 절차에 들어가지 않은 채 일반인에게 공개되면 이는 공중의 재산에 내놓은 것으로 보아 누구든지 자유롭게 이를 이용할 수 있도록 하는 것이 원칙이며 그에 대한 일반인의 신뢰 또한 보호되어야 마땅하다. 따라서 상기와 같이 공중의 재산이 된 발명에 대해여 그 뒤에 특허출원이 이루어지더라도 특허등록은 거절되어야 한다. 그러나 자기 발명의 공개로 인해 자신이 특허권을 받지 못하는 것은 발명자에게 가혹하며, 특허권은 공개의 대가로 주어지는 독점 배타권이기 때문에 자신의 공개에 의해 자신이 특허를 받지 못하게 되는 것은 특허법 취지와도 부합되지 않는바 자신 공개에 의해 등록이 되지 못하는 것을 막을 필요성이 있는바 일정한 경우에 공개되지 않은 것으로 취급하여 준다.

그러나 주의해야 할 점은 공개되지 않은 것으로 보는 공지 예외 주장의 경우에는 각 국의 규정에 따라서 조금씩 그 기간이 달라질 수 있으며 우리나라의 사정만을 고려하여 다른 나라의 규정을 정확히 알지 못한다면 우리나라에 등록 가능한 특허가 외국에서 신규성으로 인해서 특허를 받지 못하게 되는 경우도 생길 수 있기 때문에 다른 나라 출원에 있어서 이를 고려하여야 한다.

우리나라의 경우 구법에서는 공지의 형태를 제한 열거적으로 나열하였으나 이것은 출원인이 행한 공지가 구법의 규정에서 한정한 공지 형태인지에 대하여 출원인에게 입증의 부담이, 심사관에게는 판단의 부담이 되었기 때문에 2006년 3월 개정법에서 는 공지의 형태에 대한 제한을 없앰으로서도 모든 형태의 공지행위에 대하여 특허 를 받을 수 있도록 하여 법규의 실질적 실효성을 확보하였다.

우리나라는 제 30조 제 1항 제 1호에서 의사에 의한 공지에 대해서 규정하고 있다. 이는 발명자가 출원하기 전에 자신의 의사에 의해서 간행물 등에 발명에 대해 서 먼저 알리거나 하는 경우에 이용될 수 있는 규정이다. 다만 의사에 의한 공지의 경우여도 공지 후 6개월이 넘어가면 신규성 상실의 예외로서 인정될 수 없는바, 이 전에 출원해야 됨을 유의해야 한다. 또한 여기서 말하는 공지에 있어서는 조약이 나 다른 법률에 의해서 국내 또는 국외에서 출원공개 또는 등록 공고된 경우는 제외 된다. 이는 출원인의 의사에 의한 공지가 아니라 특허권으로 보호받기 위해 출원된 발명에 대해서 특허법 목적에 부합하도록 공개되는 것에 대해 단순히 이를 용인하는 것일 뿐 자신의 의사를 가지고 적극적으로 공개된 것으로 볼 수 없기 때문이다. 다만 출원인이 무효나 취하 등으로 출원이 공개 되지 말아야함에도 불구 하고 특허청의 절차상의 문제로서 공개된 경우라면 이는 후술할 본인의 의사에 반한 사유에 해당할 수 있을 것이다.

다음으로는 제 30조 제 1항 제 2호의 본인의 의사에 반한 공지이다. 여기서 본인의 의사에 반한 공지는 본인의 의사에 반하여 본인이 모르게 출원되는 경우도 있으며, 또는 협박, 사기, 강박 등에 의해서 자신의 의지와는 다르게 공개 되는 경우에도 본 호의 적용을 받을 수 있다. 그러나 이 역시 법적 안정성 및 제 3자의 보호 등을 위해서 본인의 의사에 반한 공개가 있은 후 6개월이 지나게 된다면 신규성 상실의 예외 규정의 적용을 받을 수 없는바 출원 시기를 놓치지 않는 것이 중요할 것이다.

공지 예외 적용을 받기 위한 절차를 보면 제 30조 제 2항에서는 특허 출원서에 그 취지를 기재하고 이를 증명할 수 있는 서류를 특허 출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출할 것을 규정하고 있다. 그러나 이 규정의 경우에는 제 30조 제 1항 제 1호로서 본인의 의사에 의한 공지의 경우에만 적용 된다. 이는 본인의 의사에 의한 공지의 경우에는 자신이 가장 잘 알고 있고 보다 빨리 공개하기 위한 자신의 행위이기 때문에 주장 및 증명서류 제출은 가능하기 때문이다. 그러나 본인의 의사 에 반하여 공개된 경우에는 일반적으로 공개여부에 대해서 알 수 없는 경우가 많으 며 자신의 의지와는 달리 주장 및 증명서류 제출이 어려울 수 있기 때문에 증명서류 제출을 요구하지 않는다.

다만 이런 경우라면 이후에 신규성의 거절이유가 나오는 등 문제가 되는 경우에 자신의 의사에 반한 공지였다는 것에 대한 취지의 의견서 및 증명서류를 제출 한다 면 구제 받을 수 있을 것이다.

네덜란드도 신규성 예외 조항을 가지고 있다. 네덜란드 역시 우리나라와 마찬가지고 신규성 예외 주장은 공지 등이 있은 후에 6개월 내에 출원된 경우에 한해서 신규성이 상실되지 않은 것으로 본다. 또한 본인에 의사에 의한 공지와, 의사에 반한 공지의 경우에 이를 적용할 수 있는 것으로서 우리 법과 매우 유사한 모습을 보인다.

본인의 의사에 의한 공지의 경우에는 우리법과는 달리 일정한 사유에 한하여만 인정되는 것으로 규정하고 있다. 즉, 국제 전시에 관한 협약에 관한 규정으로서 정부 가 지원하거나 공인하는 전시회에 한하여만 공지 예외 주장이 가능한 공개 사실로 보고 있는 점에서 우리나라의 특허법과는 명문 규정성의 차이를 보이고 있다. 이는 우리나라의 과거 법과 유사한 모습이다. 그러나 실제 법 적용 및 해석에 있어서는 주로 본인에 의사에 의한 공지의 대부분은 전시회나 간행물들이기 때문에 우리나라 의 판단과는 크게 다르지 않을 것으로 보인다. 또한 네덜란드 역시 본인의 의사에 의한 공지의 경우에는 출원시에 이를 주장하여야 하며 일정 기간 내에 증명서류 제출을 요하는 것으로서 우리나라 특허법과 유사한 면을 가지고 있다.

본인의 의사에 반한 공지의 경우도 규정이 존재하며 이에 대해서도 우리나라 특허 법과 유사 하며 본인의 의사에 반하여 공개된 경우에 발명자 또는 그의 법적 책임자 등을 보호하기 위한 규정으로서 이러한 규정을 두고 있으며 우리나라와 마찬가지로 발명자 및 그의 법적 책임자에 대한 실질적 보호를 위해서 본인에 의사에 반한 공지 의 경우에는 출원시 주장이나 증명 서류 제출이 요구되지 않는 것을 볼 수 있다.

마지막으로 네덜란드의 경우에는 네덜란드 및 네덜란드 안틸리스령¹⁾이 구별 되는 데 위에서 살펴본 정부가 인정하는 전시회에 대해서 네덜란드 안틸리스령의 경우에 는 네덜란드 안틸리스령 제도의 정부의 인정 여부에 따라서 전시회가 정해지게 되는 것을 알 수 있다.

신규성 상실의 예외 규정

(마) 진보성
국내 특허법은 ‘특허 출원 전에 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 등이 된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다. (특허법 제 29조 제 2항).’ 고 하여 특허요건으로서 진보성을 요구하고 있다. 진보성은 특허법 명문상 ‘ 진보성 ’이라는 용어가 기재되어 있는 것은 아니지만 특허법 제 29조 제 2항에 해당하는 발명에 대해서는 진보성이 없는 발명으로서 특허를 허여 하지 않는 것으로 보아 강학상 인정되는 용어이다. 진보성은 특허제도의 취지가 기술의 발전에 공헌이 있는 창작에 독점적인 권리를 부여함으로서 산업 발전을 도모하려는 것이기 때문에 진보성의 없는 발명의 경우에는 특허로서 보호될 수 없는 것으로서 진보성 판단은 특허의 본질과 직접 관련된 중요한 문제라고 볼 수 있다.

우리나라의 진보성 판단기준은 출원시를 기준으로 선행기술로부터 발명이 속한 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’)가 용이하게 생각해 낼 수 있는 발명 에 대해서는 진보성이 인정되지 않아 특허를 받을 수 없다. 진보성의 구체적 판단은 선행 기술과 비교하여 목적의 특이성, 구성의 곤란성, 효과의 현저성이 있는지 여부 를 기준으로 판단하며 출원 발명과 인용 발명을 대비하여 그 구성을 명확히 하여 인용발명으로부터 출원발명에 이르는 것이 당업자에게 있어서 자명한 경우에는 진보성을 인정 되지 않는다. 선행기술의 경우에는 출원시 이전에 공개된 타인의 특허 출원뿐만 아니라 공지, 공연 실시 등의 제 29조 제 1항 각호에 해당하는 기술을 기준으로서 판단한다.

진보성의 경우에는 일반인이 아닌 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자인 당업자를 기준으로 판단한다. 이는 발명이 속하는 분야가 아닌 다른 분야 또는 일반인의 경우에는 발명이 속한 기술 분야를 알지 못하기 때문에 당업자에게 자명 한 사항에 대해서도 특허성이 있다고 판단할 수 있는 우려가 있는바 이는 기술 발전에 공헌한 발명을 보호하여 산업발전에 이바지 하려는 특허법 목적에 부합되지 않으며 당업자에게 자명한 사항에 대해 특허가 된 경우라면 자유 실시가 제한될 수 있는바 불측의 손해가 생길 수 있기 때문에 일반인이 아닌 해당 발명의 기술 분야에서 어느 정도의 지식과 인식을 가지고 있는 당업자를 기준으로 판단하여야 한다. 여기서 통상의 지식의 범위에 대해서는 어느 정도까지 인정 되는지는 불분명 하며 많은 지식을 가지고 있고 발명에 대해서 잘 알고 있는 사람에게는 자명한 범위가 넓어지게 되고, 지식이 적고 발명에 대해서 많이 알지 못하고 있는 사람의 경우에는 자명성의 범위가 더 좁아지게 되어 특허 허여 여부에 대한 판단이 달라질 수 있기 때문에 이에 대한 기준을 정하는 것은 중요한 문제이다.

진보성 판단의 기본 원칙은 둘이상의 청구항이 있는 경우라면 각 청구항별로 진보성이 있는지 여부를 판단하는 것이 원칙이며, 신규성에 대해서 먼저 판단을 한 후 발명의 동일성이 인정되지 않은 경우에 있어서 진보성을 판단하여야 한다. 또한 진보성 판단에 있어서는 인용발명으로부터 출원 발명이 발명에 이를 수 있는 동기가 있는지, 인용발명의 내용 중에 시사 되었는지 여부, 과제의 공통성, 기능∙ 작용의 공통성 및 기술 분야의 관련성 등을 기준으로 진보성이 있는지 여부를 판단 하여야 한다. 그러나 진보성 판단시 상업적 성공을 하였는지 여부 및 외국에의 특허 가 등록 되었는지 여부 등은 단순히 참고할 수 있는 사항일 뿐 진보성 판단의 직접적 인 영향을 주는 것은 아니다.

네덜란드 역시 Art. 6.에서 진보성에 대해서 규정하고 있다. 네덜란드 역시 명문 규정에 진보성 (Nonovious)이란 용어를 직접적으로 사용하고 있지는 않고 해당 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 자명한 경우에는 발명의 결과물로서 진보성이 인정 되지 않고 이런 발명에 대해서는 특허를 허여할 수 없다고 규정하고 있다. 이는 우리 나라와 동일한 규정이며 진보성에 대해서는 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자를 기준으로 판단하고 그 구체적인 기준에 대해서는 각료회의 등과 같이 네덜란드 특허청의 심사 기준에 따라 정해지게 되며 구체적 판단 사항까지 명문에 규정하고 있지 않는 것으로서 자국 내의 선업 발전 여부를 고려하여 각 사항에 따라 구체적으로 적용된다.

네덜란드의 진보성에 있어서는 명문 규정상 우리나라와는 큰 차이를 보이지 않는 다. 다만 네덜란드의 신규성 판단과는 달리 진보성 판단에서는 당해 출원일 전에 출원되고 당해 출원일 후에 출원 공개된 발명에 대해서 선행기술로 인정하지 않는다 는 점의 차이점이 있다. 그러나 이는 네덜란드에서 확대된 선원주의에 대한 규정이 없는바 발명의 동일성이 있는 발명에 대해서만 동일 발명의 중복 등록 등을 막기 위해서 신규성 판단시 이전 출원에 대해서도 선행기술 판단의 자료로서 인정해 주는 것일 뿐 진보성 판단에까지 이를 선행기술의 판단 대상으로 보지 않고 있으며 이를 명문상 규정하였다.

진보성

(바) 기타 (무권리자, 공동발명, 직무 발명)

① 무권리자

무권리자는 발명을 한 자 또는 그의 정당 승계인이 아닌 자를 말한다. 즉, 발명에 대한 권리를 가지고 있지 않는데도 불구하고 임의로 또는 발명자의 의사에 어긋나게 특허 출원을 한 자를 의미하는 것으로서 진정한 발명자를 보호하는 특허법의 목적에 비추어 볼 때 무권리자의 경우에는 특허 등록을 허여하여 주지 않는다.

무권리자에 대해서 우리나라는 제 33조 제 1항에서 ‘ 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. ’ 고 하여 반대 해석상 무권리자의 경우에는 특허를 허여 받을 수 없는 것으로 규정하고 있다. 또한 특허청 직원 또는 특허심판원의 경우에는 상속이나 유증을 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다고 규정한바 이는 심사 및 심판의 공정성을 가질 수 있도록 하기 위함 및 다른 사람의 발명을 활용하여 특허를 받게 되는 경우를 막기 위함이다.

네덜란드 역시 Art. 11.에서 ‘타인의 발명으로 출원을 하거나 타인 발명의 설명, 모델 등에 의한 발명을 가지고 출원한 경우에는 발명을 받을 수 없다.’ 고 규정하여 무권리자에 대해서 발명을 받을 수 없는 것으로 규정하고 있고 정당한 권리자인 발명자가 특허를 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다. 또한 정당 권리자를 보호하기 위해서 당해 출원일 전 출원되고 당해 출원 후 출원 공개된 출원에 대해서 선행 기술로서 인정해 주는 Art. 4. 3항 및 4항에 대해서는 정당권리자에게 적용되지 않는 것으로 보아서 무권리자에 의해서 정당 권리자가 특허를 받지 못하는 경우가 없도록 규정하여 정당 권리자를 보호 하도록 하였다.

우리나라 및 네덜란드 모두 무권리자에게 특허를 받을 권리를 주지 않고 정당권리자가 무권리자에 의해서 불측에 손해를 보는 것을 막도록 규정하였다. 이는 발명자를 보호함으로서 발명 의식을 고취시키고 그로 인한 산업 발전을 기대할 수 있기 때문이다.

그러나 네덜란드와는 달리 우리나라는 특허법 제 34조 및 제 35조 규정에 의해서 정당 권리자 출원일을 무권리자 출원일로 소급해주는 제도를 두고 있다. 이는 네덜란드에는 없는 우리나라의 특유의 제도이다. 이 제도는 무권리자 출원일로 소급 시켜 주는 제도로서 정당 권리자의 편의를 위해서 이를 인정하여 준 것이다. 네덜란드는 이 규정이 존재하지 않지만 실질적으로 정당 권리자의 보호에 있어서는 출원일이 소급되지 않는 것 일뿐 특허를 등록 받는 경우에는 무권리자에 의해 불측의 손해가 없을 것이다.

무권리자

② 공동 발명

발명은 개인이 혼자가 아니라 2 이상의 여러 명이 공동으로 발명하기도 한다. 공동 발명의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공동으로 가지는 것으로서 공유가 된다. 우리나라 및 네덜란드의 경우 모두 공동 발명에 대해서 규정하고 있으며 실질적 내용에 있어서는 큰 차이를 보이지 않는다.

공동 발명

③ 직무 발명

산업화 시대의 발전에 따라 많은 기업들이 생겨나게 되었으며 발명의 많은 부분은 개인이 아닌 기업에 의해서 이루어진다. 따라서 기업 내의 연구원 등의 직원들에 의해서 만들어진 발명의 소유에 대해서 문제가 될 수 있고 이에 대한 분쟁이 생길 수 있다. 연구원들은 기업에서 주는 월급 및 연구비 등으로 연구를 하기 때문에 비록 개인이 발명을 하더라도 자본을 제공한 기업에게도 일정한 권리를 주어야 된다. 그러나 개인 역시 발명을 한 자이기 때문에 발명에 대한 권리를 주장할 수 있어야 되는바 이들 관계를 조율하지 않는다면 분쟁이 생길 수 있다. 따라서 법에서는 이에 대한 규정을 만들어 놓았다. 법에 의하면 직무 발명은 개인이 한 발명의 경우라도 기업의 특허를 받을 권리를 가지거나 또는 발명이 개인 소유가 되더라도 실시권을 갖게 되는 것으로 규정하여 기업이 발명을 실시할 수 있는 권리를 주도록 하고 있다. 그러나 종업원이라는 이유로 이들이 한 모든 발명에 대해서 기업에 권리를 주는 것은 아니고 그 발명이 ‘ 직무 발명 ’인 경우에 한해서 기업에게 권리를 준다. ‘ 직무 발명 ’이란 발명이 사업자의 업무 범위내로서 종업원의 직무와 관련된 경우에 한해서 인정 되는 것으로서 이런 발명에 대해서 기업에 일정한 조건 하에 기업이 특허를 받을 권리를 가질 수 있다. 기업이 발명에 대해서 특허를 받을 권리를 가진 경우라면 발명자에게는 정당한 보상을 해주어야 한다.

직무 발명의 경우 우리나라 특허법에는 과거 조문이 있었으나, 이후 개정되어서 이를 삭제 하고 발명진흥법에서 이에 관한 법률이 만들어 현재는 발명진흥법에 의해서 규율된다.

네덜란드의 경우에는 특허법 Art. 12.에 직무 발명에 대한 조문이 있으며 특허법을 통해서 직무 발명에 대한 규율이 이루어진다. 조문을 살펴보면 우리나라 발명 진흥법에 있는 직무 발명처럼 발명이 사업자의 업무 범위 내이고, 발명을 한 직원의 직무 범위내의 경우에 있어서 직무 발명으로 인정되어 사업자가 특허를 받을 권리를 가지며 업무와 관련성이 없는 발명의 경우에는 발명자 자신이 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 것으로 규정하고 있다. 또한 네덜란드 역시 사업자가 발명에 대해 특허를 받을 권리를 가진 경우에는 발명자에게 정당한 보상을 하여 주어야 한다.

직무 발명

(3) 출원 절차

(가) 출원서류
절차법적인 성격을 가진 특허법은 절차의 명확화와 안정성을 중시한다. 따라서 특허청에 대해 일정한 절차를 밟고자 하는 자는 특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성한 후 서류 제출 방식을 선택하여 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 1건마다 특허청에 제출하여야 한다.

출원 서류를 제출하는 것은 출원일을 정함에 있어서 매우 중요한 일이다. 출원의 의사를 밝히는 서류뿐만 아니라 명세서, 청구범위, 요약서 및 도면(필요한 경우에만) 제출이 필요하다.

우리나라의 경우에는 이에 대해서 42조에서 특허 출원을 위한 서류에 대해서 규정하 고 있다. 우리나라의 경우에는 특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 제출하 도록 규정하고 있으며, 특허 출원서에는 특허 출원인의 성명 및 주소, 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소 등을 기재하고 발명의 명칭 및 발명자의 성명을 기재하도록 하고 있으며, 특히 명세서의 경우에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 상세한 설명, 특허 청구 범위를 기재할 것으로 법으로 규정하여 놓고 있다. 아래의 표는 우리나라 출원시 필요한 서류를 표로 정리해 놓은 것이다.

네덜란드 역시 특허법은 절차법적인 성격이 강한바 출원 서류 제출시 포함되어야 하는 사항에 대한 조문이 존재 한다. 우리나라와 비슷하게 특허 출원서는 출원인 및 발명자 이름이 기재된 출원서, 명세서 및 요약서에 대해서 제출을 요구하고 있으 며 이와 같은 서류를 제출하지 않으면 출원일을 인정해 주지 않는 것으로 규정하고 있다. 출원일 인정과 관련해서는 위와 같은 서류가 전부 제출된 날에야 비로소 출원 일로 보아 준다.

네덜란드의 출원 절차 및 우리나라의 출원 절차를 비교하여 보면 먼저 청구범위 기재 여부에 대해서 다른 부분이 있다. 네덜란드는 특허 출원시 명세서에는 하나 이상의 특허 청구 범위를 기재할 것을 요구하며 특허 청구 범위가 하나도 기재되어 있지 않은 경우라면 Art. 24. 1항 e 에 의해서 특허 출원일이 인정되지 않으며 Art. 29. 1항 c에 의해서 특허 청구 범위가 1개 이상 기재된 문서가 제출된 때에야 비로소 특허 출원일이 인정된다.

그러나 우리나라는 구법상 네덜란드와 같이 청구항을 한 개 이상 기재하는 것을 원칙으로 하였으나 출원인의 편의 및 특허 출원을 서두르는 경우 청구항 기재가 불명확할 수 있는 점 및 보정에 있어서 최초 거절이유 통지 전까지는 청구항을 신설 할 수 있는 취지 등에 비추어서 2007년 개정법에서 제 42조 5항 및 제 42조 7항을 신설하여서 출원시 청구범위를 기재하지 않을 수 있도록 하였으며, 출원 공개가 있거 나 타인에 의해 심사 청구가 된 경우에 심사 청구 통지를 받은 날로부터 3월내에, 또는 이날과 출원공개일 중 빠른 때까지 특허 청구 범위를 기재하도록 하였으며 이를 기간 내에 기재하지 않을 경우에는 출원이 취하 간주 되는 것으로 규정 하여 네덜란드의 출원 서류 작성에 있어서 차이를 보이며, 우리나라의 경우 네덜란드에 비해서 더 유연한 태도를 보이는 것을 볼 수 있다.

다른 차이점으로는 네덜란드의 경우에는 국민의 80%가 영어를 구사할 정도로 영어를 많이 사용하는 환경에 맞게 네덜란드의 출원서는 Art. 24. 3항에 의해 영어로 작성할 수 있도록 하였다. 다만 특허권의 권리 범위가 되는 청구항은 그 범위를 명확 히 하고 네덜란드 자국민이 쉽게 이해할 수 있도록 네덜란드어로 기재하도록 하였 다. 이는 우리나라 언어인 국어로 작성되는 우리나라 자국 내 출원과는 차이점을 보이는 것으로서 영어를 많이 사용하는 네덜란드 국가의 특성을 반영한 규정으로 보인다.

그 밖에의 규정의 경우에는 우리나라와 비슷한 형식을 유지하고 있는 것을 볼 수 있으며 절차법적인 성격이 강한 측면에서 볼 때 두 나라 모두 이런 규정을 통해서 절차의 명확성을 도모 하고자 하는 취지를 보이고 있다. 또 다른 공통점의 경우라면 우리나라 및 네덜란드 모두 요약서는 기술 정보의 출처로서만 역할만 할 뿐이고 보호 범위를 인정에 영향을 줄 수 없다는 점에 대해서 조문으로 규정하고 있다는 공통점이 있다.

출원 서류

(나) 분할 출원 및 보정
분할출원이란 복수의 발명을 하나로 출원한 경우에 그 출원을 한 자가 그 특허 출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 범위에 속하는 일부 발명에 관하여 별도의 출원을 하는 것을 말한다. 이는 일종의 보정과 비슷한 의미를 가지고 있는 것으로서 발명을 별도의 출원으로 권리화 하는 것이다.

우리나라의 분할 출원은 주로 후술할 1특허 출원의 범위 (발명의 단일성) 규정 위반 을 극복하기 위해서 또는 발명에 대한 별도로 출원을 함으로써 전략적인 출원 관리 를 위해 분할 출원을 한다. 또한 우리나라는 거절이유 통지시기에 따른 보정의 범위 가 제한되는데, 최초 거절이유 통지가 나온 경우에는 최초 명세서 도면 범위 내에서 보정이 가능하여 분할 출원을 하지 않더라도 기존의 출원에 발명을 추가하거나 청구항을 신설하는 것이 가능하나 최초 거절이유 통지를 받고 보정이 있은 후에 다시 최후 거절이유 통지를 받은 경우에는 보정의 범위가 제한되어 청구항을 신설 하거나 상세한 설명에 있는 발명을 구체화 하는 것은 불가능하다.

이런 경우에 있어서도 분할 출원의 유효성이 있을 수 있으며, 우리나라는 보정 가능한 시기 및 거절결정불복심판 청구기간 내에 분할 출원이 가능하기 때문에 보정 범위의 제약에 따라 청구항을 신설할 수 없을 경우에 분할 출원으로서 새로운 출원을 한 경우에는 발명에 대해서 보호 받을 수 있다는 실익이 있다.

그러나 분할 출원에 있어서 발명의 범위가 제한된다. 이는 분할 출원의 효과를 고려한 결과인데 분할 출원의 경우에는 원출원일에 출원한 것으로 보아 주기 때문 에 분할 출원의 범위는 원출원의 최초 명세서 도면에 기재된 범위 내에서만 분할 출원이 인정된다. 만약 이렇게 분할 출원의 범위를 원출원의 범위로 제한하지 않는 다면 분할 출원의 새로운 발명이 들어갈 수 있고, 이를 원출원일로 소급 시켜 준다면 늦게 출원한 새로운 발명에 대해서도 출원일이 앞당겨질 수 있기 때문에 선출원 주의에 어긋나게 되기 때문에 이와 같은 제약이 필요한 것이다.

네덜란드 역시 Art. 28.에서 분할 출원 및 보정에 대해서 규정을 하고 있다. 네덜란드 도 우리나라와 비슷하게 분할 출원의 경우에는 원출원일로 출원일을 소급시켜 주는 규정이 존재하고 (Art. 28 .1항), 자신의 출원에 대해서 보정을 인정해 주는 규정 (Art. 28. 2항)이 존재 한다. 이는 우리나라와 공통점을 가진 규정으로서 선출원 주의 를 취하고 있는 국가에서 출원인이 출원을 서두르는 경우에 자신이 보호받고자 하는 발명을 명확히 기재하지 못하는 경우가 있고, 출원서의 기재방식 및 발명 범위의 모호성 등을 고려할 때 발명의 특정은 어려울 수 있기 때문에 출원인을 보호하기 위해서 발명의 분할 출원 및 보정을 허용해주고 있다. 그러나 이 경우에도 선출원주 의 규정의 근간을 흔들거나 나중에 한 발명에 대해서 부당하게 출원일이 소급 되는 경우를 막기 위해서, 출원의 최초 명세서 도면 내의 범위에서만 분할 출원을 인정하 고 있다.

이처럼 네덜란드 역시 우리나라와 마찬가지로 분할 출원 및 보정 제도를 두고 있고 많은 공통점을 가지고 있는 것을 볼 수 있다. 그러나 분할 출원의 시기 및 보정 시기에 대해서는 각국의 다른 제도 및 규정을 고려하여 다르게 규정된 것을 볼 수 있다. 우리나라의 경우에는 분할 출원에 대해서 보정 가능 시기 및 거절 결정 불복 심판 청구 가능 기간 내에 가능한 것으로 규정하고 있으나 네덜란드는 Art. 28. 4항에서 특허 출원 등록부에 기재된 때로서 이는 특허 출원일 후 18개월 내에 이루어지는 것으로서 이 기간 내에 분할 출원을 하도록 시기를 제한하고 있다. 이는 우리나라와 의 차이점으로서 네덜란드는 우리나라보다 분할 출원에 대한 시기를 더 좁게 보고 있기 때문에 네덜란드 분할 출원시 이를 유의해서 출원해야 한다.

분할 출원

(다) 1특허출원 범위

특허 출원의 경우에 있어서는 하나의 발명에 대해서 하나의 특허를 허여 하는 것을 원칙으로 한다. 이는 서로 다른 분야를 하나의 출원으로 하는 경우에는 특허청의 업무 처리 및 특허 허여 여부를 판단하기 위한 검토 과정에 있어서 심사 지연을 초래할 수 있기 때문이다.

우리나라는 1 발명을 하나의 출원서에 기재하는 것을 원칙으로 한다. 그러나 우리나 라 특허법은 하나의 청구항이 하나의 발명이 될 수 있기 때문에 1 발명에 대해서 하나의 출원서에 기재 하도록 하는 경우에는 출원의 폭주 및 출원서의 관리가 제대로 이루어지지 않아 문제가 될 수 있다. 따라서 이를 막기 위해서 1군 발명에 대해서는 1특허 출원의 요건으로 인정하여 주고 있다. 이는 특허법 시행령 6조에서 규정하고 있다. 여기서 말하는 1특허 발명의 범위에 대해서 보면 발명 간의 기술적 상호 관련성 이 있고, 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있으며, 기술 적 특징은 발명 전체로 보아 선행 기술에 비하여 개선된 것일 경우에 한해서 1군 특허로 인정하여 준다. 이는 상호 기술적으로 밀접한 관련성이 있는 발명에 대해서 하나의 출원서에 포함시키도록 함으로서 출원료 및 특허 관리 측면에 있어서 출원인 의 편의를 높일 수 있으며 심사관과 비슷한 발명에 대해서 동시에 심사 진행이 가능 한바 심사관의 편의에 있어서도 효율성이 증가하는바 이와 같은 규정을 두고 있다.

네덜란드 역시 우리나라와 마찬가지로 출원인의 편의 및 특허청의 심사 편의를 고려하여 하나의 발명에 대해서 하나의 특허를 허여함을 원칙으로 하며, 서로 연관 발명들이 하나의 일반적 발명의 개념을 구성할 정도로 밀접한 관련이 있는 일단의 연관발명에 대해서는 하나의 출원으로 인정하는 것으로 규정(Art. 27.)하고 있는 것으로 보아 우리나라와 같이 1군 발명에 대해서 하나의 출원으로 인정되고 있다. 이는 출원인 및 특허청의 절차상의 편의를 위한 것으로 우리나라와 비슷한 취지를 바탕으로 규정된 것이다.

1특허 출원 범위

(라) 조약 우선권 제도

조약 우선권 제도는 여러 국가 간의 조약을 바탕으로 출원의 판단시점을 소급해 주는 제도이다. 이는 실제적으로 발명자가 자국 내 출원을 한 후 다른 여러 나라에 자국 출원과 동일한 날에 출원 절차를 밟는 것은 사실상 불가능하기 때문에 자국 내 출원일로부터 1년 내에 조약 당사국에 출원한 경우라면 조약 간의 협약을 통해서 우선권 제도를 인정하여 출원의 판단 시점을 소급해 주는 제도이다.

구체적으로는 조약 우선권 제도는 ‘공업소유권의 보호를 위한 파리협약’에 근거하여 우선권 제도를 두어 동맹 제 1국에 출원한 발명을 다른 동맹국에 출원함에 있어 개량발명에 대한 우선일의 인정 및 각국 국내법이 인정하는 발명의 단일성 범주 내에 있는 일련의 발명에 대하여는 포괄적인 권리를 취득할 수 있는 효과를 부여한 것을 의미한다.

우리나라 역시 특허법 제 54조에서 조약 우선권 제도에 대해서 인정하고 있으며, 조약 우선권으로서 우선권 주장 기간을 1년으로 하고 있다. 따라서 조약에 의해서 대한민국 국민에게 특허 출원에 대한 우선권을 인정하는 나라의 국민이 그 나라 또는 다른 조약에 가입한 나라에 특허 출원을 한 후 동일 발명을 대한민국에 특허 출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제 29조 (신규성, 진보성, 확대된 선원주의) 및 제 36조 규정을 적용함에 있어서 그 나라의 출원한 날을 대한민국에 특허 출원한 것으로 하여 판단한다. 우리나라의 우선권 주장의 요건을 자세히 보면 i) 동일한 발명일 것, ii)우선기간 1년 이내 출원일 것 iii) 출원시 우선권 주장을 할 것 iv) 1년 4년 이내에 증명서류를 제출할 것을 요건으로 하고 이 요건을 만족한 경우에 우선권 주장이 인정 되고 판단 시점을 소급 받을 수 있다.

네덜란드 역시 Art. 9.에서 조약 우선권에 대한 규정을 두고 있다. 네덜란드 역시 ‘공업 소유권의 보호를 위한 파리협약’의 가입국으로서 조약 우선권을 인정하고 있으며 요건으로서, i) 동일한 발명일 것 ii) 1년 이내의 출원일 것 iii)출원시 우선권 주장을 할 것 iv) 우선권의 증명 서류를 1년4 개월 내에 제출할 것을 요건으로 하며 이는 우리나라와 유사한 것을 볼 수 있다.

네덜란드와 우리나라의 우선권 주장을 비교해보면 우선 네덜란드의 Art. 9. 2항에서 우선권 주장이 가능한 출원에 대해서 언급하고 있는데 여기서 말하는 출원은 출원 결과와 무관하게 출원 서류를 모두 구비하여 적법한 출원이 되고 출원일이 특정할 수 있는 출원이 경우라면 이 출원이 등록되었는지 여부와 무관하게 우선권 주장 가능한 출원일로 본다. 우리나라는 특허법에 명문상 규정하고 있지 않지만 네덜란드 와 같은 태도를 보이고 있다. 우리나라도 출원일이 특정될 수 있는 경우라면 출원의 등록 여부와 무관하게 이를 우선권 주장 가능한 출원으로 본다.

다른 특징으로는 우선권 주장에 대해서 위와 같은 권리를 가지는 자가 동일한 사항에 대해서 둘 이상의 출원서를 제출한 경우에는 최초 출원만을 근거로 우선권 주장이 가능하며 그 후의 출원은 우선권 주장의 근거로 삼을 수 없는 것으로서 이는 실질적으로 우선기간이 연장되거나 절차의 불명확성이 생길 수 있는바 이를 막기 위한 규정이다. 네덜란드 역시 Art. 9. 3항에서 이와 관련된 규정을 두고 있다. 다만 최초 출원이 아니더라도 제출된 후출원이 우선권 주장의 근거가 될 수는 있는 경우도 있는데 그 요건으로는 나중의 출원일을 기준으로 이전의 출원이 공중에 공개된 적이 없고, 아무런 권리도 남기지 않고 철회, 취하 또는 거절 되었어야 하며, 또한 그것이 우선권 주장의 근거로 사용되지 않았어야 한다.

우리나라의 경우는 이에 대해서 특허법상의 명문으로 규정하여 놓지 않았지만 이는 파리조약 제 4조 C의 내용으로서 우리나라 심사 지침서에 네덜란드의 명문의 규정과 같은 요건이 만족되는 경우라면 후출원의 경우에도 우선권 주장의 기초가 될 수 있다고 기재하고 있는바 법 적용에 있어서 동일한 면이 있다.

또 다른 공통점으로는 조약 우선권 주장은 결국 서로 다른 국가 간에 인정되는 것이기 때문에 다른 국가의 진입에 있어서는 번역문 제출의 문제가 있을 수 있다. 네덜란드의 경우에는 Art. 9. 8항에서 번역문 제출에 관한 규정을 두고 있으며 출원일 로부터 1 년 4개월 내에 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원번호 및 그 출원서의 사본을 관할 특허청에 제출하되, 네덜란드어, 프랑스어, 독일어 또는 영어로 되어 있는 사본이나 또는 이들 언어들 중 하나로 번역된 번역본을 제출하여야 한다고 규정하고 있고 Art. 9. 9항에서는 이와 같은 번역본이 없는 경우라면 우선권 주장이 소멸하는 것으로 보고 있다.

우리나라의 경우에는 이와 같은 규정에 대해서 시행규칙 25조 3항에서 국어 번역 문 제출하도록 요구하도록 하고 있고 동조 5항에서 이를 위반할 경우에는 우선권 주장을 무효로 할 수 있다는 규정을 두고 있다. 이는 우선권 주장을 한 출원 자체가 무효로 되거나 소멸되지는 않고 우선권 주장만 소멸하는 것으로서 출원일의 판단 시점이 소급하지 않을 뿐 출원은 유지된다.

이처럼 조약 우선권 제도는 국제적인 특허의 보호를 위해서 인정되는 것으로서 자국 내 특허법을 고려할 때 조금씩 변화되기는 하지만, 파리조약에 근거한 규정인 바, 실제로 많은 부분이 유사하며 네덜란드 및 우리나라의 조약 우선권 제도의 경우 에도 거의 대부분의 규정이 공통 되는 것을 알 수 있다. 우선권 제도는 해외 특허 출원하는 경우 필요한 경우가 많으며 네덜란드의 특허 출원을 고려할 때도 이를 정확히 알고 있다면 우선권 주장을 통해서 개량 발명 또는 늦게 출원한 발명에 대해서도 불이익을 받지 않고 정당한 보호가 가능할 것이다.

조약우선권 제도

(4) 심사 절차

특허 출원의 심사라 함은 출원된 특허에 대해서 그 방식과 내용을 검토하여 특허를 부여할 것인지 여부를 결정하는 심사관의 행위이다. 출원 수가 비약적으로 증가하고 있고, 기술 내용이 복잡화되는 까닭에 심사 지연은 전 세계적으로 피할 수 없는 추세이다. 그러나 심사 지연의 경우에는 특허 출원인에게 명확한 권리로서 특허의 허여되어 특허권이 인정될지에 대해서 불안정한 상태가 오래 되기 때문에 이는 제 3자와의 관계에 있어서 제 3자의 모방을 방지하기 어려울 수 있으며, 그로 인해 분쟁이 많아질 수 있다. 또한 출원 시기가 길어진다면, 최근의 기술 발전 속도에 비추어 볼 때 출원 되고 등록까지 걸리는 시간이 기술 발전 속도를 따라가지 못하여 특허가 허여 되더라도 기술적 가치가 없어져 버릴 수도 있다. 그러나 심사를 무심사 제도로 운영하거나 심사를 간단하게 한다면 오히려 이는 부실 특허의 등록이 많아지게 되고, 그로 인한 특허 분쟁이 더 많아지게 되기 때문에 심사를 빨리 하기 위해서 간단하게 심사 하는 것 역시 문제가 있는바 심사의 경우에는 많은 어려움이 따른다. 따라서 심사 절차 제도에 있어서는 각 나라별로 어떤 점을 중요시 하는지 여부에 따라서 제도의 차이가 존재한다. 우리나라의 경우에는 실질 심사를 거치는바, 심사시기가 길다는 문제점을 해결하기 위해 출원 공개 및 심사 청구 등의 제도가 존재한다. 아래는 우리나라의 심사 청구 일반에 대한 개략도를 나타낸 것이다.

(가) 출원 공개

출원 공개는 출원된 특허를 일정 기간이 지나면 대중이 열람할 수 있게 출원에 대한 내용을 특허 등록부에 기재하는 것을 의미한다. 이는 특허법의 기본 목적이 ‘공개의 대가로 주어지는 독점 배타권’ 이기 때문에 목적에 부합되도록 하기 위해서 특허 출원이 있은 후 일정 기간이 경과하면 심사 유무에 관계없이 출원내용을 공개하여 일반인이 열람하고 활용할 수 있도록 하기 위함이다. 또한 출원 공개를 통해서 제 3자에게 그와 같은 내용의 특허출원이 이미 존재함을 알려 중복 연구, 중복 투자의 위험을 줄일 수 있으며 출원된 발명을 통해서 제 3자의 개량발명이 가능하게 할 수 있다.

출원 공개에 대해서 우리나라는 특허법 제 64조에서 출원 공개에 대한 내용을 규정 하고 있다. 우리나라는 원칙적으로 특허 출원일로부터 1년 6개월이 경과된 때에 특허 출원이 공개 되나, 우선권 주장이 있는 때에는 그 우선권 주장의 기초된 출원의 출원일, 즉 우선일로부터 1년 6개월이 지난 후에 출원이 공개되게 된다.

또한 출원 공개는 경고나 보상금 청구권 발생의 요건이고, 확대된 선원의 지위가 인정되며, 우선 심사 신청이 가능하게 하는 효과가 있기 때문에 출원인은 원하는 경우에는 특허 출원일로부터 1년 6개월이 경과하기 전이라도 출원인의 신청이 있는 때에는 지식 경제부령이 정하는 바에 따라 출원공개를 할 수 있다.

출원 공개에 있어서는 특허 공보에 게재하는 방법을 통해 이루어지며, 다만 국방상 의 필요에 의한 비밀로 취급하여야 하는 발명은 비밀 취급의 해제 시까지 출원 공개 를 보류할 수 있는 출원 공개의 예외 규정도 존재한다.

네덜란드 역시 출원 공개에 관해서 명문에 규정을 두고 있다.(Art. 31.) 명문상 출원 을 공개한다고 하는 용어를 명확히 사용하지 않으나 우리나라처럼 특허 공보에 게재 하여 공중이 출원된 특허를 열람할 수 있게 하여 출원공개가 이루어진다. 네덜란드 역시 출원공개 시기에 있어서 특허 출원일로부터 18개월, 즉 1년 6개월이 경과된 후에 출원 공개 되는 것으로 규정하고 있으며 우선권 주장이 있는 경우에는 우선일 로부터 1년 6개월이 경과된 후에 출원공개 된다고 규정하고 있는바(Art. 31. 1항) 이는 우리나라와 시기적으로 같다. 또한 네덜란드 역시 출원인이 원하면 조기 공개 를 가능하도록 규정하고 있다.

네덜란드의 출원 공개에 대한 것 중 분할 출원의 출원 공개에 대한 규정을 보면 (Art. 31. 3항) 분할 출원의 경우에는 분할 출원이 된 후에는 바로 출원 공개 되도록 하고 있다. 그러나 원출원이 출원 공개 되지 않은 경우라면 원출원이 출원 공개가 된 후에야 비로소 출원공개가 가능함을 보여준다. 즉 분할 출원이 원출원일로부터 1년 6개월 내에 이루어지고 원출원이 조기 공개가 되지 않는다면 결국 분할 출원은 원출원일로부터 1년 6개월이 경과된 후에 같이 이루어지게 될 것이다. 이는 우리나 라 역시 심사 지침서에서 분할출원이나 변경출원에 대하여는 원출원한 때에 출원한 것으로 보므로 원 출원일로부터 출원의 공개시점이 기산된다. 따라서 분할출원이나 변경출원이 원출원일로부터 1년 6월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6월이 경과된 시점에 공개하며, 분할출원이나 변경출원이 1년 6월이 경과된 후에 있는 경우에는 그 후 지체 없이 출원을 공개하는 것으로 보는 것으로서 네덜란드 명문 규정과 사실상 같은 시기에 분할 출원이 공개되게 된다.

또한 네덜란드 역시 국방상 필요한 발명으로서 비밀로 취급하는 발명에 대해서는 비밀로 취급 받아야 한다는 통지를 받은 날로부터 3년 해당 특허에 대한 출원 공개 가 연기(Art. 41. 2항) 되는 것으로 보아 우리나라와 마찬가지로 국방상 필요에 의해 비밀로 취급하는 특허에 대해서는 출원 공개가 되지 않도록 하고 있다.

이처럼 우리나라 및 네덜란드의 출원 공개에 대한 규정은 시기 및 그 방법에 있어서 큰 차이를 보이지 않는다. 출원 공개는 특허법의 가장 기본적인 목적인 ‘공개의 대가로 주어지는 독점 배타권’의 보호 목적에 부합하기 위한 특허법의 가장 기본적 인 제도이다. 출원 공개에 대해서는 모두 특허법의 근간을 이루는 제도로서 우리나 라 및 네덜란드 모두 출원 공개 제도를 가지고 있고, 많은 공통점을 가지고 있다.

출원 공개

(나) 심사 청구

특허 출원에 대해서, 특허 출원을 한다고 해서 모든 출원에 대해서 심사를 하지 않고 출원인이 요청하는 사항에 한해서만 심사 청구에 착수하도록 하고 그렇지 않은 것은 심사하지 않는 제도를 심사 청구 제도라고 한다. 이는 특허 출원은 실제로 등록을 받기 위해서 출원하는 경우도 있지만 경쟁 업자 및 제 3 자의 출원을 막고 발명의 자유 실시를 보장하기 위한 방어적으로 출원하기도 한다. 또한 출원인에 입장에서 출원한 발명에 대해서 기술적 가치 및 발명의 활용성을 검토하여 발명이 가치가 있는 경우에만 심사 청구를 하고 그렇지 않은 경우에는 심사 청구를 하도록 하는 것이 등록에 드는 비용을 절감할 수 있는바 심사 청구 제도를 통해서 가치 있는 발명만 심사를 받고 등록 받도록 하기 위한 것이 심사 청구 제도의 목적이다.

출원인의 입장 및 심사 지연 및 업무 과중에 처해 있는 특허청에 입장에서도 필요한 제도이다.

우리나라는 특허법 제 59조에서 심사 청구에 관한 규정을 두고 있다. 심사 청구는 누구든지 할 수 있으며 5년 이내에 청구하여야 한다고 기재하고 있다. 이는 출원된 특허에 대해서 제 3자가 실시하고자 하는 등의 이해관계가 있는 경우라면 제 3자라 도 특정 출원에 대해 심사 청구를 할 수 있도록 하여 특허의 등록 허여 여부에 대해서 판단 받도록 요구할 수 있도록 하였다.

심사 청구 기간에 대해서는 5년 이내에 청구할 수 있도록 하였다. 이는 특허 출원 의 발명의 가치를 판단함에 있어서 기술 발전을 고려한 일정 시간이 필요한 경우에 있기 때문에 일정 기간 동안의 유예기간을 주기 위함이다. 그러나 5년이란 시간은 짧은 시간이 아니기 때문에 이보다 더 길게 하면 불안정한 권리가 아무런 판단도 받지 않은 채로 지속될 수 있는바 5년의 시간으로 한정하여 이 기간 내에 출원의 심사 청구를 하여야 하고 그렇지 않은 경우에는 출원이 취하 간주 된다. 또한 출원 심사의 청구를 한 경우에는 절차의 안정성을 위해서 이를 다시 취소할 수 없도록 규정하고 있다.

네덜란드는 심사 청구에 대해서 우리나라와 달리 선행기술을 조사하는 요청을 하도 록 기재하고 있다. 네덜란드 법 Art. 32.에서는 선행기술 조사를 시행할 것을 요청하 도록 하는 규정이 존재하며 그 기간은 13개월 내로 제한하고 있다. 선행기술 조사 요청에 있어서는 일정한 금액의 수수료를 납부하도록 규정하고 있다. 또한 Art. 32.에 의해서 선행 기술 조사 요청이 있는 경우에 네덜란드 특허청은 선행기술에 대한 조사를 하고 이 과정에서 1 특허 출원 범위를 벗어나는 경우에는 이를 출원인에게 통지하도록 하며(Art. 34.), 선행 기술 조사를 하기 위해서 발명의 특정이 필요한바 관할 특허청이 출원이 명확하지 않아서 발명을 특정할 수 없어 선행 기술의 조사를 시행 할 수 없다고 판단하는 경우, 사유를 기재한 서면 통지서를 통해 출원인에게 이를 조속히 통보 하도록 하여야 한다고 규정하고 있다.(Art. 35.)

네덜란드는 우리나라에서처럼 심사 청구라는 용어를 사용하고 있지는 않으나 출원 인이 13개월 내에 선행 기술 조사 요청을 하여야 하며 이를 신청한 경우에는 1특허 출원 범위를 만족하는지 및 선행기술을 할 수 있을 정도로 기재 되어 있는지 여부를 판단하게 된다. 또한 네덜란드의 경우에는 선행기술 조사 결과를 명세서에 첨부하도 록 규정하고 있기(Art. 36. 5항) 때문에 후에 분쟁이 생기는 경우에는 이 자료들이 분쟁 해결의 자료가 될 수 있다.

심사 청구

(5) 특허권

특허의 요건을 구비하여 특허 출원을 한 후 특허의 등록 가능성 여부를 판단하여 특허가 등록 가능성이 인정된 경우라면 일정액의 수수료를 내고 출원인은 특허를 허여 받을 수 있다. 이렇게 등록 받은 특허권은 무체 재산권으로서 타인이 자신의 발명과 동일한 발명을 실시하는 경우에는 특허권의 기한 침해 금지 청구 또는 손해 배상 등을 청구할 수 있다. 이번 파트는 특허권의 효력 및 특허권이 효력을 가질 수 있는 기간 및 특허권의 소멸에 대해서 살펴본다.

(가) 특허권의 존속기간

특허권은 일정한 존속 기간을 가진다. 특허권은 발명을 한 자를 보호하기 위한 권리이지만 이를 무제한으로 인정하고 있지는 않다. 발명에 대한 권리를 일정 기간 독점할 수 있게 한 후 그 기간이 지난 경우에는 누구나 자유롭게 실시할 수 있도록 하는 것이 기술 발전 및 산업 발전에 이바지 할 수 있기 때문이다.

이는 ‘특허권은 발명을 보호 장려하여 이용을 도모하고 기술 발전을 촉진하여 산업 발전에 이바지 한다. (특허법 1조 )’는 특허법의 목적에 비추어 볼 때 무제한으로 특허의 독점 배타권을 인정하게 된다면 발명의 자유 실시가 되지 않아 기술에 대한 독점이 지속적으로 이루어지고 결국에는 기술 발전을 가져올 수 없어 산업 발전을 저해하기 때문에 특허법의 목적에 반하는 것인바 일정한 제한을 두고 있는 것이다. 따라서 특허법에는 존속 기간을 두어 특허권에 대한 독점 배타권을 주고 이 기간이 지나면 누구나 실시 가능한 자유 발명이 된다.

우리나라는 특허권의 보호기간에 대해서 특허법 제 88조에서 특허권의 설정 등록이 있는 날로부터 특허 출원일 후 20년이 되는 날까지로 하는 것으로 규정하고 있다. 이는 등록 시기의 경우에는 출원 후 심사 청구 등에 따라서 달라질 수 있기 때문에 존속 기간을 정함에 있어서 등록일을 기준으로 한다면 심사를 미루는 등의 조치로서 심사의 지연 등을 가져올 수 있기 때문에 기준일이 명확한 출원일로 하여 출원일 후 20년을 등록 후부터 보호해 준다. 또한 우리나라의 경우에는 특허보다는 조금 낮은 수준으로서 실용신안을 인정해 주는데 이는 특허성이 보다 낮은 것에 대해서도 실용신안으로 보호함으로서 발명의 장려를 추구하기 위함이다. 실용신안의 경우에 는 물품의 형상, 구조 또는 이들의 조합으로 된 것에 한해서만 인정되며 특허성이 낮기 때문에 보통 특허보다 보호 기간이 짧은 것으로서 실용신안법 22조에서는 실용신안이 설정 등록된 날부터 출원일 후 10년까지를 보호 기간으로 규정하고 있으 며 이는 특허성이 낮은 실용신안에 대해서는 보호 기간을 더 짧게 하여 특허성이 낮음에 대한 균형을 이루고 있는 것으로 보인다.

네덜란드 역시 Art. 36.에서 특허권의 보호기간에 대한 규정을 하고 있으며 우리나라 와 마찬가지로서 출원일 후 20년간 보호하여 준다. 그러나 법원에 의해서 무효, 포기 또는 기타 이유로 소멸한 경우에는 그러지 않는 것으로 규정하고 있다. 또한 네덜란 드 역시 2008년 개정 이전에는 우리나라의 실용신안에 준하는 제도로서, 장기 보호 대상과 단기 보호 대상으로 구별되어 보호 되었다. 하지만 2008년 개정법에서는 단기 보호에 대한 제도를 폐지하고 20년의 보호만이 가능한 것으로 규정하여 단기 보호에 대한 규정을 삭제하였다. 이는 무심사로서 등록이 간편하긴 하나 기간이 짧은 점 및 권리의 명확성과 관련해서 발명자가 단기 보호되는 특허의 법적인 보호의 가치를 판단함에 있어서 그 의미기 크지 않음을 고려한 결과이다. 이에 따라서 과거 ” Six-Year-Patent ”로서 단기 보호 대상이 되는 것은 6년간 보호해주도록 하면서 선행 기술 조사 역시 하지 않았던 제도에 대해서 삭제하여 이제는 20년간만으로 보호되는 것으로 규정하게 되었다.

네덜란드와 우리나라 모두 특허권의 보호기간은 출원 후 20년인 것을 알 수 있다. 그러나 우리나라의 경우에는 아직 실용신안으로서 진보성의 정도가 낮은 발명에 대해서는 10년 동안 실용신안으로서 보호해 주고 있는바 이는 우리나라와 네덜란드 의 차이라고 볼 수 있다.

특허권의 존속기간

(나) 특허권의 효력

특허권은 무체재산권적의 성격을 가지고 있어, 실체가 존재하지 않고 그 범위가 모호할 수 있다. 따라서 특허권의 권리 범위를 어디까지 봐야 할지 및 특허권의 효력이 어디까지 미칠지에 대한 기준을 명확히 해야 할 필요성이 있다. 이는 효력 범위를 불명확화로 인해서 오는 분쟁을 막고 특허권자를 보호하기 위한 것으로서 배타적 효력을 인정하는 범위가 너무 넓어지는 경우에는 자유 발명을 실시하는 제 3 자에게 불측에 손해를 줄 수 있는바 공익성을 고려하여 그 범위를 명확히 하기 위해 필요한 것이다.

우리나라 특허법은 특허법 제 94조에서 ‘특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다.' 고 기재하고 있다. 이는 반대 해석상 업으로서 실시가 아닌 행위에 대하여는 특허권의 효력이 제한되는 것으로 규정한 것으로서 영리 목적이 아닌 개인 이 실시를 위한 경우에는 업으로서의 실시가 아니기 때문에 이런 경우까지 특허권의 효력이 미치지 않는다. 또한 특허법 제 2조에서는 위의 실시에 대해서 규정하고 있는 데 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 수입을 위한 청약 등의 행위를 하거나 방법 발명의 경우에는 방법을 사용하는 행위를 특허권의 실시로 보고 있다.

특허권의 경우에는 특허권의 권리범위를 명확히 하기 위해서 특허법 제 97조에서 특허 발명의 보호 범위는 특허 청구 범위에 기재된 사항으로 정하여 진다고 하여 특허 청구 범위가 권리 범위임을 명확히 하고 있다. 특허 출원서의 경우에는 보통 출원의 내용을 설명하고 있는 상세한 설명 및 요약서 등이 있지만 이들에 대해서는 발명에 대해서 상세하게 설명하고 있고 배경 기술까지 기재하고 있는바 그 권리 범위가 모호해질 수 있다. 따라서 무체재산권적 성격을 가진 특허권의 범위를 명확하 게 하기 위해서 특허권의 경우에는 청구 범위에 기재된 사항에 한해서만 이를 인정할 수 있는 것으로 규정한 것이다. 그러나 청구 범위에 기재된 사항에 한해서만 권리 범위를 인정할 수 있다고 하더라도 해석상 권리 범위를 명확히 하기 위해서 발명의 상세한 설명 등을 참작하여 권리 범위를 해석할 수 있는 것으로 하고 있으며, 이 경우에도 청구범위를 확장 해석하는 것은 인정되지 않는다.

네덜란드 역시 특허권에 대한 효력 및 권리 범위에 대한 규정을 가지고 있다. 네덜란 드 특허법 Art. 53. 1항에서는 특허권의 효력이 미치는 범위에 대해서 규정하고 있으 며 Art. 53. 2항에서는 특허권의 권리 범위에 대해서 규정하고 있다. 이에 대해서 Art. 53. 1항의 경우에는 특허권의 효력으로서 특허 제품을 생산, 사용 등의 행위를, 특허 공정을 자신의 사업을 위해 사용하거나 특허공정을 통해서 만들어진 제품을 사용 또는 판매 등의 행위를 하는 경우에 있어서 특허권의 효력이 미치는 것으로 본다.

Art. 53. 2항에서는 특허권의 권리 범위는 청구범위에 의해 정해지면 발명의 상세 한 설명 또는 도면 등을 참작하여 그 권리 범위를 명확히 할 수 있다고 규정하고 있다. 이는 네덜란드 역시 청구항을 기준으로 권리범위가 정해지며 권리 범위를 명확 하게 하기 위해서 상세한 설명이나 도면 등을 참조할 수 있음을 명문에 규정하고 있는 것이다.

네덜란드와 우리나라는 모두 특허권의 권리 범위를 청구범위를 기준으로 판단하고 있다. 특허권의 경우에는 무체 재산권의 성격이 있기 때문에 권리범위에 대해서 명확 히 확정하여야만 분쟁을 줄일 수 있고 제 3자의 불측에 손해를 줄일 수 있다. 따라서 특허권의 해석에 있어서는 청구범위를 기준으로 해서 명확한 사항에 한해서만 권리 범위를 인정하며, 다만 차이점에 있어서는 우리나라의 경우에는 청구범위에 의해서 권리범위가 정해진다고만 기재하고 있고, 상세한 설명이나 도면 등을 참조할 수 있음 을 해석상 인정해 주고 있지만 네덜란드의 경우에는 명문 규정에서 이를 명확히 규정하여 두었다는데 차이점이 있다.

또한 특허권의 효력에 있어서 우리나라 및 네덜란드 모두 물건의 경우에는 생산, 사용 등의 경우를 특허권의 실시로 보고, 방법을 사용하고, 물건을 생산하는 방법의 경우에는 이 방법을 사용하거나 이 방법에 의해서 생산된 물건을 양도 등을 하는 행위에 대해서 특허권의 실시로서 인정되고 있다. 이는 실질적으로 우리나라 및 네덜 란드의 경우에는 그 해석에 있어서 실질적으로 동일한 것임을 의미한다.

하지만 법조문 구성에 있어서는 우리나라의 경우에는 특허의 정의를 설명함에 있어서 이에 대한 실시 태양을 언급하고 있으며 네덜란드의 경우에는 특허권의 효력 에 대한 규정을 하면서 실시 태양에 대해 설명하고 있다는 것에 차이가 있다.

이처럼 우리나라와 네덜란드는 법조문의 구성 차이가 있을 뿐 특허권의 효력 및 그 권리범위에 대한 해석에 있어서는 비슷한 입장을 보이고 있는 것으로 보인다.

특허권의 효력

(다) 특허권의 효력 제한

특허권은 위와 같인 일정한 범위에서 효력을 갖는다. 그러나 특허권의 효력은 공공의 이익 또는 특허권의 목적에 부합하기 위해서 제한 돼야 할 필요성이 있다. 이에 대해서 각 나라의 특허법에서는 각 나라의 실정 및 상황에 따라 다르게 규정하고 있는바 우리나라와 네덜란드의 특허법을 비교해 본다.

우리나라는 특허법 제 96조에서 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 대해서 규정하고 있다. 제 96조에는 ‘ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 특허권 의 효력이 미지치 않는다.' 고 규정하여 일정사유에 대해서는 효력이 미치지 않는 것으로 규정하고 있다.

이에 대해서 제 1호에서는 연구 또는 시험을 하기 위한 특허 발명의 실시하는 경우에는 특허권 의 효력이 제한된다. 이는 특허권은 공개를 통해서 개량 발명을 장려하고 이로서 산업 발전을 이루는 것을 목적으로 하기 때문에 기존의 발명을 사용, 생산 등이 아닌 연구나 시험을 위한 것인 경우까지 특허권의 효력이 미치는 것으로 보지 않는 다.

2호의 경우에는 국내를 통과하는데 불과한 선박 등의 경우에 있어서는 우리나라 를 통과하기만 하는바, 교통수단의 장비들이 특허발명의 효력 범위 내라는 이유로 이에 대한 특허권의 권리를 행사하면 국제적으로 교통을 제한하는 수단이 될 수 있기 때문에 특허권의 효력이 제한된다. 이를 인정하는 것은 특허권의 목적에도 부합되지 않는다. 따라서 교통 및 이동의 자유를 위해서 위와 같은 경우에는 특허권 의 효력이 제한된다.

3호는 특허 출원시부터 국내에 있는 물건에 대한 것으로서, 우리나라는 선출원 주의를 취하고 있고 출원일에 의미가 있는 나라로서 출원시 이전에 존재하는 물건 이라면 특허 발명의 출원일보다 빠른 것으로 이에 대해서 먼저 사용하고 있는 것인 바 기존 설비를 보호하여 줄 필요성이 있으며 출원시보다 빠른 경우이기 때문에 특허 발명에 효력을 미치게 하는 것은 부당한 면이 있다. 따라서 이와 같은 경우에도 특허권이 효력이 제한된다.

제 96조 2항은 2 이상의 의약을 혼합함으로서 제조되는 의약의 발명 등에 대해서 도 효력을 제한하는 규정을 두고 있다. 이는 보통의 의사의 처방전 등에는 한 가지 의약품이 아닌 여러 의약품들이 함께 제조하게 된다. 따라서 이런 의사의 처방의 자유가 필요한 바 이에 대한 특허권의 효력이 미치지 않도록 규정하였다.

네덜란드 역시 특허권의 효력을 제한하는 규정을 두고 있다. 네덜란드 특허법 Art. 53. 3항 및 4항의 경우에는 연구를 위해 개인적으로 특허 공정을 이용하는 경우 또는 의약품 등의 연구에 있어서는 효력이 제한되며 이에 의해 취득한 제품에 대해 서도 특허권의 효력이 제한된다고 규정하고 있다. 이는 우리나라와 마찬가지로 연 구를 위한 목적의 경우에는 특허권의 효력이 제한 되도록 한 것이며 영리를 목적으 로 하지 않고 개인적으로 특허 발명을 실시하는 경우는 특허권의 효력을 미치지 않도록 하기 위한 규정이다.

네덜란드 특허법 Art. 53. 5항에서는 특허권에 대한 발명품이 정당한 권리자에 의해서 판매 등이 되어 다른 사람이 이를 취득한 경우에는 특허권의 효력을 제한하고 있다. 이는 ‘ 권리 소진 ’이론과 관련이 있으며 특허권에 대한 정당한 권리를 가진 자가 일정의 대가를 받고 특허 발명품을 판매 등을 한 경우라면 그 발명품에 대한 특허권의 권리는 소진한 것으로 보아 그 후에 발명품에 대해서는 특허권의 효력이 미치지 않는다는 것으로서 이는 일반 유체 물에 대해서도 일정 금액을 받고 소유권을 넘겨주는 것처럼 특허권 역시 일정 대가를 받고 권리를 행사하고 나면 특허권의 효력을 미치지 않도록 하여야 하는바 이와 같은 규정을 두고 있다.

또한 네덜란드 특허법 Art. 53. 6항에서는 특허 출원 전에 자국 내 존재하는 제품에 대해서는 특허권의 효력이 제한되는 것으로 본다. 네덜란드 역시 선출원 주의를 취하 고 있는바 출원 전부터 이미 존재하고 있는 제품에까지 특허권의 효력을 미치는 것은 부당한바 이와 같은 규정을 통해서 특허권의 효력을 제한하고 있다.

네덜란드 및 우리나라 모두 특허권의 효력을 제한하는 규정을 가지고 있다. 이는 특허권의 효력을 무조건적으로 인정하는 것이 공공의 질서에 반하거나 특허법 목적 에 부합되지 않는 경우라면 효력을 제한할 필요가 있는바 이와 같은 규정을 두고 있는 것이다. 법 규정에 있어서는 네덜란드 및 우리나라의 효력 제한 사유는 많은 부분이 공통된다. 그러나 우리나라의 경우에는 네덜란드 특허법 Art. 53. 5항에서 규정하고 있는 것처럼 특허품의 권리가 소진되는 경우에는 특허권의 효력을 미치지 않는다는 규정을 두고 있지 않고 이를 ‘권리 소진’으로서 해석상 인정하고 있다는 차이점이 있다.

이와 같은 법조문 규정상에는 차이가 있으나 실질적 해석에는 큰 차이가 없는 것으 로 보인다. 이는 특허법에 대한 규정을 제정하고, 개정함에 있어서 모든 사유를 반영 하는 것이 어렵고 각국의 실정을 고려하여서 법을 제정 또는 개정하기 때문에 조문상 의 차이가 있는 것이다. 그러나 법의 적용에 있어서는 조문의 규정을 통해서 명확히 하는 경우도 있지만 법조문의 해석상 인정되는 경우도 있기 때문에 조문에 없다는 사정만으로 각국에서의 법이 다르게 적용된다고 볼 수는 없다. 우리나라와 네덜란드 는 법조문 체계의 차이점이 있긴 하지만 실제 적용에 있어서는 비슷한 모습을 보이고 있다.

특허권의 효력제한

(라) 선사용권

선사용권이란 법정 실시권의 하나이다. 법정 실시권은 법에 의해서 특정인에서 특허 발명에 대한 실시할 수 있는 권리를 주는 것으로서 선사용권은 법정 실시권의 일종이다. 더 자세하게는 선사용권은 특허 출원시 이전에 특허 발명을 실시하고 있거나 실시 준비 중인 경우라면 타인의 특허발명이 허여 되어 등록되더라도 자신의 발명의 계속해서 실시할 수 있는 권리를 주는 것을 말한다. 이는 발명을 실시하고 있는 자가 출원일 전부터 실시하고 있기 때문에 산업 설비를 보호하는 측면에서 인정되는 것으로서, 출원일을 기준으로 판단하는 특허법에 의하면 출원일 전에 이미 실시하고 있다면 단지 출원하지 않았다는 이유만으로 이와 같은 실시를 막는 것은 부당할 수 있기 때문에 이와 같은 규정을 통해서 선사용권을 인정하여 주고 그 실시를 보장해준다. 그러나 선사용권에 대해서는 그 요건이 조금 다를 수 있는바 그 요건에 대해서 살펴본다.

우리나라는 특허법 제 103조에서 선사용권에 대한 규정을 하고 있다. 그 요건으로서 특허 출원시를 기준으로 그 특허 출원된 발명의 내용을 알지 못하고, 그 발명을 실시하거나 발명을 한 자로부터 지득하여, 국내에서 실사사업 또는 사업 준비 하고 있는 경우에는, 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업 목적 범위 안에서 그 특허 출원된 발명에 대한 특허에 통상 실시권을 가지는 것으로서 이는 무상의 권리이다.

이는 특허 출원을 한 발명자와 다른 루트로서 발명을 한 자의 발명을 보호해 주기 위한 취지로서 동일한 기술을 가지고 있는 자의 경우라면 동일한 발명을 할 수 있으며, 이런 경우는 선출원주의에 의해서 선출원한자를 보호하고는 있지만, 타인의 출원 당시에 이미 발명을 마치고 발명의 실시까지 하고 있는 자라면 단지 특허 출원을 하지 않았다는 이유로 이와 같은 실시를 막는다면 발명자에게 가혹할 수 있다. 따라서 절차상의 조치를 취하지 않음으로서 부당한 대우를 받는 것을 방지 하기 위한 방안으로서 특허권의 권리를 줄 수는 없지만 무상으로서 그 발명의 실시 할 수 있는 권리인 실시권을 인정하는 것이다.

네덜란드 역시 이와 같은 규정을 두고 있다. 네덜란드 특허법 Art. 55.에서는, 특허 출원서를 제출하는 날 또는 유럽 특허에 의해서 출원일이 인정되는 날 이전에 ,이미 특허 발명을 실시 또는 실시 준비 중인 자에 대해서는 실시권을 인정하여 준다. 그러나 이 발명이 특허 출원을 한자에 의해서 지득한 발명의 경우에는 그러하 지 아니하다고 규정하고 있다. 즉 출원된 발명과 다른 독자적이 발명을 한 경우에 있어서만 선사용권을 인정하는 것으로 규정하고 있다.

네덜란드 및 우리나라 모두 발명을 출원한자에서 지득하지 않고 독자적으로 타인의 특허 출원 전에 발명을 하여서 그 발명을 실시 또는 준비하고 있는 자에 대해서 특허 발명의 실시권을 인정하여 준다. 이는 양국 모두 선출원 주의를 취하고 있는바, 선출원주의에 대한 일종의 보완책으로서 선사용권의 실시권을 인정하여 준다. 다만 우리나라의 경우에는 특허 출원을 한자로부터 지득하여 발명을 실시하는 자에 대해 서는 선사용권을 인정할 수 없다는 규정을 두고 있지 않고 해석상 인정하고 있으나, 네덜란드의 경우에는 이런 경우에 있어서도 명문상 규정을 두고 있는바 우리나라에 비해서 더 구체적으로 이를 규정하고 있는 것으로 보인다.

선사용권

소결 및 주의 사항

위에서 보듯이 우리나라의 특허법과 네덜란드의 특허법에는 유사한 규정이 많이 존재한다. 따라서 네덜란드에 진출하여 특허 출원을 하는 경우에는 다소 익숙하게 다가갈 수 있을 것이다.

그러나 우리나라와 네덜란드 특허법은 완전하게 일치하는 것은 아니며 각 나라의 실정에 따라서 조금씩 다른 규정들이 존재한다. 따라서 네덜란드에 진출함에 있어서는 우리나라와 특허법과 유사하다고 하여 우리나라 특허법만을 생각하고 네덜란드에 진출하는 것은 옳지 못하며, 우리나라 특허법을 근간으로 하여 네덜란드 특허법과의 차이점이 무엇인지 파악하여 네덜란드에 특허 출원을 해야 할 필요성이 있다.

아래의 표는 우리나라와 네덜란드의 특허법에 있어서의 차이점만을 정리한 것이다.

우리나라 및 네덜란드 비교

 [한국지식재산보호협회]