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미국 IP소송대책 전략

미국에서의 특허침해소송 전략 - 5. 약식판결 및 공판 단계

약식판결(Summary Judgment)

(1) 약식판결 일반

약식판결은 쟁점별로 핵심적인 사실관계가 명백한 경우 정상적인 사실심리(공판)를 생략하고 법률 쟁점에 대해 법률심에 의한 판결을 내리는 절차이다. 약식판결을 인정받으려면 청구인이 핵심적인 사실관계에 관한 한 당사자간에 분쟁이 없음을 입증하여 허가받아야 한다. 약식판결이 내려지면 청구인은 그 사실관계에 대해 별도로 증거를 제출하지 않아도 된다.


(2) 약식판결 절차

원고측은 소송을 시작한 후 20일 이후 혹은 피고측이 약식판결을 신청한 이후에는 언제라도 이를 신청할 수 있고, 피고측은 소장을 받자마자 언제라도 약식판결을 신청할 수 있다. 다만 피고의 약식판결 신청으로 인해 공판을 지연시켜서는 안 된다. 약식판결 신청에는 사실관계를 확인하는 선언서를 첨부하는 것이 보통이다.

법관은 당사자간에 더 이상 사실과 관련된 쟁점이 없이 법률상의 판단만이 남아있다고 판단되면 신청을 접수한다. 즉, 사실 문제에 쟁점이 남아 있는 경우, 신청은 기각되고 정식의 본안 절차를 밟게 되어 있다. 약식판결 청구인은 자신의 주장을 지지하는 증거의 제출책임과, 실질적으로 중요한 사실상 쟁점이 없다는 점을 설득시킬 주장책임을 부담한다.

반면, 약식판결 신청에 반대하는 자는 선언서, 증언녹취서, 증거조사 자료 등을 이용해 공판을 해야 할 쟁점이 있다는 점을 증명해야 한다.

단, 약식판결 청구나 청구에 대한 반대근거로 선언서를 제출한 자의 악의적 소송지연 목적이 드러날 경우 법원은 법정 모독죄를 부과할 수 있다.

약식판결은 소송과정에서의 쟁점 중 일부에 대해서만 신청을 할 수도 있다. 예를 들어 손해배상 청구에서 책임의 유무만 약식판결을 하고 배상액은 공판을 거치도록 하거나, 다수의 특허권을 둘러싼 분쟁에서 그 일부의 특허만을 무효라고 주장할 수 있다.
 

(3) 약식판결의 효과

약식판결 신청이 허가되면, 제1심은 신청내용에 대한 결정을 하고 패소자측은 항소에서 이를 다툰다. 반대로 신청이 각하되면 정상적으로 증거조사를 진행하고 나서 공판으로 이행한다. 약식판결 신청을 각하하는 결정은 항소의 대상에서 제외되지만, 약식판결을 하면 그 상대방은 약식판결에 대해 항소할 수 있다. 부분적인 약식판결을 하는 경우, 그 상대방은 약식판결을 하지 않은 부분에 대해 공판 중이라도 약식판결을 한 부분에 대해 항소를 제기할 수 있다.

신청자 입장에서는 신청이 허가될 경우 소송을 조기에 종결할 수 있는 장점이 있으며 신청이 각하되어도 실질적인 불이익을 입지는 않는다. 통상 특허소송의 소송비용이 200만불에 이르고 그 중 증거조사 단계에서 120만불 가량이 소요된다고 보았을 때 공판(Trial) 절차를 생략함으로써 약 70~80만불 가량을 절약할 수 있는 이점이 있다. 

이 때문에 결정적인 비침해사실, 특허무효, 금반언, 시효 등이 표시된 자료 등 강력한 증거를 확보한 경우는 즉시 약식판결을 신청하는 것을 고려해야 한다.

 

공판(Trial) 단계

공판은 지방법원에서의 심리절차 중 마지막 단계이며 소송의 절정에 해당한다. 공판은 쟁점이 되는 사실을 증거제출로써 확인하고 법률적 판단을 판결로써 내리는 절차이다. 공판 이전의 절차가 법원 부담을 경감할 목적으로 당사자 중심으로 진행됨에 반하여, 공판은 법관의 지휘 하에 ‘구두주의’에 의하여 법원이 직접 진행한다. 

미국 수정헌법 제7조에 따라 어느 한쪽이 배심제를 요구하면 이를 허가해야 한다. 최종 심리에서는 기업관계자가 증인으로서 직접 법원에 출두하여 증언하는 경우도 많으며, 그 증언이 판결을 좌우하는 경우도 적지 않다. 이 때문에 기업 내의 소송담당자와 증언에 관여될 가능성이 있는 관계자는 공판 진행절차를 파악하고 있어야 한다.

(1) 공판의 준비단계

모든 증거조사를 마치면 법관은 법원과 양 당사자, 증인들의 확인을 받아 공판 일정을 결정한다. 공판(사실심리)은 대부분 대리인이 맡아서 진행하지만 당사자로서도 몇 가지 점에 대해서는 대리인과 긴밀한 협력을 유지해야 한다. 그 요점을 정리하면 다음과 같다.

(가) 사내 증인의 선정

특허소송에서는 특허침해 사실의 판단, 특허권의 유효성, 손해배상액 산정 등의 문제에 대하여 당사자 기업 내의 관계자(특히 제품기획, 개발, 판매 등에 직접적으로 관여한 인물)의 증언이 중요한 열쇠가 되는 경우가 많다. 

그러나, 미국 법에 대한 지식의 부족과 질문 내용의 오해 등으로 자사에 불리한 증언을 하게 될 위험성이 있으므로 증인 선정에 신중하여야 한다. 증인 선정시 
(i) 극단적인 심리적 긴장 상황에서도 침착함을 유지할 수 있는 능력, 
(ii) 증언내용에 대한 충분한 지식과 논리 정연함 및 배심원들을 설득하기 위한 영어를 통한 표현능력, 
(iii) 신뢰감과 호감을 주는 인상 등을 고려해야 한다.

(나) 증인의 공판 준비

공판과 관련된 최종준비는 현지 대리인이 담당하지만, 증인으로 선정된 사람은 
(i) 논점을 정리하여 증언의 전개 근거를 명확히 하고, 
(ii) 증언하는 요령을 파악하며, 
(iii) 도해(illustration), 슬라이드, 비디오, 컴퓨터 그래픽 또는 제품 견본(때로는 내부구조를 이해하기 쉽도록 투명한 플라스틱 커버를 사용) 등의 시각자료를 준비․활용한다.

공판상의 쟁점들은 대리인의 모두진술을 통하여 효과적으로 파악할 수 있는 바, 증언의 전개 근거를 명확히 하기 위해서는 현지 대리인이 작성한 모두진술 원고를 조속한 시일 내에 입수하여 검토하여야 한다.

(다) 모의재판

모의재판은 법관과 배심원의 역할분담을 공정한 제3자에게 시킴으로써 소송전략을 세우는 과정에서 생각하지 못했던 문제점을 사전에 발견할 수 있는 효과적인 방법이다. 모의재판은 자사 측 대리인, 증인후보, 통역관과 가상 법관, 배심원, 상대방측 대리인, 상대방 증인 등의 역할을 할 인물을 설정한 다음 정식재판에 준하여 실시한다.


(2) 배심재판 여부 결정 단계

특허소송에 있어서 중요한 결정사항은 배심재판(Jury Trial) 또는 판사에 의한 재판(Bench Trial)을 받을 것인지 여부를 결정지어야 하는 것이다. 특허침해에 기한 손해배상소송이 제기된 경우 당사자들은 배심재판을 받을 헌법상 권리(미국 수정헌법 제7조)를 가진다. 당사자 중의 일방이 원한다면, 판사에 의한 재판을 받지 않고 배심재판을 받아야만 한다.

배심재판에서 배심은 신규성, 진보성 판단, 특허침해 여부 판단, 배상액 결정 등의 사실인정을 한다. 배심재판(Jury Trial) 또는 판사에 의한 재판 모두 적용할 법률, 쟁점에 관해 제출할 증거를 결정할 권한은 법관이 보유한다. 배심원들은 법관이 증거능력이 있다고 판단한 증거를 토대로 법관의 배심원 지침에 따라 사실판단을 하고 결론을 내린다. 법관은 배심원 평결이 증거의 중요성에 반해 결론지어졌다고 판단하는 경우 재공판을 명할 수 있다.

 
(3) 배심재판에 대한 대응전략

배심원 제도는 평균적인 시민의 양식과 양심에 따라 분쟁을 해결하고자 하는 취지를 갖는다. 전체 특허침해사건 중 배심재판 비율은 약 80%에 달하며, 특허권에 대한 배심의 우호적 태도로 인해 피고(약 40%)보다 특허권자(약 75%)가 요청하는 경우가 많다. 

배심재판은 배심원들의 예측할 수 없는 점 때문에 재판에 예견할 수 없는 요소를 추가할 수 있는 반면, 판사에 의한 재판의 장기간의 심리기간에 비하여 배심원의 즉각적인 평결을 구할 수 있어 오히려 소송당사자들에게는 유리한 면도 있다.

그러나, 배심제는 일반적으로 외국기업에 대한 배심원들의 차별의식, 증거파악 능력이나 법적인 쟁점의 결정능력의 한계, 평결형태의 선정, 배심원이 적용해야 할 법률에 대한 지침의 적절성 등의 문제점을 안고 있다. 

법관 판결의 경우 외국인 당사자들의 승소비율이 약 50%에 달하는 반면, 배심원 판결의 경우는 승소비율이 40% 미만이다. 한국기업이 불리한 평결을 받는 이유도 차별의식에서 비롯된 이해의 부족과 오해를 들 수 있다. 한국 기업으로서는 상대방이 배심재판을 요구할 때 이를 피할 수 있는 방법이 없는 바, 배심제를 이해하고 대응할 수 있는 능력을 갖추는 것이 중요하다.

 
(4) 사실심리의 단계

(가) 공판 준비명령

사실심리를 개시하기 전에 법관은 공판전 회의를 열어 절차가 공정하고 신속하게 진행될 수 있도록 모든 진행사항에 대해 당사자들과 협의한다. 이러한 합의사항과 법관 재량사항을 정식의 법정명령으로 정리한 것을 “공판 준비명령”이라 한다. 공판 준비명령에 의해 결정될 기본사항은 법률적 쟁점의 정리와 확인, 상호간 다툼이 없는 사실의 확인, 증인과 증거의 확인이다(미국 민사소송규칙 제16조). 상대방에게 충분한 반론의 기회를 주기 위하여 공판에서 이용할 증인과 증거의 내용은 미리 공개하는 것이 원칙이다.

(나) 배심원 선정

① 배심원 선정 절차

배심원은 법원이 각 사건에 따라 임의 선정한 배심후보자의 명단에서 법관과 양측 대리인의 신문을 거쳐 선택된 자로 구성된다. 소송당사자나 대리인과 특별한 이해관계나 편견이 있는 자는 제외된다.

② 배심원 선정 기준

양 대리인은 배심선정 절차에서 공판 준비명령에서 결정된 수만큼의 후보자(보통 3~4명)에 대해서는 특별한 이유 없이도 이를 기피할 수 있다. 가급적 자사에 유리한 배심원을 선정하기 위해 참조해야 할, 통계적으로 본 유형별 배심원 선정기준은 다음과 같다.

(다) 모두진술(Opening Statement)

모두진술은 쌍방의 대리인이 사건의 개요와 주장, 제출할 증거의 내용 등을 분명하게 밝히기 위한 진술을 말하며, 소송전략의 총정리라는 의미를 지닌다. 모두진술은 법관과 배심원에게 사건의 쟁점이 되는 사실과 증거와의 관련성을 이해하기 쉽도록 하는 데에 그 목적이 있다. 모두진술은 공판 전반부에서 가장 중요한 부분으로 배심원 평결에 미치는 영향력 또한 매우 크다. 

이 때문에 소송담당 대리인은 모두진술의 원고를 신중하고 설득력있게 작성하고 완벽하도록 수정을 거듭해야 한다. 모두진술은 소송전략의 총정리라는 의미도 있으므로, 당사자 기업의 담당자도 원고가 작성될 때에 반드시 검토하는 것이 바람직하다.

(라) 증언(Testimony)

모두진술에 뒤이어지는 절차로는 증인에 의한 증언과 증거자료의 제출이 있다. 증인은 그 증언내용에 따라 사실관련 증인(침해제품의 설계자, 판매책임자 등 당사자 기업의 관계자)과, 전문분야에서의 권위에 의하여 선정된 전문가 증인(침해판정과 관련된 연구자, 기술자 및 손해배상액 산정을 맡게 될 공인회계사 등)으로 분류된다. 

증인은 원고측 증인 다음에 피고측 증인의 순서로 증인석에서 증언을 한다. 해당 증인을 청구한 측의 대리인이 먼저 증인에 대한 직접심문을 한 다음 상대측 변호사가 이에 따른 반대심문을 한다. 반대심문 후에는 재차 직접심문의 기회가 주어지지만, 상대방에게도 재차 반대심문의 기회를 주어야한다. 변호사는 심문을 할 때, 법관과 배심원을 설득하기 위한 효과적인 증언내용을 얻어내기 위해 치밀한 사전 준비를 해야만 한다.

(마) 최후 진술(최후변론)

최후진술은 증언의 종결 시점에서 대리인이 사건과 관련된 증거물과 적용법률 등을 정리하고 종합하여 행하는 마지막 진술을 말하며, 입증된 구체적 사실을 기초로 적용될 법률에 대한 이론적 대결을 요체로 한다. 상호간의 쟁점이 첨예한 소송에서는 최후진술의 성공여부에 따라서 소송의 결과가 극적으로 좌우되는 경우도 적지 않은 바, 변호사에게 전 소송단계 중 가장 긴장된 순간이다.

(바) 배심평결(Jury Verdict)

배심제가 아닌 심리에서 최후진술이 끝나면 양측 변호사가 최후진술의 내용을 종합하여 최종적인 서면보고서를 작성, 법관에게 제출하며 법관은 공판에서 제출된 모든 증거물에 기초하여 판결을 내린다.

배심심리에서는 최후진술 후 법관이 소송사건상의 쟁점과 적용법률 등을 배심원에게 설명해 주는데 이를 배심원 지침(Jury Instructions)이라 한다. 배심원 지침을 받은 배심원은 전원의 결론이 일치될 때까지 수일간에 걸쳐 협의를 진행한다. 이후 법정에서 평결내용을 정식 발표한다. 배심원 평결은 승패만을 적시하는 일반 평결, 개별 쟁점마다 결론을 내는 특별 평결로 나뉜다. 

사실문제에 대한 배심원 평결은 합리적 근거가 있는 한 파기되지 않는 반면, 법률문제에 대하여는 보다 자유로이 재검토가 이루어진다. 배심원 평결에서 인정한 배상액에 대한 증액은 허용되지 않으나, 감액은 허용된다. 손해배상을 청구하는 경우 배상액은 사실문제이므로 원칙적으로 배심원이 결정하게 된다.

(사) 판결(Judgement)

배심제가 아닌 경우에는 법관이 독자적으로, 배심제의 경우에는 배심원의 평결에 기초하여 작성한다. 배심심리에서의 판결은 배심평결을 기초로 작성되지만, 평결파기판결 신청(Motion for Judgement Notwithstanding Verdict : JNOV)이 허락되면 평결 내용을 무시하고 판결문을 작성한다. 특히 특허침해/비침해, 유효/무효의 판단에서, 배심평결은 판결에 있어서 그대로 지지되는 경우가 많지만, 손해배상액의 산정에는 평결파기판결 신청(JNOV)이 인정되어, 배심평결의 내용이 수정되는 경우도 적지 않다.

(아) 신청(Motion)

공판 기간 중에는 상황에 따라 각종 신청을 제출할 수 있다. 일반적으로 사용되는 신청의 종류를 열거하면 다음과 같다.

① 지시평결 신청(Motion for Directed Verdict)

지시평결은 판사가 직권으로 하거나 일방 당사자의 신청에 기해 할 수 있다. 지시평결신청은 공판 중에 제출된 증거물로 승패가 명백히 결정되어 배심원에 의한 평결이 필요없다고 판단될 때 제출하는 신청이다. 지시평결 청구인은 구하고자 하는 판결 및 판결의 근거인 사실관계․법적 관계를 명시해야 한다. 법관이 지시평결신청을 인정하면 배심원은 법관의 지시에 의해서만 평결을 내린다. 지시평결을 인정하는 경우는 결정적인 증거물이 발견되었거나 배심제 심리를 진행할 만한 쟁점이 없어진 경우에 한정된다. 따라서 신청은 배심평결이 내려지기 전에 제출해야 한다.

지시평결이 불리하게 내려진 자가 항소를 제기하여 항소심에서 승소하면 새로운 공판을 해야 하므로, 대부분 판사는 지시평결 신청에 대한 결정을 평결 이후로 유보한다.

② 평결파기 신청(Motion for Judgement Notwithstanding Verdict)

평결파기신청(JNOV)은 평결이 내려졌음에도 불구하고 평결내용이 실질적인 증거에 바탕을 두고 있지 않음을 이유로 평결자체를 파기할 것을 요구하는 신청이다. 평결파기신청의 요건은 (i) 평결이 합리적인 배심원이 내릴 수 없는 평결이어야 한다는 점, (ii) 모든 증거가 제시된 시점에 지시평결을 신청했어야 한다는 점이다.

③ 재공판 신청(Motion for Re-Trial)

공판 진행 중에 중대한 실수가 있었던 경우, 법원에 대하여 공판을 다시 할 것을 요구하는 신청이다. 이 신청이 받아들여지면 처음부터 다시 시작된다. 재신청 사유는 배심원 중 일부가 당사자와 긴밀한 이해관계가 있었음이 밝혀진 경우, 위조된 증거물의 제출, 결정적인 반박 증거물의 은폐, 공판결과 중대한 영향을 미칠 수 있는 실수를 발견한 경우 등이다.
 

(5) 본안소송에서의 항변

특허침해 소송에서 침해 혐의자는 특허무효 항변, 특허남용 항변, 수선의 항변 등을 주장할 수 있다. 특허침해 소송에서 주장할 수 있는 항변을 정리하면, 다음과 같다.

(가) 특허 무효 항변

특허 무효 항변은 특허 소송에서 가장 일반적이면서도 강력한 방어방법이다. 특허는 일단 유효한 것으로 추정된다. 따라서, 특허 무효를 주장하는 피고는 특허의 무효성을 입증할 책임을 진다. 특허침해의 입증 정도가 증거력의 우위임에 반해, 특허 무효의 입증은 명백하고 확실한 증거에 의해 하여야 한다. 특허의 무효화 작업에서 특허법 제102조(신규성), 제103조(비자명성)에 집중한 나머지 다른 특허무효사유 조문이 무시되는 경향이 있다.

그러나, 제100조(발명정의), 제101조(유용성), 제112조(명세서 기재요건/최적의 실시예), 제116조(공동발명자), 제251조(재발행특허), 시행규칙 제56조(사기)의 무효사유도 적극 활용할 필요가 있다.

특허의 유효성 도전에 대한 주요 쟁점들은 다음과 같다.

특허성에 대한 도전은 특허를 낼만한 주제인가에 대해서, 유용성에 대한 도전은 특허를 얻어 유용한 목적으로 쓰일만한가에 대해 문제를 제기하는 것이다.

선행기술의 존재는 신규성에 대한 도전이다. 특허출원일로부터 1년(Grace period) 이전에 공용(미국 내)이나 공지(미국 내, 미국 외)된 선행기술이 존재할 경우 특허가 무효가 된다. 또한 특허 출원인에게는 관련 선행기술과 같은 출원심사에 중요한 정보를 특허상표청에 공개하지 않았을 때에도 특허가 무효될 수 있다.

자명성에 대한 도전은 아무 당업자든 선행기술로부터 쉽게 변경했을 기술이라는 사실에 대해 입증하는 것이다.

명세서 구성 요건을 갖출 의무에 대한 도전은 특허법 제112조를 근거로 한다. 그 중 중요한 한 요소인 발명을 실시할 수 있는 최적의 실시 예를 누락한 경우, 특허 실시가능성에 문제 제기할 수 있다. 

또한 특허청구항이 불명료하여 특허의 내용이 모호함에 대해서도 도전할 수 있다. 다만, 청구항 기재의 명확성을 비교적 넓게 해석하는 판례 경향에 유의해야 한다. 특허청구항의 명확성은 청구항을 업계 상황이나 발명 내용 등에 비추어 합리적으로 설명될 수 있으면 충족되며, 청구항이 발명 자체를 나타내지 않고 기능적으로 작성되거나 제조방법으로 기술된 물질에 대한 청구항으로 기재되었더라도 반드시 명확성에 반하는 것은 아니다. 

또한, 청구항이 당사자간 이해에 따라 범위가 넓게 또는 좁게 해석되어도 필연적으로 명확성 규정 위배는 아니다.

아울러 제116조의 경우 동시에 동일 장소에서 발명 완성을 위한 노력을 할 필요도 없으며, 발명에의 기여도도 동일할 필요가 없고 특허출원서의 모든 청구항에 기여할 필요도 없이 공동 발명자로 인정될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

(나) 특허남용 항변

특허남용은 특허권자가 특허권을 남용하든지 특허법에 의해 부여된 독점권의 한계를 넘어 특허권을 행사하는 것이다. 특허남용은 반독점법에서 규정하는 독점행위이므로 반독점법 위반에 해당될 수도 있다. 특허남용의 예로는 특허제품을 제조하는 데만 사용되는 것이 아닌 “주요 물품(staple item)”의 판매를 특허제품의 판매와 결합시키는 행위 또는 해당 기술분야의 특허매점을 들 수 있다.

(다) 수선 항변

특허물품은 이를 판매하면 특허권자가 특허물품의 유통에 관여할 수 없다는 것을 말한다. 왜냐하면 특허제품의 판매로 인해 특허권은 소진되기 때문이다. 이 소진론은 상표권에서도 인정된다. 소진론과 관련해 마모에 대한 통상적인 수선은 허용되지만, 수선을 빙자해 재구성하거나 재제작하는 것은 허용되지 않는다. 

전체적으로 새로 만들어진다든지 새것이 되지 않는 한 부품 교환 정도는 특허침해에 해당하지 않는다. 수선의 항변과 관련해 주의점은 특허품의 수선을 위한 부품 판매는 기여침해에 해당할 수 있다는 점이다. 



새로운 공판(Post-Trial) 단계

배심원의 평결시 배심의 평결에 의해 패소한 자는 자신의 소송대리인을 통해 담당법관이 배심원의 판단과 다른 평결파기판결(Judgment Notwithstanding the Verdict : JNOV)을 해줄 것을 최종적으로 신청할 수 있다. 

배심원이 내리는 평결은 대체로 이성적이고 사실에 기초한 법적 결론이라고 추정되지만, 이 추정이 합당하지 못한 경우 패소자는 평결 10일 이내에 평결파기판결을 신청할 수 있다. 패소자의 평결파기판결(JNOV) 신청이 있으면, 판사는 배심원에게 제시된 사실 및 증거를 원고에 유리한 쪽으로 해석한 후 비이성적 인 배심원 평결이었다고 판단할 경우에만 배심원 평결을 파기하는 권한을 보유한다.

그러나 배심제도는 연방 헌법상 보장된 제도이고 배심원 제도에 대한 믿음이 크므로, 연방법원의 법관들은 실제로 거의 그 권한을 행사하지 않고 있으며, 통상적으로 배심원의 평결을 지지하고 있다. 한편, 패소자는 재판과정에서 나타나지 않은 새로운 사실로서 배심원의 평결 등에 영향을 미칠 수 있는 신규 사항(new matter)이 있을 경우, 재심리 신청(motion for new trial)을 할 수 있고, 이 경우 담당법관은 재심리할 것인지의 여부를 결정하여야 한다.


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