1. 서지사항

원고	하이얼전기국제주식유한회사 (海尔电器国际股份有限公司)
원고 대리인	邢雪红
피고	칭다오일보전기유한회사(青岛日普电器有限公司)
피고 대리인	杨国辉
사건번호	(2002)鲁民三终字第4号
판결일자	2002년 4월 29일
판사	欧阳明程
1심법원	산동성청도시중급인민법원
1심법원 판결일
관련특허	(ZL98220223.7) 세탁기 세탁조 (洗衣机内桶)
관련법령	1992년 개정 전리법 제62조 (2000년 개정 전리법 제63조, 2008년 개정 전리법 제69조)
관련기술	세탁기 세탁조 (内桶)

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 청도하이얼세탁기유한총회사(하이얼전기국제주식유한회사로 명칭변경, 이하 “하이얼전기회사”)와 하이얼그룹회사는 1998년 2월 3일 국가지식산권국에 제품명칭이 “세탁기 세탁조(内桶)”인 실용신안전리를 출원하였으며, 1999년 5월 5일 실용신안전리권을 수여받았다. 하이얼전기회사는 당해 전리권을 수여받은 후, 칭다오신우달소료제품창에 위탁하여 당해 전리제품을 생산하였다. 피고 칭다오일보전기유한회사(이하 “일보전기회사”)는 생산경영의 수요를 위하여 칭다오신우달소료제품창(青島信宇達塑料製品厰) 으로부터 상기 세탁기내조를 구입하여 자신이 생산한 XQB23-A형 세탁기에 장치한 후 판매하였다. 자신의 합법적 권익을 수호하기 위해, 하이얼전기회사는 2000년 3월 23일에 일보전기회사를 침해를 이유로 소송을 제기하였다.

일보전기회사는 아래와 같이 답변하였다.
하이얼전기회사는 칭다오신우달소료제품창에 위탁하여 당해 전리제품, 세탁기내조를 생산하였으며, 일보전기회사는 칭다오신우달소료제품창으로부터 당해 제품을 구입하였다. 이 경우, 하이얼전기회사의 전리권은 이미 소진되었으므로 일보전기회사에 대해 소송을 제기할 수 없다. 그밖에, 하이얼전기회사가 칭다오신우달소료제품창에 위탁하여 생산한 세탁기내조에 전리표기를 하지 않았으므로, 일보전기회사가 이를 구입하여 자신이 생산한 세탁기에 조립한 행위는 《2000개정 전리법》제63조(2008년 개정 전리법 제69조)의 “생산경영의 목적으로 사용하거나, 혹은 전리권자의 허가 없이 판매된 제품, 또는 전리방법에 의하여 직접 획득된 제품임을 알지 못한 상태에서 판매하며, 제품의 합법적인 출처를 증명할 수 있을 경우에는 배상책임을 부담하지 않는다”는 규정에 부합되므로, 일보전기회사는 법적으로 배상책임을 부담하지 않아도 된다.


(2) 사건 특허발명
본 발명은 세탁기 세탁조로서, 세탁조 바닥에 임펠러 그루브가 있고, 임펠러 그루브 밖의 세탁조 바닥에 돌기가 있는 것을 특징으로 한다. 본 실용신안은 세탁조 바닥에 돌기를 가설하여, 한 세탁조에서 두 가지 크기가 서로 다른 임펠러의 설치 및 교체를 편리하게 진행하도록 한다.
본 발명의 청구항1은 다음과 같다.
“세탁기 세탁조 포함 내용 :
세탁조(1), 세탁조 바닥의 임펠러 그루브(6), 돌기(3).
임펠러 그루브 외부의 세탁조 바닥에 돌기가 설치되는 것이 특징이다.”

3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은 원고의 전리제품 가공도급이 권리소진에 해당하는지 여부 및 소송장 접수 후 침해제품 구입이 비고의 행위에 해당하는지 여부이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
산동성청도시 중급인민법원 (2000)青知初字第22号
침해금지, 손해배상
2002. 04. 29. 산동성 고급인민법원 (2002)鲁民三终字第4号
상소기각

(2) 중급 인민법원의 판결
1심법원은 아래와 같이 인정하였다.
하이얼전기회사가 칭다오신우달소료제품창에 위탁하여 실용신안전리제품을 생산할 시, 쌍방은 가공도급계약관계이지 허가생산계약이 아니기 때문에, 칭다오신우달소료제품창은 하이얼전기제품회사 이외의 기타 업체에 당해 제품을 제공할 수 없으며, 하이얼전기회사가 칭다오신우달소료제품창에 위탁하여 세탁기 세탁조를 생산하게 한 행위는 결코 권리소진이 아니다. 한편, 하이얼전기회사가 위탁생산한 세탁기 세탁조에 전리표기를 하지 않았으므로, 본 안건 소송 전에 일보전기회사가 칭다오신우달소료제품창으로부터 구입하여 자신이 생산한 세탁기에 장치한 “사용”행위에 대해서는, 만일 하이얼전기회사가 일보전기회사의 사용행위가 전리권자의 허가 없이 제조하여 판매한 전리제품임을 명백히 알고 한 것임을 입증할 수 없을 경우에는 알지 못하고 한 행위로 추정하여, 일보전기회사의 사용행위가 침해를 구성하지 않는다고 인정해야 한다.

그러나 본 안건의 소송과정에서 일보전기회사는 2000년 3월 31일 하이얼전기회사의 소송장을 받은 후, 자신이 구입한 세탁기 세탁조에 권리하자가 있음을 알고 당해 세탁기 세탁조의 사용행위를 정지해야 하였음에도 불구하고, 2000년 4월 10일 여전히 칭다오신우달소료제품창으로부터 전리제품인 세탁기 세탁조 3,331개를 구입하였으므로, 일보전기회사의 행위는 하이얼전기회사의 실용신안전리권을 침해하였다. 하이얼전기회사가 그 손실의 구체적인 금액을 확인할 수 없고 일보전기회사도 자신이 판매한 당해 모델의 세탁기의 구체적인 수량을 제공하지 못하는 상황에서, 1심법원은 일보전기회사의 주관적 착오 정도, 침해사실, 침해지속시간, 침해제품의 유형 및 침해의 결과 등 요소에 근거하여, 하이얼전기회사에 경제적 손실 12만위안을 배상하도록 판결하였다.

5. 고급 인민법원의 판단

항소인은 3,331개 세탁기 세탁조를 구매한 것이 소장을 받기 전에 발생한 것임을 입증할 다른 증거가 없으므로, 4월 10일의 영수증에 근거하여 이 구매 행위는 2000년 4월 10일에 발생한 것이라는 결론을 도출할 수 밖에 없고, 이로써 항소인이 구매할 때는 주관적으로 이 세탁기 세탁조가 특허 제품임을 확실하게 알고 있었던 것이라고 추정할 수 있다. 《중화인민공화국 특허법》（1992년 수정） 제62조의 규정에 근거하여, 항소인은 이 세탁기 세탁조가 특허 제품임을 확실하게 아는 상황에서, 여전히 이 특허 제품을 구매하고 사용한 것이므로, 피항소인의 실용신안 특허권을 침해한 것이다. 항소인의 항소 증거는 부족하며, 본 법원은 이를 지지하지 않는다. 원심 법원의 인정 사실은 명확하며, 적용 법률이 기본적으로 정확하고, 판결 결과도 적절하여, 이를 유지해야 한다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 전리권 소진
전리권자가 전리제품을 제조하여 판매한 후 또는 전리권자의 허가를 받아 전리제품을 제조하여 판매한 후에는 그 제품을 사용 또는 판매하더라도 전리권침해로 보지 않는다. 이를“전리권소진원칙”이라 칭한다. 이는 중요한 권리제한의 하나로써, 전리제품이 전리권자 또는 전리권자의 허가를 받은 자가 제조한 후 일단 판매하면 공중은 그 전리제품을 자유로이 사용 또는 재판매 할 수 있다는 것이다. 이러한 규정은 합리적인 것으로 전리권자에 대한 보호가 충분할 뿐만 아니라 상품의 유통에도 유리하며, 전리권자의 권리남용을 방지할 수 있다.

전리권소진원칙의 기본전제는 전리제품이 전리권자 또는 전리권자의 허가를 받은 자가 합법적으로 제조되어 시장에 투입되어야 한다는 것이다.

실질적으로 주의해야 할 전리권소진의 범위는
① 첫째, 전리권자 또는 전리권자의 허가를 받아 제조한 제품이 판매된 후 그 전리제품의 사용행위에 대한 것인데, 이는 단지 제품의 기능에 관한 것이다. 예를 들면, 어떤 자가 전리권 보호를 받는 선반을 구입한 후 이를 이용하여 어떤 금속부품을 가공한다면 전리권자는 이를 간섭할 권한이 없다. 그러나 만약 이 선반을 구입한 후 분해하여 모방 용도로 삼았다면 침해를 구성할 가능성이 있다.
② 둘째는 어떤 전리권자가 하나의 발명창조에 대하여 A, B 국가에 대하여 모두 전리권을 획득하였다면, 그가 A국에서 전리제품을 제조하여 시장에 판매하는 것은 B국에서 그의 전리권 소진을 초래하지 않는다. 즉, B국의 개인 또는 단위는 “전리권소진”을 구실로 그 전리제품을 사용 또는 판매할 수 없다.

(2) 손해배상(무단실시의 합법적 원천을 증명할 수 있는 경우)
1992년 개정 중국특허법 제62조 제2항에서는 「특허권자의 허락을 얻지 않고 제조 판매된 특허제품인 것을 알지 못하고 특허 제품을 사용 또는 판매한 행위는 특허권 침해로 간주하지 않고, 특허권 침해의 책임을 지지 않는다.」라고 하는 선의의 제3자 보호규정이 있어 선의의 제3자 보호 보다는 실질적으로는 불법적인 권리침해자가 불법제품을 합법적으로 사용할 수 있는 기회를 줄 수 있었고, 국제관례와도 일치하지 아니한다는 문제점이 제기되어 개정법(2000년)에서는 동 조항이 삭제되었다.

2000년 개정 후 중국특허법 제63조 제2항의 규정에 의하면 「특허권자의 허락을 받지 않고 제조 판매한 특허제품 또는 특허방법에 따라 직접 획득한 제품이라는 것을 알지 못하고 이를 생산경영 목적으로 사용 또는 판매했지만 그 제품이 합법적인 원천을 가지고 있다는 것을 증명할 수 있는 경우, 배상책임을 지지 않는다.」라고 정하고 있다. 개정 후의 특허법의 규정은 개정 전의 규정과 전혀 다르므로 그 내용을 정리하면 다음과 같다.

① 사용 또는 판매 행위라는 것은 특허 제품을 판매 또는 사용하거나 특허방법에 따라 직접 얻은 행위를 가리키고, 수입 행위를 포함하지 않는다.
② 사용 또는 판매 행위는 특허권 침해에 속하므로 권리 침해의 민사책임을 진다.
③ 사용 또는 판매 행위에 대해 그 제품의 합법적인 출처를 가지고 있다는 것을 증명할 수 있는 경우는 배상책임을 지지 않지만, 다른 민사책임, 예를 들면 권리침해에 속하는 사용 또는 판매행위를 중지할 책임을 진다. 그런데 이 조항에서 보다 파악하기 어려운 것은 제품의 출처가 합법적인가 아닌가에 대하여 인정하는 것이다. 이 경우 피고는 제품을 사용 또는 판매한 합법적인 출처의 증거를 제공하여야 하며, 피고는 단지 ‘모른다’라는 권리 침해의 항변만으로는 불충분하다.
④ 합법적인 출처는 증거를 통해 증명해야 한다. 합법적인 구입과정, 정당한 판매 계약 및 합리적인 제품의 가격에 의해 타인으로부터 구입한 증명을 포함한다. 이러한 특허법의 개정은 특허권자에 대한 보호를 강화하고 있다.
위 규정은2008년 개정 특허법에 따르면 제70조에 해당하며, “생산경영을 위한 사용·판매를 위한 전시 또는 판매가 특허권자의 허가를 받지 않고 제조·판매한 특허권을 침해한 제품인 것을 모르고 그 제품의 합법적 출처를 증명할 수 있는 경우, 배상책임을 지지 아니한다.”고 규정하고 있다.

(3) 이 사건에서의 구체적 판단
일보공사는 원심 판결에 불복하여 항소하면서 다음과 같이 주장했다. 항소인은 권리침해제품 세탁기 세탁조가 항소인이 생산한 것이 아니라, 칭다오 신우달소료제품창(青島信宇達塑料製品厰)의 제품을 구매한 것임을 증명하는 충분한 증거를 제시하였다. 1심 판결은 항소인이 2004년 4월 10일 신우달에서 제품을 구매한 것은 1심 법원이 2000년 3월 31일 소장을 송달한 이후이니, 확실한 권리 침해 책임을 져야 한다고 인정했는데, 이러한 인정은 사실에 부합하지 않는다. 항소인과 신우달소료제품창이 제품 구매 계약을 체결한 것은 1심 소장 송달 이전이며, 부가가치세 영수증 1장이 2000년 4월 10일에 발급되었을 뿐이고, 영수증 발급 시간은 구매 시간이 아니라, 대금 지급 이후에야 영수증이 발급된 것이었다. 이로써 1심 법원이 항소인이 소장 송달 이후 제품을 구매한 것이라고 판정한 것은 잘못이니, 2심 법원이 사실 진상을 확실하게 조사하여, 법에 따라 1심 판결을 취소하고 판결을 번복할 것을 청구하였다.

피항소인은 답변에서, 1심 조사를 통해 이미 입증되었듯이, 항소인은 2000년 3월 31일에 소장을 받았고, 이 이후에 항소인은 이 세탁기 세탁조가 특허 제품임을 이미 알고 있었으니, 생산 제조하는 세탁기에서 이 세탁기 세탁조의 사용을 중지하며, 이 세탁기 세탁조를 장착한 세탁기의 판매를 중지했어야 한다고 주장하였다. 하지만 항소인은 2000년 4월 10일에도 신우달사에서 3,331개의 세탁기 세탁조를 구매하였고, 2001년 7월 18일에도 여전히 이 특허 제품을 그가 생산 제조하는 세탁기에 사용하여 판매하였으니, 명확한 악의적 권리 침해에 속한다. 1심 법원의 인정 사실은 확실하며, 법률 적용이 정확하니, 2심 법원에서 항소인의 항소 청구를 기각하고, 원심 판결을 유지할 것을 청구하였다.

본 법원의 심리에서, 2000년 3월 25일 칭다오신우달소료제품창과 칭다오 일보전기유한공사는 광공업 제품 매매 주문 계약을 체결하였고, 공급자는 칭다오 신우달소료제품창이며, 수요자는 칭다오일보전기유한공사이고, 계약상에서 제품명은 세탁조와 평형 링이며, 세탁조의 단가는 14.7위안이고, 납품(인도) 시간과 수량은 매월 생산 계획 통지서에 따라 납품하며, 결제 방식 및 기간은 검수에 합격하고 3개월이 되면 대금을 지급하며, 공급자는 부가가치세 영수증을 발급한다는 것으로 밝혀졌다. 이 사실을 조사한 근거는 항소인이 2심에서 제출한 항소인과 칭다오신우달소료제품창이 체결한 광공업 제품 매매 주문 계약서이다.

본 법원이 조사한 기타 사실은 원심 법원이 조사한 사실과 일치한다.

본 법원은 항소인이 제출한 광공업 제품 매매 주문 계약 중에 물건 수량과 교부 시간이 명확하게 기재되지 않았고, 구체적인 대금 지급 시간도 기재되지 않았으므로, 2000년 4월 10일의 부가가치세 영수증 중에 3,331개 세탁기 세탁조가 이 계약을 이행한 것이라고 증명할 수 없다고 여긴다. 설령 부가가치세 영수증이 상기 계약을 이행한 것이라고 할지라도, 영수증 상에 명시된 3,331개 세탁기 세탁조의 교부 시간이 2000년 3월 31일, 즉 1심 법원 소장 송달 시간 이전이라는 것 역시 증명할 수가 없다. 항소인은 3,331개 세탁기 세탁조를 구매한 것이 소장을 받기 전에 발생한 것임을 입증할 다른 증거가 없으므로, 4월 10일의 영수증에 근거하여 이 구매 행위는 2000년 4월 10일에 발생한 것이라는 결론을 도출할 수 밖에 없고, 이로써 항소인이 구매할 때는 주관적으로 이 세탁기 세탁조가 특허 제품임을 확실하게 알고 있었던 것이라고 추정할 수 있다. 《중화인민공화국 특허법》（1992년 수정） 제62조의 규정에 근거하여, 항소인은 이 세탁기 세탁조가 특허 제품임을 확실하게 아는 상황에서, 여전히 이 특허 제품을 구매하고 사용한 것이므로, 피항소인의 실용신안 특허권을 침해한 것이다. 항소인의 항소 증거는 부족하며, 본 법원은 이를 지지하지 않는다. 원심 법원의 인정 사실은 명확하며, 적용 법률이 기본적으로 정확하고, 판결 결과도 적절하여, 이를 유지해야 한다. 《중화인민공화국 민사소송법》 제153조 제1항 1호의 규정에 따라, 다음과 같이 판결한다.
항소를 기각하며, 원심 판결을 유지한다.

2심 사건 접수비 7,010위안은 항소인 칭다오일보전기유한공사가 부담한다. 본 판결은 최종심 판결이다.

7. 관련 판례

(1) （2006）二中民初字第04134 号, 2006. 12. 20.
1992 년 2 월 21 일, 삼공주식회사(三共株式会社)는, 국가지적재산권국에 「고혈압증의 치료 또는 예방에 이용하는 의약 조성물의 조제방법」이라고 하는 명칭의 특허 출원을 제출해, 2003년 9월 24일에 특허권(특허 번호는 ZL97126347.7)을 부여되었다. 한편, 2005년, 만생약업공사(万生薬業公司)는, 국가식품약품감독관리국에 「오루메사루탄·메도키소미루」의 신약 등록을 출원했다. 삼공주식회사 및 삼공제약공사(三共製薬公司)(삼공주식회사의 승인을 받은 계쟁 특허의 통상실시허락계약의 라이센시(licensee))는, 해당약품의 관련자료에 기재되어 있는 생산방법이 그 특허방법과 동일하고, 특허권의 침해에 해당한다고 하여, 북경시 제2 중급 인민 법원에 특허권 침해 소송을 제기했다.

본건의 쟁점은, 특허법상의 「의약품의 시험적 사용의 예외」와 관련된다.

법원은, 피고가 계쟁약품을 제조한 행위는 약품등록의 심사인가를 향한 임상시험 및 생산 허가의 신청을 위한 물건이며, 직접판매를 목적으로 하는 것이 아니고, 「특허법」에서 규정하는 생산 및 영업을 목적으로 한 특허를 실시하는 행위에는 해당하지 않는 것으로, 계쟁의 특허권에 대한 침해를 구성하지 않는다고 판단하였다.

8. 시사점

중국특허법에서는 특허권의 효력이 미치지 않는 경우로서 소진된 특허권, 선사용권, 국제교통기관의 운행상 필요한 물건, 실험 또는 연구를 위한 실시, 특허제품의 무단실시가 과실에 의하거나 합법적 원천을 증명할 수 있는 경우를 규정하고 있다.

이 사건에서는 권리소진관 관련하여, 전리실시계약이 아닌 가공도급관계에서는 권리소진이 발생하지 않는다는 점을 명확히 하였으며, 소송장을 받은 후에도 전리침해제품을 구입, 사용한 경우에는 자신이 이미 권리의 하자가 있음을 알고 있는 상태이므로 전리침해제품의 출처를 입증한다 할지라도 비고의 행위를 이유로 항변을 할 수 없음을 보여준다.


[한국지식재산보호협회]