1. 서지사항

원고(피상소인)	북경신보전자기술회사 (北京迅普电子技术公司)
원고 대리인	张国柱
피고(상소인)	선양룽다 전자유한회사 (沈阳荣达电子有限公司)
피고 대리인	胡旻华
사건번호	(2003）高民终字第283号
판결일자	2003년 4월 17일
판사	刘继祥
1심법원	북경시제1중급인민법원
1심법원 판결일
관련특허	(99204687.4) 초소형 프린터 섀시 (一种微型打印机机架)
관련법령	전리법 제63조
관련기술	초소형 프린터 섀시

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
모대경(毛大庆)은 1999년 2월 12일 “초소형 프린터 섀시” 실용신안전리를 출원하여 2000년2월 16일 전리번호 ZL99204687.4의 전리권을 취득하였다. 모대경은 1999년 12월 18일 북경신보전자기술회사(원고)에게 전리제품을 생산, 판매할 권한을 주었고, 그 유효기간는 5년이었다. 북경신보전자기술회사는 선양룽다 전자유한회사(피고)가 생산, 판매한 소형인쇄기계선반이 자신의 실용신안전리권을 침해하였다는 이유로 1심법원(북경시제1중급인민법원)에 소송을 제기하였다.

(2) 사건 특허발명
본 발명은 초소형 프린터 섀시로서, 프린트 헤드와 리본을 고정하는 미닫이 지지판, 급지축을 고정하는 지지대, 계측기 패널에 고정할 수 있는 하우징, 하우징에 고정할 수 있는 프린터 패널을 포함하며, 그 하우징은 사각형 구조이고, 하우징 내측면에 프린터 헤드와 리본을 고정하는 지지판과 미끄러져 결합되는 슈트가 있어, 미닫이 지지판이 하우징 내에서 미닫이 구조를 형성하도록 하며, 급지축 지지대가 지지판의 아래에 고정된다. 프린터 리본 교체 시에 미닫이 지지판을 손으로 가볍게 집게만 하면 되고, 프린터 급지축 지지대는 도브테일 홈 구조이고, 프린터 급지축은 신축 가능한 구조이며, 프린터 용지를 교체할 때는 급지축의 양단을 손으로 가볍게 잡기만 하면 떼어낼 수 있어, 간편하고, 시간을 절약할 수 있는 특징을 가지며, 해체 가능한 파스너(fastner)를 통해 프린터 하우징을 계측기 패널에 고정할 수 있으며, 프린터 고정 설치가 편리, 신속하도록 하고, 해체가 용이하도록 한다.

본 발명의 청구항1은 다음과 같다.
“초소형 프린터 섀시로 다음 내용이 포함된다: 프린터 헤드와 리본을 고정하는 지지판(1), 급지축을 고정하는 지지대(2), 계측기 패널과 맞물리는 하우징(3), 하우징에 고정할 수 있는 프린터 패널

(4). 하우징은 사각형 구조로서, 하우징의 측면 안쪽에 프린터 헤드와 리본을 고정하는 미닫이 지지판과 미끄러져 맞물리는 슈트(5)가 있어, 미닫이 미닫이 지지판이 하우징 내에서 미닫이 구조를 형성하게 되며, 급지축 지지대가 미닫이 지지판의 아래에 고정되는 것이 특징이다.”

3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은 피고의 행위가 전리권의 보호범위에 속하는지 여부와 항변으로 제출한 선사용권의 항변 인정여부이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
북경시제1중급인민법원 (2002)一中民初字第3920 号
침해금지
2003. 4. 17. 북경시고급인민법원 (2003）高民终字第283号
상소기각

(2) 중급 인민법원의 판결
1심법원은 아래와 같이 판정하였다.
실용신안전리권을 취득한 후 타인은 별도의 규정 또는 권리자의 허가 없이 전리권을 실시할 수 없으며 생산경영의 목적으로 전리제품을 제조, 사용, 판매를 위한 전시, 판매할 수 없다. 원고는 전리권자의 수권에 근거하여 독점방식으로 계쟁 전리를 실시하고 이와 상응하는 민사권리를 향유할 수 있으며, 피고가 생산, 판매한 “MP-D16-8”소형인쇄기계제품은 원고전리의 보호범위에 속한다.

5. 고급 인민법원의 판단

상소심 법원은, 룽다전자회사가 상소이유인 선사용권 항변으로 제기한 사실과 법률적 근거가 부족한바 상소는 받아들일 수 없다고 판단하였다. 또한, 1심 판결은 사실을 명확히 인정하고, 증거는 충분하고, 적용 법률이 정확하며, 판결 결과는 부당하게 없는바 유지되어야 한다고 판단하였다. 따라서, 상소를 기각하고 원심 판결을 유지하였다.
즉, 상소심 법원은 1심판결 중에서 피고가 실용신안전리권자의 허가 없이 제조, 판매한 행위는 원고의 실용신안전리권을 침해한다고 판단하고 침해행위를 정지하라는 1심판결을 유지하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 선사용권(先用权)
선사용권은 어떤 발명창조가 출원인이 전리출원을 제출하기 전에 어떤 자(개인 또는 단위)가 이미 동일제품을 제조하거나, 동일방법을 사용하거나 또는 그 제품/방법을 제조･사용하는데 필요한 준비를 한 경우，그 발명창조가 전리권을 받은 후에 원 범위 내에서 그 발명창조를 계속하여 제조 또는 사용할 수 있는 권리를 갖는 것을 가리킨다. 이러한 제조행위 또는 사용행위는 전리권 침해로 보지 않는다.

실제적으로 동일한 발명창조가 동시에 서로 다른 발명자에 의하여 각각 연구개발 될 수 있지만 완성된 발명창조에 대한 전리출원 여부는 개인 및 단위에 따라 다른 태도를 가지고 있을 수 있다. 또한 발명창조가 반드시 전리출원 후 실시하는 것도 아니며, 설사 전리출원을 하더라도 출원일자에 있어 선후의 구별이 있어 전리권은 단지 가장 먼저 전리출원한 자에게만 수여된다. 선사용권은 출원하여 전리권을 획득하지 않은 다른 발명자를 보호하는 방법으로, 그에게 특별한 권리를 부여하여 선사용권을 구비한 단위 또는 개인이 전리권자의 허가를 받지 않고 자기가 연구개발한 그 제품 또는 그 방법을 계속적으로 제조, 사용하게 하는 것이다.

선사용권원칙은 전리권에 대한 일종의 제한이다. 그러나 전리법 내의 선사용권은 선발명자를 보호하기 위함이 아니라 선출원주의의 불공평 요소를 제거하기 위함이다. 예를 들면, 자금 또는 인력, 물자를 투입하여 동일한 발명창조를 연구개발한 단위 또는 개인이 이미 실시하거나 실시에 필요한 준비를 완료하였는데, 다른 자가 먼저 전리출원을 하여 자기의 투자를 헛되게 한다면 이는 불공평한 것이다. 그러므로 전리법이 선사용권을 규정하는 실질은 출원일을 시간의 한계로 하여 선출원한 자와 이미 그 전리를 실시 또는 실시준비를 한 자와의 이해관계에 대하여 조정을 실시하여 그들이 공평한 보호를 받게 하기 위함이다.

특히, 전리침해소송에 있어서 피고가 선사용권을 향유하는지 여부는 먼저 피고의 실시행위 대상이 전리기술방안과 완전히 동일한지 여부를 확인하여야 한다. 만약 다르거나 또는 피고가 동일하지 않음을 이유로 침해의 항변을 진행하면 선사용권을 사용하여 더 이상 항변을 진행할 수 없다. 왜냐하면 선사용권의 적용은 반드시 동일한 경우에만 가능하기 때문이다.

(2) 선사용권의 요건
전리법 규정에 따라 선사용권을 취득하기 위해서는 엄격한 전제조건을 충족해야 한다. 그 제조 또는 사용행위가 아래 조건 중 어느 하나에라도 부적합하면 행위자는 선사용권을 구비하지 못한다.

1) 제조 또는 사용행위가 타인이 전리권을 취득한 전리출원일 이전
선사용권을 향유하는 행위는 반드시 타인의 전리출원일 전에 발생하여야 한다. 즉, 전리출원일부터 전리권 수여까지의 기간에 발생한 행위는 선사용권을 향유하지 못한다.

2) 제조 또는 사용하는 기술은 선사용권자가 독립적으로 완성한 것
선사용권자는 전리권자 이외의 기타 단위 또는 개인으로부터 합법적으로 계승 또는 양수한 발명창조를 선사용권의 객체로 삼을 수 있다. 그러나 2이상의 단위 또는 개인이 공동연구 완성한 기술성과에 대하여 그 중 일방이 임의로 전리출원을 하고 다른 일방은 임의로 실시하는 경우에는, 비록 전자의 전리출원 행위가 법률규정에 부합하지 않는다 하더라도 후자의 실시행위가 그 전리권을 침해할 때에는 실시자측은 선사용권을 항변이유로 삼을 수 없고, 단지 인민법원에 쌍방이 공동전리출원인 또는 공동전리권자에 해당하는지 여부의 확인만을 청구할 수 있다. 만약 공동연구과제가 기술적 난제에 봉착하여 합작관계가 깨어 졌는데, 그 후에 쌍방이 최종적으로 각각 완성하여, 일방이 선출원주의에 따라 전리출원하면 다른 일방은 전리권을 다시 획득할 수 없지만 구체적인 정황에 따라 선사용권을 향유할 수 있다. 만약 공동관계가 해제되기 전에 연구과제를 완성하여 기술성과를 획득한 경우에는 계약조건이 없는 경우 전리출원의 권리는 쌍방에 속한다. 이 경우 일방이 전리출원을 하면 다른 일방은 선사용권을 향유하지 못한다. 즉, 공동발명자와 선사용권을 향유하는 자를 구분하는데 주의해야 한다.

3) 선사용권자가 타인의 전리출원 이전에 제조 또는 사용에 필요한 준비
여기서 말하는 “필요한 준비”는 주로 다음과 같은 준비작업을 가리킨다.
① 기술적인 준비 : 기술임무서, 신제품 설계서 및 생산도면 등의 하달 여부,
② 생산적인 준비 : 전문 공장건물, 제품생산에 필수적인 각종 기기설비, 전용공구 및 작업대, 원료 등의 준비 여부,
③ 견본품의 시제 완성 : 견본품이 검사를 통과하여 사용요구 및 기술임무서의 요구를 충족하는 것을 말한다.


4) 선사용권의 제조 또는 사용행위는 원 범위 및 규모 내
이것은 선사용권의 남용을 방지하기 위하여 선사용권자에 대하여 행하는 제약이다.
즉 선사용권은 제조의 목적, 사용의 범위, 제품생산 수량이 원 범위를 초과할 수 없다. 원 범위가 일단 확정되면 이 범위를 초과하는 제조 및 사용행위는 선사용권을 향유하지 못하는 것으로 인정하여야 하며 보호를 받을 수 없다.

5) 선사용권의 양도 제한
선사용권자는 그 발명창조에 대하여 단지 자기만이 실시할 수 있으며, 선사용권을 향유하는 주체에 수반하여 함께 양도되는 경우를 제외하고는 임의로 양도하지 못한다.

일반적으로 선사용권자가 동일제품을 제조하거나 동일방법을 사용하는 행위는 비공개적이거나 일정한 범위 내의 공개로서 선행기술을 구성하지 않는다. 만약 이 행위가 이미 사회에 공개되었다면 동일제품 또는 동일방법은 신규성을 상실하기 때문에 전리권을 획득할 방법이 없다.

그러나 중국의 실용신안･디자인 전리심사는 발명전리 심사와는 달리 실체심사를 거치지 않고 단지 초보심사만을 거쳐 권리를 수여한다. 또한 어떤 선사용권자는 침해소송 발생 전에는 자신의 이익과 관련이 없기 때문에 자진하여 전리권 수여기관에 어떤 발명창조가 신규성을 상실한 문제에 대하여 알리려 하지도 않는다. 그러므로 전리성 조건에 부합하지 않는 실용신안･디자인이 전리권을 획득하는 것을 피하기 어려우며, 일단 전리권이 수여되며 그 전리성을 부정하려면 무효선고절차를 통해서만 해결할 수 있다.


(3) 이 사건에서의 구체적 판단
피고는 1심판결에 불복하여 북경시고급인민법원에 상소하였으며, 피고는 선사용권으로 항변하였으나, 그가 생산, 판매한 제품의 기술출처를 증명하는 증거가 충분하지 못하였고, 전리출원일 이전에 이미 제조 및 사용준비를 완료하였음을 증명하지 못하였으며, 생산한 제품이 전리출원일 전에 준비한 전용설비의 실제생산량 또는 생산능력을 초과하지 않았음을 증명하지 못하였다. 따라서 법원은 피고의 선사용권 항변이유에 필요한 사실적 근거가 부족하여 선사용권 항변이 성립되지 않는다고 판단하였다.

상소심 법원은 1심판결 중에서 피고가 실용신안전리권자의 허가 없이 제조, 판매한 행위는 원고의 실용신안전리권을 침해한다고 판단하고 침해행위를 정지한다는 1심판결을 유지하였다.

7. 관련 판례

(1) (2006)二中民初字第5431号, 2007. 06. 20.
선스타전자기술회사(원고)는 “냉동기압축기의 연결밀봉포장”에 관한 발명전리(전리번호: ZL02146236.4)를 보유하고 있는 전리권자로서, 원고의 전리범위 내의 기술을 이용하여 조합식 PTC시동기를 제조한 피고, 만보냉기집단광주회사 및 이 조합식 PTC시동기를 사용하여 압축기를 생산한 다른 피고, 가서패랍회사의 전리권 침해금지를 청구하였으며, 이로 인한 경제손실의 배상, 증거수집비용 및 기타 합리적인 비용을 청구하는 소송을 제기하였다.

피고, 만보냉기집단광주회사는 선사용권 및 기존기술의 사용이라고 항변하였으나, 북경시제2중급인민법원은 피고가 사용한 전리는 디자인전리로 제품의 내부구조를 볼 수 없고, 사용한 기존 기술은 원고전리의 일부 기술특징이 결여되므로 방어가 성립되지 않는다고 하였다. 전리법 제11조 제1항에 따라, 피고 만보냉기집단광주회사의 행위는 전리침해를 구성하기 때문에 원고의 전리를 이용한 제품의 제조 및 판매를 금지하고 배상책임을 부담해야 하며, 다른 피고 가서패랍회사는 권리침해제품을 사용하였으나 합법적인 출처를 제공하였으므로 배상책임을 부담하지는 않지만 권리침해제품의 사용을 금지한다고 판정하였다.

(2) (1997)高知终字第61号, 1998. 4. 30.
원고는 1993. 11. 15. 출원하여 1995. 12. 30일 “화선지용 오프셋제판과 인쇄방법 및 그 제품”의 발명전리권을 취득하였으며, 피고가 제작, 판매하는 ‘소압도(小鸭图)’ 등 제품이 원고의 전리권을 침해하였다는 이유로 소송을 제기하였다.
이 사건의 쟁점은 선사용권 인정여부이다.

1심판결은 피고의 제품이 전리제품과 동일함에 기초하여 선사용권을 인정하였으나, 상소심법원은 피고의 제품이 전리 보호범위에 속하지 않는다고 판시하면서 선사용권의 성립을 부정하였다.

8. 시사점

전리법 규정에 따르면, 선사용권을 향유하려면 아래와 같은 조건을 만족하여야 한다. 제조 및 사용에 필요한 준비를 완료하고, 기존 범위 내에서 계속 제조, 사용하여야 하며, 선사용권자 자신이 독립적으로 연구하거나 합법적인 수단으로 취득한 제품 또는 사용방법이어야 하며 또한, 선사용권자는 자신이 먼저 실시한 기술에 대하여 업무를 일괄적으로 양도하는 경우를 제외하고 양도할 수 없다.

선사용권의 항변을 주장하는 자는 선사용권의 요건을 갖추었음을 입증해야 한다. 이 사건에서는 선사용권의 항변 인정여부가 쟁점이 되었는데, 피고는 선사용권의 항변의 요건을 입증하지 못한 경우로서 전리권 침해가 인정되는 사례이다.

[한국지식재산보호협회]