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[중국판례분석] 유효성 판단기준

유효성 판단기준

한국알파라인주식회사 v. 영파초시공무유한회사

1. 서지사항

원고(상소인)

한국알파라인주식회사(韩国恩株式)

원고 대리인

王惠香

피고(피상소인)

영파초시공무유한회사(波超有限公司)

피고 대리인

사건번호

(2008)浙民三字第47

판결일자

2008 4 7

판사

周 平

1심법원

영파시 중급인민법원

1심법원 판결일

2007 11 14

관련특허

(ZL02160431.2) 진공계를 겸한 진공밸브

관련법령

전리법 11

전리법 56 1 ( 전리법 59 1)

관련기술

진공계를 겸한 진공밸브




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
알파라인은 2002년 12월 30일 중국지식재산권국에 “진공계 기능을 구비하는 진공밸브”의 발명전리를 출원하였으며, 2005년 5월 18일 발명전리권을 획득하였다(전리번호: ZL02160431.2). 초시회사의 법정대표인 고려명의 동생 고위명은 전리번호 ZL03232316.6의 실용신안전리권을 보유하고 있다.

알파라인은 상기ZL03232316.6의 실용신안전리에 대하여 2005년 9월 16일 국가지식재산권국전리복심위원회에 해당 전리권의 무효선고청구를 제기하였으며, 그 중 알파라인이 제공한 대조문건은 계쟁사건, ZL02160431.2 발명전리로서, 국가지식재산권국 전리복심위원회는 심사를 거쳐 2006년 6월 2일 제8294호의 무효선고청구심사결정을 하였다. 해당 결정은 ZL03232316.6의 실용신안전리기술방안 중 “밀봉깔개의 중앙부분, 즉 상부가 돌출되고 얇은 벽의 반구 케이스형 부분에 제동덮개가 있다”와 계쟁 사건의 ZL02160431.2 발명전리기술방안 중 “진공유지부품 중앙부분의 반구형 꼭대기에 돌기가 형성되고, 해당 돌기는 덮개부품에 형성된 관통구멍부터 바깥으로 연장된다”는 서로 다른 기술특징이라고 판단하면서 ZL03232316.6 실용신안전리권의 유효성을 유지하였다. 알파라인은 국가지식재산권국 전리복심위원회의 제8294호 무효선고청구심사결정에 불복하여 북경시제1중급인민법원에 행정소송을 제기하고 북경시중급인민법원은 심리를 거쳐 2006년 12월 15일 (2006)一中行初字第1182号 행정판결을 통해 국가지식재산권국 전리복심위원회의 제8294호 무효선고청구심사결정을 유지하면서 해당 행정판결에서 상기 2개 특징은 서로 다른 기술특징이라는 것을 재차 인정하였다. 2007년 8월 15일 알파라인은 원심 법원에 제소하여 초시회사의 침해정지, 경제손실배상 및 조사비용, 변호사 비용 등 합리적인 비용의 지급을 명령하도록 청구하였다.

(2) 사건 특허발명
그 청구항의 기재는 다음과 같다. 진공계 기능을 구비하는 진공밸브로서, 용기덮개누름형 진공보존용기의 진공밸브이며, 개폐용기 본체의 투입개구부인 용기덮개와, 상기 용기덮개에 설치되어 상기 용기덮개를 눌러 상기 용기본체 내부의 공기가 유출되고 상기 용기본체 내부의 진공을 유지하도록 하는 진공유지부품을 포함한다.

그 특징은 상기 진공유지부품이 밀봉플랜지부분을 구비하고, 상기 플랜지부분이 용기덮개부품 내에 수용되어 한측 끝이 볼록부분의 개구표면의 밀봉과 접촉하며, 상기 진공유지부품의 최소 일부분에 상기 용기덮개부터 바깥 방향으로 돌출을 형성하고, 상기 진공유지부품 돌출부의 돌출정도가 상기 용기본체 내부의 진공상태와 상응하게 변화하며, 상기 용기덮개의 외부에서 상기 용기본체 내부의 진공상태를 식별할 수 있다는데 있다.


3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은
① 양 피고의 행위는 직접 침해가 되지는 않는지,
② 전리 구성부품을 생산하는 행위가 직접침해와 구별되는 전리권의 간접침해를 구성하는지 여부이다.


4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2007. 11. 14. 중국영파시중급인민법원 (2007)甬民四初字第239号
전리비침해, 청구기각
2008. 04. 07. 절강성 고급인민법원 (2008)浙民三终字第47号
상소 인용, 침해행위정지 및 손해배상 명령

(2) 중급 인민법원의 판결
원심법원은 알파라인이 법에 따라 “진공계 기능을 구비하는 진공밸브”의 발명전리권을 가진다고 인정하였다. 전리권의 보호범위는 그 권리청구서의 내용을 기준으로 해야 하며, 명세서 및 첨부도면은 청구항의 해석에 이용할 수 있다. 알파라인은 초시회사의 신선도유지상자가 그 상기 발명전리의 청구항 1의 보호범위에 포함된다고 고소하였으나, 침해제품과 알파라인의 계쟁 전리의 청구항 1에 포함된 모든 필수적 기술특징을 대조한 결과, 침해제품은 알파라인의 계쟁 전리 중 “진공유지부품 중앙부분의 반구형 꼭대기에 돌기가 형성되고, 해당 돌기는 덮개부품에 형성된 관통구멍부터 바깥으로 연장된다”는 필수적 기술특징을 구비하지 아니하였고, 또한 침해제품이 구비하는 “밀봉깔개의 중앙부분, 즉 상부가 돌출되고 얇은 벽의 반구 케이스형 부분에 제동덮개가 있다”는 기술특징과 알파라인의 계쟁 전리의 상기 필수적 기술특징은 동일하지 않다. 이로 인해 침해제품의 기술특징은 알파라인의 계쟁 전리의 모든 필수적 기술특징과 전부 중복될 수 없고, 침해제품은 알파라인의 계쟁 전리권의 보호범위에 포함되지 않는다. 즉, 초시회사가 침해제품을 제조, 판매, 청약판매한 행위는 알파라인의 발명전리권에 대한 침해를 구성하지 아니한다. 초시회사는 그 제품이 알파라인의 계쟁 전리전의 보호범위에 포함되지 않는다는 답변의견을 제기하였는데, 이 의견이 받아들여졌다. 알파라인은 초시회사가 전리침해의 민사책임을 부담할 것을 요구하였으나, 이는 받아들여지지 않는다.

《구 전리법》제56조 제1항(현 전리법 제 59조 제1항)의 규정에 의해 2007년 11월 14일 다음과 같이 판결한다: 알파라인의 소송청구를 기각하고, 알파라인은 사건수리비용을 부담한다. 판결의 선고 후 알파라인은 이에 불복하여 본 법원에 상소를 제기하였다.



5. 고급 인민법원의 판단

고급 인민법원은 다음과 같이 판단하였다.
초시회사가 제조, 판매, 청약판매한 침해제품의 기술특징은 전부 전리보호범위에 포함되며, 알파라인이 초시회사에 침해책임을 부담하도록 요구한 상소이유는 성립되는바 지지되어야 한다;
원심의 인정사실은 명확하지 않고, 법적용이 틀린바 시정되어야 한다. 《민사소송법》제153조 제1항 제(2), (3)호, 제64조 제1항, 《전리법》제11조 제1항, 제56조 제1항(현 전리법 제59조 제1항), 《민법통칙》제118조와 최고인민법원의 《전리침해분쟁사건 심리시 법률적용 문제에 관한 약간 규정》제21조에 의거하여 아래와 같이 판정한다:
① 중국영파시중급인민법원(2007)甬民四初字第239号 민사판결을 취소한다;
② 영파초시공무유한회사는 ZL02160431.2, “진공계 기능을 구비하는 진공밸브” 발명전리 보호범위의 제품에 대한 제조, 판매 및 청약판매를 즉시 정지한다;
③ 영파초시공무유한회사는 한국알파라인의 경제손실 15만위안(전리권자가 침해행위를 제지하기 위해 지불한 합리적인 비용 포함)을 배상하며, 본 판정의 송달일부터 10일내 이행완료한다. 만일 해당 기한 내 이를 이행하지 않을 경우에는 《민사소송법》제232조 규정에 따라 이행지체기간의 채무이자를 2배 지불해야 한다;
④ 알파라인의 기타 소송청구를 기각한다.



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 전리의 유효성
1) 발명창조의 정의
전리법은 발명창조(發明創造)를 보호대상으로 하며, 이 발명창조는 발명(發明), 실용신안(實用新型), 디자인(外觀設計)을 가리킨다.

전리법 실시세칙 제2조는 발명창조(발명, 실용신안, 디자인)에 대하여 각각 정의하고 있는데, 그 내용은 다음과 같다.(이하 디자인 제외)

전리법에서 “발명(發明)”은 제품・방법 또는 그 개량에 대하여 제출된 새로운 기술방안을 가리킨다.

전리법에서 “실용신안(實用新型)”은 제품의 형상・구조 또는 그 결합에 대하여 제출된 실용적인 새로운 기술방안을 가리킨다.


2) 신규성
전리법 제22조의 규정에 따라 전리권을 수여하는 발명 및 실용신안은 신규성(新潁性), 진보성(創造性) 및 실용성(實用性)을 구비하여야 한다.

전리법에서 “신규성(新潁性)”은 출원일 이전에 동일한 발명 또는 실용신안이 국내외 출판물상에 공개 발표된 적이 없으며, 국내에서 공개 사용되거나 다른 방식으로 공중이 알고 있지 않으며, 또한 동일한 발명 또는 실용신안이 타인이 국무원전리행정부문에 출원을 제출하여 출원일 이후에 공개된 전리출원서류 중에 기재되어 있지 아니한 것을 가리킨다.


3) 진보성
전리법 제22조의 규정에 따라 전리권을 수여하는 발명 및 실용신안은 신규성(新潁性), 진보성(創造性) 및 실용성(實用性)을 구비하여야 한다.

전리법에서 “진보성(創造性)”은 출원일 이전에 이미 존재하는 기술과 비교해 볼 때, 발명은 특출한 실질적 특징과 현저한 진보가 있으며, 실용신안은 실질적 특징과 진보가 있는 것을 가리킨다.

전리법 제22조 규정의 “이미 존재하는 기술”은 출원일(우선권이 있는 경우에는 우선일) 전에 국내외 출판물상에 공개 발표되었거나, 국내에서 공개 사용되었거나 또는 기타 방식으로 공중이 이미 알고 있는 기술 즉, 선행기술을 가리킨다.

발명이 특출한 실질적 특징이 있다고 하는 것은 해당 기술분야의 기술자에게 있어서, 발명이 선행기술에 비하여 용이하지 아니한 것을 가리킨다. 만약 발명이 해당분야의 기술자가 선행기술을 기초로 단지 논리적 분석, 추리 또는 일정한 실험을 통하여 획득할 수 있다면 그 발명은 용이한 것이며 특출한 실질적 특징을 구비하는 것도 아니다.

발명이 현저한 진보가 있다고 하는 것은 그 발명이 가장 근접한 선행기술에 비하여 유익 한 기술효과를 생산할 수 있는 것을 가리킨다. 예를 들면, 발명이 선행기술에 존재하는 결점 및 부족을 극복하였거나, 어떠한 기술과제를 해결하기 위하여 다른 개념의 기술방안을 제공하거나, 어떠한 새로운 기술발전추세를 나타낸 것을 말한다.


4) 실용성
전리법 제22의 규정에 따라 전리권을 수여하는 발명 및 실용신안은 신규성(新潁性), 진보성(創造性) 및 실용성(實用性)을 구비하여야 한다.

전리법에서 “실용성(實用性)”은 그 발명 또는 실용신안이 제조 또는 사용될 수 있으며 긍정적인 효과를 생산할 수 있음을 가리킨다.

전리권을 수여하는 발명 또는 실용신안은 반드시 기술문제를 해결할 수 있고, 이용할 수 있는 발명 또는 실용신안이어야 한다. 즉, 만약 출원한 것이 제품(발명 또는 실용신안 포함)이면 그 제품은 반드시 산업상 제조할 수 있어야 하고 또한 기술문제를 해결할 수 있어야 한다. 또한 출원한 것이 방법발명이면 그 방법은 반드시 산업상 이용할 수 있어야 하고 또한 기술문제를 해결할 수 있어야 한다. 상기 조건을 만족하는 제품 또는 방법의 전리출원만이 전리권이 수여될 수 있다.

여기서 산업은 공업, 농업, 임업, 수산업, 목축업, 교통운수업 내지 문화체육, 생활용품 및 의료기기 등의 업종을 포함한다.
산업상 제조 또는 사용할 수 있는 기술방안은 자연법칙에 부합하며, 기술적 특징을 구비한 실시 가능한 기술방안을 가리킨다. 이러한 방안은 기계설비를 사용하거나 물품을 제조하는 것만을 의미하는 것이 아니라 예를 들면, 안개를 제거하는 방법 또는 에너지의 형태를 전환하는 방법 등을 포함할 수 있다.

긍정적인 효과를 생산하는 것은 발명 또는 실용신안등록 출원을 제출한 날에 그것이 생산하는 경제, 기술 및 사회의 효과를 당해 기술분야의 기술자가 예측할 수 있는 것을 가리킨다. 이러한 효과는 당연히 긍정적이고 유익한 것이어야 한다.



(2) 전리권의 효력
1) 전리권의 내용(전리법 제11조)
전리법 제11조 제1항의 규정에 따라 발명 및 실용신안 전리권이 수여된 후에는 동 법에 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 어떠한 단위나 개인도 전리권자의 허가를 받지 않고 그 전리를 실시할 수 없다. 즉, 생산경영 목적을 위하여 그 전리제품을 제조, 사용, 판매청약, 판매, 수입하거나 그 전리방법을 사용할 수 없으며, 또한 그 전리방법에 따라 직접 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입할 수 없다.

2) 전리권의 보호범위{구 전리법 제56조 제1항(현 전리법 제59조 제1항)}
전리법 제56조 제1항의 규정에 따라 전리권의 보호범위는 그 권리요구의 내용을 기준으로하며 설명서 및 첨부 도면은 권리요구를 해석하는데 이용할 수 있다.

전리권의 보호범위는 권리요구의 내용에 따라 정해지는 것이 원칙이지만 보호범위를 확대하기 위하여 균등론이 적용된다. 권리요구의 사소한 일부를 약간 변경하여 실질적으로는 거의 같은 제품을 제조 등 하는 행위는 문언침해에는 해당하지 않더라도 일정조건 하에서 전리권 침해가 성립하는 것으로 인정하고 있다.


(3) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 침해제품의 기술특징이 전리보호범위에 포함되는지 여부
초시회사는 그 생산한 제품이 법정대표인 고려명의 동생 고위명의 실용신안전리(전리번호: ZL03232316.6)에 근거하여 제조되었고 해당 전리의 모든 필수적 기술특징을 포함한다고 인정한다. 법원이 생각하기에, 전리침해판정에서 대조해야 할 것은 청구항 중에 기재된 모든 필수적 기술특징과 침해제품의 모든 기술특징을 하나하나 대응하고 비교한 후 전리보호범위에 포함되는지 여부를 판단하는 것이다.

알파라인의 청구항 1은 다음과 같이 기재한다: 진공계 기능을 구비하는 진공밸브로서, 용기덮개누름형 진공보존용기의 진공밸브이며, 개폐용기 본체의 투입개구부인 용기덮개와, 상기 용기덮개에 설치되어 상기 용기덮개를 눌러 상기 용기본체 내부의 공기가 유출되고 상기 용기본체 내부의 진공을 유지하도록 하는 진공유지부품을 포함한다. 그 특징은 상기 진공유지부품이 밀봉플랜지부분을 구비하고, 상기 플랜지부분이 용기덮개부품 내에 수용되어 한측 끝이 볼록부분의 개구표면의 밀봉과 접촉하며, 상기 진공유지부품의 최소 일부분에 상기 용기덮개부터 바깥 방향으로 돌출을 형성하고, 상기 진공유지부품 돌출부의 돌출정도가 상기 용기본체 내부의 진공상태와 상응하게 변화하며, 상기 용기덮개의 외부에서 상기 용기본체 내부의 진공상태를 식별할 수 있다는데 있다.

본 사건의 2심 법정심리에서는 초시회사의 제품과 알파라인의 전리기술에 대하여 일일이 대조하고 시연하였으며, 초시회사의 제품이 다음의 기술특징을 구비함을 인정할 수 있었다.
① 용기덮개와 진공유지부품;

② 진공유지부품이 용기덮개에 설치되어 상기 용기덮개를 눌러 상기 용기본체 내부의 공기가 유출될 수 있도록 함으로써 용기본체 내부의 진공을 유지한다.;

③ 진공유지부품이 밀봉 플랜지부분을 구비하고, 상기 플랜지부분이 용기덮개부품 내에 수용되어 그 중 한측 끝이 볼록부분의 개구표면의 밀봉과 접촉할 수 있다.;

④ 진공유지부품은 용기덮개부터 바깥 방향으로 돌출된다.;

⑤ 진공유지부품 돌출부의 돌출정도는 용기본체 내부의 진공상태와 상응하게 변화하며, 이에 의해 진공유지부품의 돌출 혹은 오목한 부분을 통해 용기본체 내부의 진공상태를 식별할 수 있다.

이로부터 알 수 있듯이, 초시회사 제품의 상기 기술특징은 계쟁 전리 청구항 1의 모든 필수적 기술특징을 포함하고 전리보호범위에 포함된다.

침해제품이 ZL03232316.6의 전리기술을 사용하여 생산한 것이라는 초시회사의 항변에 관하여, 본 법원은 무효절차에서 대조한 대상은 ZL03232316.6전리의 청구항과 대조문건이며, 판단기준은 ZL03232316.6전리의 청구항에 기재한 기술특징이 종래기술에 공개되었는지 여부 및 공개정도와 청구항이 신규성과 진보성의 요구에 부합하는지 여부라고 하였다. 그러나 침해판단과정에서 비교한 대상은 침해제품과 계쟁 전리의 기술특징이고, 판단기준은 침해제품의 전리청구항에 대한 중복정도인바, 양자의 비교대상 및 판단근거는 서로 다르다. 전술한 바와 같이, 침해제품의 관련 기술특징은 전부 계쟁 전리의 보호범위에 포함되기 때문에, 초시회사의 상기 항변은 받아들여지지 않는다.


2) 초시회사가 본 사건에서 부담해야 하는 책임
초시회사가 제조, 판매 및 청약판매한 침해제품이 알파라인의 전리권을 침해하였는바 상응하는 침해책임을 져야 한다. 1심에서 초시회사는 알파라인이 제공한, 초시회사가 침해제품인 신선도유지상자제품을 생산, 판매 및 청약판매하였음을 증명하는 증거에 대하여 이의를 제기하지 않았다. 또한 알파라인은 침해로 인한 구체적인 손실 혹은 피상소인이 침해로 인해 획득한 구체적인 이익을 증명하는 증거를 제공하지 않았는바, 본 법원은 계쟁 전리가 발명전리이고 초시회사의 침해제품의 생산량이 크며 제품이 해외로 수출되고 알파라인이 침해제지를 위해 지불한 합리적인 비용 등 요소를 고려하여 초시회사에게 경제손실 150000위안을 배상하도록 확정하였다.


7. 관련 판례

(1) (2008)高民终字第1004号, 2008. 08. 07.
세이코 엡손은, 명칭 「잉크젯 기록 장치용 잉크 카트리지」(특허 번호 01143328.0, 이하 「본건 특허」라고 한다)의 발명 특허권자이다. 세이코 엡손은, 맥보공사가 생산한 MP0321 등 21 개의 제품번호의 잉크 카트리지가 모두 본건 특허 청구항 2 의 보호 범위내에 들어가 있다고 생각해 북경시 제2 중급 인민 법원(이하 「제1심 법원」이라고 한다)에 민사 소송을 제기했다.
맥보공사는, 특허 재심사위원회에 특허무효선고 청구를 하고, 제1심 법원에 본건의 심리를 정지하도록 요구했다.

이 사건의 쟁점은 발명특허 침해소송에서 피고가 당해 발명특허 무효심판을 청구하는 경우 인민법원은 소송의 심리를 중지해야 할지 여부이다.

인민 법원이 수리하는 실용신안 및 의장 특허권의 침해에 관한 분쟁 안건으로, 피고가 답변 기간 내에 있어 해당 특허권의 무효 심판을 청구했을 경우는, 원칙으로서 인민법원은 소송을 정지해야 한다(「특허분쟁 안건의 심리에 있어서의 법률 적용 문제에 관한 약간 규정」조).

이것은, 실용 신안 및 의장 특허권이, 형식 심사만으로 권리화가 가능하고, 실체 심사를 거치지 않기 때문이다. 이것에 대해, 발명 특허권의 경우는, 형식 심사 및 실체 심사를 거쳐 권리화되기 위해, 특허권 침해 분쟁 안건으로 피고가 해당 특허권의 무효 심판을 청구했다고 해도, 인민법원이 소송을 정지하는 필요성은 낮다.

본건의 심리를 정지해야 할 것인가 아닌가의 문제에 대해서, 법원은 “당사자가 특허 재심사위원회에 의한 특허권 유지에 관한 결정에 불복해, 법정 기간 내에 법에 의해 인민 법원에 행정 소송을 제기했을 경우, 해당 특허권 침해의 민사 사건은 소송을 정지하지 않아도 좋다.”고 판시하였다.

단, 현재 있는 증거 자료에 근거해, 해당 특허권 침해의 민사 사건을 수리한 인민법원이, 심리의 계속이 관련 특허행정사건의 판결결과와 저촉할 가능성이 있다고 판단했을 경우에는, 당사자의 서면에 의한 제기를 거쳐 소송을 정지하는 것도 가능하다.
이상으로부터 알 수 있듯이, 소송을 정지하는지 아닌지는, 인민법원이 당사자 쌍방이 제공한 증거자료, 특허 재심사위원회의 재심사의 결정 등에 근거하고 판단하는 것이며, 일률적으로 논할 수 없다.



8. 시사점

본 사건은 가장 최근에 진행되어 공개된 한국기업 관련 침해소송 판결이라는 점과 중국기업을 상대로 무효심판청구에서 패소를 포함하여 침해소송의 원고로서 1심 판결에서 패소하였음에도 불구하고 최종심까지 진행하여 승소한 사건으로 그 의의가 크다 할 것이다. 앞으로 중국에서 전리침해를 당했을 때, 우리 기업들이 어떻게 대처해야 하는가를 보여주는 좋은 사례라 할 것이다.

고급법원은 무효절차에서의 판단기준은 전리의 청구항에 기재한 기술특징이 종래기술에 공개되었는지 여부 및 공개정도와 청구항이 신규성과 진보성의 요구에 부합하는지 여부이지만, 침해판단과정에서 판단기준은 침해제품의 전리청구항에 대한 중복정도로서, 양자의 비교대상 및 판단근거는 서로 다르다는 점을 명확히 하였다.

[한국지식재산보호협회]

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