려학충·소조흥 v. 상해항공측공기술연구소·상해장강복장기계창

1. 서지사항

원고	여학충(呂学忠), 소조흥(蕭朝興)
원고 대리인	张奕
피고	상해항공측공기술연구소(上海航空測控技術研究所), 상해장강복장기계창(上海長江服装機械廠)
피고 대리인	梁黛明, 陆飞
사건번호	(2003)沪一中民五(知)初字弟212号
판결일자	2004년 9월 22일
판사	黎淑兰
1심법원	상해시제1중급인민법원
1심법원 결일	2004년 9월 22일
관련특허	(ZL95200055.5) 재봉기용 연단장치의 설치장치 (缝纫机用拉布装置的安装装置)
관련법령	전리법 제11조
관련기술	재봉기용 연단장치의 설치장치

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 여학충 및 소조흥은 “재봉기용 연단장치의 설치장치”에 관한 실용신안 특허권자이다. 원고 특허의 청구항은 특정 재봉기용 연단장치의 설치장치로, 그 특허권에는 재봉기, 연단장치 및 설치장치를 포함한다. 원고의 설치장치의 특징은, 특허 청구의 범위에 기재되어 있는 「안내 홈」과 「더브테일 홈」이라는 구성요소를 포함하고 있고, 설치 장치의 가이드 레일이 「더브테일 홈의 레일」로 되어 있다는 특징을 가지고 있다.

명세서에서는, 해당 설치 장치에 대해 어떻게 각종 재봉기의 고유의 구조와 조합할 지가 여러 곳에 걸쳐서 기술되고 있고 한편 도면도 첨부 되고 있다. 연단장치, 설치장치 및 재봉기은 모두 원고의 실용 신안의 필수적인 기술적 특징이다.

피고 상해장강복장기계창(이하 「장강창」이라고 한다)은, 피고 상해 항공측공기술연구소(이하 「항공소」라고 한다)의 하부기구이다. 피고들이 생산, 판매하고 있는 TBJ-2 제품의 사용 설명서의 앞 표지에는 재봉기, 연단장치 및 설치장치를 조합한 상태의 실물 사진이 인쇄되어 있고, 설명서에서는 설치 장치를 어떻게 조립할지 및 설치장치와 재봉기, 연단장치를 어떻게 조합시킬 것인지에 대한 도면과 문장이 기재되어 있다.

당해 제품의 특징과 원고의 특허기술의 특징을 비교하면, 당해 제품은 재봉기의 기술적 특징은 갖추고 있지는 않지만, 그 외 모든 기술요소를 가지는 것을 알 수 있었다.

이에 원고는 간접 침해를 이유로 피고를 상대로 전리권의 침해중지와 손해배상을 청구하였다.

(2) 사건 특허발명
본 발명은 재봉기용 연단장치의 설치장치로서, 제1, 제2 설치부품 및 조정부품을 포함하며, 제1 설치부품에는 제3 설치파트가 있으며, 제2 설치부품에는 제4 설치파트가 있고, 조정부품에는 제1 및 제2 조정파트가 있으며, 제3 설치파트와 제1 조정파트는 미끄러져 결합되고, 제4 설치파트와 제2조정파트는 미끄러져 결합되고, 제1 및 제2 설치부품은 연단롤러를 적당한 위치로 조정할 수 있으며, 제2설치파트와 재봉기 사이에 연결부품이 설치되고, 제2 설치파트에는 공기투과슈트가 설치되며, 외부에 볼트가 설치되고, 외팔보 뒷면 나사구멍 혹은 테이블경첩 고정구멍 및 머신컬럼 뒷면 등의 부위를 사용하여, 연단장치를 각종 재봉기에 고정할 수 있다.

본 발명의 청구항1은 다음과 같다.
“일종의 재봉기용 연단장치의 설치장치로서, 재봉기, 연단 장치 및 설치 구조를 포함하고 있으며, 상기 재봉기의 포함 내용은 다음과 같다: 가장자리에 고정구멍이 설치되는 4면의 테이블, 이 테이블에 우뚝 솟은 모양으로, 뒷면이 있는 머신컬럼, 상기 머신컬럼에서 뻗어 나오고, 말단에 봉제 바늘이 설치되며, 뒷면에 나사구멍이 설치되는 외팔보.

상기 연단장치에는 변속기와, 상기 변속기로 구동되는 연단 롤러팀이 포함된다.

상기 설치구조는 상기 재봉기 가장자리의 고정구멍 밖에 잠겨서 고정되는 잠금연결 부품과, 설치구조의 나사구멍을 통과하여 상기 재봉기의 머신컬럼이나 외팔보의 뒷면을 떠받치는 결합용 볼트를 포함한다.

본 장치의 특징은 다음과 같다.
상기 설치 구조에는 제1 설치 파트가 있는 제1 설치 부품, 상기 제1 설치 파트의 좌측에서 늘어나 상기 제1 설치 파트와 수직이 되고, 연단 장치 변속기를 고정하는 데에 사용되는 제2 설치 파트, 제2설치 부품, 조정 부품, 연결 부품 등이 포함된다.

그 중, 제2 설치 부품에는 제4 설치 파트가 있고, 상기 제4 설치 파트와 상기 제2 조정 파트가 서로 미끄러져 결합되는 구조를 형성하며, 그 중 제2 조정 파트 및 제4 설치 파트의 두 부위 중, 한 부위는 가이드 슬롯이고, 다른 한 부위는 레일로서 상기 연단 장치 연단 롤러팀을 고정하는 데에 사용된다.

상기 조정 부품은 제1 조정 파트 및 제2 조정 파트를 지니는데, 그 중 이 제1 조정 파트와 제2 조정 파트가 서로 수직이다.
상기 제1 설치 부품에는 제3 설치 파트가 있으며, 제3 설치 파트와 상기 제1 조정 파트가 서로 미끄러져 결합하여 횡방향, 즉, 좌우 방향의 조정 구조를 형성하는데, 그 중 제1 조정 파트 및 제3 설치 파트의 두 부위 중, 한 부위는 가이드 슬롯이고, 다른 한 부위는 레일이다.

상기 제2 설치 부품에는 제4 설치부가 있으며, 이 제4 설치 파트와 상기 제2 조정 파트가 서로 미끄러져 결합되어 세로 방향, 즉, 전후 방향의 조정 구조를 형성하는데, 그 중 제2 조정 파트와 제4 조정 파트의 두 부위 중, 한 부위는 가이드 슬롯이고, 다른 한 부위는 레일이다.

상기 연결 부품은 상기 제1 설치 부품과 재봉기 사이에 설치되고, 개방형 연결 구멍 및 연결 슬롯을 보유하고 있다. 이 연결 구멍과 재봉기 뒷면 사이에는 잠금식 연결 헤드가 설치된다. 이 잠금식 연결 헤드의 일단은 나사 구멍의 너트 나사골과 서로 맞물리는 볼트부이고, 다른 한 단은 연결 구멍과 서로 짜맞춰지는 평활 구간이며, 다시 제1 설치 부품에서 연결 슬롯에 상대되는 부위에 공기 투과의 슈트가 설치되고, 그 외부에는 결합용 볼트가 설치된다.”

3. 소송에서의 쟁점

이 사건의 쟁점은
① 양 피고의 행위는 직접 침해가 되지는 않는지,
② 전리 구성부품을 생산하는 행위가 직접침해와 구별되는 전리권의 간접침해를 구성하는지 여부이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2004. 09. 22. 상해시제1중급인민법원 (2003)沪一中民五(知)初字弟212号
간접침해 인정

5. 중급 인민법원의 판단

상해시 제1중급인민법원은 다음과 같은 판결을 내렸다.
① 피고 상해장강복장기계창, 상해항공측공기술연구소는 본 판결서의 발효일부터 원고 여학충(呂学忠), 소조흥(蕭朝興)의 실용 신안 「재봉기용 연단장치의 설치장치」(특허 번호：ZL95200055.5)에 대한 침해를 즉시 정지하라.

② 피고 상해장강복장기계창, 상해항공측공기술연구소는, 본 판결서의 발효일부터 10일 이내에 원고 여학충(呂学忠), 소조흥(蕭朝興)에게 경제적 손실 및 합리적인 비용으로 총 10만 위안을 연대 배상하라.

③ 원고 여학충(呂学忠), 소조흥(蕭朝興)의 그 외의 소송청구는 이를 인정하지 않는다.

즉, 1심법원은 전리 구성부품을 생산하는 행위는 전리권의 간접침해를 구성한다고 판단하고, 전리 제품을 직접 생산하는 것과 같은 직접침해와는 구별되는 “간접침해”를 인정하였다.
제1심 판결 후, 쌍방은 모두 상소를 제기하지 않았다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 직접침해행위
중국전리법의 규정에 따라 전리권자의 허가를 받지 않고 생산경영의 목적으로 전리제품을 제조, 사용, 판매청약, 판매, 수입하거나, 방법발명전리를 사용하거나 그 방법발명전리에 의해 직접 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입하는 것은 발명 전리권의 직접침해행위에 속한다.

(2) 간접침해행위
간접침해행위는 행위자 자신의 실시행위는 전리권 침해를 구성하지 않지만 다른 자에게 타인의 전리를 직접 침해하도록 유도(诱导), 종용(怂恿), 교사(教唆)하는 행위를 가리킨다.

행위자는 주관적으로 타인의 전리권 침해를 유도 또는 교사한 고의가 있어야 하며 객관적으로 직접침해행위의 발생을 위하여 필요한 조건을 제공하여야 한다.

어떤 행위자는 권리침해로 고발되는 것을 피하기 위하여 권리요구의 기술특징을 전부 실시하지 않고 일부의 기술특징만을 실시하거나 권리요구의 기술특징을 분할하여 실시한다.

예를 들면, 어떤 발명전리가 몇 개의 부품으로 구성되는 경우 행위자는 그 중의 일부만을 생산, 판매할 뿐 전리의 필요기술특징 전부를 실시하지 않는다. 전리침해판정의 원칙에 따라 전리 청구범위의 기술구성 전부를 실시하지 않으면, 즉 단지 하나 이상의 필요기술특징이라도 부족하면 전리권 침해를 구성하지 않는다. 그러나 다음 단계에서 어떤 자가 이들 부품을 조립하여 판매할 때 전리권 침해행위가 발생하게 된다. 만일 전자의 행위가 전리권 침해를 구성하지 않는 것으로 인정되면 권리침해행위의 제1단계인 예비침해행위를 적절히 방지할 수 없으며, 직접침해행위도 역시 막기 어렵다. 이는 실질적으로 전리권의 효력을 약화시켜 전리권이 진정으로 보호되지 못하게 된다. 이러한 현상이 발생하는 것을 방지하기 위하여 간접침해이론을 활용한다.

다음과 같은 경우에 간접침해를 인정한다.
① 행위자가 타인이 직접침해를 하도록 유도한 주관적 고의가 존재해야 한다.
간접침해에 대한 세계 각국의 태도는 각기 다르다. 어떤 국가들은 비고의 간접침해는 법률책임을 면제하거나 감경하는 반면, 어떤 국가들은 간접침해가 고의든 비고의든 관계 없이 권리침해자는 상응하는 법률책임을 부담해야 한다. 중국은 전리제도의 시행시간이 비교적 짧고 국토면적이 크며 공중의 전리의식이 비교적 약하기 때문에 만일 피고의 간접 침해행위에 대하여 직접침해와 동일하게 책임을 추궁하게 되면 혼란을 야기하게 될 것이므로 행위자의 주관적 고의가 있는 때에만 간접침해책임을 부담한다.

② 간접침해 대상은 반드시 ‘전용품(专用品)’이어야 하며, 그 전리에만 소용되고 다른 용도가 없어야 한다.
간접침해의 대상은 일반적으로 전리제품의 부품, 재료 또는 그 전리제품을 생산하거나 그 전리방법을 사용하는데 전용되는 기계, 장치 등을 가리키며, 어떤 때는 중간물질 또는 설계도를 포함하기도 한다. 그러나 널리 사용될 수 있는 물건 예를 들면, 못, 나사 등과 같이 일반제품 또는 공용품은 간접침해의 대상이 될 수 없다. 그 제품이 전리제품에만 전문적으로 사용되고, 전리의 일부분을 구성하며, 행위자가 그 제품을 생산하는 목적이 타인이 그 전리를 실시하는데 전문적으로 제공하는 경우에만 그 제품이 간접침해의 대상에 속하게 되며, 간접침해행위가 성립하게 된다.

③ 직접침해행위가 존재하며, 간접침해행위와 직접침해행위가 인과관계가 있어야 한다.
간접침해행위는 직접침해행위에 대하여 보조적이므로 일반적으로 직접침해행위가 없으면 간접침해행위도 없으므로 간접침해행위는 직접침해행위의 발생을 전제조건으로 한다. 즉 직접침해행위가 있어야만 간접침해행위자의 침해책임을 추궁할 수 있다. 예를 들면, 전리제품이 전등과 캡으로 구성된 신형 램프이며, A사와 B사가 각각 전등과 캡을 나누어 생산 및 판매하며, 판매 시 제품설명서에 조립에 관한 설명을 첨부하고 있고, C사는 A사와 B사가 판매하는 제품을 구매하여 설명서에 따라 조립하여 완전한 제품을 만들어 시장에서 판매하는 경우, 전리법 규정에 따라 C사는 램프 전리권을 직접침해한 행위자가 되며, A사와 B사는 간접침해행위자가 된다. 그러나 만약 C사의 구매, 조립, 판매의 직접권리침해 행위가 없었다면 전리법 규정과 전리침해 판정원칙에 따라 A사와 B사의 간접침해행위는 성립할 수 없게 된다.

실질적으로 간접침해행위의 표현형식은 주로 전리제품의 부품(미조립된 세트 전리제품 포함)이나 전리제품을 실시하는데 필요한 전용품 또는 전리방법을 실시하는데 사용하는 기계, 설비 등을 제조, 판매하는 것이다.

(3) 법적 근거
본건 제１심 판결은, 타인의 특허 제품의 주요 구성부품의 무단 생산·판매는 간접 침해(중국어에서는 「간접침권」)를 구성한다는 취지의 판시이다.

가해자가 특허 제품을 제조, 판매하는 등의 직접적인 특허권 침해 행위를 실시하는 것만이 특허권 침해를 구성한다고 하면, 특허권자가 완전하고 적정한 법적 보호를 얻는 것은 어렵다. 왜냐하면, 특허 기술 중 어떠한 기존 제품의 기술적 특징을 고의로 피하려고 하는 사람은, 해당 기존 제품과 조합하는 특허 제품의 주요 구성부품만을 생산, 판매하게 되기 때문이다. 소비자는, 상기 구성부품을 입수한 후, 시장에서 관련 기존 제품을 더 구입하는 경우, 특허 제품을 조립하는 것이 가능해진다.

본건 제１심 판결은, 특허 구성부품을 생산하는 행위는, 특허권의 간접 침해를 구성한다고 판단해, 특허 제품을 직접 생산하는 직접적 특허 침해와 구별하였다.

간접 침해의 문제에 관해서는, 북경시 고급 인민 법원이 2001년 9월 29일에 공포·시행한 「특허권 침해 판정의 약간 문제에 관한 의견(시행)」에서, 다음과 같이 규정되어 있다.

간접 침해는, 타인의 특허를 실시하도록 다른 사람을 고의로 유도, 권유, 교사 해, 직접적인 권리침해를 일으키게 하는 것을 말하는 것으로, 행위자에게 주관적으로 다른 사람을 유도 또는 권유해 타인의 특허권을 침해 시키려고 하는 고의가 있고, 객관적으로는 다른 사람의 직접 침해 행위의 발생에 필요한 조건을 제공하는 것이다. (제73조)

간접 침해의 대상은 전용품으로 한정되며, 공용품은 대상이 되지 않는다. 여기서 말하는 전용품이란, 타인의 제품을 실시하는 것에만 이용되는 주요 부품, 또는 방법의 특허의 중간 제품으로, 타인의 특허 기술(제품 또는 방법)을 실시하는 일부를 구성해, 그 외의 용도가 없는 것을 가리킨다. (제74조)

간접 침해는, 제품의 특허에 있어서는 해당 특허 제품의 제조에 이용되는 원료 또는 부품, 어셈블리를 제공, 판매 또는 수입하는 것이며, 방법의 특허에 있어서는 해당 특허 방법으로 이용하는 재료, 디바이스 또는 전용 설비를 제공, 판매 또는 수입하는 것이다. (제75조)

간접 침해자는, 주관적으로 다른 사람을 유도, 권유, 교사해 타인의 특허권을 직접 침해 시키려고 하는 고의가 없으면 안 된다. (제76조)

행위자가, 다른 사람의 특허권 침해 행위를 하려고 하고 있는 것을 분명하게 알면서, 그 사람을 위해서 권리침해 조건을 제공했을 경우도, 간접 침해를 구성한다. (제77조)

간접 침해는, 일반적으로 직접 침해의 발생을 전제 조건으로 해야 하며, 직접 침해 행위가 발생하고 있지 않는 상황에서는, 간접 침해는 존재하지 않는다. (제78조)

다음의 각 호의 법에 근거하여 직접 침해 행위에 해당하지 않는 경우 또는 특허권의 침해로 간주되지 않는 경우에 대해도, 간접 침해 행위자의 권리침해 책임을 직접 추궁할 수 있다.
① 당해 행위가 특허법 제 63조에 말하는 특허권의 침해로 간주되는 행위에 해당하는 경우.
② 당해 행위가 개인의 비영리 목적을 위해서 특허 제품을 제조, 사용 또는 특허 방법을 사용하는 행위에 해당하는 경우. (제79조)

우리 나라의 법에 근거해 인정하는 직접 침해 행위가 국외에서 발생해 또는 발생할 가능성이 있는 경우, 간접 침해 행위자의 권리침해 책임을 직접 추궁할 수 있다. (제80조)

상기의 각 규정이, 중국법에 있어서의 특허권의 간접 침해에 관한 구체적인 규정이다. 그러나, 북경시 고급인민법원의 내부규정이라고 하는 형식으로 공포된 것에 지나지 않기 때문에, 해당 규정은 북경시의 인민법원의 재판실무에 대해서만 효과를 가질 것이다. 법률 또는 사법 해석은 아니기 때문에, 북경 이외의 인민법원에 대해 아무런 효력도 가지지 않는 것에 유의해야 한다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 양 피고의 행위는 직접 침해가 되는지 아닌지에 관하여
양자를 비교하면, 양 피고의 제조·판매하고 있던 TBJ-2 제품은 계쟁 실용신안에 기재되어 있는 구성요소 전부를 가지지는 않는다. 따라서, 양 피고의 기술특징은, 실용신안 특허의 구성요소 전부를 포함하지 않기 때문에, 양 피고의 행위는 직접침해가 되지 않는다.

2) 법원의 판정사실에 근거해, TBJ-2의 싱크로견인기계제품과 재봉기와의 조합기술특징은, 실용신안의 구성요소 전부를 포함하게 된다. 계쟁 특허문헌에 근거해, 본건의 실용신안의 목적은, 원래의 결함을 개선하기 위한 것이고, 어떤 재봉기에서도 모두 사용할 수 있는 재봉기용 송포부품의 장착장비를 생산하기 위함이다. 두 피고는 싱크로견인기계제품과 제봉기를 제조·판매하고 있었지만, 송 포부품 장착장치를 포함한 싱크로견인기계제품은 제봉기와 결합하여 기능과 효과를 실현하는 것이다. 두 피고는 싱크로견인기계제품이 재봉기에서 떨어진 경우에는 독립의 사용가치를 가지는지 여부 또는 다른 기능을 가지는지에 대하여 증거를 제시하고 있지 않다. 또한, 양 피고는, 고객에게 해당 제품은 어느 재봉기와도 결합하여 사용할 수 있음을 설명하고, 피고 제품의 규격 취급서의 표지에 재봉기, 송포부품 및 장착장치의 조합 태양의 현물 사진이 실려 취급 설명서에 장착장치의 조합, 장착장비와 재봉기 및 송포부품의 조합에 대한 명확한 설명이 있기 때문에 두 피고는 주관적 직접적 침해를 촉발시킨 고의가 있다. 또한 특허법 제 11 조의 규정에 의하면, 발명 및 실용 신안 특허권이 부여되면, 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 어떠한 기업 단체 또는 개인도 특허권자의 허가를 받지 않고 그 특허를 실시해서는 안 된다. 즉, 생산 경영의 목적을 위해 그 특허 제품을 제조, 사용, 판매의 신청, 판매, 수입, 그 특허 방법의 사용, 및 그 특허 방법으로 직접 얻은 물품을 사용, 판매의 신청, 판매, 수입을 하지 말아야 한다. 따라서, 피고의 행위에 따라 고객이 해당 제품을 결합 행위는 특허법에 대한 직접 침해가 되고, 두 피고의 싱크로견인기계제품의 제조 판매 행위는 침해 결과를 초래했기 때문에 간접 침해에 따른 책임은 면하기 어렵다.

따라서, 법원은 아래와 같은 판결을 내렸다.
피고 상해항공측공기술연구소 및 상해장강복장기계창는 본 판결의 발효일로부터 원고 여학충, 소조흥이 향유하는 실용신안 “재봉기용 연단장치의 설치장치”(특허 번호 ZL95200055.5)의 특허권에 대한 침해 행위를 즉시 중지 하라.

피고 상해항공측공기술연구소 및 상해장강복장기계창는 본 판결의 효력 발생 일로부터 10 일 이내에 원고 여학충, 소조흥의 경제적 손실과 합리적인 비용 등 총 10 만원을 연대하여 배상하여야 한다.

7. 관련 판례

(1) (1999)高知终字第77号, 2000. 1. 19.
원고 란주철도국과학기술연구소는 연속식이온교환처리방법과 관련된 전리
(전 리번호: 85100681.7)를 보유하고 있었고, 피고 북경시약특환보설비공장을 상대로 전리침해소송을 제기하였다.
이 사건의 쟁점은 전리권에 대한 간접침해 성립여부이다.
1심법원(북경시제1중급인민법원)은 피고의 간접침해를 확인하였다. 피고의 연화수교환기 생산방법은 원고의 청구항 1에 기재된 방법이 아니고 연화수교환설비 자체도 전리방법으로 직접 생산한 것이 아니지만, 피고가 판매하는 설비는 원고의 방법전리를 실시하는 전용설비이므로 원고에 대한 간접침해를 형성한다는 결론을 내렸다.

8. 시사점

본건에 대하여, 피고가 주관적 고의를 가진다고 판단한 근거는, 피고 제품의 규격 취급서의 표지에 재봉기, 연단장치 및 설치장치의 조합된 모양의 실물 사진을 싣고 취급설명서에 장착장비의 조합, 장착장치와 재봉기, 연단장치의 조합에 대한 명확한 설명이 있었던 것이다. 따라서, 원고는 피고의 주관적 고의를 증명하는데, 객관적으로 존재하는 실물(예를 들면, 사진이나 도면 등)이 있는 경우, 상당히 유력한 증거가 될 수 있다. 예를 들면, 제품의 사용 취급 설명서에 해당제품의 사용방법 등을 명기하고 있는 경우, 침해자가 주관적 고의를 가진다고 인정할 수 있다.

타인의 전리제품의 주요 구성부품을 무단으로 생산 및 판매하는 행위는 간접침해를 구성하게 된다.

따라서 소비자가 구성부품을 입수하고 관련 제품을 추가로 구입하기만 하면 곧바로 전리제품의 조립이 가능한 수준으로 전리의 구성부품을 생산하고 판매하는 경우라면, 이는 직접침해에 해당하지는 않더라도 간접침해를 구성할 가능성이 있다.

중국에서 특허권이 침해되고 있는 한국 기업에 있어서는, 해당 특허권의 직접적 침해 행위만을 문제로 하는 것이 아니라, 본건 판결을 참고해, 해당 특허권의 주요 구성부품의 생산·판매행위를 특허권의 간접침해로서 책임 추구할 수 없는가를 검토해 보아야 할 것이다.

[한국지식재산보호협회]