1. 서지사항

원고(상소인)	강국충(康国忠)
원고 대리인	孙喜
피고(피상소인)	북경 아동생물제약 유한회사(北京亚东生物制药有限公司)
피고 대리인	王明霞
사건번호	(2007)高民终字第173号
판결일자	2007년 4월 29일
판사	刘继祥
1심법원	북경시 제1중급인민법원
1심법원 판결일
관련특허	(ZL02134100.1) 중국 한약(중약) 육미지황 제제의 생산 방법 (中药六味地黄制剂的生产方法)
관련법령
관련기술	중국 한약(중약) 육미지황 제제의 생산 방법

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
2002년 11월 15일 마취편(馬翠萍)은 국가지식산권국에 ‘중국 한약(중약) 육미지황 제제의 생산 방법(中药六味地黄制剂的生产方法)’에 대한 발명특허를 출원하고, 2004년 10월 20일 특허권(등록번호: ZL02134100.1)을 수여받았으며, 그후 특허권리자가 강국충(康國忠)으로 변경되였는데, 강국충은 아동생물제약(亞東生物制藥) 유한회사가 생산하고 판매한 ‘육미지황캡슐 (六味地黄胶囊)’제품이 본인의 특허권에 대한 침해를 구성하였다고 주장하면서 법원에 소송청구를 제기하였다.

이에 아동생물제약유한회사는 국가약품감독관리국이 2002년 10월 16일에 2002ZFB0227호 약품표준반포건을 반포하였는데, 그 중에 기록된 약품명칭이 육미지황캡슐이였고, 실시일은 2003년 1월 16일이었으며, ‘육미지황캡슐’제품은 동 반포건에 근거하여 생산･판매한 것으로 육미지황캡슐의 처방 및 제작방법은 공지기술로서, 당해 행위는 강국충의 특허권에 대한 침해를 구성하지 아니한다고 주장하였다.

원심법원은 심리를 거쳐, 강국충의 소송청구를 기각하였으며 강국충은 이에 불복하여 상소를 제기하였다.

(2) 사건 특허발명
본 발명은 일종의 중국 한약(중약) 육미지황 제제의 생산 방법으로서, 숙지황, 산수유, 목단피, 산약, 복령, 택사를 각각 분쇄, 물 추출, 알코올 추출 등의 서로 다른 방식으로, 그 중의 유효 성분을 추출하며, 그것을 고르게 혼합하여, 캡슐, 알약, 정 등의 제제로 만들 수 있는데, 기존 기술과 비교하여, 본 발명은 전통적인 공정이 합리적으로 개선된데다 약효 및 임상 검증으로 치료 효과가 뚜렷하다는 내용이 입증되었으며, 복용량이 낮아져, 환자가 복용하기에 편하다. 기존에 8알을 복용하던 것에서 2알만 복용해도 동일한 효과를 볼 수 있도록 복용량이 낮아졌으며, 본 발명이 제공하는 방법을 이용하면, 생산 과정 중에 우르솔릭산(ursolic acid) 혹은 파에오놀(paeonol)처럼 약품 중에서 핵심 작용을 하는 약물의 함량에 대해 테스트를 함으로써, 약품의 품질을 높일 수 있고, 과학적으로 중국 한약(중약)의 전체적인 품질을 높일 수 있다.

본 발명의 청구항1은 다음과 같다.
“숙지황, 산수유, 목단피, 산약, 복령, 택사를 다음 방법에 따라 제작하는데, 적당량의 복령을 가는 분말로 분쇄하고, 체로 치며, 산수유에 에탄올을 가하여 환류 추출, 여과하며, 여과액은 진한 연고상이 될 때까지 농축하고, 목단피는 수증기로 증류하고, 증류액을 결정화하며, 증류 후의 수용액 및 목단피 찌꺼기, 산수유 찌꺼기, 나머지 복령은 숙지황, 산약, 택사와 함께 물을 부어 달이고, 얻어진 수용액을 여과하고, 합친 여과액은 진한 연고상이 될 때까지 농축하고, 이미 가루로 갈아진 복령 및 얻어진 산수유 진한 연고를 다시 넣고, 고르게 혼합하고, 건조하며, 가는 분말로 분쇄하고, 최종적으로 목단피의 추출물을 넣고, 고르게 혼합하는 것을 특징으로 하는 중국 한약(중약) 육미지황 제제의 생산 방법.”

3. 소송에서의 쟁점

국가약품표준반포건은 국가약품감독관리국이 반포한 약품생산표준으로 전국제약회사 및 관련 부문이 생산, 경영 및 관리 등 과정에서 반드시 따라야 하는 강행성 규범으로 반포 후 전국범위에서 구속력을 갖는다. 본 사건의 쟁점은 ZFB0227호를 통해 반포한 육미지황캡슐의 처방 및 제작방법이 공지기술인지의 여부의 판단에 있다.

4. 소송 경과

(1) History Map
북경시 제1중급 인민법원 (2006)一中民初字第8603號 비침해 판단 2007. 04. 29. 북경시 고급 인민법원 (2007)高民终字第173号 상소기각

(2) 중급 인민법원의 판결
중국 식약품관리감독국 2002ZFB0227호 약품 표준 발표 문서가 2002년 10월 16일에 대중에게 공개되었고, 이 날로부터 상대적으로 본 사건 특허는 기존 공지 기술이 되었으며, 아동공사(亚东公司)가 상기 기존 공지 기술에 따라 육미지황 캡슐(규격: 0.5g)을 생산, 판매한 행위는 결코 강국충 특허권을 침해하지 않는다.

따라서, 중급법원은 피고의 행위는 대중에게 공개된 공지 기술에 따라 제품을 생산, 판매한 행위이므로 특허권 침해가 아니다고 판단하였다.

5. 고급 인민법원의 판단

법원은 법정심리를 거쳐 육미지황캡슐의 처방 및 제작방법은 2002년 10월 16일에 공개반포된 국가약품감독관리국의 ZFB0227호 약품표준반포건과, 동 반포건을 확인한 북경시 제1중급인민법원(2006)一中民初字第8603號 판결에 의하여 2002년 10월 16일에 이미 대중에게 공개되었고, 당해 일자로부터 공지기술로 되었다고 판단하였으며, 북경아동생물제약유한회사가 당해 공지기술에 따라 육미지황캡슐을 생산하고 판매하는 행위는 강국충의 특허권에 대한 침해를 구성하지 아니하므로 원심판결을 유지하는 판결을 내렸다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 자유기술항변의 원칙
공지기술은 전리출원일 이전에 국내외에서 출판물을 통해 공개 발표되거나, 국내에서 공개 사용 또는 기타방식으로 공중이 알고 있는 기술을 말하며, 종래기술 또는 선행기술이라고도 한다.

균등권리침해를 판단할 때에는 침해객체가 자유공지기술의 범주에 속하는지를 고려해야 한다. 피고가 피소된 침해객체가 원고의 출원일 이전의 자유공지기술에 속하는 것을 증명할 수 있는 증거를 가지고 있을 때는 법원은 균등권리침해의 결론을 내리기 전에 피소된 침해 객체와 종래기술을 비교분석하여 그것이 상대적으로 공지기술에 비하여 신규성, 진보성이 있는지를 살펴보아야 한다. 만약 신규성 또는 진보성이 부족한 경우에는 균등성 범주의 전리침해를 공지기술 범위까지 확대할 수 없다. 즉 권리침해가 아닌 것으로 판결하여야 한다.

이 원칙의 운용은 다른 각도 즉, 피고 항변의 각도에서 피고가 실시한 행위가 전리권침해를 구성하는지 여부를 판단하는 것이다.

자유공지기술항변원칙은 일반적으로 균등한 전리침해에 적용하며, 동일한 전리침해에는 적용하지 않는다. 만약 피소된 침해객체가 그 전리권리요구의 문언적 의미의 전체기술특징을 포함한다면 동일한 권리침해이다. 이 때 만약 피소된 침해객체가 그 전리출원일 전의 공지기술에 상대적으로 신규성 또는 진보성을 구비하지 못했다면 그 전리권리요구도 마찬가지로 신규성 또는 진보성을 구비하지 못한다. 그러므로 전리복심위원회에 그 전리권의 무효선고를 청구하여 전리복심위원회가 그 전리권의 무효를 선고하는 결정과 효력발생을 기다린 후 법원은 권리침해여부의 재결을 행한다.

(2) 이 사건에서 구체적 판단
중국 식약품관리감독국은 2002년 10월 16일에 2002ZFB0227호 약품 표준 발표 문서를 공포하였는데, 여기에 명시된 약품 명칭은 육미지황캡슐로, 현행 표준은 위생부 약품표준볼륨 8, 표준번호는 WS3－B－1518－93－2002이며, 원 표준번호는 WS3－B－1518－93이고, 실시일은 2003년 1월 16일이라는 것이 조사 결과 밝혀졌다. 아동공사(亚东公司)는 ZFB0227호 발표문서 내 중국약품표준에 따라 육미지황캡슐을 생산하였다.

중국약품표준(수정) 발표문서는 중국약품감독관리국에서 발표한 약품생산표준이자, 중국 내 제약기업 및 관련부서가 생산, 경영 및 관리 등의 업무에서, 반드시 준수해야 하는 강제적 규범으로서, 발표 이후 전국적인 범위에서 광범위한 구속력을 지니며, 그 효력과 실시를 보장하기 위해, 제약기업 및 관련 부서에서는 이 내용을 반드시 숙지하고 있어야 한다. ZFB0227호 발표 문서 중에 명시된 주요 송부 업체와 참조 송부 업체는 결코 약품관리 관련부서와 이 표준의 신고업체에만 국한되지 않으며, 다른 관련생산업체를 모두 포함하니, 즉 육미지황캡슐을 생산하고 있거나 생산을 준비하고 있는 생산업체라면 모두 이 발표 문서에 기재된 정보를 얻을 수 있다. 이 발표문서를 받는 기업이나 부서에서 기밀의무를 이행해야 한다는 사실을 표명하는 어떠한 증거도 없으며, 중국약품표준(수정) 발표문서를 발표하면 즉 관련기업과 부서에서 통일적으로 이에 따라 집행할 것을 요구하는 것이며, 중국약품감독관리국은 관련부서와 기업에 대해서도 기밀유지요구를 해서는 안 된다. ZFB0227호 발표문서는 대중에게 공개된 것으로, 여기에 명확하게 기재된 날짜는 2002년 10월 16일, 즉 이 발표 문서의 발표 시간이며, 상기 날짜는 곧 이 발표 문서의 공개일이다.

특허법의 의미에서 공개는 대중이 취득할 수 있는 상태를 가리키는 것이다. ZFB0227호 발표 문서의 공개 시간은 2002년 10월 16일으로, 즉 2002년 10월 16일에 이 발표 문서는 이미 대중에게 알려진 상태이며 각 약품관리부서, 각 기업에서 실제로 이를 취득하는 시간이 늦어지게 되는지 여부가 그 공개 상태에 영향을 미치지는 않는다. ZFB0227호 발표 문서는 본 특허 출원일 이전에 이미 대중에게 알려졌으며, 여기에 기재된 육미지황캡슐 관련 처방 및 그 제법은 이미 기존 기술이 되었다. ZFB0227호 발표 문서는 중국의약행정 관리부서에서 공포한 약품생산표준으로서, 전국 제약기업 및 관련부서가 생산, 경영 및 관리업무에서 반드시 준수해야 하는 강제적 규범이고, 생산자는 반드시 이 표준을 준수하여 관련약품을 생산해야 한다. 아동공사(亚东公司)가 상기 표준에 따라 육미지황캡슐을 제조, 사용, 판매 청약, 판매한 행위를 강국충의 특허권에 대한 침해로 보아서는 안 된다.

따라서, 중국 식약품관리감독국 2002ZFB0227호 약품표준 발표문서가 2002년 10월 16일에 대중에게 공개되었고, 이 날로부터 상대적으로 본 사건 특허는 기존 공지 기술이 되었으며, 아동공사(亚东公司)가 상기 기존 공지 기술에 따라 육미지황캡슐을 생산, 판매한 행위는 결코 강국충 특허권을 침해하지 않는다.

7. 관련 판례

(1) (1993)中经知初字第807号, 1995. 3. 24.
원고 이광은 1990년 11월 5일 중국전리국에 명칭이 “깃대”인 실용신안전리를 출원하였다. 국가전리기관은 1991년 8월 21일 이광에게 실용신안전리권을 수여하였으며, 전리번호는90222928이다. 피고(수강총회사)는1993년 5월에 제7기 전국체육대회 주회의장의 국기 및 회의깃발의 취풍장치를 연구제조하는 임무를 맡고 깃발취풍장치를 제작하였다.

이 사건의 쟁점은 피고의 실시기술이 자유기술에 속하는지 여부이다.

피고는 1987년 1월 14일 만료된 타인의 85201537호 “송풍식 깃대” 실용신안전리의 출원서를 제출하였다. 송풍식 깃대의 실용신안전리는 이미 전리권 종료로 인해 공지기술이 되었다.

북경시고급인민법원은 “이광이 전리기술에서 명확히 보호하는 범위는 3개 공기실의 깃대이나, 단일 공기실인 ‘송풍식 깃대’실용신안전리기술의 설명서는 1987년 1월 14일에 이미 만료되었고, 이광이 전리기술을 출원하기 이전에 이미 공지기술이 되었다. 따라서 이광의 ‘깃대’전리보호범위는 단일 공기실인 깃발취풍장치를 포함해서는 안 된다. 피고의 ’깃발취풍장치’는 이광의 ‘깃대’전리의 모든 기술특징과 중복하지 않는다. 이에 따라, 이광의 상소이유는 성립될 수 없다.”고 판시하였다.

(2) (2007)高民终字 1041号, 2007. 8. 10.
원고 이균은 2001년 12월 12일에 “군용차 롤링커텐” 실용신안전리권을 취득하였다. 2006년 12월 원고는 전리침해를 이유로 북경제2중급인민법원에 소송을 제기하였다. 피고가 기존 기술로서 제출한 증거는 전리번호 92230316.9로서, 그 명칭은 “자유위치고정 자동롤링식 사창(纱窗)” 실용신안전리이다.

이 사건의 쟁점은, 침해제품이 기존 기술에 속할 경우, 전리권자의 권리가 유효한지 여부와 관계없이 침해행위를 구성하지 않는지 여부이다. 본 전리와 대비해 볼 때, 상기 기존 기술은 원고 전리의 모든 필수적 기술 특징을 공개하였고 원고 전리보다 더욱 진보되었다.

2심법원은, “1심법원이 원고 전리를 기존기술과 대조한 것은 타당하지 않다. 침해제품과 기존기술을 직접 비교하여, 기존기술을 사용한 것이 확실하다면 비침해를 직접 인정할 수 있다. 다만, 1심판결의 결론은 정확하므로 원심을 유지한다.”고 판단 하였다.

8. 시사점

전리침해소송에서 피고가 피소된 침해객체가 출원일 이전의 자유공지기술임을 주장할 때에, 법원은 전리균등침해를 판단하기 전에 피소된 침해객체와 공지기술을 비교분석하여 그것이 공지기술에 대하여 상대적으로 신규성, 진보성을 구비하였는지 살펴보고 만약 신규성 또는 진보성이 없다면 침해가 아닌 것으로 판결하여야 한다.


[한국지식재산보호협회]