1. 서지사항

원고	회남시 걸명 생물의약연구소(淮南市杰明生物医药研究所)
원고 대리인	桂冰
피고	북경 동인당 합비약국 유한책임회사(北京同仁堂合肥药店有限责任公司) 사천 융성약업 유한책임회사(四川隆盛药业有限责任公司)
피고 대리인	朱政 杨兴明
사건번호	(2004)合民三初字第10号
판결일자	2005년 1월 6일
판사	齐东海
1심법원	안휘성 합비시 중급 인민법원
1심법원 판결일	2005년 1월 6일
관련특허	(ZL92110554.1) 뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법  (亮菌糖浆的生产方法)
관련법령	전리법 제11조 제1항 구 전리법 제56조 제1항(현 전리법 제 59조 제1항) 구 전리법 제60조(현 전리법 제 65조 제1항) 구 전리법 제63조 제2항(현 전리법 제70조)
관련기술	뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

회남시과기실험장(淮南市科技实验厂)은 1992년 9월 8일에 국가지식산권국 (知识产权局)에 방법발명특허인 '양균당액의 생산방법(亮菌糖浆的生产方法)'에 대한 발명특허를 출원하였고, 1996년 6월 5일 특허권(등록번호: ZL92110554.1)을 받았으며, 2003년 8월 22일 특허권자가 본안의 원고인 회남시걸명생물의약연구소(淮南市杰明生物医药研究所)로 변경되었다.

원고 회남시걸명생물의약연구소는 피고 사천륭성약업유한책임회사(四川隆盛药 业有限责任公司)의 '양균드링크제'의 생산 방법이 원고가 보유한 특허의 보호범위에 포함되었고, 피고의 생산·판매 행위가 본사의 특허권에 대한 침해를 구성하였다고 주장하였다. 또한 피고 북경동인당합비약점유한책임회사 (北京同仁堂合肥药店有限责任公司)가 피소제품을 판매한 행위는 역시 원고의 특허권에 대한 침해를 구성하였다고 주장하면서 법원에 소송을 제기하였다.


(2) 사건 특허발명

본 발명은 뽕나무버섯부치(Armillariella tabescens)를 균주로 채택하며, 옥수수 가루 혹은 고구마 가루를 배양기로 하고, 발효, 끓이기, 농축을 거친 후에 원료를 배합하여 넣고, 뽕나무버섯부치 시럽으로 만드는 것이다. 이 시럽은 각종 급성, 만성 간염, 지속성 간염, 담낭염 및 만성 위축성 위염에 탁월한 치료 효과가 있다. 그리고 인체 면역력을 높이고, 대사의 기능을 활발하게 하기도 하는 것으로 매우 우수한 개발 이용 가치를 지닌다.

본 발명의 청구항은 다음과 같다.
“선별, 재유령화 배양을 거친 뽕나무버섯부치를 뽕나무버섯부치 시럽 생산 시의 균주로 삼고, 배양기 내에서 접종하여, ２３~２８℃의 항온 실내에 놓고 50~60일을 배양하여, 균사체를 만들며, 성숙한 균사체를 잘게 잘라서 금속 용기에 놓고, 100킬로그램의 균사체마다 증류수 80킬로그램을 가해, ８０℃에서 40시간을 끓이며, 끓인 액을 여과하고, 여과액을 ７０℃에서 25~30킬로그램으로 부압을 통해 농축하며, 원료를 배합하여 넣고, 고르게 혼합하고 냉각한 후에 개별 포장하고 소독하는 것을 특징으로 하는 뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법.”

3. 소송에서의 쟁점

피고는 본사의 양균드링크제의 생산방법이 본안특허의 기술과 전혀 다르다고 항변하였고, 본안의 쟁점은 피고가 양균드링크제의 생산과정에서 사용한 방법이 본안 특허에 대한 침해를 구성하였는지 여부에 있다.

4. 소송 경과

(1) History Map
2005. 01. 06. 안휘성합비시 중급인민법원 (2004)合民三初字第10号 침해인정

5. 중급 인민법원의 판단

피고 사천륭성약업유한책임공사는 1995년도에 편찬된 보고서에 기재된 생산방법을 사용하였는데, 이 생산방법과 원고의 발명 특허 "뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법"(특허 번호 ZL92110554 1.)은 동일하다. 법원은 “피고 사천륭성약업유한책임공사는 즉시 원고의 특허 ‘뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법’의 사용 및 의약품 판매를 중지하라. 피고 사천륭성약업유한책임공사는 원고의 경제적 손실에 대하여 손해배상책임이 인정된다. 피고 북경동인당합비약점유한책임회사는 판매를 중지 하라.”고 판시하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 전리권 보호범위의 확정
전리법 제26조의 규정에 따라 출원인이 제출하는 출원서류에는 권리요구서가 있으며, 이에는 전리권 보호를 요구하는 범위를 설명하여야 한다. 전리법 실시세칙 제20조는 권리요구서는 발명･실용신안의 기술특징을 설명하고, 명료하고 간단하게 보호범위를 표현하도록 규정하고 있다. 이들 규정에 근거하여 권리요구서는 발명･실용신안의 내용을 반영하는 기술특징으로 구성되어야 한다. 기술특징을 확정하면 그에 따라 전리권의 보호범위를 확정하게 된다.

구 전리법 제56조(현 전리법 제59조)는 ‘전리권의 보호범위는 그 권리요구서의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 도면은 권리요구를 해석하는데 이용할 수 있다’라고 규정하고 있다. 이 규정에 따라 전리권의 보호범위의 크기는 권리요구에 따라 결정한다. 당연히 권리요구는 고립적이 아니며 그는 설명서의 지지를 얻어야 한다. 전리권 보호범위를 확정할 때에 설명서는 권리요구 중 불명료한 묘사에 대하여 해석을 할 수 있다.

(2) 직접침해행위
1) 중국전리법의 규정에 따라 전리권자의 허가를 받지 않고 생산경영의 목적으로 전리제품을 제조, 사용, 판매청약, 판매, 수입하거나, 방법발명전리를 사용하거나 그 방법발명전리에 의해 직접 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입하는 것은 발명 전리권의 직접침해행위에 속한다.

2) 전리방법을 사용하여 직접 획득한 제품의 사용, 판매청약, 판매, 수입 전리가 제품의 제조방법인 경우, 전리권자는 타인이 허가를 받지 않고 그 전리방법을 사용하는 것을 금지하는 권리를 가질 뿐만 아니라 타인이 허가를 받지 않고 그 전리방법을 직접 사용하여 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입하는 것을 금지할 권리를 갖는다. 이 규정의 목적은 방법전리의 전리권자를 효과적으로 보호하기 위한 것으로 전리법 역시 이러한 규정을 두고 있다.

3) 생산방법 추정(입증책임의 전환)
중국 민사소송법 제64조는 ‘당사자는 자기가 제출한 주장에 대하여 증거를 제공할 책임이 있다’라고 명확히 규정하고 있다. 그러나 전리소송이 방법발명전리와 관련되는 때에는 특수한 입증책임이 발생하는데, 이것이 입증책임의 전환이다. 구 전리법 제57조(현 전리법 제59조)는 전리침해분쟁이 신제품 제조방법의 발명전리와 관련되는 경우에는 동일제품을 제조한 단위 또는 개인이 그 제품의 제조방법이 전리방법과 다르다는 증명을 제공하도록 규정하고 있다. 즉, 입증책임이 방법전리를 사용하여 신제품을 제조한 피고에게 전환 된다.

신제품은 시장에서 이미 판매된 제품과 다른 제품을 가리킨다. 신제품을 판별하는 기준은 전리권을 수여할 때 신규성 기준과는 다르다. 어떤 제품이 전리출원일 이전에 중국시장에서 소비자가 본적이 없다면 신제품으로 판단할 수 있다.

(3) 전리권리요구에 대한 해석
전리 권리요구에 따라 전리권의 보호범위를 확정할 때는 다음 3가지 방면을 고려하여야 한다.
1) 전리권의 보호범위는 그 권리요구의 내용을 기준으로 하는 것이지, 권리요구의 문자 또는 어휘를 기준으로 하는 것이 아니다. 권리요구에 기재된 내용은 전리권 보호범위의 직접근거가 되며 설명서와 도면은 종속적인 지위를 갖는다. 기술적 사상이 설명서 또는 도면에 나타나 있다 하더라도 만약 권리요구서 내에 기재되어 있지 않다면 전리권의 보호범위 내에 있는 것이 아니다.

2) 권리요구는 단지 전리 설명서에 기재된 필수구성요소의 간단한 표현이다. 권리요구가 나타내는 기술방안의 정확한 내용을 명확히 하기 위해서는 설명서와 도면을 참고하고 연구하여야 하며, 발명의 목적, 작용, 효과를 이해하여야 한다.
3) 권리요구의 기술용어의 의미를 명확히 하기 위하여 전리출원과정 중 출원인과 지식재산권국간에 주고받은 서류를 참고할 수 있다. 특히 전리권자가 이들 서류에서 인정, 승낙, 확인 또는 포기한 기술내용은 전리보호범위의 확정에 있어서 중대한 의의를 갖는다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
법원은 법정심리를 거쳐 우선 본안 특허인 ‘뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법’이 유효한 상태라고 확인하였다. 피고 사천륭성약업유한책임회사는 1995년 편집한 '양균드링크제 생산공예규정'에 기재된 생산방법에 따라 피소제품의 생산을 진행하였는데, 동 생산방법은 원고의 발명특허'뽕나무버섯부치 시럽의 생산 방법(등록번호: ZL92110554.1)'의 독립권리요구와 일치하고, 원고의 특허권의 보호범위에 포함되었으며, 원고의 특허권에 대한 침해를 구성하였으므로 상응한 민사책임을 져야 한다고 판단하였다. 즉, 피고는 1995년부터 원고가 소를 제기하는 날까지 해당 생산방법을 이용하여 양균드링크제를 생산하였고 피고는 그 기간 동안 원고의 특허권을 침해하는 행위를 한 것으로, 침해행위를 정지하고 경제손실을 배상해야 한다. 피고 북경동인당합비약점유한책임회사는 원고의 허락 없이 영리를 목적으로 피고 사천륭상약업유한책임회사가 생산한 피소제품인 양균드링크제를 판매하여 원고의 특허권에 대한 침해를 구성하였다. 그러나 북경동인당합비약점유한 책임회사는 약품도매상인 북경풍과성의약유한회사(北京丰科城医药有限公司)에서 합법적으로 피소제품을 구매하였고, 제품의 출처를 증명하였으므로 배상책임을 지지 아니하고, 특허침해제품의 판매를 정지하는 법적 책임을 져야 한다. 결국 법원은 피고 사천륭성약업유한책임회사에게 본안 특허에 대한 침해행위를 정지하고, 상응한 경제손실을 배상하라고 판결하였다.

7. 관련 판례

(1) (2006)济民三初字第189号, 2006. 12. 28.
2004년 1월 7일, 원고는 “고정방식의 가변성 선풍기”라는 실용신안전리권을 획득하였다. 2006년 6월, 원고는 피고2로부터 “아모스” 선풍기1대를 구입하였다. 당해 선풍기는 피고1이 생산, 판매한 것이었다. 원고는 피고들이 생산, 판매한 선풍기가 자신의 전리권을 침해한다고 주장하였으며, 산동성 제남시 중급인민법원에 제소하여 법원에 피고에 대한 침해정지 및 손해배상 명령을 청구하였다.

이 사건의 쟁점은, 침해제품의 기술특징이 하위개념인 경우 침해인정 여부이다.

법원은 침해제품의 기술적 특징과 전리권의 기술적 특징을 대조한 결과, 침해제품의 기술특징은 본 안건 전리독립항의 모든 필요적 기술특징과 중복되며, 원고의 실용신안전리 청구항1의 보호범위에 포함되므로 침해를 구성한다고 판단하였다.

문언침해원칙을 적용하여 침해제품이 전리권의 보호범위에 속하는지를 확정할 시에는, 침해제품의 기술특징이 문언적으로 동일하여 계쟁전리의 기술특징과 완전히 중복되는 경우를 포함할 뿐만 아니라, 침해제품의 기술특징이 구체적인 하위개념을 사용하고 계쟁전리의 대응되는 기술특징이 일반적인 상위개념을 사용하는 경우에 대해서도 마찬가지로 침해제품의 기술특징이 계쟁전리의 기술특징과 완전히 중복되는 것으로 간주한다. 또한 단지 침해제품의 기술특징이 계쟁전리청구항의 모든 기술특징과 중복되기만 하면 계쟁전리권의 보호범위에 속하게 되며, 침해제품이 기타 기술특징을 포함하는지 여부에 대해서는 문제시 하지 않는다.

(2) (2008)浙民三终字第47号, 2008. 4. 7.
원고 알파라인은 2002년 12월 30일 중국지식재산권국에 “진공계 기능을 구비하는 진공밸브”의 발명전리를 출원하였으며, 2005년 5월 18일 발명전리권을 획득하였다(전리번호: ZL02160431.2). 피고 는 전리번호 ZL03232316.6의 실용신안 전리권을 보유하고 있으며, 해당 전리의 청구항 1 의 필수적 기술특징을 포함한다.

이 사건의 쟁점은 원고의 침해제품이 원고의 전리권 보호범위에 속하는지 여부이다.

법원은 초시회사가 제조, 판매, 청약 판매한 침해제품의 기술특징은 전부 전리보호범위에 포함되며, 알파라인이 초시회사에 침해책임을 부담하도록 요구한 상소이유는 성립되는바 지지되어야 한다고 판시하였다.

고급법원은 무효절차에서의 판단기준은 전리의 청구항에 기재한 기술특징이 종래기술에 공개되었는지 여부 및 공개 정도와 청구항이 신규성과 진보성의 요구에 부합하는지 여부이지만, 침해판단과정에서 판단기준은 침해제품의 전리청구항에 대한 중복 정도로서, 양자의 비교대상 및 판단근거는 서로 다르다는 점을 명확히 하였다.

8. 시사점

전리가 제품의 제조방법인 경우, 전리권자는 타인이 허가를 받지 않고 그 전리방법을 사용하는 것을 금지하는 권리를 가질 뿐만 아니라 타인이 허가를 받지 않고 그 전리방법을 직접 사용하여 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입하는 것을 금지할 권리를 갖는다.

피고 사천륭성약업유한책임회사는 방법발명을 사용하고 생산된 제품을 판매하였는바, 침해금지명령 및 손해배상책임이 인정되었다. 피고 북경동인당합비약점유한책임회사는 생산된 제품을 판매한자로 금지명령을 받았다.

이 사건은 전리권이 제품의 제조방법인 경우에 그 방법을 사용하는 행위 및 그 방법에 의하여 생산된 제품을 판매하는 행위가 전리권의 직접침해가 된다는 것을 확인한 판례로서 의의가 있다.


[한국지식재산보호협회]