Monsanto Co v Stauffer Chemical Co, [1985] R.P.C. 515, 1985. 6. 11.

1. 서지사항

원고(항소인)	Stauffer Chemical Co.
원고 대리인	Kynric Lewis Q.C.
피고(피항소인)	Monsanto Co.
피고 대리인	Stephen Gratwick Q.C.
사건번호	[1985] R.P.C. 515
판결일자	1985년 6월 11일
판사	Dillon L.J.
1심법원	Chancery Division (Patents Court)
1심법원 판결일	1984년 7월 31일
관련특허	(GB1366379) HERBICIDAL PHOSPHONOMETHYLGLYCINE COMPOUNDS AND COMPOSITIONS CONTAINING THEM
관련법령	Patent Act section 60(5)(b)
관련기술	글리포세이트 제초제

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
Monsanto(피고, 피항소인)은 특허권자인데, 계쟁특허(GB 1366379)는 글리포세이트 제초제에 관한 것이다. Stauffer (원고, 항소인)는 “TOUCHDOWN”이라는 제초제를 사용하거나 판매하고 있는 자이다.

Monsanto는 Stauffer를 상대로 계쟁특허의 침해를 이유로 침해소송을 별소로 제기하였고, 1심 법원과 항소법원에서 Stauffer의 계쟁특허 침해는 인정되었으며, Monsanto는 구제 수단으로 임시 금지명령(interlocutory injunction)을 받았다.

Stauffer는 Monsanto을 상대로
① Stauffer 자신 또는 제3자의 “TOUCHDOWN”제초제의 야외 사용(field trial)을 허용하고,
② 침해소송 및 반소의 목적으로 Stauffer 자신 또는 제3자의 실험(experiment)적 실시를 허용하라는 조건을 부가하기 위한 임시 금지명령의 변경을 청구하는 소를 제기하였다.

1심 법원은 Stauffer의 청구를 기각하였고, 이에 Stauffer는 항소를 제기하였다.

(2) 사건 특허발명
Monsanto의 계쟁특허(GB 1366379)는 글리포세이트 제초제에 관한 것이다. 이 발명은 제초제의 성분과 관련되어 있다. 이 특허를 바탕으로 Monsanto 는 수년 동안 영국 및 다른 지역에서 “ROUNDUP” 이란 상표로 제초제를 판매하여 전세계적으로 잡초를 죽이는데 성공하였다.

3. 소송에서의 쟁점

농약 발명에서 특허 침해자 자신 또는 제3자의 실시를 특허법 제60조 (5)(b)에 따른 “특허 발명의 주제와 관련된 실험적 목적을 위해 행해지는 것”으로 보아 특허 침해의 예외로 인정하여 임시 금지명령(interlocutory injunction)의 하나의 조건으로 부가할 수 있는지 여부가 이 사건의 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map 1984. 07. 31. Chancery Division (Patents Court) [1985] F.S.R. 55 청구기각
1985. 06. 11. Court of Appeal (Civil Division) [1985] R.P.C. 515 항소 일부인용

(2) 1심 법원(Patents Court)의 판결
Stauffer 는 화학제초제에 대한 취급을 제한하는 금지명령의 변경을 요구했다. 근거는 실험적 실시라는 점이다.
1심 법원은, “화학제품이 실제로 가능한지 아닌지 평가하기 위해 진정으로 과학적 관찰을 위한 실험인 경우에만 허용된다. 하지만 그 관찰의 목적이 그 제품의 효능이나 신뢰성에 대해서 다른 사람을 설득하여 판매할 목적인 경우에는 허용되지 않는다”고 판시하면서 원고의 청구를 기각하였다. 다.

5. 항소 법원(Court of Appeal )의 판단

항소 법원은 “농약 발명에 관한 계쟁특허 침해가 인정될 경우, 특허 침해자가 자신의 농장에서 실시를 하는 것은 실험실 또는 온실에서 얻은 결과가 다른 조건에서도 얻어지는지 여부를 판별하기 위한 실험적 실시로 간주될 수 있지만, 제3자에게 입증하기 위해 하는 시도 또는 제3자를 만족시키기 위한 정보를 축적하기 위해 하는 시도는 ‘실험적 목적을 위해 수행되는 것’으로 간주될 수 없으므로, 특허 침해자 자신의 농장이 아닌 다른 농장에서 특허 침해자가 실시하거나 또는 제3자가 실시하는 경우에 대해서는 특허 침해의 예외를 인정할 수 없다”고 판시하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 영국 특허법 제60조 제2항
간접침해와 관련된 영국 특허법 제60조 제2항은, “제공되는 수단이 해당 특허 발명의 영국 내 실시에 이용될 것임을 알고서, 또는 영국 내에서 실시될 것이 자명한 상황에서, 특허권자의 동의 없이, 특허 발명을 실시하기 위해 필수적인 부분에 관련된 수단을, 실시권자 또는 특허 발명을 실시할 권리를 가지지 않은 자에게, 영국 내에서 제공하거나 제공할 것을 청약하는 경우, 특허를 침해한다.”고 규정하고 있다.

(2) 영국 특허법 제60조 제5항
영국 특허법 규정에 따라 피고의 행위가 특허의 권리 범위에 속하는 경우에도, 아래 행위에 대해서는 특허의 침해에 해당하지 않는다는 주장이 가능하다.
⒜ 상업적 목적이 아닌 개인적 실시 행위 (이때, 단 한번만이라도 상업적 목적으로 실시한 경우, 침해에 해당됨)
⒝ 궁극적으로 상업적 목적이 있었는지의 여부와 무관한 단순한 실험적 목적의 실시
⒞ 의사 처방의 약을 개인을 위해 약국에서 조제하는 행위
⒟ 일시적으로 또는 우연히 영국 내 또는 영해에 들어온 배, 또는 그러한 배에 있는 제품, 공정 또는 그것의 기계, 기구, 장치 또는 다른 기기와 관련된 실시
⒠ 영국 영토에 일시적으로 또는 우연히 들어오거나 통과하는 비행기, 배, 차량과 관련되는 기기 또는 방법 또는 작동에 관한 실시
⒡ 상기와 같이 적법하게 영국 내로 들어오거나 영국을 통과하는 비행기 또는 그 비행기의 수입 또는 그 비행기에 사용되는 부품이나 엑세서리의 사용이나 보관에 관한 실시 행위
⒢ 특허권자가 농작물을 농부에게 농업적 목적으로 판매한 경우 (또는 특허권자의 동의가 있는 경우) 수확물의 이용
⒣ 특허권자가 농부에게 사육 가축 또는 유사한 물질을 판매한 후 (또는 특허권자의 동의가 있는 경우) 동물 또는 동물 번식의 농업적 목적으로의 사용

(3) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 임시 금지명령에 특허 침해자 자신의 “TOUCHDOWN” 제초제의 야외 실시 사용(field trial) 수행을 허용하라는 조건을 부가할 수 있는지 여부에 대하여 다음과 같이 판시하였다.

특허법 제60조는 유럽특허조약에 의해 영국 특허법으로 도입된 것이므로, “합당한 실시(reasonable trial)”에 관한 보다 이전의 판결은 특허법 제60조 (5)의 “실험적 목적(for experimental purpose)”을 해석하는 데에는 적절하지 않았다. “실험(experiment)”이라는 단어는 일상적인(ordinary) 영어 단어이고, 영국법의 법률 용어가 아니다. 또한, 특허법 제60조 (5)(a)와는 대조적으로 특허법 제60조 (5)(b)의 구문은 고려되어야 할 실험적 목적이 가까운 장래에 상업적인 목적을 가질 수 있음을 나타내고 있다. 특허 침해자의 농장에서 또는 영국에 있는 실험실 또는 온실에서 계쟁특허 발명의 발명 주제와 관련된 실험적 목적을 위해 수행되는 행위에까지 확장되어서는 안 된다는 내용의 조건이라면, 임시 금지명령은 변경될 수 있다. 따라서, 특허 침해자 자신의 “TOUCHDOWN” 제초제의 야외 실지 사용(field trial) 수행을 허용하라는 조건은 실험실 또는 온실에서 얻은 결과가 다른 조건에서도 얻어지는지 여부를 판별하기 위한 실험 실시이므로, 임시 금지명령의 한 조건으로 부가될 수 있다.

2) 임시 금지명령에 특허 침해자 소유의 농장이 아닌 다른 농장(예를 들면, 임대한 농장)에서 특허 침해자의 야외 실지 사용을 허용하라는 조건을 부가할 수 있는지 여부에 대하여 다음과 같이 판시하였다.

금지명령은 알려지지 않은 어떤 것을 발견하기 위해 수행되는 시도 또는 어떤 가정을 테스트하기 위해 수행되는 시도, 특정 조건(토양 또는 기상 조건 등)에서 작용하는 것으로 알려진 어떤 것이 다른 조건에서 작용하는지 여부를 발견하기 위한 시도는 상당한 정도의 실험으로서 간주될 수 있다. 그러나, 제품이 작용하는지 여부를 제3자에게 입증하기 위해 하는 시도, 또는 제3자를 만족시키기 위한 정보를 축적하기 위한 시도는 “실험적 목적”을 위해 수행되는 것으로 간주될 수 없으므로 특허 침해자 소유의 농장이 아닌 다른 농장에서 특허 침해자의 야외 실지 사용을 허용하라는 조건은 임시 금지명령의 한 조건으로 부가될 수 없다.

3) 임시 금지명령에 제3자의 야외 실시 사용을 허용하라는 조건을 부가할 수 있는지 여부에 대하여 다음과 같이 판시하였다.
제품이 작용하는지 여부를 제3자에게 입증하기 위해 하는 시도, 또는 제3자를 만족시키기 위한 정보를 축적하기 위해 하는 시도는 “실험적 목적”을 위해 수행되는 것으로 간주될 수 없으므로, 제 3자의 야외 실시 사용을 허용하라는 조건은 임시 금지명령의 한 조건으로 부가될 수 없다.

7. 관련 판례

(1) Auchinoloss v. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd, [1999] R.P.C. 397, 1998. 10. 29.
Auchinloss(원고, 항소인)는 1987년 3월 2일 출원된 물에 섞이는 살충제 특허 EP 0260293 (이하, ‘계쟁특허’라 함)의 특허권자이다. Agricultural & Veterinary Supplies Ltd(피고, 피항소인)이 자신의 특허 발명을 이용하여 유사한 살충제를 생산 판매하는 것을 발견하고 계쟁특허의 침해를 이유로 침해소송을 제기하였다.

이 사건에서, 정부의 허가를 받기 위한 실시가 특허법 제60조 (5)의 실험으로서의 실시에 해당하는지 여부가 문제되었다. 법원은 새로운 것을 발견하거나, 가설을 테스트하기 위한 실시가 실험적인 실시이며, 제3자의 생산품을 테스트하거나 그에 대한 정보를 축적하기 위한 실시는 실험적 실시가 아니라고 판시하였다.

(2) SmithKline & French Laboratories Limited v. Evans Medical Limited, [1989] F.S.R. 513, 1988. 11. 10. SmithKline & French Laboratories Limited(원고)는 GB 1338169(이하 “계쟁특허 1”), GB 1397436(이하 “계쟁특허 2”), GB 1543238(이하 “계쟁특허 3”)의 특허권자로서, 계쟁특허들은 시메티딘 제형에 관한 것이다. 원고는 계쟁특허 3에 대해 보정 신청을 하였고, Evans Medical Limited(피고)는 원고의 보정 신청에 이의를 제기하였고 이를 다투는 과정에서 원고로부터 구매하지 않은 시메티딘을 이용하여 계쟁특허 2를 실시하였다.원고는 피고를 상대로 계쟁특허 1과 2의 침해를 이유로 침해소송으로 약식 재판을 제기하였는데, 이미 피고는 계쟁특허 1과 2에 대해 실시권을 신청한 상태이다.

이 사건에서는, 계쟁특허와 관련된 또 다른 특허에 대해 특허권자가 행한 보정 신청이 부당함을 입증하기 위하여 계쟁특허를 실시한 경우, 특허법 제60조 (5) (a)와 (b)에 해당되어 계쟁특허 침해의 예외로 볼 수 있는지 여부가 쟁점이었다.

법원은 계쟁특허와 관련된 또 다른 특허에 대해 특허권자가 한 보정 신청이 부당함을 입증하기 위하여 계쟁특허를 실시하였다면, 이는 보정 신청이 부당함을 입증하기 위한 상업적이 아닌 목적으로 자신의 사용을 위해 실험한 것이 명백하므로, 특허권 침해의 예외에 해당한다고 판시하였다.

8. 시사점

농약 발명에 관한 계쟁특허 침해가 인정될 경우, 특허 침해자가 자신의 농장에서 실시를 하는 것은 실험실 또는 온실에서 얻은 결과가 다른 조건에서도 얻어지는지 여부를 판별하기 위한 실험 실시로 보아 임시 금지명령에서 하나의 조건으로 부가할 수 있고, 실시의 경우 알려지지 않은 어떤 것을 발견하기 위해 수행되는 시도, 또는 어떤 가정을 테스트하기 위해 수행되는 시도, 특정 조건에서 작용하는 것으로 알려진 어떤 것이 다른 조건에서 작용하는지 여부를 발견하기 위한 시도는 상당한 실험으로서 간주될 수 있지만 제품이 작용하는지 여부를 제3자에게 입증하기 위해 하는 시도 또는 제3자를 만족시키기 위한 정보를 축적하기 위해 하는 시도는 “실험적 목적을 위해 수행되는 것”으로 간주될 수 없으므로, 특허 침해자 자신의 농장이 아닌 다른 농장에서 특허 침해자가 실시하거나 또는 제3자가 실시하는 경우에 대해서는 임시 금지명령에서 하나의 조건으로 부가할 수 없다.


[한국지식재산보호협회]