특허소송 대책
소송대책 전략
지재권 소송 절차
특허분쟁 및 심판
특허조사의 중요성
특허,상표,디자인 심판
결정계 심판
당사자계 심판
해외 특허소송 대책
미국 IP소송대책 전략
일본 IP소송대책 전략
중국 IP소송대책 전략
유럽 IP소송대책 전략
홍콩IP소송대책 전략
기타국 IP소송대책 전략
산업별 분쟁 및 소송사례
기업간 특허전쟁 사례
정보통신
전기전자
섬유화학
기계소재
사례중심 분석
국가별 분쟁판례정보
미국 분쟁판례정보
일본 분쟁판례정보
유럽 분쟁판례정보
중국 분쟁판례정보

유럽 분쟁판례정보

[유럽판례분석] 특허의 유효성

특허의 유효성

Dyson Appliances Ltd v Hoover Ltd [2001] EWCA Civ 1440 (4 October 2001)


1. 서지사항

원고(피항소인)

Dyson Appliances

원고 대리인

David Kitchin Q.C.

피고(항소인)

Hoover Ltd

피고 대리인

Geoffrey Hobbs Q.C.

사건번호

[2001] EWCA Civ 1440

판결일자

2001 10 4

판사

Aldous L.J.

1심법원

Patents Court

1심법원 판결일

2000 10 3

관련특허

(EP0042723) Vacuum cleaning appliance

관련법령

특허법 1, 2, 125

유럽특허조약 69

관련기술

먼지 분리 장치로서 사이클론을 구비한 진공 청소기




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
Dyson(원고, 피항소인)은 진공청소기를 제조·판매하는 회사로서 진공청소기에 관한 특허인 EP 0072723(이하 “계쟁특허”)의 특허권자이다. Dyson 은 Hoover(피고, 항소인)를 상대로 계쟁특허의 침해를 주장하며 침해소송을 제기하였다.

Hoover는 계쟁특허에 저촉되는 물품을 제조 판매한 사실이 있다고 Dyson Appliances Ltd사로 부터 침해소송을 당하자, 원고의 특허는 무효이고 침해한 사실이 없다고 항변하였다.

(2) 사건 특허발명
계쟁특허는 먼지주머니를 이용하거나 단일 사이클론 또는 직렬 사이클론을 이용하는 종래의 방식과는 달리 저효율 사이클론과 고효율 사이클론을 직렬로 배치함으로써 저효율 사이클론에서 50 ㎛보다 큰 이물질 입자를 제거하고, 후속되는 고효율 사이클론에서 이보다 작은 크기의 이물질 입자를 제거하는 것을 특징으로 한다. 저효율 사이클론은 고효율 사이클론의 원뿔대(15, frusto-conical body portion)를 포함하는 실린더형 케이스(13)과 케이스(13)를 원뿔대에 연결하는 파이프(14)를 갖는다. 먼지가 들어가는 통로(11)는 장치의 한쪽에 올라가는 방향으로 구현되며, 깨끗한 공기의 배출통로(21)는 반대편에 내려가는 방향으로 구현된다. 구체적인 구성 및 동작은 다음과 같다.

청소기 머리부분(2)은 모터로 구동되는 팬(3, fan)과 브러시(4)로 구성된다. 팬은 브러시 뒤로부터 먼지를 포함한 공기가 포트(10)를 통과하여 슬리브관 (12)과 케이스에 의해 형성된 통로로 인도하는 역할을 한다. 거기에서 먼지가 포함된 공기는 실린더형 케이스(13)에 의해 형성된 첫번째 사이클론을 통과한다. 이 사이클론은 저효율이다. 하지만 이는 사이클론의 소용돌이를 형성한다. 이로써 먼지의 대부분은 지지판(17)에 가라앉는다. 여전히 먼지를 포함한 공기는 저효율 사이클론으로부터 파이프(19)를 통과하여 원뿔대(15)로 정의 되는 고효율 사이클론으로 들어간다. 그곳에서 사이클론의 정화 과정은 남은 먼지입자들이 실린더형 부분(16)에서 가라앉아 지지판(17)에 쌓인다. 깨끗한 공기는 고효율의 사이클론을 상부에서 나와서 통로(21)를 통해 장치로부터 내보내어진다.

Hoover가 제조·판매한 장치는 바퀴가 달린 수직의 진공청소기이다. 공기가 카펫과 같은 먼지가 많은 바닥으로부터 전기모터에 의해서 구동되는 팬에 의해서 흡입된다. 공기는 분리장치1(SU1)로 표현된 실린더형 사이클론을 통과한다. SU1은 퇴적용기1로 떨어지는 무거운 입자를 분리해 낸다. 공기는 SU1을 지나 분리장치2(SU2)로 들어간다. 그곳에서 먼지들은 흩어진다. 약 25%는 분리장치3(SU3)을 통과한다. 75%의 공기는 SU2로부터 필터를 통해 배출된다. SU2에서는 먼지입자가 침전되지 않는다. SU3의 사이클론은 정확하게 원추형은 아니고 대략 트럼펫 모양을 하고 있다. SU3에서 많은 비율의 남은 먼지입자들이 분리된다. 그것들은 퇴적용기2로 가라 앉는다. SU3을 통과한 공기는 SU2를 통해서 배출된다.



3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는
① 특허청구범위를 해석함에 있어서 용어의 문리적 해석과 가이드라인적 해석 사이에서 어떻게 해석하여야 할 지의 여부,
② Windsurfing 4단계 방법에 의한 진보성 판단 방법,
③ 침해 여부의 판단 방법에 있어서의 구성요소 완비의 원칙 등이 주요쟁점이다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2000. 10. 03. Patents Court [2000] EWHC Patents 62 청구인용
2001. 10. 04 Court of Appeal [2001] EWCA Civ 1440 항소기각

(2) 특허법원(Patents Court)의 판결
1심 법원은 특허청구범위의 해석에 관하여 “유럽특허조약 제69조는 청구항에 사용된 용어를 엄격하고 문리적으로 해석함으로써 한정되는 범위에 따라 해석되어서도 안되고, 청구항을 단지 가이드라인으로 간주하여 특허권자가 예상하였던 범위까지 보호범위가 확장되는 것으로 해석하여서도 아니되며, 이들 두 양 극단 사이의 지점으로서 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 합리적인 예측가능성이 조화되는 지점으로 해석되어야 한다”는 입장을 지지하였다.

1심 법원은 “진보성을 판단함에 있어, 공지된 일반 지식(common general knowledge)은 알려진 지식(what is known)과 다르다. 공지된 일반 지식은 특허의 보통의 당업자에게 알려진 것이며, 교수들은 산업에서 공지된 일반 지식을 알만한 위치에 있지 않다”고 판단하였다.

“진보성 부정의 근거가 되는 선행기술의 산업 분야가 상이하고, 기술적인 편향성이 인정될 때, 비록 선행기술의 규모를 축소하여 본원 발명과 유사하게 되더라도 그러한 동기가 없다면 진보성이 있다”고 판단하였다.

“침해 물품에 있어서 SU1과 SU3 사이에 계쟁특허에 대응되는 부분이 없는 SU2가 더 있고 SU3를 통과하지 않는 기체가 일부 있더라도 SU1과 SU3가 이루는 순서가 계쟁특허의 기재와 동일하고 SU3를 통과하는 기체가 있는 이상 이는 계쟁 발명의 작동 방식과 동일하다”고 판단하였다.

“원뿔대형(frusto-conical)”이라는 한정을 그 단어의 수학적 정의에 따라 한정되는 것으로 해석해서는 아니된다고 판단하였다.



5. 항소법원(Court of Appeal)의 판단

용어의 해석에 관한 전문가 증인의 증언은 이들 두 양 극단 사이의 지점으로서 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 합리적인 예측가능성이 조화되는 지점을 결정하는 데 도움이 되지 않으며, 물론 그것은 특허법 125조에 의해서 해석되어져야 하며, 전문가가 가진 지식에 의존하는 것은 아니다.

진보성 판단을 위한 방법으로서 Windsurfing 판례에서 이용되었던 4단계 방법을 이용하여 진보성을 판단하였다.
① 특허에 구현된 발명의 개념을 확인,
② 우선일 현재 당해 기술분야의 통상의 지식을 가졌지만 상상력이 없는 출원인을 가정,
③ 선행기술의 일부를 구성하는 것으로 인용된 사항과 침해되었다고 주장되는 발명 사이의 모든 차이점을 확인,
④ 사후적 고찰(hindsight reasoning)을 배제하기 위해 침해되었다고 주장되는 발명에 관한 지식을 배제한 채, ③에서 확인한 차이점들이 당업자에게 자명한지, 일정 정도의 발명을 요구하는지 여부를 검토해야 한다.

“법원의 역할은 발명자를 공정하게 보호하고 공중에게 합리적인 예측가능성을 제공하는 것이며, 실린더형 사이클론에서 나오는 공기가 모두 원뿔대형 사이클론을 통과할 필요가 없다고 보는 것이 여기에 부합한다”고 판시하였다.

“원뿔대형”이라는 한정은 목적적으로 해석되어야 하며 침해물품의 트럼펫 형과 동일한 역할을 수행함이 인정된다고 보았다.



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 특허청구범위의 해석
Wheatley v Drillsafe Ltd [2001] RPC 133 사건에서 법원은 청구항의 올바른 해석에 대하여 다음과 같이 말한다.

“특허법 125조는 발명의 보호범위는 청구항에 의하여 결정되어야 한다. 그럼에도 불구하고 명세서 및 도면은 청구항의 해석을 위해 사용되어야 한다. 보호범위는 침해행위가 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단할 때 뿐 아니라, 특허발명의 유효성을 판단할 경우에도 중요하다. 보호범위에 선행기술이나 선행기술로부터 자명한 것을 포함하는 경우에는 특허는 무효이다.

특허법 125(3)은 유럽특허조약 제69조의 해석의정서를 규정하고 있다.

유럽특허조약 69조는 청구항에 사용된 용어를 엄격하고 문리적으로 해석함으로써 한정되는 범위에 따라 해석되어서도 안되고, 청구항을 단지 가이드라인으로 간주하여 특허권자가 예상하였던 범위까지 보호범위가 확장되는 것으로 해석하여서도 아니되며, 이들 두 양 극단 사이의 지점으로서 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 합리적인 예측가능성이 조화되는 지점으로 해석되어야 한다.”

의정서는 엄격한 문언해석과 청구항을 가이드라인으로 하는 자유로운 해석을 부정하고, 바람직한 접근은 양극단 사이의 지점에서 이루어져야 한다고 보았다. 이로써 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 법적 안정성을 조화할 수 있다고 한다.

양 당사자는 청구항의 해석은 법원에 의한다는 점에 동의 한다. 법원이 무지상태에서 설명서를 해석하는 것을 요하는 것은 아니기 때문에, 기술적 용어들을 설명하는 데 증거가 될 수 있는 실제적인 모형에 관한 증거는 유용할 수 있다. 이 사건에서는, 양 당사자는 유명한 교수를 찾아가 청구항에 기재된 단어나 문구의 의미에 대한 그들의 견해를 증거로 인용하고 있다. 2심 법원은 그들의 증거가 유용하다고 생각하지 않았다. 왜냐하면, 특허권자의 공정한 보호와 제3자의 법적 안정성을 제공하는, 문언적 의미와 특허권자가 의도한 해석의 양극단의 사이의 지점인 의정서에서 요구하는 의미에 대하여, 청구항의 단어나 문구를 생각하려고 하지 않았기 때문이다. 물론 그것은 특허법 125조에 의해서 해석되어야 하며, 전문가가 가진 지식에 의존하는 것은 아니다.

당사자들 사이의 첫 번째 논쟁은 “진공청소기” 문구와 관련된다. Hoover는 그 단어는 기기를 통해 흡인되는 공기에 포함된 흙이나 먼지를 분리하고 모으는 모든 장치를 의미한다고 주장했다. Dyson은 청구된 장치는 단지 분리기뿐만 아니라, 청소하는 장치를 말하는 것이라고 주장했다. 따라서 “진공청소기”용어는 청구항의 범위를 흙이나 먼지를 흡입하여 바닥을 청소하는 클리닝헤드를 포함한 장치로 한정한다고 하였다.

양자간의 차이점과 그 의미의 중요성은 Donaldson이라 불리는 선행기술을 고려할 때 분명해 진다. Donaldson는 광산에서 사용되는 드릴용 기계에 결합된 것이다. 그것의 흡입구는 드릴과정에서 생긴 먼지들을 흡입하여 분리하기 위해서 드릴 비트의 끝부분과 인접한 곳에 위치한다. Hoover 는 이것은 “진공청소기”에 해당한다고 주장하였다. 만약 Hoover 가 주장하는 바에 따르면 이것은 진공청소기에 해당할 것이며, 하지만 Dyson의 주장이 맞는다면 이것은 진공청소기가 아닐 것이다.

1심법원은 Dyson의 주장을 받아들였다.

특허발명에 설명되고 청구된 장치는 먼지나 불필요한 입자들이 쌓인 다양한 표면이나 장소를 깨끗하게 청소하는 것을 의도하는 것으로 볼 수 있다. 하지만 그것은 비록 1차적으로 표면을 깨끗이 하는 기능을 수행하지만, 공기정화기나 먼지 제거기와 같은 기능을 수행할 것을 의도하는 것은 아니다. 명문에는 사용자가 버릴 때까지 장치 내에 있는 먼지들을 계속 유지할 수 있는 것이어야 한다고 되어 있다. 특허발명에서 제안된 장치의 사용자는 장치로부터 배출되는 공기의 깨끗함에 대한 효과에는 부수적인 관심이 있을 뿐이다. 또한 그 용어는 입자 채집기나 입자 덩어리로 만드는 장치 등을 포함하는 것으로 이해되는 것도 아니다. 특허발명의 사용자들은 먼지가 포함된 공기로부터 추출된 것이 무엇인가에는 별로 중요하게 생각하지 않는다. 따라서, 비록 청구된 장치가 표면을 “청소”하고 그 후 표면으로부터 불필요한 먼지를 제거하기 위하여 먼지가 포함된 공기가 표면으로부터 흡입되지만, 그 장치의 주요한 목적은 단지 표면을 청소하는 것이다. 하지만, 1심 법원은 Hoover의 청구된 장치는 가정환경에 사용되는 것만을 의도한 것은 아니라는 주장에 동의한다. 청구항 1과 2는 더욱 튼튼한 기계와 광범위한 해석이 요구되는 산업과 사업체 또는 개인 빌딩, 학교 또는 교회 등 에 사용되는 진공청소기에 적합하다. 청구항1에 개재된 단어의 이러한 해석은 나머지 설명서뿐만 아니라 Dyson에 의해 제안된 사전적 의미와도 부합된다.

Hoover 는 1심 법원의 판단은 현실적인 해석이 아니라고 하면서, “청구항 1은 기계장치에 사용되는 것이고, 먼지입자의 과거 이력(history)은 중요하지 않다. 게다가 청구항 4와5는 표면을 깨끗이 하는 도구를 도입하고 있는바, 청구항 1항은 제한되지 않는다. 청구항은 어떠한 크기의 장치도 모두 포함하며 집안에서 사용되는 종류의 장치만 한정되지는 않는다”고 주장했다.
Dyson 은 “Hoover가 주장하는 의미는 cleaning의 의미를 간과한 것이다. 또한 그 의미는 너무 넓어 자전거 타는 사람들이 사용하는 얼굴마스크 또는 자동차에 쓰이는 필터와 같은 필터를 모두 포함한다. 또한 Hoover가 주장하는 의미는 설명서에 기재된 것을 간과했으며 특허권자 보호에 적절하지 않다”고 주장했다.

2심 법원은 Dyson의 주장이 옳다고 판단하였다. “진공청소기”의 의미는 분리를 할 뿐만 아니라 깨끗이 하는 장치를 말하며, 설명서에서 그렇게 사용되고 있다고 하였다. 처음부터, 설명서에는 그 발명은 진공흡입청소기와 특히 Dyson의 장치에 관련되는 것이라고 기재되어 있다. 그 장치는 단순한 분리기가 아니라 청소기이다. 설명서에 기재된 선행기술의 나머지 기기는 Davis의 것이다. Davis의 “진공 청소 시스템” 특허는 분리기의 흡입구가 클리닝 헤드로부터 연결된 흡입 호스에 장착되어 있다. 따라서 이것은 청소장치이다. 게다가, 특허의 모든 설명서에는 발명이 클리닝 헤드를 가진 진공청소기에 적용되는 것이라고 기재되어 있다. 다만 특허권자는 그의 발명이 보다 넓은 기기에 응용될 수 있다는 것에 대한 언급은 없다.

(2) 자명성(Obviousness)
1) 자명성
유효한 우선일 또는 출원일 전에, 그 당시에 알려진 기술에 관하여 그 청구항의 기재에 해당하는 것에 도달하는 것이 당업자에게 자명한지의 여부를 고려하여야 한다. 만약 자명하다면, 그 청구항은 진보성 결여로 특허될 수 없다.

“자명”이라는 용어는 기술의 통상적인 진보를 넘어서지 못하고 종래 기술로부터 단순히 또는 논리적으로 나오는 것에 불과한 것, 즉 당업자에게 당연히 기대되는 것을 넘어서는 숙련 또는 능력의 발휘를 포함하지 않는 것을 의미한다. 신규성과 구별되게, 진보성을 고려함에 있어서, 이 후의 지식에 비추어 공개된 문헌을 해석하고 또 청구된 발명에 대해 유효한 우선일 또는 출원일 전에 당업자가 일반적으로 이용할 수 있는 모든 지식을 고려하는 것이 공정하다.

2) 진보성 판단 방법- Windsurfing approach
매우 전통적인 방법으로서,
① 우선 특허명세서에서 진보적 특징을 추출해 낸 다음,
② 2단계로 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자를 가정하고,
③ 다음 단계로 두 가지 발명의 차이점을 추출해 낸 다음,
④ 마지막 단계로, 차이점이 무엇인지(차이점에 따른 효과가 무엇인지)를 결정하는 것이다.

1단계에서 대상이 되는 특징을 추출하는 방법은 우선 청구된 것을 기준으로 하되, 반드시 출원인이 청구한 사항에 한정되는 것은 아니고 실제적으로 출원인이 보호받고자 의도했던 바가 대상이 되는 것이다.

2단계에서 공지기술을 추출하는 방법의 기준으로 다음과 같은 판례가 있다. 유럽의 판례는 특정인들에게 이미 잘 알려진 기술이라 하더라도 다른 집단이 쉽게 알 수 없는 내용이라면, 전문가의 영역으로 보고 공지기술로 인정하지 않고 있다.

3단계에서는 차이점을 분별하는 것으로, 이 단계에서는 선행기술의 어떠한 사항도 고려의 대상이 된다. 이 단계에서 고려되어야 할 것은 반드시 특허법의 기본 취지인 개인의 권리보호와 산업발전이라는 측면을 염두에 두어야 한다는 것이다.

4단계는 진보성의 존재 유무에 대한 판단이다. 이 단계는 우선일 당시 일반에게 공지된 기술과 청구된 발명간의 차이점이 진보적인지에 대한 법적 판단의 문제인 것이다. 영국에서는 오랫동안 지속되어 온 원칙중의 하나가, 해당분야의 전문가가 당해 기술이 본인에게 자명한지 아닌지에 대하여 증언하는 것은 단순한 참고자료 정도에 지나지 않는다는 것이었다. 본질적은 판단은 법정에서 이루어지며, 단순히 전문가의 의견은 참고사항으로 치부되었던 것이다.

이러한 방법은 진보성을 결정하는 개념적 체계만 제시할 뿐 구체적인 사례에서는 실제적으로 도움이 되지 못한다. 이를 보완하기 위해서 6가지의 세부기준이 등장하였다. 즉, 우선, 진보성(자명성)은 법률적인 문제로 귀결되어야 하며, 사후적 고찰을 고려해서는 아니 되고 발명이 이루어진 당시의 기준으로 평가해야 하며, 발명가의 인지 수준과는 무관하게 객관적으로 평가해야 하고, 발명이 이루어진 환경에 대한 발명가의 증거자료는 상당하게 고려되어야 하며, 문제들은 4단계 접근법에 의해 검토되어야 하고, 발명가가 상당한 시간(노력)을 들여서 발명을 완성하였다면 이는 진보적인 것으로 강하게 추정되어야 한다는 것이다.

3) 이 사건에서의 구체적 판단
① 진보성을 판단함에 있어, 공지된 일반 지식(common general knowledge)은 알려진 지식(what is known)과 다르다. 공지된 일반 지식은 특허의 보통의 당업자에게 알려진 것이며, 교수들은 산업에서 공지된 일반 지식을 알만한 위치에 있지 않다.
진보성 부정의 근거가 되는 선행기술의 산업 분야가 상이하고, 기술적인 편향성이 인정될 때, 비록 선행기술의 규모를 축소하여 본원 발명과 유사하게 되더라도 그러한 동기가 없다면 진보성이 있다

② Campbell에 대하여
이 사건 특허발명은 Campbell에 비추어 자명하지 않다고 판단된다. Mr Hobbs는 1심 법원이 Campbell 이 진공청소기에 관하여 공개하지 않았다는 잘못된 결론을 내렸다고 분명히 지적하였다. 하지만, 1심법원이 숙련된 사람의 태도와 편견을 잘못 적용하였다는 비판은 이유 없다. 청구항1은 Campbell 을 고려하면 자명하지 않다는Mr Kitchin 의 주장은 타당하다. Campbell에는 만약 Campbell 이 진공청소기로서 사용된다면 큰입자에 의해서 발생하는 문제점에 대한 암시는 없다. 게다가, 어떤 문제의 해결책을 요하는 인지된 문제점이 없다. 모든 사람들이 가방형태의 기계를 좋아한다. 사실 그들은 그것에 중독되어 있다.
법은 숙련된 사람들은 특허의 우선일 당시에 관심을 갖고 Campbell을 읽을 것이라고 추정한다. 그렇게 할 때, 그는 첫 번째 챔버가 분리하는 사이클론으로 작동할 것이라고는 깨닫지 못할 것이다. 반대로, 모든 분리는 원뿔형(frusto-conical) 사이클론에서 일어난다. 어떻게 또는 왜 숙련된 사람들이 분리 챔버 내로 첫 번째 챔버를 만드는지 인지 할 수 없다. 그는 실린더형의 사이클론을 알지 못했다. 만약 그가 두 번째 사이클론이 필요하다는 것을 생각했다면, 분명 또 다른 원뿔형(frusto-conical) 사이클론을 추가할 것이다.

1심 법원이 자명성에 기초한 공격을 거절한 것은 옳다.

③ Donaldson 에 대하여
어떠한 경우에도, 숙련된 사람들이, 관심을 가지고 Donaldson을 읽을 때에, 그것을 진공청소기로 생각할 것이라고 생각하지 않는다. 그의 마음은 가방을 가진 기계에 초점이 맞추어져 있다. 광산에서 먼지를 제거하는 분야에 대한 관찰의 필요는 없다.
2심 법원은 1심 법원의 접근에 있어서 잘못을 찾을 수 없어, 자명하지 않다고 판단하였다.

3) 이 사건에서의 구체적 판단
① 진보성을 판단함에 있어, 공지된 일반 지식(common general knowledge)은 알려진 지식(what is known)과 다르다. 공지된 일반 지식은 특허의 보통의 당업자에게 알려진 것이며, 교수들은 산업에서 공지된 일반 지식을 알만한 위치에 있지 않다.
진보성 부정의 근거가 되는 선행기술의 산업 분야가 상이하고, 기술적인 편향성이 인정될 때, 비록 선행기술의 규모를 축소하여 본원 발명과 유사하게 되더라도 그러한 동기가 없다면 진보성이 있다

② Campbell에 대하여
이 사건 특허발명은 Campbell에 비추어 자명하지 않다고 판단된다. Mr Hobbs는 1심 법원이 Campbell 이 진공청소기에 관하여 공개하지 않았다는 잘못된 결론을 내렸다고 분명히 지적하였다. 하지만, 1심법원이 숙련된 사람의 태도와 편견을 잘못 적용하였다는 비판은 이유 없다. 청구항1은 Campbell 을 고려하면 자명하지 않다는Mr Kitchin 의 주장은 타당하다. Campbell에는 만약 Campbell 이 진공청소기로서 사용된다면 큰입자에 의해서 발생하는 문제점에 대한 암시는 없다. 게다가, 어떤 문제의 해결책을 요하는 인지된 문제점이 없다. 모든 사람들이 가방형태의 기계를 좋아한다. 사실 그들은 그것에 중독되어 있다.
법은 숙련된 사람들은 특허의 우선일 당시에 관심을 갖고 Campbell을 읽을 것이라고 추정한다. 그렇게 할 때, 그는 첫 번째 챔버가 분리하는 사이클론으로 작동할 것이라고는 깨닫지 못할 것이다. 반대로, 모든 분리는 원뿔형(frusto-conical) 사이클론에서 일어난다. 어떻게 또는 왜 숙련된 사람들이 분리 챔버 내로 첫 번째 챔버를 만드는지 인지 할 수 없다. 그는 실린더형의 사이클론을 알지 못했다. 만약 그가 두 번째 사이클론이 필요하다는 것을 생각했다면, 분명 또 다른 원뿔형(frusto-conical) 사이클론을 추가할 것이다.

1심 법원이 자명성에 기초한 공격을 거절한 것은 옳다.

③ Donaldson 에 대하여
어떠한 경우에도, 숙련된 사람들이, 관심을 가지고 Donaldson을 읽을 때에, 그것을 진공청소기로 생각할 것이라고 생각하지 않는다. 그의 마음은 가방을 가진 기계에 초점이 맞추어져 있다. 광산에서 먼지를 제거하는 분야에 대한 관찰의 필요는 없다.
2심 법원은 1심 법원의 접근에 있어서 잘못을 찾을 수 없어, 자명하지 않다고 판단하였다.

(3) 침해(Infringement)
1) Hoover의 장치는 바퀴가 달린 세로형의 진공청소기이다. 전기모터에 의해 구동되는 팬에 의해서 카페트 같은 먼지가 많은 표면으로부터 공기가 흡입된다. 실린더형 사이클론(SU1)을 통해서 공기가 지나간다. SU1은 수집 상자 속으로 떨어지는 무거운 입자를 분리한다. SU1으로부터 공기는 SU2로 지나간다. 거기서 공기는 흩어진다.

약25%는 SU3을 통과하며, 나머지 75%는 SU2에서 필터를 통해서 출구로 배출된다. SU2 에서는 먼지입자가 침전되지 않는다. SU3은 사이클론인데 이것은 완전한 원뿔형이 아니라 트럼펫 모양이다. SU3에서 남은 먼지입자들의 대부분이 분리된다. 수집 상자2에 퇴적된다. SU3을 통과한 공기는 SU2로 들어간다.

이 사건에서 2가지 쟁점이 있다. ① 첫째는 Hoover는 실린더형의 사이클론 SU1는 SU3과 “직렬 연결”이 아니라고 주장했다. ② 둘째는 SU3은 입구에서 부터 좁아지는 “원뿔형(frusto-conical)”부분이 없다고 주장했다.

2) 직렬연결
Hoover는 “청구항이 2개의 사이클론이 직렬로 연결되도록 할 때, 그것은 저효율 사이클론에서부터 고효율 사이클론으로 100% 흘러나오는 것을 의미한다고 주장했다. 하지만 Hoover의 장치에서는 SU1로부터 나온 상당한 양의 공기가 SU3에 도달하기 전에 SU2를 통해서 빠져나가기 때문에 그와 같은 일이 일어나지 않는다”고 주장했다.

하지만 법원은 다음과 같은 이유로 이유 없다고 판단하였다.

“직렬”은 보통 영어로 “바로 다음에 오는 것”을 의미한다. 이것은 물론 일반적인 사용이고, 문맥상 의미는 사이클론 유닛이 “직렬”로 배열되는 것의 관점에서 평가되어야 한다. 기능의 관점에서 볼 때, 청구항 1의 “직렬 연결”은 저효율 유닛으로부터 모든 “비교적 깨끗한 공기”가 “고효율 유닛”으로 배달되는 것을 의미한다. Dyson의 주장은 후자의 것에 의해 받아진 것은 반드시 먼저 깨끗해 진 것이어야 한다는 것이다. Hoover는 저효율 유닛으로부터 정화된 모든 공기는 바로 고효율 유닛으로 가도록 되어야 한다고 주장한다.

이와 관련하여, “직렬”의 올바른 해석은 저효율 유닛의 출력이 반드시 고효율 유닛으로 들어가야 한다는 것을 의미하는 것은 아니며, “연결”은 반드시 직접연결일 필요는 없다고 판단하였다.

Dyson의 주장은 1심 법원의 판단을 뒷받침 하고 있다. “직렬연결”은 원뿔(cone)을 통과하는 모든 것들은 먼저 실린더형 사이클론을 통과할 것을 요구한다. 발명의 목적은 Dyson의 발명에서 묘사된 2개의 원뿔(cone)의 성능을 향상하기 위함이다. 그러한 배열을 통해서 큰 먼지 입자들은 흡입되나, 적절하게 분리되지는 않는다. 따라서 발명은 먼지를 포함한 공기가 선행적으로 정화되어 큰 입자를 제거 할 것을 요구하는 것이다. 이로써 원뿔형(frusto-conical)사이클론이 미세한 입자를 제거하는 기능을 수행할 수 있다. 청구항1을 먼지가 포함된 공기가 실린더형과 원뿔형(frusto-conical) 사이클론 사이에서 흘러나오는 것을 제외하도록 해석하는 것은 불합리하게 좁은 범위로 해석하는 것이다.

법원의 해석은 특허권자에게 공정한 보호와 공중의 법적 안정성을 제공할 수 있는 지점에 이르러야 한다. 원형의 사이클론은 큰 입자를 제거하기 위함이다. 그것은 미세한 입자들이 원뿔형(frusto-conical)사이클론에 의해서 제거되기 전에 첫번째 단계를 필요로 한다. 그 과정은 “직렬 연결”로 이루어 진다. 모든 공기가 원형의 사이클론에서 흘러나와 원뿔형(frusto-conical)사이클론으로 들어가는 것을 요구하는 것은 특허권자의 의도를 벗어난다. 그리고 특허권자에게 공정한 보호를 줄 수 없다. 발명이 청구된 일반성의 수준에서, SU1과 SU3 사이에 SU2의 도입은, 다시 말해서, 작은 입자를 제거하기 전에 큰 입자를 제거함으로써 발명이 작동하는 것에 별 차이점이 없다. 그것은 숙련된 자에게 자명한 것이다.

법원은 SU2와 SU3이 “사이클론 유닛”이라는 1심법원의 판단이 옳다고 본다. 한 장치는 2개의 사이클론을 포함할 수있다. SU3은 SU2의 펌핑작용을 위해서 전체시스템 안에서 효율적으로 작동한다. 판단건대, 1심 법원이 SU2와 SU3가 하나의 사이클론 유닛을 구성하는 조합된 것이라고 본 것은 타당하다. 따라서, Hoover의 해석에도 불구하고 침해가 인정된다.

3) 원뿔형(Frusto-conical)
1심법원은 “원뿔형(frusto-conical)”은 수학적 정의에 의해서 요구되는 모양으로 한정하여 해석되어서는 안 된다고 판시하였다.

“트럼펫 모양”은 그 자체로 정확히 묘사된 문구는 아니다. 여러 트럼펫 모양이 존재한다. 게다가, 트럼펫보다 한 옥타브 밑의 뿔(horn) 역시 외관상으로는 비슷하다. 분명히, 양자는 모두 가늘어진다. “원뿔형(frusto-conical)”은 기하학적인 정밀도를 요구하지 않는다. 왜냐하면 그렇게 해석하는 것은 의정서에 의해서 금지된 엄격한 문언해석에 의하는 것이기 때문이다. SU3의 분리하는 구간은 정확히 청구항의 정확한 의미의 원뿔형(frusto-conical)은 아니다.

설명서에는 원뿔(corn)의 목적은 소용돌이를 만드는데 집중하여 미세한 먼지입자를 분리하기 위한 것이라고 개재되어 있다. 그 분리는 원뿔(corn)이 수학적 의미에 맞는 정확한 원뿔형을 의미하는 것은 아니다. 반대로 “끝이 점점 가늘어지는 실질적으로 원뿔형(frusto-conical)모양”이면 충분하다. 숙련된 독자라면, 원뿔형(frusto-conical)의 목적은 소용돌이에 집중하여 원심력을 생성하기 위한 것임을 이해할 수 있다. Hoover의 트럼펫 모양은 그런 작용을 한다.

따라서, 특허발명에 쓰인 원뿔형(frusto-conical)은 정확한 수학적 의미의 용어는 아니다. 그것들은, 일반적으로 원뿔형(frusto-conical)인, 집중과 미세입자의 분리기능을 수행하는 모양을 포함하는 의미로 해석되어져야 한다. Hoover의 트럼펫 모양은 설명서에서 사용된 방식대로 원뿔형(frusto-conical)에 해당한다.

1심 법원의 판단은 타당하다. 따라서 항소를 기각한다.



7. 관련 판례

(1) Ranbaxy UK Ltd. / Arrow Generics Ltd. v. Warner-Lambert Co., [2007] R.P.C.4, 2006. 06. 28.
청구항은 당업자가 소유하고 있는 통상적인 일반적인 지식(common general knowledge)과 발명의 목적에 따라(purposively) 해석해야 하는데, 청구항에서 화합물의 라세미체 형태만 기재되어 있고 에난티오머는 기재되어 있지 않다고 하더라도, 에난티오머가 라세미체 형태보다 약리 활성이 뛰어나고 라세미체는 에난티오머로 분리가능하다는 것은 당업자의 일반적인 지식에 해당하고 발명의 효과가 화합물의 입체 화학이 아닌 새로운 치환으로 인해 발생된다면, 상기 청구항은 라세미체 형태뿐만 아니라 그의 에난티오머도 포함하는 것으로 해석되어야 한다.

선행 문헌에 기재된 내용과 통상적인 일반적인 지식에 의한 실시가 계쟁특허의 청구항을 침해하는 것으로 판단될 경우, 계쟁특허는 선행 문헌에 의해 신규성이 상실된다.

“A+B” 기재를 포함한 청구항에서 “A+B”를 단일 객체(single entity)인 (A+B)로 해석할지 아니면 A와 B의 혼합물(mixture)도 포함하는 것으로 해석해야 할지 여부는 명세서의 문맥(context)과 사실에 따라 판단해야 한다.

(2) SmithKline Beecham Plc. v. Synthon BV., [2003] R.P.C.43, 2003. 06. 25.
인용 특허가 계쟁특허에 이르는 명백하고 분명한 방향(clear and unmistakable direction)을 제시하였다면 계쟁특허의 신규성은 상실되지만, 특정 화합물을 청구한 계쟁특허에 대해 인용 특허에서 계쟁특허의 화합물을 많은 실시 형태 중 하나의 화합물로만 기재하고 있고, 실제로 그 실시 형태를 실시하였을 때 계쟁특허와는 전혀 다른 특성을 갖는 화합물이 나온 경우, 당업자는 인용 특허와 계쟁특허는 분명히 다르다고 판단할 수 있으므로, 이러한 경우에는 인용 특허가 계쟁특허에 이르는 명백하고 분명한 방향을 제시하였다고 볼 수 없어 계쟁특허가 인용 특허에 의해 신규성이 상실되지 않는다.

후 출원된 계쟁특허의 내용을 이용하고 인용 특허의 조건을 변형하여 실시하였을 때 비로소 계쟁특허에 도달할 수 있다면, 인용 특허는 계쟁특허의 신규성을 부인할 수 없다.



8. 시사점

특허청구범위의 해석은 법률문제이며 전문가 증인의 증언에 구애받을 필요가 없음을 분명히 하였다.

진보성 판단은 Windsurfing 판례의 4단계 방법을 이용할 수 있다.

계쟁특허의 구성요소를 완비하였다면, 부가적인 요소를 더 포함하더라도 침해에 해당 한다는 침해의 일반원칙을 재확인 하였다. 동일한 기능을 수행하는 경우 일부 용어는 목적적으로 해석될 수 있다.

[한국지식재산보호협회]

뉴아이피비즈 제휴문의 이용약관 개인정보보호정책 오시는 길 사이트 맵
홍보: 주식회사 코마나스 해외업무: 대일국제특허법률사무소
서울시 영등포구 당산로 27길 18 진양빌딩 3층
사업자등록번호 : 117-81-77198, 대표 이현구/변리사 이종일
Copyright © 2011~2019 Comanas Co., Ltd all rights reserved.