특허소송 대책
소송대책 전략
지재권 소송 절차
특허분쟁 및 심판
특허조사의 중요성
특허,상표,디자인 심판
결정계 심판
당사자계 심판
해외 특허소송 대책
미국 IP소송대책 전략
일본 IP소송대책 전략
중국 IP소송대책 전략
유럽 IP소송대책 전략
홍콩IP소송대책 전략
기타국 IP소송대책 전략
산업별 분쟁 및 소송사례
기업간 특허전쟁 사례
정보통신
전기전자
섬유화학
기계소재
사례중심 분석
국가별 분쟁판례정보
미국 분쟁판례정보
일본 분쟁판례정보
유럽 분쟁판례정보
중국 분쟁판례정보

유럽 분쟁판례정보

[유럽판례분석] 특허청구범위 해석

특허청구범위 해석
(Improver Corporation v Remington Consumer Product Limited [1990] F.S.R. 181.)


1. 서지사항

원고

Improver Corporation

원고 대리인

Anthony Walton, Q.C.

John Baldwin

피고

Remington Consumer

Products Limited

피고 대리인

David Young, Q.C.

Andrew Waugh

사건번호

[1990] F.S.R. 181

판결일자

1989 5 16

판사

Justice Hoffmann

1심법원

Chancery Division (Patents Court)

1심법원 판결일

1989 5 16

관련특허

(EP0101656) Apparatus for hair removal

관련법령

특허법 125

유럽특허조약 69

관련기술

전기 모터를 이용한 탈모장치




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 Improver Corporation는 전기 모터와 나선형 스프링을 이용하여 제모시키는 장치에 대한 특허 EP 0101656(이하, “계쟁특허”)의 특허권자이다. 피고 Remington Consumer Products Limited 는 전기 모터와 고무 합성수지를 이용한 제모장치를 생산하였다. 이에 원고는 특허권침해를 주장하여 피고를 상대로 침해소송을 제기하였다. 하지만 피고는 침해를 부정하고, 원고의 특허에 대해 기재 불비 및 자명성 위반을 이유로 무효를 주장하였다.

(2) 사건 특허발명
이 사건 특허발명(“Epilady”)은 여성의 다리 털을 제거하는 장치로, 이 장치의 중요한 특징은 먼저 털이 잡혀진 다음 곡선의 회전 나선형 스프링의 사용에 한정된다. 특징으로, ① 소형 휴대용 덮개(2), ② 덮개 속에 배치된 모터장치(4,4’), ③ 그리고 제거되어야 할 털을 가진 피부에 대하여 회전하며 미끄러지는 동작을 하며 모터장치(4,4’)에 의해서 작동되는 다수의 인접한 권선의 나선형의 스프링(24), ④ 상기 나선형의 스프링(24)은 볼록한 부분은 권선이 펼쳐져 있으며, 오목한 부분은 권선이 밀착되어 있는 활모양의 모발과 맞물리는 부분을 가지며, ⑤ 상기 나선형의 스프링은, 볼록한 부분의 펼쳐진 부분에서부터 오목한 부분의 밀착된 부분으로 권선의 계속적인 동작을 하며 모발을 맞물리게 하여 피부로부터 잡아 뜯기 위해, 피부에 대한 권선의 회전속도는 피부에 대한 덮개의 표면속도보다 훨씬 빠른 회전하는 동작을 하는 것을 특징으로 하는 전기적으로 작동하는 탈모장치에 관한 발명이다.

한편, “Smith and Silky”라는 상표로 판매된 경쟁사의 제품은 나선형 스프링이 다수의 갈라진 평행 슬릿을 구비한, 합성 고무로 만들어진 곡선의 원통형 로드로 치환되어 있다는 점에서 “Epilady” 장치와 구별된다.



3. 소송에서의 쟁점

이 사건은 전기적으로 작동하는 털을 제거하는 화장용 장치에 관한 유럽 특허권의 침해에 대한 소송이다. 원고의 상품명은 “Epilady”이고, 피고의 상품명은 “Smooth & Silky”이다. 피고는 먼저, “Smooth & Silky”는 원고의 특허권을 침해하지 않으며, 둘째로 원고의 특허권은 진보성 흠결 및 기재불비로 무효라고 주장하였다.

따라서, 소송에서의 주요쟁점은 나선 철 스프링을 고무 합성수지 봉(rubber rod)으로 대체한 피고의 실시예가 계쟁특허의 균등물에 해당하여 원고의 특허권을 침해하는지 및 원고의 특허권이 무효인지 여부에 있다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1989.05. 16. Patents Court [1990] F.S.R. 181 청구기각



5. 특허법원의 판단

법원은 Catnic사건에서 대법원이 제시한 테스트를 설시하면서 다음의 3가지 질문의 형태로 설명했다.
① 일부 구성 요소의 변경이 그 발명이 작동하는 방법에 중요한 영향을 미치는가? 만일 그렇다면 그 변형은 청구범위 범위를 벗어난다. 만일 그렇지 않다면,
② 일부 구성 요소의 변경이 그 발명이 작동하는 방법에 영향을 미치지 않은 것이 당업자에게 자명한가? 만일 그렇지 않다면 그 변형은 청구범위의 범위를 벗어난다. 만일 그렇다면,
③ 특허 청구항에 기재된 언어의 본질적인 의미가 발명의 필수 요건임을 의도했다고 당업자가 이해할 수 있는가? 그렇다면 그 변형은 청구의 범위를 벗어난다.
상기 3개의 질문에 대한 답이 차례대로 “아니오, 예, 아니오”인 경우에만 균등물임을 인정받을 수 있는데, 본 사건에서는 피고의 실시예가 “아니오, 예, 예”이므로 계쟁특허의 권리 범위에 포함되지 아니한다.

또한, 계쟁특허의 유효성면에서는 ① 기재 불비와 관련하며, 계쟁특허의 특허 청구항 기재가 나선 스프링에 한정되는 것으로 해석되므로, 계쟁특허의 기재불비는 없고, ② 자명성과 관련해서는, 종래 기술에는 회전력을 변환하여 털을 뽑는 힘으로 사용하는 것에 대한 기재가 없으며, 계쟁특허가 제모라는 장기간 미해결 과제를 해결하여 상업적 성공을 거두었으므로 종래 기술로부터 자명하지 아니하다고 판단하였다.



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 균등론의 의의 및 필요성
특허발명의 보호범위에 속하는지 여부는 법적 안정성의 견지로부터 원칙적으로 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만이 기재된 특허청구범위의 구성에 의해 결정해야 할 것이다. 예를 들면 물건에 관한 특허발명과 침해로 주장된 물품(이하 “(가)호 물품”이라 한다)의 일부의 구성을 달리할 경우에 해당물품은 해당발명의 보호범위에 속하지 않는 것이라고 해야 할 것이다. 그러나 이러한 경우에 있어서도 해결해야 할 기술적 과제 및 그 기초되는 기술적 사상이 특허발명과 침해로 주장된 물품에 있어서 변함이 없고, 침해로 주장된 물품이 특허발명의 핵심적인 작용효과를 모두 발휘함과 동시에 이와 관련된 일부 다른 구성이 현저한 효과를 나타내는 등의 각별한 기술적 의의가 인정되지 않고, 침해로 주장된 물품의 침해시 기술 수준으로 보아 특허발명의 일부를 다른 구성으로 치환이 가능하고, 용이하게 치환할 수 있는 경우에는 예외로서 침해로 주장된 물품은 특허청구범위에 속하는 것으로 해석하는 이론이 균등론이다.

균등론은 특허청구범위를 해석하여 발명의 보호범위를 정함에 있어 단순히 특허청구범위의 문언기재에 의한 문리해석의 범위를 넘어 문언과 균등 내지 등가의 발명도 보호범위에 속한다고 하는 침해소송의 경험칙으로부터 발전하여 온 이론이다. 다시 말해서 균등론은 원고의 특허발명과 피고의 실시형태를 비교하여 피고의 실시형태가 원고 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지 아니하고 특허청구범위의 문언기재와도 반드시 일치하는 것은 아니지만, 그것이 원고의 특허발명에 개시된 내용으로부터 평균적 전문가가 쉽게 치환하여 동일한 효과를 얻을 수 있는 것일 때에는 이는 원고 발명의 기술사상과 균등한 것으로서 원고 발명의 기술적 범위에 포함된다고 보는 공평의 원리에 입각한 이론이다.

특허발명은 결국 기술적 사상인 바 발명의 모든 기술적 사상을 빠트리지 않고 특허청구범위에 문언의 형식으로 기재하는 것은 출원인에게 매우 어렵다고 하는 사실이 균등의 개념을 도입하여야 하는 첫째의 이유라고 할 수 있다. 구성요소를 그대로 모방하여 침해하는 경우도 있지만, 많은 경우에 있어서 특허권의 침해자는 발명의 기술적 범위로부터 일탈을 기도하곤 한다. 그런데 이와 같이 변환을 가하는 행위형태를 모두 예측하여 특허청구범위의 문언을 기재하도록 출원인에게 요구하는 것은 무리를 강요하는 샘이 되고, 또한 특허청구범위를 엄격하게 문언에만 한정하여 해석하게 되면 발명의 구성요소를 사소하게 변경하여 실시하는 교묘한 침해자들에 의하여 특허권은 형해화될 우려가 있다.

균등론은 성문법상의 명문규정을 통하여 확립된 원칙이 아니라 법원의 실무, 특히 특허침해소송에서 경험적으로 발전하여 온 이론이다. 일찍이 미국의 법원은 특허청구범위 우선의 원칙에 입각하여 청구항의 기재 내용을 중시하면서도 특허의 보호범위를 문언적 기재에만 엄격하게 한정함으로써 특허권의 보호가 형해화되는 것을 방지하기 위하여 균등론을 발전시켜 특허권자를 보호하였다. 이와 같이 균등론은 다른 나라보다 미국에서 가장 오랜 역사를 가지고 발달하여 온 이론으로 미국에는 이에 관한 많은 판례가 집적되어 있으며, 한편 유럽과 일본에서도 균등론은 오늘날 판례에 의하여 받아들여지고 있는 실정이다.


(2) 유럽에서의 균등론
유럽특허조약 제69조 제1항은 『유럽특허 또는 유럽특허출원에 의하여 주어지는 보호범위는 특허청구범위의 내용에 의하여 정해지지 않으면 안 된다. 단, 발명의 상세한 설명 및 도면은 특허청구의범위를 해석하기 위하여 참작되어야 한다』라고 규정하고 있다.

또한 동조항의 해석에 관한 의정서는 “첫째, 유럽특허조약 제69조는 특허의 보호범위를 특허청구범위의 엄밀한 문언기재로부터 생기는 보호범위라고 이해하고 발명의 상세한 설명 및 도면은 특허청구범위 가운데 존재하는 어떤 불명료한 점을 제거하기 위하여서만 사용된다고 해석되어서는 아니 된다. 둘째, 마찬가지로 제69조는 특허청구범위가 단지 지침으로서의 역할밖에는 하지 않고, 보호범위는 전문가가 발명의 상세한 설명 및 도면을 검토한 결과 특허권자가 보호를 희망한다고 볼 수 있는 사항에까지 미친다고 해석되어서도 아니 된다. 셋째, 그 해석은 오히려 그러한 극단적인 견해의 중간에 존재해야 하고, 특허권자를 위한 적절한 보호와 제3자를 위한 충분한 법적 안정성을 동시에 고려하여야 한다”라고 규정하고 있다.

요컨대 특허청구범위의 해석은 특허청구범위의 문언에 따라 너무 엄격히 해석하여도 아니 되며, 오로지 특허권자의 보호와 제3자의 신뢰와의 조화를 찾아야 한다는 것이다.

이 규정들은 유럽특허조약의 가맹국들에 있어 특허청구범위의 해석에 대한 준거법으로 되어 있고, 각국은 각국의 특허법에서 위 조약의 규정에 맞추어 이를 명문화 하였다. 그러나 같은 조약의 가맹국들임에도 유럽 각국은 균등론을 포함한 특허청구범위의 해석에 큰 폭의 차이를 보이고 있다.


(3) 영국의 균등론 접근방식
영국특허법 제125조는 특허발명의 보호범위에 대하여 유럽특허조약 제69조 및 그 해석 의정서를 그대로 규정하고 있다. 그러나 영국은 독일과 달리 특허청구범위의 문언에 따른 엄격한 해석에 의하여 특허의 보호는 매우 좁은 범위로 한정되어져 왔다. 과거에도 판례상 문언상 침해(textual infringement) 이외에 침해대상에 있어 특허발명의 본질적인 부분을 사용함으로써 달성된 결과와 그것에 이용된 수단이 모두 특허발명의 그것과 실질적으로 동일하다고 평가할 수 있는 경우에 성립하는 발명의 핵심에 대한 침해(infringement of the pith and marrow of an invention)가 인정되고 있었으나, 이러한 판결은 극히 소수에 불과하였다. 1982년 귀족원의 catnic 판결에 의하여 핵심이론에 대신하여 문언은 합목적으로 해석되어져야하고 자의적으로 해석할 필요는 없다고 하는 목적론적 해석이론(purposive construction theory)이 제창되었다. 그럼에도 영국에서의 특허발명의 보호범위는 매우 좁게 해석되고 있다.

대표적인 사례로 동일한 유럽특허인 전기 모터를 이용한 탈모장치 (Epilady)에 관한 발명에 대하여 영국의 특허법원은 침해를 부정하였고, 독일의 Duesseldorf고등법원은 균등론을 적용하여 침해를 긍정하는 정반대의 판결을 선고한 사건이 거론되고 있다. 이점에서 같은 유럽특허조약의 가맹국임에도 불구하고 균등론의 적용에 큰 차이가 있음을 충분히 엿볼 수 있다.

[Catnic사건]
영국법원이 엄격한 청구범위의 문언 밖의 발명의 변형이 그럼에도 불구하고 특허의 침해라고 한 사례가 있다. 영국법원이 최근 이 문제에 접근하는 방식은 Catnic v. Hill & Smith(1982)의 케이스에서 귀족원(the House of Loads)에 의해 결정되었다.
Catnic특허는 린텔(Lintel)에 관한 것이다. 린텔은 문 또는 창문 위의 벽의 무게를 지지하기 위해서 빌딩의 건설 동안 문 또는 창문 개구부 위에 설치된다. 린텔은 다양한 용접된 금속 플레이트로 구성되고 청구범위의 중요한 문언은 린텔이 제 1수평 플레이트의 단부 근처로부터 수직으로 연장하는 견고한 지지 부재를 포함한다.

피고는 견고한 지지 부재가 제 1수평 플레이트로부터 수직으로 연장하지 않는다는 점을 제외하고는 유사한 인텔을 판매했다. 대신에 피고는 지지 부재가 6° 또는 8°로 수직으로부터 떨어진 린텔을 생산했다.

대법원은 당업자가 특허권자가 발명의 필수적인 요건이 될 특정 예시적 단어 또는 구문이 엄격한 컴플라이언스를 의도했다는 것을 이해할지에 대하여 그래서 발명이 동작하는 방식에 중요한 영향을 주지 않더라도 어떤 변형이 청구된 독점권의 밖에 있는지 법원이 고려해야 한다고 결정했다.

그에 대한 대답은 그러한 예시적인 언어나 구문이 발명의 동작시에 중요한 영향을 주지 않을 미약한 변형을 배제하도록 의도되지 않았다는 것이 당업자에게 명백할 때에만 부정적이 될 것이다.

Catnic사건에서 특정 각도가 수직이었고, 침해 장치에서 대응하는 각도가 수직으로부터 6° 또는 8° 떨어진 사실에도 불구하고 대법원은 피고의 린텔은 Catnic특허를 침해했다고 결정했다. 대법원은 특허의 청구범위는 목적하는 구조에 주어져야 한다고 판시했다. 이것은 청구범위가 발명이 목적하는 바대로 해석되어야 한다는 것을 의미한다. Catnic사건에서 수직으로부터 6° 또는 8° 떨어진 것은 린텔이 기능하는 방식에 어떤 실제적인 차이를 가져오지 않는다는 증거가 제시되었다. 빌딩 산업에 종사는 사람에게는 “수직적으로”라는 단어가 엄격한 기하학적 의미로 해석되는 것이 의도되지 않았다는 것은 명백하다.

이 사건은 발명의 변형이 청구범위의 엄격한 문언해석의 범위를 벗어나는 경우에 침해를 인정한 대표적인 판례로서 이후의 이와 유사한 여러 사건에서 적용되었다.

(4) 독일의 균등론 접근 방식
독일에서는 소위 3분설에 의하여 특허발명의 보호범위는 ① 특허청구범위의 문언에 제한되는 『발명의 직접의 대상』, ② 발명의 상세한 설명 및 도면으로부터 해석되는 특허청구범위로부터 평균적인 전문가가 특별한 숙고(熟考) 없이 추고해내는 『발명의 대상』(자명한 균등), ③ 숙고(熟考)를 요하지만 발명적일 것까지 요하지는 않는 비자명한 균등인 『일반적 발명사상』에 까지 미치는 것으로 되어 있었다. 현재 일반적 발명사상은 그 지위를 잃었으나, 그럼에도 불구하고 균등은 널리 인정되고 있다.

독일의 특허법(1981년법)도 유럽특허조약에 맞추어 개정되면서 14조에서 유럽특허조약 제69조의 규정을 그대로 명문화하였고, 그 해석에 대해서는 유럽특허조약 제69조의 해석에 관한 의정서가 정하는 해석원리가 그대로 적용된다. 현재는 구법시대의 3분설을 대신하여 특허발명의 보호범위는 동일적 실시와 균등적 실시로 2분 되어 있다.
현행법 아래에서 독일연방법원이 특허의 균등적 침해를 최초로 판시한 것은 1986년 Formstein판결이다.

[Formstein사건]
독일법원이 변형문제에 접근하는 방식은 “Formstein”이라고 알려진 연방대법원에 의해 확립되었다.
이 사건 특허발명은 도로의 배수를 위하여 긴 팔모양으로 움푹 들어가도록 성형된 연석의 구조에 관한 것이고, 이 발명의 기술적인 과제는 도로면의 끝에 모인 빗물을 안전하고 확실하게 배수하는 성형된 연석을 제공하는 것이며, 그 연석은 배수량이 많고 적음에 관계없이 빗물의 일부를 인접하는 지면에 배출하게 한다. 이에 대하여 피고는 입방형 또는 기와모양의 돌을 사용하였다.

이 사건의 판결은 현행법하에서 연방법원이 균등론에 대하여 언급한 최초의 판결이다. 위 법원은 균등론과 관련하여 “특허의 보호범위는 특허청구항 해석에 의해 결정되는 특허청구항의 내용에 의해 결정된다. 특허청구항의 해석에 있어서는 그 분야의 전문가가 인식할 수 있는 것과 같은 발명의 의의가 고려되어야 한다. 문제로 되는 것은 전문가가 발명으로 된 기술적 과제의 해결을 특허청구항에 기초하여 동등한 효과를 가진 다른 수단을 이용하여 달성할 수 있는지 여부이다. 평균적 전문가가 특허청구범위에 기재된 발명에 기초하여 숙고하고 또 그 기술지식을 보충함으로써 찾아낼 수 있는 동등한 효과를 가진 해결 수단은 일반적으로 특허의 보호범위에 포함된다”고 판시하고 있다. 또한 사건을 항소법원에 환송하며 항소법원은 독일 특허의 보호범위를 결정할 때 1976년 유럽특허협정 제69조의 해석에 관한 의정서에 해석을 고려하도록 지시했다.

본건에서 연방법원은 균등의 범위와 관련하여 “물의 형상에 관한 특허청구항은 제조방법에 관계없이 보호되는 대상의 일체 사용형태를 보호한다. 피고에 의해 사용되고 있는 방법은 특허에서 보호되는 성형된 연석의 구조의 태양과 다르지만, 피고에 의해 만들어진 포장로의 끝의 고정은 그 특수한 형태로 당해 특허의 보호범위를 침해할 수 있다. 결정적 요인은 그것에 의해 당해 특허의 연석과 균등한 특징을 가진 목적물을 제조하는가 아닌가에 따라서 피고가 횡방향의 유로를 연석의 외표면에는 없고, 오히려 2개의 연석이 그것들의 측면에 그대로 횡방면의 유로를 이룬 것과 같이 형성되는가 아닌가이다”고 지적하고 있는 바, 이는 균등의 폭을 상당히 넓게 파악하고 있다고 할 수 있다.

(5) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 특허청구범위의 해석
피고의 실시예가 계쟁특허의 균등물에 해당하여 계쟁특허의 권리 범위에 포함되는지 판단하기 위해 특허법원은 Catnic 사건의 판례를 인용하여 균등물인지 여부를 판단하였다.

① 일부 구성 요소의 변경이 그 발명이 작동하는 방법에 중요한 영향을 미치는가?
1심 법원은 나선 철 스프링이 고무 합성수지 봉으로 대체되었을 뿐 전기 모터에 의한 회전력을 제모를 위한 뽑는 힘으로 바꾸는 발명의 작동 방법에는 변화가 없다고 판단하였다. 따라서, 계쟁특허의 일부 구성 요소의 변경이 그 발명이 작동하는 방법에 중요한 영향을 미치지 않은 것으로 판단하였다.

② 일부 구성 요소의 변경이 그 발명이 작동하는 방법에 영향을 미치지 않은 것이 당업자에게 자명한가?
1심 법원은 구부러질 수 있는(bendy) 가느다란(slitty) 봉 모두가 계쟁특허에 따른 제모장치에 적용될 수 있다는 것이 당업자에게 자명한 것으로 판단하였다. 따라서, 계쟁특허의 일부 구성 요소의 변경이 그 발명이 작동하는 방법에 영향을 미치지 않는 다는 것이 당업자에게 자명한 것으로 판단하였다.

③ 특허 청구항에 기재된 언어의 본질적인 의미가 발명의 필수 요건임을 의도했다고 당업자가 이해할 수 있는가?
계쟁특허의 청구항에 기재된 언어가 나선 철 스프링 이외에 다른 것을 의미하지 않는 것으로 판단되며, 나선 스프링(helical spring)을 넓은 일반적인 의미로 해석해야 한다고 당업자가 생각하기 어렵다. 합성 고무 봉은 나선 스프링과 유사한 것으로 볼 수 없다. 따라서, 계쟁특허의 청구항에 기재된 언어의 본질적인 의미가 발명의 필수 요건임을 의도했다고 당업자가 이해할 수 있다.

상기 3개의 질문에 대한 답이 차례대로 “아니오, 예, 아니오”인 경우에만 균등물임을 인정받을 수 있는데, 본 사건에서는 피고의 실시예가 “아니오, 예, 예”이므로 계쟁특허의 권리 범위에 포함되지 아니한다.

2) 계쟁특허의 유효성
기재 불비와 관련하며, 계쟁특허의 특허 청구항 기재가 나선 스프링에 한정되는 것으로 해석되므로, 계쟁특허의 기재불비는 없다.

자명성과 관련해서는, 종래 기술에는 회전력을 변환하여 털을 뽑는 힘으로 사용하는 것에 대한 기재가 없으며, 계쟁특허가 제모라는 장기간 미해결 과제를 해결하여 상업적 성공을 거두었으므로 종래 기술로부터 자명하지 아니하다.



7. 관련 판례

(1) Kirin-Amgen Inc & Ors v Hoechst Marion Roussel Ltd & Ors [2004] UKHL 46 (21 October 2004)
최고법원은 “목적적 해석”이 청구항 단어들의 의미에 적용될 때, 청구항은 단지 “사용된 단어들의 의미”로만 해석되지 않고, 특허 명세서 작성자가 그러한 단어들을 사용하여 의도한 바에 따라, 합리적인 독자가 이해하는 것으로 해석되며, 이는 단어들이 독자의 인식의 관점, 그런 사람들이 습득하고 있는 지식, 및 그들에 의해 설정된 가정에 따라 해석될 필요가 있다는 것을 의미하므로, 청구항을 이해하는 것은 “당업자가 청구항의 용어에 따라 특허권자가 의도한 바를 이해하려고 하는 것이다.”라고 판시하였다.



8. 시사점

유럽 특허의 실질적 보호판단에 있어서는 관계체약국의 공통법의식이 유용하다 할 수 있다. 조약은 이 공통법의식이 성문화된 것으로 볼 수 있는 것이다. 유럽 각 개별국의 특허법을 고찰해 보면 특허침해분야에서 균등물에 대한 법적용이 상이함을 지적할 수 있다.

영국에서 균등론에 의한 침해판단에 있어서 당해 발명이 본질적으로 중요한 특징이 동일한 작용효과를 갖는 수단에 의하여 치환되는가가 문제가 되며, 독일에서는 균등인지의 여부 문제는 그 수단이 당해 특허문제의 수단과 동일한 해결원리를 따르는 것인가의 여부에 의해 판단된다. 즉, 영국에서는 청구되는 발명의 범위를 정의한다고 강조하는바, 청구항에서 정확한 용어의 사용이 필수적인 것으로 여겨진다. 반면 독일, 네덜란드, 스위스 같은 국가에서는 특허 전체에 의해 개시된 일반적인 발명 사상에 따라 특허의 보호범위가 된다.

이와 같이 각국에 있어서 균등물의 고찰방법에는 대륙법 계통이냐 또는 시민법 계통이냐 등의 전통적인 법적용방식에 따라 상이하다고 할 수 있다 그러나 전체적으로 볼 때는 이미 지적했듯이 원칙적으로 균등론을 인정하고 있다고 할 수 있으며, 균등론의 적용을 통일화하려는 노력도 계속하고 있다.

이런 국가별로 상이한 특허 청구 범위 해석 때문에 동일한 사안에 대해서도 특허침해소송결과가 상이한 사건이 있었고, 대표적인 예가 본 사건이다. 이 사건 판례는 Catnic 판례 이후 체계적으로 영국 판례에 정립된 유럽특허조약 제69조에 따른 특허청구범위의 목적적인 해석을 다시 한번 확인한 판례이다. 또한, 균등 여부의 판단을 위한 조건을 직접적으로 제시한 점에서 큰 의의가 있다.

한편, 독일에서는 반대로 지방법원은 영국법원이 해석한 것 보다 더욱 기능적으로 해석하여 작게 쪼개진 고무 로드는 털제거장치에서 필수적으로 나선형스프링과 동일한 방식으로 작동하기 때문에 “Smooth and silky”장치는 특허의 침해를 구성한다고 결론지었다.

이러한 점에서 같은 유럽특허조약의 가맹국임에도 균등론의 적용에 큰 차이가 있음을 엿볼 수 있다.

[한국지식재산보호협회]

뉴아이피비즈 제휴문의 이용약관 개인정보보호정책 오시는 길 사이트 맵
홍보: 주식회사 코마나스 해외업무: 대일국제특허법률사무소
서울시 영등포구 당산로 27길 18 진양빌딩 3층
사업자등록번호 : 117-81-77198, 대표 이현구/변리사 이종일
Copyright © 2011~2019 Comanas Co., Ltd all rights reserved.