원고(피항소인)	스미토모 화학 공업주식회사
원고 대리인
피고(항소인)	Y
피고 대리인
사건번호	平成10（ネ）2249, 平成11(ネ)1069
판결일자	1999년 6월 15일
판사
1심법원	도쿄 지방재판소
1심법원(판결일)	1998년 4월 10일
관련특허	(特許1863414) 축열재
관련법령	특허법 제102조 1항
관련기술	축열재(蓄熱材) 제조방법

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
X(원고, 피항소인겸 부대항소인)는 잠열축열식전기상난방장치 등에 이용되는 축열재의 제조방법에 관한 특허발명(제2특허발명)의 특허권자이다. Y(피고, 항소인 겸 부대피항소인)는 1993년 12월경부터 1995년 7월경까지 축열재인 “히트뱅크(heatbank)38”(확인대상물건)을 제조하고, 이것을 넣은 동 난방장치 “히트뱅크시스템”을 판매하였다.

X는 Y가 확인대상물건을 제조한 방법이 제2특허발명에 관계된 특허권을 침해한다고 하여 손해배상청구를 하였다. 원심판결은 Y에 의한 특허권침해를 인정하여 1998년 법률 제51호로 개정되기 전의 특허법 제 102조 제1항에 따라, Y가 침해행위로 인하여 얻은 “이익”은 X 가 입은 손해로 추정된다고 하여 손해배상을 명하였다. Y가 항소하고 X가 부대항소하였다.

그리고 X는 확인대상물건과 경합하는 축열재 ”스미터말”을 넣은 동 난방시스템 “스미터말시스템”을 판매하고, 전국 각지에서 Y의 “히트뱅크시스템”과 경합하여 수주 경쟁을 벌였는데, “스미터말시스템”에 사용되고 있는 축열재는 별도 발명의 실시품이며, X는 제2특허발명을 실시하지 않았다.

항소심에서 Y는 다시 특허권침해를 다툼과 동시에, X가 제2특허발명을 실시하지 않았기 때문에 현행 특허법 제102조 제2항을 적용할 수 없다는 등의 주장을 하였다. X는 청구(액)을 확장한 다음 거기에 예비적 주장 1로서, 현행 특허법 제 102조 제1항에 기하여 Y의 “히트뱅크시스템”의 양도수량에 X의 “스미터말시스템”의 단위수량당의 이익을 곱하여 얻은 금액 중, “스미터말”의 기여율을 60%로 한 손해금을, 그리고 예비적 주장 2로서, 현행 특허법 제 102조 제3항에 기하여 실시료상당 손해금으로서 통상 실시료의 3배를 청구하는 등의 주장을 추가하였다.

(2) 사건 특허발명
이 사건 특허발명은 발명의 명칭이 “축열재“(特許第1863414号)이며 특허청구범위는 다음과 같다.

황산나트륨을 10수염을 주재료로, 과냉각방지제, 고액분리방지제로 되는 축열재조성물에 있어서, 고액분리방지제로서 황산칼륨 2수염을 8~15 중량%(그 축열재조성물 중) 첨가한 것을 특징으로 하는 축열재.

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는 많은 논점이 포함되어 있고, 또한 깊은 논의가 행하여지고 있는 조항과 관련된다. 그 중에서 현행 특허법 제102조 제1항의 해석과 관련하여 “침해행위가 없었다면 판매 할 수 있었던 물건”에 대하여, 특허발명의 실시품일 것을 요하는지 여부가 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1998. 04. 10. 도쿄 지방재판소 平成06(ワ）24690 손해배상명령
1999. 06. 15. 도쿄 고등재판소 平成10（ネ）2249, 平成11(ネ)1069 항소기각, 부대항소 거의 인정

(2) 지방재판소의 판결
원심판결은 Y에 의한 특허권침해를 인정하여 1998년 법률 제51호로 개정되기 전의 특허법 제 102조 제1항에 따라, Y가 침해행위로 인하여 얻은 “이익”은 X 가 입은 손해로 추정된다고 하여 손해배상을 명하였다. Y가 항소하고 X가 부대항소를 하였다.

5. 고등재판소의 판단

Y의 특허권침해를 인정하여 항소기각. 그리고 X의 부대항소를 거의 인용하여 원판결 변경. 이하 X가 “입은 손해에 대하여”의 판시부분을 적는다.

1) 주위적 주장에 대하여
“특허권자가 특허발명을 실시하지 않은 경우에는 특허법 제102조 제2항은 적용되지 않는다고 해석하여야 하는바, X가 그 일실이익의 배상을 청구하는 기간 중에 제조 판매하였던 물건이 제2특허발명의 실시품이 아닌 점은 X도 인정하고 있는 바이므로, X의 주위적 주장에 관계된 일실이익의 주장은 이유가 없다. …이하, 예비적 주장에 대하여 판단한다.”

2) 예비적 주장1에 대하여
① “X는 1994.12 경부터 1995.7경 까지 확인대상물건과 경합하는 ‘스미터말’을 넣은 …’스미터말시스템’을 판매하였는데, 전국 각지에서 Y의 ‘히트뱅크시스템’과 경합하여 수주 경쟁을 벌였고, 위 스미터말시스템은 Y의 제2특허발명의 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건이며…스미터말 시스템이 히트뱅크시스템과 경합하여 수주경쟁을 하고 있는 이상, 스미터말이 제2특허발명의 실시품이 아니라고 하더라도, 그것에 의하여 바로 판매기회의 상실이 제2특허발명의 침해와 상당인과관계가 없다고는 할 수 없다.”

② ”스미터말시스템…의 1평방미터당 매상액에서, 그것을 달성하기 위하여 증가한다고 상정되는 비용을 …공제한 액…이 스미터말시스템의 1평방미터당의 이익의 액으로 이해된다.”

③ “스미터말은 …시스템을 구성하는 한 요소에 지나지 않는 점이 인정되므로…시스템 전체에서 차지하는 스미터말 및 확인대상물건의 기여도를 고려하여야 하는데, 잠열축열식전기상난방장치의 성질상, 축열재가 기구상으로도 상품가치의 구성상으로도 필요불가결한 중요한 요소인 것은 명백하기 때문에… 시스템 전체에서 차지하는 스미터말의 기여율은 적어도 60퍼센트라고 보는 것이 상당하다.”

④ “1993.12.경부터 1995.7.경까지는 잠열축열식전기상난방시스템의 시장점유율은 X가 35%, Y가 35%, 기타 기업이 30%이었던 점, X의 스미터말시스템은 다른 기업의 제품과도 경합하고 있었던 점이 인정되고, 위 사실에 의하면 Y의 양도수량 중 75분의 30(‘65분의 30’의 오기라고 생각된다)에 상당하는 수량에 대하여는, Y의 제2특허권의 침해행위가 없었더라도 다른 기업이 수주하여, X는 판매할 수 없는 사정이 있었던 것으로 인정된다.”

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 제102조 제1항 신설의 취지
특허법 중에는 손해배상청구권의 근거로 되는 규정이 존재하지 않기 때문에, 특허권침해에 대한 손해배상청구는 민법 제709조의 불법행위의 규정이 근거로 되고 있다. 불법행위의 경우에는 침해자의 고의·과실, 인과관계 및 손해액에 대한 거증책임을 원칙적으로 원고가 부담하지만, 특허권을 비롯한 지적재산권침해의 경우에는 그 모든 점에 대하여 증명이 사실상 곤란하기 때문에, 특허법은 과실의 추정규정을 두었다.

그럼에도 불구하고, 종래 제102조의 실효성에 대하여는
①일실이익의 배상은 인과관계 증명이 곤란하고,
② 현행 특허법 제102조 제2항의 침해자 이익의 추정도 권리자가 실시하지 않은 경우에는 작용하지 못하기 때문에,
③많은 경우 동조 제 3항에 의하여 적법하게 라이센스를 맺은 자와 거의 동액의 배상액을 지불하면 족하므로, 소추되지 않을 가능성을 생각하면 특허권을 침해하는 편이 득이 될 수 있다고 비판되었는데, 이번 개정에 의하여 일실이익액의 추정규정을 제1항으로 하여 신설하고, 상기①(제3항의 개정에 대하여는 ③)의 문제점에 대한 일정한 대책을 세운 것이라고 한다. 입법담당자는 이 신설에 의하여 종래라면 인용되지 않았을 케이스에 대하여도, 상당 정도의 배상액의 인정이 이루어질 수 있게 되어, 손해배상액의 대폭적인 인상이 기대된다고 하였다.

이 판결은 종래라면 손해배상이 저액으로 될 것 같았던 사안에 대하여, 특허법 제102조 제1항의 신설에 의하여 고액의 손해배상이 인정된 사례라고 한다.

(2) 제 102조 제1항 적용의 요건
1) 침해 행위가 없었으면 판매할 수 있었던 물건 침해품과 대체가능성이 있는 제품으로 권리자가 판매할 예정인 것을 말하지만, 완전한 대체성까지 필요로 하지 않고 침해품의 수요에 조금이라도 영향을 줄 수 있는 것이면 족하며, 침해된 특허발명의 실시품일 필요는 없다고 하는 견해가 유력하고, 이 판결도 이와 같은 입장을 취한다. 생각건대, 경합하는 제품이라면 인과관계를 만족하는 경우가 있고, 이 점을 엄격하게 조사하게 되면 무엇 때문에 추정규정을 두었는지 그 의의를 상실할 수도 있기 때문이다. 이 점에 있어서 판례·통설이 권리자가 침해된 특허발명을 실시하지 않은 경우는 얻을 수 있는 이익상실손해의 발생이 있을 수 없기 때문에, 적어도 스스로 실시하고 있지 않은 특허권자에게는 특허법제102조 제2항의 적용 여지가 없다고 하는 것과 서로 일치하지 않는다.

이에 대하여, 東京地裁 2002.4.25. 판결은 특허발명의 실시품이 아니라고 하면, 그와 같은 제품은 성능·효용에 있어서 침해품과 동일한 제품으로 평가할 수 없고, 또한 권리자 이외의 제3자도 자유로이 판매할 수 있는 것이므로, 시장에 있어서 침해품과 동등한 물건으로서 보완관계에 선다고 할 수 없으며, 제 102조 제1항의 적용에는 침해된 특허권에 관계된 특허발명의 실시품일 것을 요한다고 하였다.

2) 단위 수량당의 이익
권리자가 침해행위가 없었으면 판매할 수 있었던 제품의 매상액에서, 그 판매를 위하여 증가한다고 상정된 비용을 뺀 ”한계이익”이라고 하는 견해와 한계이익이 아니라고 하는 견해가 있는데, 이 판결은 전설을 채용하였다. 다만, 이익의 액의 산정에 있어서는 공제되어야 할 경비 등에 대하여 법원이 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과로부터 독자적으로 유연하게 상당액의 인정을 행하고 있는 것이 최근 판결례의 경향으로 이해된다고 하는 지적도 있다.

전체 제품의 일부가 침해에 관계된 때에, 전체 제품의 판매가액에 기하여 이익의 액의 산정을 행한 경우에는 당해 특허발명의 전체 제품의 구매력에 대한 공헌의 정도(기여율)을 고려하여야 한다고 하는 것이 다수설이고, 이 판결도 그에 따르고 있다. 이에 대하여 당해 특허발명을 실시한 제픔인 것이 어느 정도 수요자의 구입의욕을 환기시키고, 구입의 동기를 부여하는 것인가라고 하는 점에서, 손해액이 한정되는 범위를 판단하여야 할 것이라고 하여, 기여율의 관념을 사용하는 것은 오해하고 하는 견해도 있다.

3) 청구액을 공제하는 102조 제1항 단서에 있어서 “판매할 수 없는 사정”
침해자의 영업노력이나 시장개발노력에 의하여 처음으로 판매할 수 있었던 점, 시장에 침해품 이외의 대체품이나 경합품이 존재하는 점, 침해품의 쪽이 저렴하였던 점, 침해품의 쪽이 성능이 우수하였던 점 등으로 보는 것이 통설이고, 이 판결도 경합하는 타사 제품의 존재를 인정하여 이 입장을 취한다. 이에 대하여 전게 東京地裁 2002.4.25. 판결 및 미무라판사의 전게논문은 이러한 사정은 본항 단서에 해당하지 않는다고 하고, 시장에 있어서 침해품과 권리자제품이 보완관계에 있다는 점을 전제로 하더라도 여전히 권리자가 시장기회를 상실하였다고 평가할 수 없는 사정, 구체적으로는 불꽃놀이 폭죽, 인플루엔자 백신, 신선한 식료품과 같이 권리자가 자기의 제품을 판매할 수 있었던 기간이 한정되어 있었던 경우가 이에 해당한다고 한다.

(3) 특허권침해에 의한 배상에 대한 해석론의 재고 필요성
이상 주로 통설과 유력석을 대비시키는 형식으로 이 판결 중의 각 논점을 개관하였는바, 마지막으로 덧붙이고자 하는 것은 신설될 본조 제1항에서 전제로 하는 “손해”개념은 종래의 불법행위에서의 “매상감소에 따른 일실이익”과는 다른 것이고, 무릇 특허권침해의 배상제도에 대하여는 침해를 억지하는 어떠한 제도적 담보가 필요하며, 어느 정도 사실상의 제재기능을 가미하여도 도리에 어긋나지 않고, 최소한 침해에의 인센티브가 되지 않는 해석론이 필요하다는 지적이 있다는 점이다. 이러한 시각을 기본으로 증명된 실제 손해의 보전이라고 하는 관점에 고집함이 없이, 정말로 적정한 배상액이 탐구되도록 앞으로 이 조항에 대한 가일층의 운용이 기대된다.

7. 관련 판례

(1) 東京地判 2002. 4. 25. 2001(ワ)14954
본 항에서 말하는 「특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매 할 수 있었던 것」이란, 침해된 특허권과 관련되는 특허발명의 실시물건인 것을 필요로 하는 것으로 해석해야 한다. 왜냐하면, 특허발명의 실시품이 아니라면, 그러한 제품은 침해물건과 성능·효용 에 있어서 동일한 제품으로 평가할 수 없고, 또, 권리자 이외의 제3자도 자유롭게 판매 할 수 있는 것이기 때문에, 시장에서 침해물건과 동등의 물건으로서 보완관계에 서지 못하고, 이 규정을 적용 하는 전제가 결여되기 때문이다.

침해자의 영업노력(구체적으로는, 침해자의 광고 등의 영업노력, 시장개발노력이나, 독자적인 판매형태, 기업규모, 브랜드 이미지 등이 침해품의 판매촉진에 기여한 것, 침해품의 판매가격이 저렴한 것 , 침해품의 성능이 우수한 것, 침해품건 에 있어서 해당 특허발명의 실시부분 이외로 매출에 결부되는 특징이 존재 한 것 등)이나, 시장에서 침해품 이외의 대체품이나 경합물건이 존재 한 것 등을 가지고, 동항의 단지 책에서 말하는 「판매할 수 없다고 하는 사정」에 해당한다고 해석할 수는 없다.

(2) 最高裁 1997. 3. 11. 1994(オ)1102
상표법38조 2항은, 상표권자는, 고의 또는 과실에 의해 자기의 상표권을 침해 한 자에 대해, 그 등록상표의 사용에 대해 통상 받아야 할 금전액에 상당하는 액수의 금전을, 자기가 받은 손해액으로 하여 그 배상을 청구할 수 있는 취지를 규정 한다. 위 규정에 의하면, 상표권자는, 손해발생에 대하여 주장 · 입증할 필요는 없으며, 권리침해사실과 통상 받아야 할 금액을 주장·입증하면 충분한 것이지만, 침해자는, 손해발생이 있을 수 없는 것을 항변으로서 주장 · 입증 하고, 배상의 책임을 면할 수 있는 것으로 해석하는 것이 상당하다. 일반적으로, 상표법38조 2항은, 동조1항과 함께, 불법행위에 근거한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피고자의 주장 · 입증책임을 경감하는 취지의 규정으로, 손해가 발생하고 있지 않는 것이 분명한 경우에까지 침해자에게 배상의무가 있다고 하는 것은, 불법행위법의 기본적 범위를 넘는 것이라고 할 수 밖에 없고, 동조2항의 해석으로 취할 수 없기 때문이다.

상표권은, 상표의 출처식별기능을 통해서 상표권자의 업무상의 신용을 보호하는 것과 동시에, 상품의 유통질서를 유지하는 것으로써 일반수요자의 보호를 도모하는 것에 그 본질이 있어, 특허권이나 실용신안권 등과 같이 그 자체가 재산적 가치를 가지는 것은 아니다. 따라서 등록상표에 유사한 표장을 제삼자가 그 제조 판매하는 상품에 상표로서 사용했을 경우에도, 해당 등록상표에 고객 흡인력이 전혀 인정되지 않고, 등록상표에 유사한 표장을 사용하는 것이 제3자의 상품의 매출에 전혀 기여하고 있지 않는 것이 분명한 때는, 일실이익으로서의 실시료 상당액의 손해도 생기지 않았다고 해야 한다.

8. 시사점

「침해행위가 없었다면 판매 할 수 있었던 물건」에 대해서는, 특허발명의 실시 품인 것을 필요로 한다고 하는 견해와, 실시품으로 한정되지 않는다고 하는 견해가 대립하고 있다.

이 사건 판례는 후자(실시품으로 한정되지 않는다고 하는 견해)를 채용하는 것에 해당한다. 즉, 「무엇보다도, 항소(공소)인은, 피항소(공소)인이 주장하는 일실이익은 제2특허발명의 실시에 의한 이익상실이 아니고, 별개의 발명의 실시에 의한 이익의 상실로, 제2특허발명의 침해와의 상당인과관계가 부정된다는 취지를 주장한다. 그러나 스미타말 시스템이 히트뱅크 시스템과 경합하여, 수주경쟁을 하고 있는 이상, 스미타말이 제2특허발명의 실시품은 아니라고 해도, 그것에 의해서 바로 그 판매기회의 상실이 제2특허발명의 침해와 상당 인과관계가 없다고 말할 수는 없다.」라고 판시한 사건이다.

이것에 대해서, 전자(실시물건인 것을 필요로 한다고 하는 견해)를 채용 하는 것으로서는, 東京地判平成14(‘02)年 4月 25日이 있다(다만, 본 사안에서, 재판소는 원고제품은 실시물건으로 인정하고, 본 요건에 의해서 102조 1항의 적용을 부정하고 있지는 않다.)