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[일본판례분석] 금반언, 생략발명, 불완전 이용

금반언, 생략발명, 불완전 이용

백광주식회사 v. 진계흥, 담영강


1. 서지사항

원고(항소인)

X

원고 대리인

藤義三

피고(피항소인)

 화이자 제약 주식 회사 

피고 대리인

中島和雄

사건번호

平成14()5077

판결일자

2003 8 26

판사

츠카하라 토모카즈

1심법원

도쿄지방재판소

1심법원 판결일

2002 8 27

관련특허

(특허2576927) 세립핵

관련법령

특허법 353, 4

관련기술

세립핵




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 백광주식회사(白光株式会社)는 일본기업법인으로, 특허등록번호가 ZL98105582.6호인 '가열기-감응신호기복합장치(加热器-传感器复合装置)'에 대한 발명특허의 특허권자이다. 원고는 피고 진계흥(陈桂兴)과, 피고 담영강(谭永强)이 본사의 허가 없이, 원고의 특허제품을 생산·판매·판매 승낙 및 수출하여, 본사의 특허권에 대한 침해를 구성하였다고 주장하면서 법원에 소송을 제기하였다. 이에 피고는 피소제품이 원고의 발명특허와 다르고, 원고가 금반언의 원칙을 위반하였다고 주장하였다.

(2) 사건 특허발명
본 발명은 철-크롬 합금 전열물질 및 니켈이나 니켈-크롬 합금이 열전쌍을 형성하는 히터-센서 복합체에 관한 것이다. 이러한 히터-센서 복합체로 납땜 인두의 팁 (tip) 온도를 편리하게 그리고 정확하게 검출할 수 있을 뿐만 아니라 균열과 같은 위험 없이 철저한 절연을 보장하는 히터-센서 복합체가 제공된다.

청구항 1항은 다음과 같다.

제 1 금속물질로 구성된 가열부재, 상기 제 1 금속물질로 구성된 제 1 비가열부재, 및 제 2 금속물질로 구성된 제 2 비가열부재를 구비하는 납땜 인두를 위한 열입력을 이용하는데 적합한 히터-센서 복합체로서, 상기 가열부재의 팁은 상기 제 2 비가열부재의 전방 단부에 접속되고, 상기 가열부재의 기저부는 상기 제 1 비가열부재의 전방 단부에 접속되고, 상기 가열부재와 상기 제 1 비가열부재는 제 1 금속물질에 의해 형성되어 있는데, 상기 제 1 비가열부재는 상기 가열부재보다 직경이 크고, 상기 제 1 금속물질은 전열 철-크롬 합금이고 상기 제 2 금속물질은 니켈이나 니켈-크롬 합금으로 상기 금속물질들의 조합에 의해 열전쌍을 형성하는 것을 특징으로 하는 히터-센서 복합체. 



3. 소송에서의 쟁점

본안의 쟁점은 피소 제품이 본안특허의 필수기술특징의 보호범위에 포함되는지의 여부와, 피고가 주장한 바와 같이 원고가 금반언의 원칙을 위반하였는지의 여부에 있다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2007. 07. 04. 광동성광주시 중급인민법원 (2006)穗中法民三初字第173号
침해금지, 손해배상 명령 



5. 중급 인민법원의 판단

1) 법원은 피소제품의 기술적 특징은 원고특허가 속해있는 영역의 보통기술자가 전열대 원리에 근거하여 연상 가능한 기술적 특징으므로, 피소제품은 본안특허의 변열기술이라고 판단하였다. 변열기술이 필요한 기술특징을 생략하여 전리권을 취득한 경우에도 균등론(等同原则)을 적용해야 한다고 판단하였다. 

2) 양 피고의 항변은, 원고가 변경을 진행한 원인과 과정을 무시하였으며, 금반언 원칙의 착오적용이라고 판단하였다.
결국 법원은 피고 진계흥, 피고 담영강에게 원고 백광주식회사의 특허권에 대한 침해행위를 정지하고, 상응한 경제손실을 배상하라고 판결하였다. 



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 전리권 보호범위의 확정
전리법 제26조의 규정에 따라 출원인이 제출하는 출원서류에는 권리요구서가 있으며, 이에는 전리권 보호를 요구하는 범위를 설명하여야 한다. 전리법 실시세칙 제20조는 권리요구서는 발명・실용신안의 기술특징을 설명하고, 명료하고 간단하게 보호범위를 표현하도록 규정하고 있다. 이들 규정에 근거하여 권리요구서는 발명・실용신안의 내용을 반영하는 기술특징으로 구성되어야 한다. 기술특징을 확정하면 그에 따라 전리권의 보호범위를 확정하게 된다.

구 전리법 제56조(현 전리법 제59조)는 ‘전리권의 보호범위는 그 권리요구서의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 도면은 권리요구를 해석하는데 이용할 수 있다’라고 규정하고 있다. 이 규정에 따라 전리권의 보호범위의 크기는 권리요구에 따라 결정한다. 당연히 권리요구는 고립적이 아니며 그는 설명서의 지지를 얻어야 한다. 전리권 보호범위를 확정할 때에 설명서는 권리요구 중 불명료한 묘사에 대하여 해석을 할 수 있다.

(2) 균등론 및 생략발명
중국전리법의 규정에 따라 전리권자의 허가를 받지 않고 생산경영의 목적으로 전리제품을 제조, 사용, 판매청약, 판매, 수입하거나, 방법발명전리를 사용하거나 그 방법발명전리에 의해 직접 획득한 제품을 사용, 판매청약, 판매, 수입하는 것은 발명 전리권의 직접침해행위에 속한다. 

최고인민법원 사법해석 <전리분쟁사건의 심리에 관한 법률적용 규정> 제17조는 “구 전리법 제56조 제1항(현 전리법 제59조 제1항)의 ‘발명 또는 실용신안 전리권의 보호범위는 권리요구의 내용을 기준으로 하며, 설명서 및 도면은 권리요구을 해석하는데 이용할 수 있다’라는 것은 전리권 보호범위는 권리요구에 명확히 기재된 기술특징이 확정하는 범위를 기준으로 하며, 그 필수기술특징과 서로 균등한 기술특징이 확정하는 범위를 포함하는 것을 가리키는 것으로 규정하고 있다. 또한 “균등특징은 기재된 기술특징과 기본적으로 동일한 수단으로 기본적으로 동일한 성능과 효과를 실현할 수 있으며, 해당 기술분야의 보통기술자가 창조적인 노력 없이 연상해낼 수 있는 특징을 가리킨다” 라고 규정하고 있다.

생략발명은 개악발명이라고도 하며, 권리요구에 기재되어 있는 기술특징 중에서 하나 이상의 기술특징을 생략한 발명을 말한다. 따라서 생략발명에 의한 침해품의 성능 및 효과는 전리제품만 못하다.

(3) 금반언원칙
전리권자가 전리출원과정에서 지식재산권국과 왕래한 서류 중에 행한 인정, 인가 또는 포기한 내용에 대해서는 전리권자는 침해소송에 있어서 번복할 수 없는데, 이를 금반언원칙이라 한다. 전리권의 효력을 판단하고 전리권침해 여부를 판단하는 때에는 전리권자는 전리권리요구의 해석에 대하여 전후가 일치하여야 한다. 전리권자가 전리권을 획득하기 위하여 전리출원과정에서 전리권리요구에 대하여 협의해석을 진행하고, 권리침해소송에 있어서 타인의 권리침해를 증명하기 위하여 전리권리요구에 대하여 확대해석을 진행하는 것을 인정하지 않는다.

어떤 발명자의 전리출원이 비교적 넓은 보호범위를 획득하려고 시도할 경우 만약 권리요구가 한정하는 보호범위가 너무 넓으면 공중이익을 침해하게 되어 전리권을 획득할 수 없게 된다. 그러므로 전리출원인은 전리권을 획득하기 위하여 어떤 때는 심사관 의견에 따라 어쩔 수 없이 권리요구의 보호범위가 과다히 넓고 애매한 기술특징 및 유사기술특징, 기술특징에 대하여 설명을 하거나, 설명과정에서 일부 기술내용을 포기, 수정하게 된다. 그렇게 하지 않으면 전리권을 획득할 수 없기 때문이다. 전리권자가 출원과정에서 이미 포기한 것에 대하여 전리침해소송에서 전리권자가 다시 주장하는 것을 인정하지 않는다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 특허권의 보호범위는 필요기술특징이 확정한 범위를 기준으로 하고, 필요기술특징과 같은 특징이 확정한 범위도 포함된다. 같은 특징은 기재한 기술특징을 기본수단으로 하고, 기본적으로 같은 기능을 실현하며, 기본적으로 같은 효과를 나타내는 동시에, 본 영역의 보통기술자가 창조성노동을 거치지 아니하고 연상한 특징을 가리킨다. 고의적으로 특허의 개별필요기술특징을 생략하여 기술이 기능과 효과면에서 특허기술보다 우월하지 하지 아니한 것을 변열기술(变劣技术)이라하며, 동시에 해당 변열기술이 필요한 기술특징을 생략하여 전리권을 취득한 경우에도 균등론(等同原则)을 적용해야 한다. 
피소제품중의 가열-감응신호복합장치의 기술특징과 본안특허의 필요기술특징을 비교하면, 원·피고가 확인한 구별은 전
자는 비가열소자의 성분이 철크롬니켈(铁铬镍)이고 후자는 제일금속재료로 제조한 비가열소자의 성분이 철크롬알루미늄(铁铬铝)이다. 원고는 피소제품이 변열(变劣)이라고 주장하였다. 

법원은 양 당사자의 진술과 양 제품의 비교감정론을 참고하여, 피소제품의 비가열소자와 가열소자의 재질이 다르고, 열전대원리(热电偶原理)에 따라, 이들 사이에 열전대가 발생하여, 비가열소자의 수출신호를 상쇄시킴으로써, 감응신호기의 수출특징 및 측온효과가 본안특허제품에 비해 현저하게 차이가 발생하는데, 해당 열변효과는 피소제품의 가열소자와 비가열소자재료의 부동으로 인해 발생한 것으로, 원고특허가 속해있는 영역의 보통기술자가 전열대 원리에 근거하여 연상 가능한 기술특징으므로, 피소제품은 본안특허의 변열기술이라고 판단하였다.

2) 양 피고는 원고가 특허권을 취득하는 과정에서 제일금속재료는 알루미늄을 포함한 전열철-니켈합금이라고 하였으나, 피소제품은 비가열소자가 알루미늄을 포함하지 아니하였으므로, 원고의 주장은 금반언의 원칙을 위반하였다고 항변하였다.
금반언의 원칙은 특허심사과정에서 특허권자가 특허의 신규성과 창조성을 확인하기 위하여 특허보호범위에 대해 제한승낙 또는 부분적으로 보호를 포기함으로써, 특허권을 등록받은 후에, 훗날의 특허침해소송에서 이미 제한승낙했거나, 부분적으로 포기한 내용을 특허보호범위에 포함시켜서는 안 된다는 것이다.

법원은 본안특허의 심사과정에서 지식산권국의 심사의견 및 원고의 주장에 따라, 원고는 특허의 창조성을 확정하기 위하여 가열소자의 재료는 반드시 알루미늄을 포함한 철-크롬합금이여야 한다고 제한적으로 승낙하였고, 보호를 포기한 부분은 가열소자에 알루미늄이 포함되지 아니한 기술방안이며, 본안에서 피소제품의 가열소자는 알루미늄을 포함한 철크롬합금이므로 본안에서 금반언의 원칙이 적용될 여지가 없다고 판단하였다. 즉 양 피고의 항변은 원고가 제일금속재료의 성분을 철-크롬합금에서 알루미늄을 포함한 철-크롬합금으로 변경한 결과에만 착안하였을 뿐, 원고가 이러한 변경을 진행한 원인과 과정을 무시하였으며, 금반언 원칙의 착오적용이라고 판단하였다.

결국 법원은 피고 진계흥, 피고 담영강에게 원고 백광주식회사의 특허권에 대한 침해행위를 정지하고, 상응한 경제손실을 배상하라고 판결하였다. 



7. 관련 판례

(1) (2003)高民终字第108号, 2003. 4. 16.
원고 북경만특복과기유한책임회사는 “대뇌혈종분쇄천자침 (颅内血肿粉碎穿刺针)” 실용신안전리(93244252.8호)의 전리권자이다. 피고들은 “경상처경통로용 대뇌천자침”을 판매하였는데 이는 혈종분쇄기 부품을 포함하지 않기 때문에 만특복과기회사의 전리권리범위와 비교해 볼 때 혈종분쇄기와 관련된 3가지 기술특징이 부족하다.

이 사건의 쟁점은 사용시에만 추가하는 부품을 전리구성요소로 간주하여 침해를 인정할 수 있는지 여부이다.

피고들이 판매하는 침해제품에는 ‘혈종분쇄기’라는 부품이 결여되어 있으며, 또한 혈종분쇄기가 갖는 3개의 기술특징도 결여되었다. 그러나 단지 침해제품 자체는 임상에서 단독으로 사용할 수 없고, 보통주사기로 ‘혈종분쇄기’를 대체해야만 사용할 수 있다. 따라서 법원은 균등원칙에 근거하여, 피고들이 “경상처경통로용대뇌천자침 제품을 판매하는 행위는 만특복과기회사의 전리권을 침해한다고 인정하였다.

(2) (1998)高知初字弟36号, 2000. 12. 8.
원고들은 “교체 가능한 배터리 및 확장 카드 슬롯을 구비한 컴퓨터”에 관한 실용신안권의 공동권리자이다. 피고는 노트북컴퓨터를 중국 내에서 대량으로 판매하였으며, 본 사건과 관련하여 전리복심위에 원고 전리의 무효를 청구한바 있다. 

이 사건의 쟁점은, 전리청구범위에 기재된 필수구성요소가 누락된 제품이 전리 침해를 구성하는지 여부 및 전리복심위에서 유효성을 인정받은 전리의 권리범위를 판단하는 기준과 관련하여 금반언의 원칙의 적용여부이다.

상소심은 우선 전리의 균등 침해를 인정하는 기준은 “전체의 균등 또는 실질적 균등”이 아니라 “기술특징의 균등”이라는 점에 기초하여, 원고의 전리권의 기술적 특징이 피고 제품에 채택되지 않은 이상 전리 침해를 인정할 수 없다고 판시하였다.

또한, 원고의 전리권의 기술적 특징 중 일부는 전리복심위로부터 진보성을 인정받는데 있어 원고가 주장한 것이므로, 피고 제품이 이들 특징을 구비하지 않음으로 인해 원고 전리의 진보성을 결정하는 구성요소를 포함하지 않고 있다면, 피고 제품은 원고의 실용신안권 침해를 구성하지 않는 것으로 보아야 한다고 하였다.



8. 시사점

생략발명이란 권리요구에 기재되어 있는 기술특징 중 하나 이상의 기술특징을 생략한 발명을 말한다. 대개 전리권의 침해를 벗어나기 위한 수단으로서 비본질적 기술적 특징을 생략함으로써 전리권과 동등 또는 열악한 효과를 발휘하는 경우가 있다. 

이 사건 판례는, 고의적으로 특허의 개별필요기술특징을 생략하여 기술이 기능과 효과면에서 특허기술보다 우월하지 하지 아니한 것을 변열기술(变劣技术)이라 하며, 동시에 해당 변열기술이 필요한 기술특징을 생략하여 전리권을 취득한 경우에도 균등론(等同原则)을 적용해야 한다고 판시하여 특허권자를 보호하고 있다. 

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