특허소송 대책
소송대책 전략
지재권 소송 절차
특허분쟁 및 심판
특허조사의 중요성
특허,상표,디자인 심판
결정계 심판
당사자계 심판
해외 특허소송 대책
미국 IP소송대책 전략
일본 IP소송대책 전략
중국 IP소송대책 전략
유럽 IP소송대책 전략
홍콩IP소송대책 전략
기타국 IP소송대책 전략
산업별 분쟁 및 소송사례
기업간 특허전쟁 사례
정보통신
전기전자
섬유화학
기계소재
사례중심 분석
국가별 분쟁판례정보
미국 분쟁판례정보
일본 분쟁판례정보
유럽 분쟁판례정보
중국 분쟁판례정보

일본 분쟁판례정보

[일본판례분석] 사용자가 일방적으로 정한 근무규칙 등에 의한 권리 승계

사용자가 일방적으로 정한 근무규칙 등에 의한 권리 승계

平成13年(受)第1256号 최고재판소 제3 소법정 2003. 04. 22


1. 서지사항

원고(피상고인)

타나카 ?페이

원고 대리인

矢島邦茂

피고(상고인)

올림푸스광학 주식회사 대표자 대표이사 키시모토 마사토시

피고 대리인

大場正成

사건번호

平成13()1256

판결일자

2003 4 22

판사

上田豊三

1심법원

도쿄지방재판소

1심법원 판결일

1999 4 16

관련특허

(특허1485864)  픽업장치

관련법령

특허법  35

민법 1661

관련기술

 픽업장치




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

X(원고, 항소인겸 피항소인, 피상고인)는 Y회사(피고, 피항소인겸 항소인, 상고인)에서 비디오디스크의 연구개발에 종사하여, “픽업(pick-up)장치”의 발명을 개발하였다. Y회사의 “발명고안취급규정”에 의하면, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리는 Y회사에게 승계된다는 것, Y회사는 직무발명을 한 종업원에 대하여 산업재산권수입취득시보상 등의 보상을 행할 것, Y가 종업원의 직무발명에 대하여 제 3자로부터 공업소유권수입을 계속적으로 수령한 경우에는 수령개시일부터 2년간을 대상으로 하고, 상한액을 100만 엔으로 하는 1회한정의 산업재산권수입취득시보상을 행할 것 등의 규정이 있다.

Y회사는 이 규정에 의하여 본건 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 특허권을 취득하였고, 그 후 여러 회사와 실시허락계약을 체결하여 계속적으로 실시료를 수령하였다. 그와 관련하여, X는 출원보상으로서 3000엔, 등록보상으로서 8000엔, 산업재산권수입취득시보상으로서 20만 엔을 Y회사로부터 수령하였다.

X는 퇴사 후 본건 특허는 다액의 실시료 수입을 얻고 있고, 본건에 있어서 상당한 대가는 9억 2733만 엔이라고 하여 그 중 2억 엔(항소심에서 5000만 엔으로 감축)을 청구하였다.

이상의 사실관계 하에 1심, 원심 모두 250만 엔이 상당한 대가라고 인정하여, X가 이미 수령한 공업소유권수입취득시보상 등의 금액을 뺀 228만 9000엔의 지급을 구하는 한도에서 X의 청구를 인용하였다. 이에 Y회사가 상고를 한 사건이다. 

(2) 사건 특허발명
원고는 비디오 디스크 장치의 연구 개발부에서 근무하고 있던 자로 발명의 명칭을 "픽업 장치"로 하는 특허발명을 했다. 본 발명은 피고의 업무업무 범위에 속하면서 원고의 직무에 속하는 소위 직무 발명이었다. 피고는 "발명고안취급규정"(이하 "피고 규정")에 따라 본 발명에 대하여 특허를 받을 권리를 원고로부터 승계하고 이에 대한 특허출원을 하고 특허권을 취득했다.



3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는 특허법35조의 성질, 사용자가 일방적으로 정한 근무 규칙 등에 의한 권리 승계가능 여부, 근무 규칙 등에 있어서 대가에 관한 조항에 효력여부, 대가 청구권의 소멸 시효의 기산점 등이 쟁점이다



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1999. 04. 16 도쿄지방재판소 平成7年(ワ)第3841号 일부인용
2001. 05. 22 도쿄고등재판소 平成11年(ネ)第3208号 항소기각
2003. 04. 22 최고재판소 平成13年(受)第1256号 상고기각 

(2) 고등재판소의 판결
1) Y사 규정의 성질
Y사는, 근무규칙 그 밖의 정함에 의하여, 직무발명에 관한 특허권 등의 사용자 등에 대한 승계 등 뿐만 아니라, 특허권 등의 승계 등의「상당한 대가」도 종업원의 동의 없이 일방적으로 정할 수 있다고 주장한 것에 대하여, 특허법35조 3항에서「종업원 등은, 계약, 근무규칙 그 밖의 규정에 따라, 직무발명에 관하여 사용자 등에게 특허를 받을 권리 혹은 특허권을 승계시키고, 또는 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정한 때는, 상당한 대가 지불을 받을 권리를 가진다」고 정하고 있다.

따라서, 사용자 등이, 일방적으로, 특허권 양도에 관한 대가를 정할 수 있고, 종업자 등이 그 정함에 구속된다고 하는 것은, 사용자 등의 이익에 치우치고, 입법 취지에 반하는 것은 논할 것 까지도 없다고 하였기 때문에, 상기 입법 취지에 비추면, 특허법35조 3항, 4항을 강행규정으로 해석하여야 하는 것도 당연하다고 말할 수 있다.

Y는, 취직 시에, 회사의 취업규칙 그 밖의 모든 규정의 준수를 맹세한 서약서를 제출하고 있고, 이에 따라 X의 규정에 관하여 포괄적인 동의를 한 취치를 주장하지만, 특허법35조 3항, 4항이 강행규정임과 아울러 비추면, X가 Y사에 제출한 서약서에 따라, 취업규칙, 그 밖의 모든 규칙에 관하여 포괄적인 동의를 하였다고 하는 주장에 대하여, 대가 액에 뭔가 합의가 이루어졌다든가, 대가 청구권을 방기한 것이라고는 할 수 없다.

X가 Y사의 규정에 의한 보장금을 수회에 거쳐 이의 없이 수령하였다는 사실의 실체는, 그 잔여의 대가 청구권을 방기하는 의사표시를 하였다고 까지는 인정할 수 없으며, 대가 청구권을 방기하는 의사표시를 하였다고 인정하는 데에는, 그와 같은 평가를 허용하는 근거가 되는 특별한 사정이 필요한 것인데, 동 사정에 해당할 수 있는 사실은, 인정할 수 없다.

2) X가 받을 수 있는 이익액
본건 특허에 따라, X가 받을 수 있는 이익에 관한 당사자 주장은 모두 채용할 수 없다. 그리고, 본건 특허는 제외 발명의 이용발명이라고 하는 점, 각사와의 교섭은 제외 특허가 중심적인 교섭 대상으로 되고, 본건 특허 및 상기 분할특허에는 거듭되어 있지 아니하다는 점, 소니는 제외 특허의 존속기간 만료 후, 실시료를 지불하고 있지 않은 점, 제외 발명이 모든 제품에 사용되어 있는 점, 본건 특허 및 상기 분할특허(갑 제43 내지 제46호증, Y사는 본건 발명을 본건 특허를 포함 7개로 분할하였음)에는 무효사유가 존재할 개연성이 매우 높은 점, 당초 출원발명 그대로는, 각 사의 픽업장치가 이를 실시하고 있다고 평가할 수 없는 점(X의 제안내용이, Y사의 특허 담당자를 중심으로 한 제안으로 대폭적으로 변경된 것임) 등의 문제점을 총합하면, 본건 발명에 따라 Y사가 받아야 할 이익 액을 5,000만 엔으로 한 원심에는 합리적이라고 말할 수 있다.

이상에 의하면, 본 건 발명에 따라 Y사가 받을 수 있는 이익액 5,000만 엔으로부터, Y사의 공헌도 95%에 상당하는 금액을 공제한, X가 받아야 할 직무발명의 대가를 250만 엔으로 하고, (동 금액으로부터 X가 발명 고안의 취급규정에 의거하여 수령하고 있는 액) 기불분의 21만 1,000엔을 공제한 잔액인 228만 9,000엔을 인용액으로 한 원판결은 상당하다.

3) Y사의 공헌도
X는 Y사의 공헌도는 60%를 초과하지 않는다 하고, Y사는 X의 공헌도는 제로(Y사의 공헌도 100%)를 주장하였지만, X의 제안내용이, Y사의 특허 담당자를 중심으로 한 제안으로 대폭적으로 변경된 것인 점, 당초출원의 내용은, 각 사의 픽업장치가 이를 실시하고 있다고는 말할 수 없고, 상기 변경의 결과 각 사의 픽업장치의 일부가 이를 실시하고 있다고 평가할 수 있는 내용이 된 점, 본 건 발명이 X의 담당분야와 밀접한 관계를 가진 점 (증거, 변론 금지 취지) 등의 사정을 고려하면, 본 건 발명이 이루어짐에 관하여 Y사가 사용자로서 공헌한 정도는 95%라고 한 (인정할 근거를 2점 열거하고 있다) 원판결에는 합리성이 있다고 하여야 할 것이다.

4) 소멸시효의 성립여부
Y사는, 대가 지불청구권의 소멸시효가, 특허권을 양도한 때로부터 진행한다는 취지를 주장함에 대하여, X에 대하여 공업소유권 수입 취득시기 보상이 지불된 평성4년('92) 10월 1일까지는, 산정의 기초가 되는 공업소유권 수입은 반드시 명확하지 않고, X가 Y사로부터 어느 정도의 보상액을 받아들일 수 있느냐가 불확정적이었다고 말할 수 있기 때문에, 동일까지는, X가 상당한 대가의 청구권을 행사하는 것은 기대할 수 없는 상황이었다고 말할 수 있고, 동일까지는 소멸시효는 진행하지 않는다고 해석하는 것이 상당하다. 



5. 최고재판소의 판단

1) 특허법35조의 성질
특허법 35조는 직무 발명에 대하여 특허를 받는 권리가 해당 발명을 한 종업원 등에 원시적으로 귀속하는 것을 전제로 직무발명에 대한 특허를 받는 권리 등의 귀속 및 그 이용에 관해서 사용자등과 종업원 등의 각자의 이익을 보호하는 것과 더불어 양자간 이해를 조정하는 것을 도모한 규정이다.

2) 사용자가 일방적으로 정한 근무 규칙 등에 의한 권리 승계
사용자 등은 직무발명에 대하여 특허를 받는 권리 등으로 사용자 등에 승계시키는 의사를 종업원이 소유하는 것과 무관하게 사용자 등이 미리 정한 근무규칙에 있어서 특허를 받는 권리 등을 사용자 등에 승계 시키는 내용의 조항을 설정하는 것이 가능하다

3) 근무 규칙 등에 있어서 대가에 관한 조항에 효력
근무규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대해 지불해야 하는 대가에 관한 조항이 있을 경우에 있어도 이것에 의한 대가의 금액이 특허법35조 4항의 규정에 따라 정해지는 대가의 액수에 미치지 못할 경우 동조3항의 규정에 따라 그 부족 액수에 해당한 대가의 지불을 요구할 수 있다고 해석하는 것이 적당하다

4) 대가 청구권의 소멸 시효의 기산점
근무규칙 등에 사용자 등이 종업원 등에 대해 지불해야 하는 대가에 지불시기에 관한 조항이 있을 경우에는 그 지불시기가 상당한 대가의 지불을 받는 권리의 소멸시효의 기산점이 된다고 해석하는 것이 타당하다. 



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
종래 직무발명의 대가는 극히 적은 액이거나 혹은 정액인 예가 많았고, 또한 전혀 지급하지 않은 기업도 적지 않았다. 그것은 기업의 이익은 발명자뿐만 아니라 비연구부서에 근무하고 있는 자를 포함하여 많은 종업원이 협력한 결과인 까닭에, 발명자만을 특별히 취급하는 것은 다른 종업원과의 관계에서 불평등하게 되고, 전체의 화합을 깨뜨려 기업전체의 역량을 약화시키게 되기 쉬우며, 그리고 개개 발명의 대가를 그 때마다 금전으로 지급할 것이 아니라 장기간에 걸쳐서 본 결과를 인사고과 등에 반영하여 처우한다면 족하다고 생각하였기 때문일 것이다. 또한 상당한 대가의 액의 정확한 산정은 불가능에 가까운 이상, 특허를 다수 보유하고 있는 사용자 등에게 그 관리비가 막대하게 되어 기업경영을 압박할 가능성조차 있다. 그리고 무엇보다도 연공서열의 근로관행 속에서, 가령 대가에 대하여 불만이 있다 하여도 표면화되는 경우는 적었다.


(2) 특허법 제35조 
특허법 제35조에서는 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원등에게 원시적으로 귀속한다는 것을 전제로, 사용자 등은 특허를 받을 수 있는 권리와 특허권을 자기에게 양도한다는 취지의 규정을 미리 둘 수 있고, 그 대상으로서 발명자인 종업원 등에 대하여 “상대적인 대가”를 지급할 의무가 있다. 종업원 등이 가공한 “물건”은 원칙적으로 사용자 등에게 귀속하고, 대가의 지급의무도 없는 것인 데 대하여, 발명이라고 하는 정신활동의 성과인 특허에 관하여는, 발명의 장려라는 법 목적으로부터 그와 같은 특별한 규정을 두고 있는 것이다. 입법론으로서나 국가에 따라서는 이와 다른 법제도 있지만, 판결은 어디까지나 동조의 해석에 의하지 않으면 안 된다. 판시는 특허법 제35조의 취지를 명확하게 하고, 사용자 등은 종업원 등이 행한 직무발명을 사용자 등에게 승계시키는 규정을 일방적으로 둘 수 있지만, 대가의 액에 대하여는 상당한 액 이하라면, 종업원 등은 그 차액을 청구할 수 있다고 한다. 

이 점에 대하여는 현행법의 해석론으로서는 거의 정착되어 있다고 말 할 수 있을 것이다. 이전에는 승계에 대하여도 사용자 등이 일방적으로 정할 수는 없고, 기본적으로는 양자의 계약 또는 그에 유사한 것(예컨대 노동협약)이 아니면 안 된다고 하는 견해가 압도적이었으나 현재는 적다. 이러한 과거의 통설적 견해는 동조의 문언에 반할 뿐만 아니라 동조의 취지에도 어긋난다. 동조는 종업원 등의 지위를 지킴과 동시에 사용자 등과 종업원 등의 이익 균형을 도모한 규정이다. 결국 종업원 등에게 원시적으로 귀속하는 특허를 받을 수 있는 권리를, 사용자 등이 일방적으로 자기에게 이전시킬 수 있는 대상으로서, 종업원 등에게 상당한 대가의 청구권을 인정하여 양자의 균형을 도모하고 있는 것이고, 사용자 등에게 이와 같은 권리를 인정하지 않는 한, 기업 경영은 불가능하게 될 것이다.

(3) 보상금 결정방법 
Y회사는 대가의 규정이 “승계”의 규정에 포함되어 사용자 등이 일방적으로 정할 수 있다고 주장함에 대하여, 판시는 상당한 대가는 특허법 제 35조 제3항·제4항의 규정으로부터 도출되는 것이고, 현실의 대가가 상당하지 아니할 때에는 종업원 등은 그 차액분을 청구할 수 있다고 하고 있다. 아마 이 판시는 일본의 많은 기업의 보상 실태와 괴리가 있는 것이지만, “특허법 제35조의 해석”으로서는 어쩔 수 없는 것이라고 생각된다. 사용자등은 종업원 등에게 원시적으로 귀속하고 있는 특허를 받을 수 있는 권리를 종업원 등의 의사와는 무관하게 자기에게 이전시킬 수 있고, “상당한 대가”는 그 대상이기 때문에, 사용자가 일방적으로 정한 액이 상당하다고 하는 것은 법해석으로는 취할 수 없을 것이다. 

법의 기본적인 구조는 위에서 본 바와 같지만, 현실적으로는 ”상당한 대가”를 정확하게 산정하는 것은 불가능에 가깝다. 그럼에도 불구하고 재판소는 “상당한 대가”의 액을 산정하지 않으면 안 되는 숙명을 지고 있다. 최고재판소 판결에서는 구체적인 산정방법에 대한 언급은 없지만, 이 문제도 약간 언급하고 있다. 

상당한 대가의 결정요소로서는 조문상은 “사용자 등이 받아야 할 이익의 액 및 그 발명이 이루어지는 데 대하여 사용자 등이 공헌한 정도를 고려하여 정하지 않으면 안 된다.”고 규정되어 있을 뿐이고, 거기에 구체적인 산정방법은 보이지 않는다. 권리의 이전이므로 이전시에 발명의 가치를 판단하여 일괄하여 대가를 지급하는 것이 원칙이지만, 많은 기업은 사용자 등이 구체적으로 얻은 이익을 기초로 대가를 산정하는 실적보상방식을 채용하고 있다. 사용자 등이 장래 “받아야 할” 이익의 액을 고려한 산정방식이면 족한 것이고, 실적보상방식도 합법이지만, 실적보상방식을 채용한다고 하여 상당한 대가를 용이하게 산정할 수 있는 것은 아니다. 현실적으로는 사용자 등이 특허로부터 얻을 수 있는 이익에는 다양한 종류의 것이 있고, 그것을 정확하게 산정하는 것은 사전에 있어서는 물론, 사후적으로도 불가능에 가까울 정도로 어렵다. 특허권의 전형적인 이용례는 자기사용과 라이센스인데, 그 이외에 방어적 이용방법도 있고, 또한 전혀 이용하고 있지 않는 것도 있다. 라이센스에 대하여도 단독 라이센스라면 비교적 용이하게 사용자 등의 이익을 산정할 수 있을 것이지만 크로스 라이센스, 특히 포괄 라이센스의 경우는 현실적으로 금전의 수수가 없든가 혹은 소액이기 때문에 사용자 등이 받아야 할 이익을 정확하게 파악하는 것은 불가능에 가깝다. 그 밖에도 고려해야 할 문제는 산적해 있다.

사용자 등의 공헌 정도의 산정에 대하여도 많은 곤란함이 수반된다. 이상과 같은 곤란성을 고려하면, 특허법은 그 산정에 엄밀한 계산까지 요구하고 있다고는 생각되지 않고, 재판소로서도 자신을 가지고 엄밀한 계산은 하지 않을 것이다. 결국 여기서 말하는 상당성의 대가라고 하는 것은 어느 특정의 수치로서 확정할 수 있는 것이 아니라 상당한 정도의 폭이 있는 개념으로서 파악하여야 할 것이고, 그 폭에 들어가면 상당하다고 판단해야 할 것이다. 이를 다른 방향에서 보면, 현저하게 부당하지 않으면 위법이 아니라고 생각하여야 할 것이다. 

(4) 소멸시효
시효는, 권리의 행사가 현실적으로는 기대할 수 없는 것과 같은 예외적인 경우를 제외하고, 원칙적으로 법적으로 청구 가능한 시기부터 진행한다. 실적보상의 규정을 가지는 경우에는 종업원 등은 그 규정에서 정하여진 지급시기에 청구가 가능하기 때문에 그 때로부터 시효가 진행하게 된다. 본건에 있어서는 Y회사가 라이센스료를 다른 사람으로부터 계속적으로 수령한 경우에는 2년간에 한하여 1회의 지급을 행한다고 규정되어 있고, 그 규정에 따라 지급되고 있기 때문에 잔여 청구권의 시효에 대하여는 그 지급되어야 할 시기로부터 기산한다고 한 판시에 문제는 없을 것이다.

다만, 구체적인 사안에 따라서는 시효의 시기에 대하여 논의가 있는 것도 있고, 그 밖에 시효에 관하여는 몇 가지의 문제도 존재한다. 또한 대가청구권의 시효는 10년이라고 해석하는 것이 판례·통설이다. 다만 입법론으로서는 임금 채권이 2년, 퇴직금채권이 5년으로 시효에 걸리므로, 그것들과의 형평의 문제는 남을 것이다.

(5) 이 사건에서의 구체적 판단
사용자 등은, 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킬 의사를 종업원 등이 가지고 있는지 여부에 관계없이, 사용자 등이 미리 정한 근무규칙 기타 규정에서, 특허를 받을 수 있는 권리 등이 사용자 등에게 승계된다는 취지의 조항을 두는 것이 가능하고, 또한 그 승계에 대하여 대가를 지급한다는 취지의 대가의 액, 지급시기 등을 정하는 것도 방해되지 않는다고 할 수 있다. 그러나 아직 직무발명이 이루어지지 않고, 승계되어야 할 특허를 받을 수 있는 권리 등의 내용이나 가치가 구체화되기 전에, 미리 대가의 액을 확정적으로 정할 수 없는 것은 명백하므로, …이것이 허용된다고 해석할 수는 없다. 환언하면 근무규칙 등에 정해진 대가는 이것이 특허법 제 35조 제 3항·제4항 소정의 상당한 대가의 일부에 해당한다고 해석할 수 있음은 별론으로 하고, 그것이 바로 상당한 대가의 전부에 해당한다고 볼 수 없는 것이며, 그 대가의 액이 동조 제 4항의 취지·내용에 합치하여야 비로소 동조 제3항·제4항 소정의 상당한 대가에 해당한다고 해석할 수 있는 것이다. 

따라서 근무규칙 등에 의하여 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계시킨 종업원 등은 당해 근무규칙 등에, 사용자 등이 종업원 등에 대하여 지급해야 할 대가에 관한 조항이 있는 경우에도, 이에 다른 대가의 액이 동조 제 4항의 규정에 따라 정하여진 대가의 액에 당하지 않는 때에는, 동조 제3항의 규정에 기하여 그 부족한 액에 상당한 대가의 지급을 구할 수 있다.

근무규칙 등에 대가의 지급시기가 정하여져 있는 때에는, 근무규칙 등의 규정에 의한 지급시기가 도래할 때까지의 사이에는, 상당한 대가의 지급을 받을 수 있는 권리의 행사에 대하여 법률상의 장애가 있는 것으로서, 그 지급을 구할 수 없다. 본건에서는 Y회사 규정에 따라 상기 보상이 행하여져야 할 시기가 본건에 있어서 상당한 대가의 지급을 받을 수 있는 권리의 소멸시효의 기산점으로 된다.



7. 관련 판례

(1) 東京地裁 2008. 2. 29. 2007(ワ)12522
직무발명에 있어서 특허의 대가에 관해서는 특허법 35조 3항 및 4항에 그 규정이 있고, 근무규칙 등에 의해 산정된 대가가 동항을 기준으로 산정된 금액에 달하지 못할 시에는 동항에 의해 수정되어야 한다.

하지만, 대가의 지불시기에 관해서는 규정이 없으므로, 근무규칙 등에 대가의 지불시기가 정해져 있다면 그 지불시기에 따른다고 해석하는 것이 마땅하다. 때문에 원고가 출원보상, 등록보상, 실적보상에 대해 청구할 수 있는 대가청구권의 시효는 모두 소멸되었으며, 원고가 지불기준으로 주장하는 본건특허보장취급규칙은 원고가 퇴사한 이후에 실시되었으므로 원고가 이 규칙 등의 지불시기에 적용된다고 할 수 없다. 

(2) 東京高裁 2004. 1. 29. 2002(ネ)6451
외국에서의 특허를 받을 수 있는 권리의 양도와 관련해서, 「특허법」35조는 특허법에 규정되어 있다고는 해도, 우리나라에 있어서 종업원과 사용자간의 고용계약상의 이해관계의 조정을 도모하는 강행규정인 점에 주목하면, 특허법을 구성하는 것과 동시에 노동법규로서의 의미로 가지는 규정이라고 말할 수 있다. 직무발명에 대한 규정이 이러한 것이라고 한다면 직무발명의 양도의 「상당한 대가」는 외국의 특허를 받을 수 있는 권리 등에 관한 것도 포함하고 사용자와 종업원이 속하는 나라의 산업정책에 근거해 결정된 법률에 의해 일원적으로 결정되어야 할 사항이고, 당해 특허가 등록된 각국의 특허법을 준거법으로 해서 결정되어야할 사항이 아닌 것이 명백하다.」고 인정했다.

더욱이 「BBS최고재판결」은「특허의 성립, 이전, 효력, 즉, 특허권이 부여된 절차적, 실체적 요건, 및 특허권의 효력이 각각의 국가의 특허법에 의해 정해진다는 것을 말한 것」이고,「특허를 받을 수 있는 권리 등의 이전의 전제가 되고, 그것들을 대상으로 하는 양도계약에 있어서, 그것들의 권리의 이전의 대가에 대해서까지, 이를 각국의 특허마다 각국의 특허법등의 법률에 일임하는 것을 진술한 것은 아니다.」고 말하며,「동판결의 사정(射程) 거리 밖」이라 하고 있다.



8. 시사점

최근, 직무발명을 둘러싼 논의가 급부상하고 있는데, 그 계기가 된 것이 바로 본건이다. 본 건은 직무발명의「상당한 대가」에 관하여, 원심을 지지한 사례이다.

직무발명의 대가를 요하는 소송의 증가, 청구금액의 대형화 등 (청색LED사건) 이 신문에 보도되어 사회의 관심을 불러일으키고 있다. 기업 측에서도 연구개발의 인센티브를 부여할 목적으로, 상당한 대가의 회복 움직임이 있다 (사내규정의 상한액의 인상, 상한액의 철폐 등). 또한, 최근 해당 조문을 회복시키고, 이제 조금 명확한 기준을 나타내기 위한 개정문제 등도 부상되어 온 것이 보도되고 있다. 상기 사정을 귀감삼아, 「상당한 대가」는 이후 판례의 적중에 의하여 정해진다고 사료되지만, 본 판결은, 그 하나의 예로서, 산정의 방향성을 나타낸 것이라고 할 수 있다.

본 판결에 따르면, 「직무규정 기타」에 따라서 보상금이 지불된 후일지라도, 특허법35조 3항의「상당한 대가」의 청구를 할 수 있음이 판시되었다. 전항의 「상당한 대가」의 청구권의 소멸시효의 기산점은 , 상기 보상금 등의 최종 지불일로 하는 것이 합리성이 있다고 하였다. 상기「상당한 대가」의 산정방법에 관하여 , 사용자 등과, 발명자의 기여도를 기준으로 한 것도 하나의 방법으로서 합리성이 있다. 실시료 수입의 경우에는, 비교적 금액을 확정하기 쉽지만, 사용자만이 실시자여서 상당한 이익을 올린 경우에 직무규정 등의 정당성 및 합리성은 갑자기 정하기 어렵다. 


뉴아이피비즈 제휴문의 이용약관 개인정보보호정책 오시는 길 사이트 맵
홍보: 주식회사 코마나스 해외업무: 대일국제특허법률사무소
서울시 영등포구 당산로 27길 18 진양빌딩 3층
사업자등록번호 : 117-81-77198, 대표 이현구/변리사 이종일
Copyright © 2011~2019 Comanas Co., Ltd all rights reserved.