사건개요

피고는 전기 전송 타워 지지용 스크루 앵커 시스템에 관한 사업을 실시하고 있었고 그에 관한 특허를 보유하고 있었는데 그 내용은 foundation을 보강하기 위하여 metal bracket과 함께 스크루 앵커를 사용하는 것이었다. 원고는 피고 제품의 판매 대행업을 하던 중 동일 아이템에 관하여 다른 제조업체를 설립하고 피고와 경쟁 체제로 돌입하였다. 이에 피고는 원고와의 판매 대리 계약을 파기하였다. 피고의 특허를 의식하고 있던 원고는 피고를 상대로 특허 비침해 확인의 소 및 특허 무효 확인의 소를 제기하였고, 피고는 특허 침해를 주장하는 반소를 제기하였다.

특허 무효에 대한 issue에 있어서 몇 가지 선행기술들이 제시되었는데, 그 중 하나가 Richard Fuller와 Stan Rupiper가 1980년대 말경부터 사용하였던 스크루 앵커였는데, 이것은 foundation에 걸리는 load를 스크루 앵커에 전달하기 위한 수단으로서 metal bracket 대신에 concrete hanunch를 채택하였다는 사실을 제외하고는 특허와 동일하였다. 한편, 선행기술로서 제시된 또 다른 문헌은 Gregory의 특허였는데, Gregory 특허는 metal bracket을 사용하는 foundation을 개시하고 있었다.

즉, 특허의 스크루 앵커에 관한 것은 Fuller-Rupiper에 개시되어 있었고, 특허의 metal bracket에 관한 것은 Gregory 특허에 개시되어 있었으므로, 이 사건에 있어서 issue는 과연 Fuller-Rupiper와 Gregroy의 결합 / 조합을 위한 motivation이 있었는지의 여부 및 진보성 판단을 위한 2차적 고려 사항들에 관한 것이었다.

연방지방법원은 원고가 피고의 특허를 침해하기는 하지만 피고의 특허가 obviouness로 인해 무효라는 판결을 내렸고, 이에 피고는 CAFC에 항소하였다. CAFC는 상기 선행기술들을 결합 / 조합하기 위한 motivation의 여부를 더 판단하라는 지시와 함께 사건을 연방지방법원으로 다시 환송하였다. 이에 연방지방법원은, 상기 선행기술들을 결합 / 조합하기 위한 motivation을 foundation의 보강에 관한 문제 자체의 성격에서 찾았고, 피고가 제시한 상업적 성공 및 전문가의 회의적 견해와 같은 2차적 고려 사항들에 대해 그 증거력이 약하다고 치부하면서, 결론적으로 obviousness에 근거한 특허 무효 판결을 다시 하였다.

이에 피고는 CAFC에 항소하였다.

Issue에 대한 법원의 판단

특허출원 또는 특허발명과 선행기술들의 차이점을 파악할 때, 103조는 특히 claimed invention을 전체로서(as a whole) 판단할 것을 특히 요구하고 있다. “as a whole”로 판단하라는 것은 결국 발명의 부분을 별도로 분리하여 선행기술과 단순히 비교하는 것을 금지하는 것이다. 이러한 “as a whole” requirement가 없다면 A+B+C로 구성된 발명의 진보성을 평가하는데 있어, A, B, 및 C를 각각 개시하고 있는 3개의 선행기술을 찾는 것만으로 상기 발명의 진보성을 부정할 수 있게 될 것이다. 그러나 이것은 hindsight reasoning에 다름 아닌 것이고, 이럴 경우 기존의 특징 내지 원리들을 새로운 방식으로 결합함으로써 새로운 결과를 창출하는 것(대부분의 발명이 이에 해당한다고 볼 수 있음)에 대한 가치를 평가 절하하게 되는 문제점이 있다. 따라서, 심사관이나 법원은 복수개의 선행기술의 결합 / 조합에 근거하여 발명의 진보성을 부정할 때에는 선행기술들의 결합 / 조합을 위한 motivation 또는 suggestion의 존재를 반드시 제시하여야 한다.

법원 또는 심사관은 발명이 해결하려고 하는 과제 또는 문제점 자체의 성격으로부터 선행기술들의 결합 / 조합을 위한 motivation을 찾을 수 있다. 이와 같이 발명이 해결하려고 하는 과제 또는 문제점 자체로부터 선행기술의 결합 / 조합을 위한 motivation을 찾을 수 있는 경우는 특히 발명이 단순한 기계 관련 기술에 관한 것일 경우 특히 관련이 있다.

본 사건의 경우, 두 개의 선행기술들이 정확히 특허발명이 해결하려고 하는 과제, 즉 기존 구조물의 foundation의 보강이라는 과제와 직결되는 것들이기 때문에 당업자가 기존의 빌딩 foundation을 보강하기 위하여 당업자는 상기 두 개의 선행기술들을 찾아보게 될 것이고, 결국 Fuller-Rupiper method의 스크루 앵커와 Gregory 특허의 metal bracket을 자연스럽게 결합하게 되었을 것이라고 판단한 연방지방법원의 판결을 옳았다.

한편, 피고가 진보성 판단의 2차적 고려사항의 하나로서 주장한 상업적 성공은 특허 기술의 우월성에 기인한 것이라기 보다는 해당 산업에서 오랜 시간동안 사업을 해옴으로써 피고가 얻은 경험에 기인한 것이라고 보아야 하기 때문에, 이 부분에 있어서도 연방지방법원의 판결을 정당하였다.

주요 인용판례
- In re Roufett, 149 F.3d 1350 (Fed. Cir. 1998)
- Pro-Mold v. Great Lakes Plastics, 75 F.3d 1568, (Fed. Cir. 1996)

승/패소 요인 분석

여러 선행기술들의 조합에 의한 진보성 부정의 경우 결합의 motivation 또는 suggestion에 의해 뒷받침되어야 하는데, 그 결합이 종래 기술들의 단순 조합일 경우 결합의motivation/suggestion은 nature of the problem에 의해 뒷받침될 수 있는 반면, 그 결합을 위한 부가적 특징이 수반되는 경우에는 nature of the problem만으로는 motivation/suggestion의 근거가 될 수 없다고 할 것이다. 따라서, 본 사건의 경우 선행기술들의 결합을 위한 부가적 특징이 있음을 주장하여야 했다.

	사건번호	: 357 F.3d 1270
	원 고	: Richard Ruiz and Foundation Anchoring Systems, Inc.
	원고측 대리인	: Blumnefeld, Kaplan & Sandweiss, P.C..
	피 고	: A.B. Chance Company
	피고측 대리인	: Armstrong Teasdale LLP
	판결일자	: 2004-01-29
	판사	: Newman / Michel / Rader
	1심법원	: District Court for the Eastern District of Missouri
	1심법원판결일	:
	관련특허	: US 5,139,368, US 5,171,107
	판례원문	:   <----클릭하면 원문을 볼 수 있어요
	관련기술	: 전기 전송 타워 지지용 스크루 앵커 시스템(Screw Anchor System)