사건개요

원고는, 피고가 혈관 삽입용 벌룬 팽창 스텐트에 관한 자신의 특허 3개를 침해하였다고 주장하면서 피고를 델라웨어 연방지방법원에 제소하였다.

이에 대해 델라웨어 연방지방법원의 배심원은, 원고가 침해되었다고 주장하는 claims들 중에서 오직 하나의 claim만이 유효하고 피고에 의해 침해되었다는 평결을 내렸다. 그러자 원고는 JMOL(judgment as a matter of law)를 구하는 post-trial motion을 제기하였으나, 델라웨어 연방지방법원은 이 motion을 deny하였다.

이에 원고는 CAFC에 항소하였다.

Issue에 대한 법원의 판단

원고는, 연방지방법원의 판결 중 자신의 특허에 대한 침해 및 무효 여부 모두에 대하여 appeal하였으나, obviousness에 의한 특허 무효 판결이 substantial evidence에 의해 지지되고 있다고 아래와 같이 판단하였기 때문에 CAFC는 침해 문제에 대한 구체적 판단은 하지 않았다.

Obviousness로 인한 무효 여부에 대한 판단을 하는데 있어서, 첫 번째 단계는 특허청구범위를 해석하는 것이고, 두 번째 단계는 선행 기술이 적절히 해석된 특허청구범위를 자명하게 하는지의 여부를 결정하는 것이다.

선행기술이 특허청구범위를 자명하게 하는지의 여부를 결정하기 위해서는,
1) 선행기술의 내용 및 범위에 대한 확정;
2) 선행기술과 특허청구범위의 차이점 파악;
3) 당업자의 기술적 수준 파악; 및
4) 비자명성에 대한 객관적 증거들 고려 등이 수행되어야 한다.

설령 특허청구범위의 모든 구성요소들이 여러 선행기술에 존재한다고 하더라도, 그 선행기술들의 구성을 결합시키기 위한 동기(motivation)가 그 선행기술에 포함되어 있지 않다면 obvious로 판단되지 않는다.

인용참증들의 결합에 대한 suggestion 또는 motivation은 명시적으로 기재될 필요까지는 없고, 단지
1) 선행기*술 그 자체를 참조로 하여 입증될 수 있고;
2) 특허청구범위의 발명이 해결하려고 하는 종래기술의 문제점의 성격 자체를 참조로 하여 입증될 수도 있으며; 또는 3) 당업자의 가지고 있는 기술적 지식을 참조로 하여 입증될 수도 있다.

원고는 연방지방법원이 obviousness를 판단하는데 있어 가장 기본이 되는 특허청구범위 해석에 있어 오류를 범하였다고 주장하였으나, claim language와 연방지방법원의 해석 사이에 어떠한 차이가 있는 지에 대하여 정확히 설명하고 있지 못하다고 지적하면서 CAFC는 연방지방법원의 특허청구범위 해석에 오류가 없었다고 판결하였다.

원고는 또한 특허발명이 해결하려고 하였던 종래기술의 문제점을 인용참증은 해결하지 못한다고 주장하였으나, 인용참증도 역시 상기 문제점을 해결하는 것이 존재한다는 것에 대한 substantial evidence가 존재하기 때문에 위와 같은 원고 주장도 역시 이유 없다고 판결하였다.

설령 특허청구범위의 모든 구성요소들이 여러 선행기술에 존재한다고 하더라도, 그 선행기술들의 구성을 결합시키기 위한 동기(motivation)가 입증되지 않았다는 원고의 주장에 대하여, CAFC는 연방지방법원에서 행하여진 증언에 의하면 당업자가 실제로 특허청구범위의 구성요소들을 결합한 적이 있고 그와 같은 착상에 대하여 특허출원을 한 적이 있다는 사실로부터, 상기 motivation이 충분히 입증되었다고 판결하였다.

한편, 원고는 상기 당업자의 특허출원은 그 진행 과정에서 결국 abandon되었기 때문에 motivation을 입증하기 위한 증거로서 충분하지 않다고 주장하였으나, CAFC는 “motivation의 존재 여부를 입증하는데 있어 당업자의 실제 출원 사실이 갖는 증거력을 측정하는데 있어서, 그 출원이 abandon되었던 주관적 이유는 전혀 관계가 없는 것이고, 중요한 것은 당업자라는 가상적 인물이 상기 출원의 존재로부터 어떠한 영감을 얻었을 것인가이다”라는 이유로, 상기 인용참증들의 결합에 대한 motivation 존재를 인정하였다.

주요 인용판례
- Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966)
- Riverwood Int'l Corp. v. Mead Corp., 212 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2000)
- C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys. Inc., 157 F.3d 1340 (Fed. Cir. 1998)
- Med. Instrumentation and Diagnostics Corp. v. Elekta, AB, 344 F.3d 1205 (Fed. Cir. 2003)
- Amazon. com, inc. v. Barnesandnoble.com, inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001)

승/패소 요인 분석

Obviousness를 판단하기에 앞서 특허청구범위의 정확한 해석이 선행되어야 한다는 점을 argue-point로 하여 연방지방법원의 특허청구범위 해석에 있어서의 오류를 지적한 것까지는 좋았으나, 그에 대한 논리적 근거 내지는 입증이 충분치 않았다는 점이 패인의 하나로 작용하였다.

또한, Obviousness에 의해 특허출원이 거절되거나 또는 특허가 무효되기 위해서는 특허청구범위에 기재된 모든 구성요소가 인용참증들에 개시되어 있어야 한다는 점, 및 이들 구성요소가 모두 인용참증들에 개시되어 있어도 이들 인용참증들을 서로 결합시키기 위한 suggestion 또는 motivation이 있어야 한다는 점에서 연방지방법원 판결에 오류가 있었다는 점을 주장하였다는 점에서 그 방향은 옳았다고 할 것이나, 결국 그 주장을 지지하기 위한 입증이 불충분하였다.