사건개요
원고는 스프레드시트로 자동 전산화하는 기술에 관한 특허(이하 '615 특허)를 보유하고 있다. 해당 특허는 구체적으로 재계산 명령어를 입력하면 자동으로 데이터베이스의 기록을 연결하여 정보를 자동으로 리포맷하고 로딩하여 스프레드시트로 연계하는 인터페이스에 관한 기술이다. '615특허는 스프레드시트와 데이터베이스 프로그램을 호환하는 기능에 관한 발명이다.

원고는 피고의 여러 버전으로 된 오피스 프로그램이 자신의 특허를 침해한다며 소송을 제기했고 배심원 판결로 1심에서는 침해가 인정되었다. 1심법원은 영구 침해중지 명령을 내렸다. 단, 해당 침해중지 명령은 피고가 불법 카피당 $2.00의 공탁금을 예치하는 조건으로 항소심 완료시점까지 효력 중지토록 하였다. 원고와 피고는 1심의 결정에 대해 항소하였으나 항소심에서는 1심의 결정이 확정되었다.(Amado I)

1심에서는 최근의 대법원 판결에 기한 피고의 침해중지명령 파기 요청에 대해 재심이 진행되어 피고의 요청이 승인되었다. 또한, 손해배상액 판단에 있어 불법 카피 당 $0.12를 원고에 지급하라고 명령하였다. 원고와 피고는 1심법원의 결정에 항소하였다.

Issue에 대한 법원의 판단
본 사건에서 이슈는 영구침해금지명령의 요건을 강화한 최근의 대법원 판결이 본 사건에 적용가능한가의 여부이다. 원고는 해당 대법원 판결이 Amado I 판결일 이전이기는 하나 이미 Amado I 항소심을 위한 준비서면 제출이 완료된 시점이었고 침해중지명령은 항소심 범위에 포함되어 있지 않아 피고는 최근 대법원 판결을 기준으로 침해중지 명령에 대한 재심을 청구할 수 없다고 주장하였다.

최근 미국 연방대법원에서는 eBay 판결을 통해 특허침해가 인정되면 자동으로 중지명령을 내렸던 관행을 뒤집어 전통적인 4요소 테스트를 적용하여 피고가 특허침해를 한 경우라 하더라도
1) 원고가 회복할 수 없는 피해를 입었고,
2) 금전적 손해배상으로는 보상이 어렵고,
3) 원고와 피고의 곤란함의 정도를 비교형량하고,
4)침해금지명령이 공익에 반하는 바는 없는 지를 잘 판단하여 결정해야 한다는 판결을 내렸다. 피고는 eBay 사건의 판결일이 Amado I 이 전임을 들어 eBay의 기준을 적용하여 자신에 대한 침해금지명령을 파기해 줄 것을 요청했다.

항소법원은 사건에 영향을 미칠 수 있는 상급법원의 판결이 항소심 판결 이전에 내려지는 경우 해당 상급법원의 사건이 해당 항소심에 영향을 줄 수 있다고 판시했다. 단, 이러한 영향 가능성은 당사자가 항소심 심결 이전에 해당 최근판결을 들어 달리 주장할 수 있는 합리적인 기회가 있었음에도 주장하지 않은 경우에는 적용되지 않는다고 판단하였다.

항소법원은 eBay 사건은 본 사건의 준비서면 제출일 후, 구두심리일 이전에 내려진 것으로 피고에게는 이슈를 제기할 기회가 있었다고 보았다. 피고는 오히려 이러한 기회를 재판부에서 질의하였음에도 자신의 입장을 밝히지 않았다. 따라서 항소법원은 피고가 이슈를 제기할 수 있는 권리를 포기했다고 판단하였다.

단, 항소법원은 침해중지명령을 내리거나 취소할 수 있는 재량권은 1심법원에 있으며 이미 내려진 명령 자체를 처음부터 없던 것으로 할 수 없다 하더라도 현 시점에서 효력을 중지하는 결정을 할 수 있다고 판단하였다. 따라서, 원래부터 없었던 명령으로 해달라는 피고의 청원은 기각하나 현시점에서 대법원 판결에 기해 해당 침해금지명령을 유지할 것인지 여부에 대한 판단은 1심법원의 몫이라고 판결하였다.
따라서, 침해금지명령을 파기한 1심법원의 결정을 확정하였다.

※ 주요 인용판례
－ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837 (U.S. 2006)
－ MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323 (Fed.Cir.(Va.) 2005)
－ Microsoft Corp. v. AT & T Corp., 127 S.Ct. 1746 (U.S. 2007)
－ Engel Industries, Inc. v. Lockformer Co., 166 F.3d 1379 (Fed.Cir.(Mo.) 1999)
－ Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293 (Fed.Cir.(Tex.) 2007)

승⋅패소 요인 분석
항소법원은 궁극적으로 침해금지명령에 대한 유지여부 판단은 1심법원이 재량으로 결정할 수 있는 부분으로 보아 피고의 주장을 일부 수용했다. 금지명령의 경우 형평법에 기반하여 발달한 것으로 이익형량에 비추어 결정될 수 있다. 따라서, 1심법원에서 재량권을 갖고 현시점에서 유지할 것인가에 대한 판단을 독자적으로 행할 수 있다. 피고가 비록 항소심 진행 중에 본인에 유리한 상급법원의 판결이 있었음에도 이슈제기의 시기를 놓쳤으나 이는 형평법 이슈인 금지명령 유지여부에 관한 것으로 다행히 금지명령 파기결정을 득할 수 있었다.