1. 서지사항

원고(상고인)	Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw
원고 대리인	David C. Hanson,
피고(피상고인)	the United States Patent and Trademark Office
피고 대리인	Raymond T. Chen,
사건번호	130 S.Ct. 3218
판결일자	2010년 6월 28일
판사	Kennedy
1심법원	미국특허청 특허 항소 및 간섭절차 심의위원회(USPTO BPAI)
1심법원 판결일	2006년 9월 26일
관련특허	(Serial No. 08/833,892) 에너지 위험관리 수단
관련법령	35 U.S.C. § 101
관련기술	비즈니스 모델

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
1997년 4월 10일, Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw(이하 bilski)는 ‘에너지 위험관리 수단’이란 이름을 가진 특허를 신청하였다. 미국 특허 신청번호 제08/833,892(이하 892)호로 접수된 총 11개의 청구항들에 대하여, PTO 의 심사관들은 892가 미국 특허법 제 101조에서 규정하는 특허적격성을 갖추지 못하였다고 하여 동 신청에 대하여 거절 결정하였다. 거절의 이유는 Bilski가 청구한 발명이,
① 발명이 특정한 매체에 의해서 보완되어 있지 않고,
② 실제적 활용으로 제한하지도 않은 채 단순히 추상적 아이디어를 조작하고 온전히 수학적 문제를 해결하기 위한 것으로서, ③ 어떤 기술적 요소로 연결되지 않는다는 것이었다.

이어진 ‘특허 항소 및 간섭절차 심의위원회 (BPAI)’의 심판과정에서도 결정의 이유는 달라졌지만, 여전히 Bilski의 청구에 대한 겨절결정은 유지되었다. BPAI는 먼저,
① 심사관이 제시한 ‘기술적 요소’의 기준은 순수한 ‘정신적 작용’이 아닌 한, 설사 그것이 인간에 의해 행해지는 작용이라 하더라도 관계없기 때문에 배척하였다. 그러나 892청구는 여전히,
② 어떠한 물리적 대상물(물질 혹은 어떤 형태의 에너지)을 다른 상태나 물건(물질)로 변화시키지 않으며,
③ 제1청구항에서 말하는 수단의 방법으로 가격위험을 관리하는 방법은 여전히 ‘추상적 아이디어’에 불과하며,
④ SSB사건에서 CAFC가 제시한 이른바 유용성 기준에 의하더라도, 발명은 ‘유용함’뿐만이 아니라, ‘구체적’이고 ‘실제적’이어야 하는데, 892청구는 이러한 구체성과 실제성을 위한 ‘현실적 적용’이 결여되어 있다고 판단하였다. 이에 Bilski가 불복하였고, CAFC에 항소하였다.

(2) 사건 특허발명
이 사건 특허발명은 에너지의 가격변동에 따라 소비자가 부담하여야 할 고액의 사용료 납부에 대한 부담(위험)을 완화하여 에너지 사용료를 일정액으로 고정하고 이를 소비자에게 청구하는 방법의 아이디어다. 과거의 에너지 사용량을 바탕으로 장래에 사용할 것으로 추단되는 에너지 사용량을 계산하여 얻어진 일정액을 소비자가 매달 같은 금액을 납부하게 된다. 따라서 이런 계약 하에 소비자는 그 해 겨울의 날씨가 예년보다 훨씬 추워 어느 해보다 에너지 사용량이 많다고 하더라도 추가적 에너지 사용료를 납부할 필요가 없다는 점에서 경제적 유익을 얻게 될 것이고, 같은 방법을 공급자에게 적용할 경우 공급자도 같은 결과를 얻을 수 있게 된다. Bilski 등이 출원한 청구항은 전형적인 영업방법에 관한 것이지만, 컴퓨터 또는 컴퓨터 프로그램을 이용하는 것과 같은 내용을 담고 있지 아니함으로써 수학적 계산을 주된 방법으로 활용하였다. Bilski 등은 1997년 4월에 이를 출원하였고, 1999년에 특허청은 특허출원 된 대상은 순수한 수학적 문제를 풀어가는 추상적 아이디어를 다룬 것이라는 점에서 기술적 특성을 이끌어내지 못한다는 점에서 거절되었다.

3. 소송에서의 쟁점

Bilski등은 CAFC의 판결에 불복하여 미 연방대법원에 상고이유서를 제출하였는데, 제기된 상고이유는, 첫째, 방법특허에 ‘기계 또는 변경 테스트(machine-or-transformation test)’ 가 필수적으로 포함되어야 하는 지와 둘째, ‘기계 또는 변경 테스트’의 적용으로 인하여 미국 특허법 제 273조에서 규정하는 ‘영업 수행의 수단’이 보호받지 못하게 되는 것인가 하는 것이었다.

가장 쟁점이 된 부분은 ‘기계 또는 변경 테스트’의 타당성 여부이다. Bilski측은 먼저, CAFC의 ‘기계 또는 변경 테스트’은 미국 특허법 제101조의 어떠한 문언에서도 근거를 찾을 수 없으며 이미 알려진 바대로 자연법칙, 자연현상, 그리고 추상적 아이디어가 특허를 받을 수 없다는 기준만으로 충분하다고 주장하였다. 다음으로 Diehr 사건에서 연방대법원에 의해서 제시된 바처럼 어떠한 방법(process)도 새롭고 유용한 것이어야만 하는 제한이 있음에도, CAFC가 방법특허에만 특유한 기준을 새로이 제시하는 것은 연방대법원의 판례를 무시하는 것이라는 점을 지적하였다. 또한, 특허 시스템이나 성립성에 관한 것은 의회에서 결정할 사항일 뿐이며, 이는 특허법 제273조에서 영업 수행의 수단을 특별히 보호하기로 하는 규정을 둔 것이나, 제287조(c)에서 의사의 진료행위에 대하여 특허의 침해를 구성하지 않는다는 규정을 둔 것이 바로 그러한 예라고 주장하였다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map 2006. 09. 26 BPAI 2006 WL 5738364 (Bd.Pat.App.&Interf, 2006)
거절결정 유지
2008. 10. 30 CAFC 545 F.3d 943 (Fed. Cir., 2008)
거절결정 유지
2010. 06. 28 연방대법원 130 S.Ct. 3218 (2010)
거절결정 유지

(2) 원심법원의 판단
항소법원은 관련 사건의 검토를 통하여 방법(process) 청구항이 다음에 해당하는 경우, 특허적격성을 갖는 것으로 밝혔다.
[기계 또는 변경 테스트(machine-or-transformation test) ]
① 특정의 기계 내지 장치와 연결되어 있는 경우
② 특정의 물품을 다른 상태 또는 다른 물품으로 산출한 경우
하지만, 항소법원은 출원인이 지적하는 바와 같이, process 청구항이 상기 요건을 만족하는 경우에만 특허적격성을 인정할 수 있다는 것은 아님을 밝혔다. 항소법원은 방법(process) 청구항의 특허 적격성 여부의 판단은 기술의 발전에 따라 변화하는 개념임을 확인하였으며, 대법원이 수립한 상기의 기준도 기술 발전에 따라서 대법원이 새로이 수립되어야 함을 밝혔다.

항소법원은 35 U.S.C. §101 규정에 관한 대법원의 판단에 있어서
① 특허적격성 여부의 분석 및 판단은 신규성, 비자명성의 판단과는 별개의 문제라는 점,
② 청구항의 선택된 한정사항에 대한 특허적격성 여부에 근거하여 청구항 발명 전체를 판단하는 것은 부적절하다는 점을 지적하였다.

항소법원은 출원인의 주장은 불충분한 고려사항을 믿고 있어서 설득력이 없으며, 대법원이 제시하는 ‘기계 또는 변경 테스트(machine-or-transformation test)’를 충족하고 있다는 사실을 주장 증명하지 못하였다. 첫번째, 출원인은 자신의 특허발명이 유용하고 구체적이며 현실적인 결과물을 산출한다고 주장하고 있다. 하지만, 이러한 주장이 35 U.S.C. §101 규정의 특허 적격성 요건을 만족하는데 충분하지 못하다. 또한 출원인은 청구된 방법(process)이 단지 전체적으로 또는 실질적으로 정신작용에 의한 단계만으로 구성되는 것은 아니며 현실적인 결과물을 산출하는 물리적인 활동을 필요로 하고 있다고 주장하고 있다.
미국특허청은 기계 또는 변경 테스트는 35 U.S.C. §101 에서 규정하는 특허적격성을 판단하기 위해서 적용할 수 있는 기준이라고 주장하였다. 오히려, 항소법원은 특허적격성 판단을 위한 기계 또는 변경 테스트의 필수성에 대해서 부정하였다. 단지 적용 가능한 일기준이라는 것이다.

5. 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 판결

미국 연방대법원은 2010년 6월 28일 선고한 Bilski 사건 판결에서 연방 대법관들은 Bilski v. Kappos 사건에서 항소법원이 채택한 ‘기계 또는 변경 테스트’는 영업방법이 특허로 허용될 수 있는지를 판단하는 유일한 기준이 될 수는 없다는 점과 이 사건 대상 영업방법은 특허대상이 될 수 없다는 점에서는 의견이 일치하였다. 그러나 세부적인 사항에서 미국 연방대법관들의 의견을 갈라졌다.

대법관 4명 (Justice Kennedy, Roberts, Thomas, and Alito)은 영업방법 전체를 범주화해서 특허대상에서 제외할 수는 없고, 대상 발명의 내용에 따라서는 영업방법도 특허대상이 될 수도 있다고 보았다. 이들은 기존에 인정되던 세 가지 예외들 즉 자연법칙, 물리현상, 추상적 사상( "laws of nature, physical phenomena, and abstract ideas) 세 가지는 특허대상이 될 수 없다는 원칙은 여전히 유효하다고 인정하면서, 이 사건 대상 영업방법은 추상적 사상을 특허화하려고 하였으므로 특허대상이 될 수 없다고 판단하였다. 이들은 항소법원이 채택한 ‘기계 또는 변경 테스트’ 기준이 영업방법의 특허가능성을 판단하는 유일한 기준은 될 수 없지만, 유용하고 중요한 단서일 수 있고, 심사의 도구가 될 수 있음은 인정하였다.

또 다른 대법원 4명 (Justice Stevens, Ginsburg, Breyer, and Sotomayor)은 다수 의견을 비판하면서, 영업방법은 모두 특허 대상이 될 수 없다고 주장하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 미국 특허법에서의 특허 성립성과 특허대상 기준
미국 특허법 제101조에서는 누구든지 새롭고 유용한 방법(process), 기계(machine), 제조품(manufacture) 또는 조성물(composition of matter), 또는 이에 대한 새롭고 유용한 개량을 발명 또는 발견한 자는 본 법의 조건과 필수요건에 따라 특허를 획득할 수 있다고 명시되어 있다. 이는 “태양 아래 인간이 만든 모든 것”이 특허대상이 된다는 법원의 해석과 마찬가지로 35 USC 101규정이 특허대상을 특별히 한정하기 위한 것이 아니라 인간이 새롭게 만들고 유용한 것이라면 어떠한 주제라도 특허 받을 수 있다는 넓은 의미로 해석된다. 그러나 추상적 아이디어, 자연법칙 또는 자연현상은 실제적인 응용을 나타내는 것이 아니므로 어느 일 일에게 배타적인 권리를 부여해서는 안되기 때문에 특허대상에서 제외된다고 판시하고 있다. 그러나 추상적 아이디어가 실질적으로 응용된 경우, 그 실질적 응용이 ”유용하고 구체적이고 유형적인 결과”를 낳는 것이라면 미국법상 특허대상으로 인정된다. 추상적 아이디어 그 자체는 35 USC 101 규정의 요건을 만족하지 못하지만, 추상적 아이디어가 실제로 응용되어 유용하고 구체적이고 유형적인 결과를 낳는다면 35 USC 규정을 만족하게 되며, 단지 하나의 실제적 응용이 있는 것만으로 족하다.

(2) 종래 BM발명에 대한 CAFC와 연방대법원의 입장
1) Gottschalk v. Benson 사건(1972)
연방 대법원은 이진화 십진수를 이진수로 변환하는 컴퓨터 프로그램 관련 발명은 수학적 알고리즘에 불과하므로 특허 받을 수 없다고 판시하였다. 즉, 알고리즘이 특허법상 방법발명의 범주에 속하지 아니하므로 알고리즘 그 자체에 특허를 허여할 수 없다는 것이다. 이 판결은 소프트웨어 그 자체만으로 특허를 받을 수 없다는 것을 명확히 하였다. 이를 다른 면에서 보면, 소프트웨어가 수행하고자 하는 것이 그 밖의 것을 통하여 이루어지는 경우에 이와는 다른 결론을 이끌어낼 수 있음을 간접적으로 시사하고 있다.

2) Parker v. Flook 사건(1978)
Flook 사례에서 논의된 대상은 화학 반응을 컴퓨터로 제어하는 내용의 발명이었다. 그 내용은 화학 반응기 내의 온도․농도 등이 어떤 수식을 만족시켜 경보를 울리게 하는 것이다. 이 발명은 수학적 알고리즘과 신호를 받아 경보를 울리게 하는 장치를 하나로 합친 것이다. 이로부터 화학 반응기를 계속적으로 관찰하여야 하는 수고를 줄일 수 있게 되었다. 그런데 문제는 경보장치가 선행기술로 신규성이 상실되며, 수학적 알고리즘이 비록 새로운 것이라 할지라도 특허대상이 되지 못하므로 특허를 받을 수 없게 되었다는 점이다. 법원은 알고리즘 그 자체로는 특허 받을 수 없지만, 알고리즘이 다른 것과 연계되면 특허받을 수 있음을 간접적으로 드러내었다. 따라서 이 판결은 Benson 사건판결 보다 알고리즘으로 특허 받을 수 있음에 조금 더 가깝게 다가섰다.

3) Diamond v. Diehr 사건(1981)
이 사례의 출원발명은 합성 고무를 금형 프레스에 넣고 일정한 형태로 만드는 과정에서 산출물의 경도와 원상 회복력을 강화하는 데에 필요한 금형 내의 온도에 따른 가장 적절한 작업 시간을 계산하는 컴퓨터 프로그램이었다. 연방 대법원은 순수한 수학적 알고리즘에 대하여는 여전히 특허를 허여할 수 없지만, 알고리즘을 이용한 컴퓨터 프로그램이 종래의 기술방법에 대한 산업상 유용한 개량을 얻은 경우에는 특허로 보호받을 수 있다고 판시하였다. 이 사건판결에서 논의된 프로그램은 이미 당업계에서 오래 전부터 사용한 방법을 정확하게 계산하는 것이라는 점에서 중요한 의미를 가졌다. 즉, 이미 공지된 수학공식이라 할지라도 그것이 어떤 제조방법이나 기구에 적용되어 보호할 가치가 있는 기능을 띠게 된다면 특허가 허여될 수 있음을 밝혔다.

4) 인간의 모든 창작물로 확대된 특허대상
특허대상을 파격적으로 확대하여 어떤 제한도 설정하지 않겠다는 점과 관련하여 두 가지 대상을 검토할 수 있다. 하나는 Chakrabarty 사건판결이며, 다른 하나는 State Street Bank 사건판결이다.

전자는 특허대상을 완전히 개방한다고 선언한 점에 의미를 지닌다. 이전의 어떤 논리에 의하는 경우라도 이를 설명할 수 없었다. 특허대상에 대한 제한을 풀고 특허는 오로지 특허요건을 충족하였는지 여부에 따라 결정된다는 점에서 특허대상의 논의를 간명하게 하였다. Chakrabarty 사건판결에서 “인간이 만들어낸 어떤 것이든 특허대상이 될 수 있다(Anything under the Sun made by man is patentable)”고 판시함으로써 특허대상의 범위를 이전과 비교할 수 없게 대폭 확장하였다. 연방대법원은 생명체에 대한 특허 여부가 법령을 통하여 명시적으로 허용하지 않는 경우가 아닌 한, 특허 대상으로 제한할 수 없다고 판시하였다. 이 논거를 세우면서 생명공학적 발명에 대한 특허를 인정하게 되었다. 그 결과 자연에서 발견되는 박테리아와는 현저하게 다른 특성을 가지고 있으며 산업상 이용할 수 있는 유용한 물질인 Chakrabarty의 박테리아가 특허로 보호되는 대상에 포섭될 수 있었다.

후자는 종래 알고리즘이 특허대상이 되는지에 대한 오랜 논의의 결과인 Diehr 사건판결을 초석으로 삼고 그 위에 영업방법을 쌓아 올린 것이다. 1998년 미국 연방순회항소법원(CAFC)은 State Street Bank(‘SSB’)사건을 통해 영업방법이 미국 특허법 제101조에서 명시하고 있는 특허대상에서 예외가 되지 않고 영업방법발명도 여느 방법발명과 같은 기준으로 특허성 여부를 결정하여야 한다고 판시함으로써 영업방법 발명이 방법(process or method)특허 대상임을 처음으로 인정하는 획기적인 판결을 내렸다. 또한 SSB 판결을 통해 CAFC는 특허성 여부를 판단하기 위한 첫 번째 관문인 제101조의 특허대상 판단 기준으로 “유용하고, 구체적이며, 실체를 가진 결과(useful, concrete, and tangible result)”를 테스트로 제시하였다. 또한 SSB 판결을 통해 CAFC는 특허성 여부를 판단하기 위한 첫 번째 관문인 제101조의 특허대상 판단 기준으로 “유용하고, 구체적이며, 실체를 가진 결과(useful, concrete, and tangible result)”를 테스트로 제시하였다. 하지만, CAFC는 판단 기준인 ‘useful’ ‘concrete’ ‘and’ ‘tangible’ ‘result’ 등의 해석에 대해 아무런’ 설명이나 언급도 하지 않았기 때문에 1998년 중·후반을 기점으로 등장한 인터넷 기반의 다양한 사업모델(또는 영업방법)과 소프트웨어에 대해 기술의 여부와 상관없이 발명이 유용하고, 구체적이며, 실체를 가진 결과를 만들어 낸다면 특허대상에 포함될 수 있다는 법적 근거를 마련해 주었다. 결과적으로, BM관련 특허출원이 급증하였고, 이에 대해 대응할 만한 법적 근거가 없었던 미국특허청은 1997년부터 2006까지 5배수 이상의 BM관련 특허를 등록시켰다.

5) LabCorp v. Metabolite사건(2006)
이 사건은 SSB 사건과는 달리 소프트웨어의 특허성에 대한 문제가 아니고, 자연적 상호관계를 측정하는 행위에 대한 방법특허가 제101조의 특허대상의 방법(process)에 포함되는지를 문제로 다루고 있다.

대법원은 LabCorp사가 하급 법원에서 제101조에 대한 질문을 던지지 않았기 때문에 대법원이 새로운 이슈인 제101조에 대한 답변을 한다면 이는 절차상 문제가 있다고 결정하여 이송영장을 취하하였다. 이에 대해 Breyer대법관, Stevens 대법관, Souter 대법관은 반대의견을 통해 이 사건을 제101조의 관점, 즉 방법발명에 대한 특허대상 범위의 관점에서 재해석하여야 한다고 주장하였다. 물론 이 사건은 이송영장의 취하로 인해 미국대법원의 상고신청이 취하되었기 때문에 대법관들의 반대의견은 법적 효력을 가지고 있지는 않지만 1981년 Diamond v. Diehr 판결 이후 대법원이 처음으로 제101조 사건을 맡으려 했던 점, 그리고 소수의 의견이긴 하나 반대의견을 통한 대법관들의 방법(process) 발명에 대한 제101조의 판례설명, 논리와 주장은 제101조의 해석의 있어 시사하는 바가 크다.


(3) 이 사건에서의 구체적 판단
우선 당해 발명이 특허받을 수 없다는 결론에는 연방대법관 전원의 의견이 일치하였다.

다만, 세부적 논점에 관하여는 의견이 갈려, 케네디 대법관이 작성한 5인의 다수의견에서는 선례인 Benson판결, Flook판결, Diehr판결의 입장을 다시 확인하면서 이들 선례에 따르면 당해 발명이 특허부여대상에서 제외되어야 할 추상적 아이디어에 불과하다고 보았다. 다수의견은 별개의견을 반박하면서 만일 영업방법 전체를 특허부여대상에서 일률적으로 제외한다면 예상하기 힘든 결과를 초래할 수 있고, 선용권을 규정한 미국 특허법 제273조(b)(1)가 명시적으로 선용권이 인정되는 ‘방법’중 하나로 영업방법을 규정하고 있음을 지적하고 있다. 아울러 원심이 새로 채택한 ‘기계 혹은 변화 기준’은 법관의 판단에서 상당히 중요하고 유용한 징표이자 고찰의 틀이 되지만 그 기준이 유일한 기준은 아니라고 하였다. 즉 위 기준을 충족하지 않고도 영업방법이 특허 받을 여지가 존재한다는 것이다. 여기서 다수의견은 특히 “방법특허를 낡은 기술에만 고착시킴으로서 새롭게 등장하고 있는 기술이 도래할 때 적용하기 곤란하게 만드는 것은 우리의 목적이 아니다”라고 판시하였던 Benson판결을 원용하면서 법원이 ‘기계 혹은 변화 기준’에만 고착되는 것은 비합리적이라고 판시하였다.

나아가 다수의견은 이 사건의 발명이 아이디어에 불과하여 특허부여대상이 아닌 이상, 더 나아가 특허를 받을 수 있는 방법발명의 모든 범위를 이 판결에서 명확히 정의할 필요는 없다고 설시하였다. 그 범위에 관한 세부기준은 나중에 CAFC가 Benson판결, Flook판결, Diehr판결의 입장에 따라 개발하도록 미루고 있다.

반면 스티븐스, 브리어등 대법관 4인의 별개의견은 위 다수의견보다 훨씬 장문에 걸쳐 미국 특허법 조문의 취지를 연혁적, 그리고 헌법적으로 고찰한 다음, 영업방법에 대한 특허부여는 다른 분야의 특허와 달리 그 속성상 시장의 경쟁을 부당하게 억압할 위험이 크다고 보았다. 따라서 영업방법 발명이 그 자체로 특허부여대상에서 모두 제외되어야 한다는 입장을 취하고 있다.

그 외에 소수의견에 참여한 브리어, 다수의견에 참여한 스칼리아 등 대법관 2인은 다수의견 중 ’기계 혹은 변화 기준’은 영업방법 발명이 특허 받기 위한 유일한 기준이 아니라는 점에 덧붙인 또 다른 별개의견을 제시하면서 위 기준은 당해 영업방법 발명이 특허부여 대상인지를 판단하는데 중요한 예일 뿐이라고 설명하고 있다.

7. 관련 판례

(1) In re Comiskey, 554 F.3d. 967 (Fed. Cir. 2009)
항소심에서는 심사관 및 위원회에서 판단한 자명성 흠결의 내용에 대하여 다루지 않았다. 항소법원은 해당 출원의 대부분의 청구항은 자명성 판단 이전에 § 101 규정에 의거 특허적격성이 부정될 수 있다고 판단한 것이다. Comiskey 의 출원은 일반적인 범주에서 ‘영업방법’으로 간주될 수 있는 출원이다. 항소법원은 이전 ‘영업방법’ 에 관한 사건에서 특허대상 적격 판단에서 예외적 취급을 언급한 바 있다. 추상적인 아이디어에 대하여 특허적격성을 부인하는 것은 2 가지 측면을 갖는다.
첫째, 추상적 개념은 기술사상을 실질적으로 활용할 수 없기 때문에 특허받을 수 없다는 것이며,
둘째, 추상적 개념 또는 알고리즘이 공정으로 구현되는 경우 35 U.S.C. § 101 규정에 의하여 제한적으로 특허가능하다는 것이다.

하지만, 항소법원은 인간의 사고에 의한 공정은 실질적 활용가능성을 갖는다 하더라도 특허적격성이 부정된다고 밝혔다. 항소법원은 Comiskey 의 출원의 관련 청구항을 검토하고, 특허적격성의 문제가 특허청 단계에서 검토되었어야 했다고 밝혔다. 따라서 이러한 검토를 위하여 사건을 환송하였다.

(2) In re Ferguson, No. 07-1232 (Fed. Cir. 2009)
위원회는 출원인의 방법 청구항은 단순한 아이디어 자체에 해당하여 특허적격성이 부정된다고 밝혔다. 항소법원은 대법원의 ‘기계 또는 변경 테스트’ 는 공정 청구항이 근본적인 원리의 특수한 적용을 위하여 적절하게 설계되었는지 여부를 결정하는 결정적인 방법이라고 언급하였다. 따라서, 출원인의 청구항은 ‘기계 또는 변경 테스트’에서 어느 요건도 만족하지 않는다고 판단하였다. 항소법원은 § 101 규정에 거절결정을 인용하였다.

8. 시사점

현재 미국 특허청은 Bliski 사건 판결에서 채택한 ‘기계 또는 변경 테스트’에 따라 실무적으로 영업방법의 특허성을 판단해 왔는데, 이 판결에 따라 이 실무도 변화될 가능성이 있다.

결국 이번 판결에 따라 여전히 영업방법이 특허를 받을 수 있는 가능성이 여전히 남아 있게 되었다. 그러나 어떤 기준으로 특허 가능성을 심사하여야 하는지는 여전히 분명하지 않다. 특허신청인이나 특허권자는 이 사건이 영업방법 특허 가능성을 열어 두었고, ‘기계 또는 변경 테스트’가 유일한 기준이 아니라고 주장하면서 특허 가능성을 주장할 수 있는 여지가 있다. 반면 특허무효를 주장하는 측은 이 사건 대상 특허에 특허가 부여되지 않아서 영업방법은 매우 좁게 특허가 인정될 수 있다며 특허 무효 또는 특허 거부를 주장할 수 있는 상황이다.


[한국지식재산보호협회]