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[미국판례분석] 부품 판매와 특허권의 소진

부품 판매와 특허권의 소진

Quanta Computer Inc. v. LG Electronics Inc., Slip Op. 553 U.S. 617 (2008)


1. 서지사항

원고(피상고인)

LG ELECTRON­ICS, INC.

원고 대리인

Terry D. Garnett

피고(상고인)

QUANTA COMPUTER, INC., ET AL.

피고 대리인

Richard G. Taranto 

사건번호

553 U.S. 617

판결일자

2008 6 9

판사

John G. Roberts

1심법원

캘리포니아 북부 지방법원

1심법원 판결일

2003 2 6

관련특허

(US PAT 4,918,645) 페이지 모드 메모리 접근 가능한 컴퓨터 버스

(US PAT 5,077,733) 프로그램 가능한 노드 드웰시간을 갖는 우선장치

(US PAT 4,939,641) 캐시메모리를 가진 멀티 프로세서 시스템

(US PAT 5,379,379) 읽고 쓰기 요청에 대한 선택적 수행이 가능한 메모리 제어 유닛

관련법령

 

관련기술

퍼스널 컴퓨터 (Personal Computer) 시스템




2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
LG전자는 컴퓨터 시스템 중 각종 메모리(RAM 메모리와 캐시 메모리)와 버스(bus)를 마이크로프로세서와 칩셋을 통하여 효율적으로 관리하는 방법의 특허권자이다. LG전자는 상호 실시허락 계약의 형태로 Intel에게 위 마이크로프로세서와 칩셋을 제조·판매하도록 특허 실시허락을 하였다. 이때 LG전자는 특허 실시허락 계약의 내용이 아니라 Intel과의 별도 약정을 통하여 Intel로 하여금 위 마이크로프로세서와 칩셋의 구매자에게 ‘이 부품들을 LG전자나 Intel 이외의 자가 제조한 메모리나 버스 등과 결합하여 컴퓨터 시스템을 만들 때에는 반드시 LG전자의 허락을 직접 얻어야 한다’는 취지의 통지를 하도록 하였다. 그런데 Intel로부터 위 마이크로프로세서와 칩셋을 구입하며 이런 통지를 분명히 받았던 Quanta 등 대만의 컴퓨터 제조업체들이 제3자가 제조한 메모리나 버스 등과 위 부품을 임의로 결합하여 컴퓨터를 제조하자, LG전자는 특허권 침해를 주장하는 소를 제기하였다. 소송 도중에 콤팔(Compal) 등 일부 업체들은 특허권 침해를 인정하며 LG전자와 합의에 이르렀지만, Quanta는 특허권 소진을 주장하며 이를 부정한 연방특허항소법원의 판결에 대한 상고허가신청을 제출하기에 이르렀다. 미국 연방대법원은 2007. 9. 25. 이러한 상고허가신청을 인용하였고, 2008. 6. 9.에 전원일치로 아래와 같은 판결을 내렸다.

(2) 사건 특허발명
피상고신청인 LG 전자는 이 사건에서 쟁점인 3가지 특허를 포함하여 컴퓨터기술 분야 일련의 특허들, 즉 US PAT 4,939,641 (’641); US PAT 5,379,379(’379); US PAT 5,077,733 (’733)을 1999년 매수하였다(이하, ‘이 사건 LG전자 특허들’이라 한다). 컴퓨터 시스템의 주된 기능은 마이크로프로세서(혹은 중앙처리단위)에 의하여 이루어지는데, 이것이 프로그램의 지시, 처리 데이터를 분석하고 컴퓨터 시스템의 다른 장치들을 통제한다. 버스(bus, 혹은 일련의 전선망)는 마이크로프로세서를 칩셋에 연결하는데, 이 칩셋은 마이크로프로세서와 다른 장치, 가령 키보드, 마우스, 모니터, 하드 드라이브, 메모리, 그리고 디스크 드라이브 사이에 데이터를 전송한다.

1) (US PAT 4,939,641) 캐시메모리를 가진 멀티 프로세서 시스템


컴퓨터에 의하여 처리된 데이터는 주 메모리(main memory)라고도 불리는RAM(random access memory)에 주로 저장된다. 자주 접속되는 데이터는 일반적으로 ‘캐시 메모리’에 저장되는데, 이는 ‘주 메모리’보다 빠른 접속을 가능하게 하며 많은 경우 마이크로프로세서 내부에 장착되어 있다. 데이터의 복사본이 캐시 메모리 및 주 메모리 양쪽에 저장된 경우, 한쪽 복사본은 변경되었지만 다른 한쪽은 여전히 데이터의 낡은 버전을 담고 있는 경우 문제가 생기게 된다. 앞의 ’641 특허는 이 문제를 해결하고자 한 것이다. 이 특허는 데이터 요구를 모니터링하여 주 메모리로부터 가장 최신 데이터가 추출되도록 하고 낡은 데이터가 요구될 경우 캐시 메모리로부터 주 메모리를 업데이트 하도록 보장하는 시스템을 공개하고 있다.

2) (US PAT 5,379,379) 읽고 쓰기 요청에 대한 선택적 수행이 가능한 메모리 제어 유닛


’379 특허는 ‘주 메모리’로 부터 데이터를 읽어 들이고 주 메모리에 기록하도록 하는 반복적인 요구들을 조정시키는 데 관한 기술이다. 시간순서로 이런 요구들을 처리하는 경우, 읽어 들이도록 하는 요구, 즉 ‘읽기 요구(read request)’의 수행이, 기록하도록 하는 요구, 즉 ‘기록 요구(write request)’의 수행보다는 빠르기 때문에, 시스템의 속도를 저하시킬 수 있다. 만일 일체의 ‘읽기 요구’만을 먼저 처리하는 경우 더 빠른 접속을 보장하지만, 반대로 특정한 데이터 부분에 대한 ‘읽기 요구’가 동일한 데이터 부분에 대한 미완료의 ‘기록 요구’보다 먼저 처리되는 경우 낡은 데이터를 잘못 읽는 결과를 낳을 수 있다. ’379 특허는 이 경우 컴퓨터가 미완료의 ‘기록 요구’가 있는 특정 데이터를 요구할 때까지는 오로지 ‘읽기 요구’만을 수행하도록 함으로써, 정확성을 유지하면서도 ‘읽기 요구’와 ‘기록 요구’를 효율적으로 결합하는 방법을 공개하고 있다. 만일 미완료의 ‘기록 요구’가 있는 부분에 대한 ‘읽기 요구’를 받은 경우, 컴퓨터는 위 ‘기록 요구’를 먼저 수행하고 나서야 ‘읽기 요구’를 수행함으로써 가장 최신의 데이터를 읽도록 한다.

3) (US PAT 5,077,733) 프로그램 가능한 노드 드웰시간을 갖는 우선장치

’733 특허는 컴퓨터의 부분들을 연결하는 버스(bus)에서 일어나는 데이터 트래픽을 조절하여, 컴퓨터의 어떤 장치도 버스를 독점하지 못하도록 하는 문제를 다룬 것이다. 이 특허는 다양한 컴퓨터 장치들이 버스를 공유하도록 하여, 대량의 데이터 이용주체에 보다 나은 접속을 제공하게 해준다. 위 특허는, 각 장치가 버스에 대하여 미리 정해진 수준의 사이클 동안만 번갈아 우선 접속을 하도록 하고, 대량의 데이터 이용주체라도 당해 장치를 무한하게 독점하는 일 없이 단지 더 오랫동안만 우선 접속하도록 하게 해주는, 순환적인 우선 시스템을 구축하고 있다.

(3) 비교 대상 발명
Quanta Computer(이하, Quanta)를 포함한 상고신청인들은 모두 컴퓨터 제조업체들이다. Quanta는 Intel로부터 마이크로프로세서 및 칩셋을 구입하였고 이때 기본협정(Master agreement)에 따라 ‘이 부품들을 LG전자나 Intel 이외의 자가 제조한 메모리나 버스 등과 결합하여 컴퓨터 시스템을 만들 때에는 반드시 LG전자의 허락을 직접 얻어야 한다’ 는 취지의 서면통지를 수령하였다. 그럼에도 불구하고, Quanta는 Intel의 부품을 비 Intel 부품인 메모리 및 버스와 결합하여 LG전자의 특허를 실시하는 방법으로 컴퓨터를 생산하였다. Quanta는 Intel 부품들을 수정하지는 않았으며, 그 부품들을 자신의 시스템에 삽입하는데 관하여서는 Intel의 지시를 따랐다.



3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는
① 특허권 소진 이론이 방법특허(method patents)에도 적용이 되는지 여부와
② 적용이 된다면 방법발명을 내재하고 있는 제품에 대한 특허소모 적용 범위 및
③ Intel의 판매가 계약상 명시된 조건에도 불구하고 허가된 판매로 볼 수 있는지 여부가 주요 쟁점이었다.



4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2003. 02. 06 1심 판결 248 F.Supp.2d 912 (N.D. Cal. 2003)
LG특허권 소진, 방법청구항 적용안됨
2006. 07. 07 CAFC 판결 453 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006) 일부유지, 일부 보류
소진이론은 방법청구항 적용안됨
2008. 06. 09 연방대법원 판결 553 U.S. 617 (2008)
방법청구항 소진적용 됨

(2) 1심법원의 판단
Trial 이전에 Quanta와 피고들은 소송 특허들은 Intel에 라이센스를 함으로써 소진되었다는 이유로 중간 판결을 구하였다. 지방법원은 중간 판결에서 소송 특허의 장치 청구항에 관하여는 피고들의 손을 들어 주었지만, 방법 청구항은 소진되지 않았다고 결정하였다.

2002년 8월 지방법원은 피고 Asustek사가 제기한 Motion의 중간 판결(Summary Judgment)에서 Intel 제품은 라이센스 받은 제품이므로 특허권이 소진되어 동 제품을 사용한 피고의 제품은 특허 침해가 성립되지 않는다고 결정(Ruling)하였고, 한편으로 피고들의 묵시적 허락(Implied License) 항변에 대하여는 Intel이 구매선들에게 다른 부품과 결합되는 것에 대하여 라이센스가 확대되지 않는다는 통지가 있었으므로 묵시적 허락(Implied License)는 성립되지 않는다고 하였다.

이에 따라 다른 피고인 Quanta 등은 이러한 중간 판결의 결과는 Quanta Case에도 적용되어야 한다는 신청(motion)을 제기하였고, LG전자는 재심을 요구하면서 첫 번째 중간 판결에서 모호하였던 방법 청구항은 Bandag Case에 따라 소진되지 않았다는 것을 명확히 해 줄 것(Clarification)을 신청하였다. 지방법원은 이에 대하여, 첫 번째 결정을 유지하면서, 방법 청구항은 Intel 제품의 구매자들이 특허된 방법을 선택하는 문제이므로 소진되지 않는다고 결정하였다. (2nd Ruling)

2004년 11월 지방법원은 당사자들이 신청한 중간 판결에서, 특허의 비침해를 결정하였다. (3rd Ruling) 동 중간 판결에서는 소진 문제와 상관없이 원고의 특허에 대하여 비침해라고 한 것이다.

이에 따라 원고 LG전자는 나머지 쟁점을 취하하고, CAFC에 항소한다.

(3) 연방항소법원(CAFC)의 판결
1) 묵시적 실시권(Implied License) 문제
CAFC는 묵시적 실시허락(Implied License)이 성립하기 위해서는 Met-Coil Case에서와 같이, 해당 제품에 다른 비침해 용도(Non-infringing Use)가 없어야 하며, 동 제품의 판매에 있어 구매자에게 사용에 따른 특허 라이센스가 허여되었다는 추론이 객관적 (plainly)으로 나타나 있어야 한다고 하고, Intel 제품의 비침해 용도의 유무와 상관없이 Intel은 명시적으로 구매선들에게 특허의 라이센스가 확대되지 않는다는 통지를 하였으므로, 지방법원의 판결을 유지하면서 묵시적 허락(Implied License)은 성립할 수 없다고 판시하였다.

2) 특허권 소진 (Patent Exhaustion) 문제
CAFC는 일반적으로 최초 판매 이론으로 불리는 특허권 소진은 조건 없는 판매(Unconditional Sale)에 의하여 발생되는 것이라고 전제하고, 이 이론의 배경은 그러한 판매에 있어 특허권자가 그 상품을 통하여 충분한 특허의 가치를 협상하고, 받은 것이라고 할 수 있다고 한다. 그러나 명백한 조건부 판매 또는 라이센스의 경우에는 양 당사자가 특허권의 가치를 단지 ‘사용’에만 국한하여 반영한 가격으로 협상하였다고 추론하는 것이 합리적이라 할 수 있으므로 특허권이 소진되지 않는다고 할 것이다.

LG전자와 Intel의 라이센스는 명시적으로 컴퓨터 시스템 제조업체들이 Intel의 라이센스 받은 제품을 비Intel 부품과 결합을 허용하는 라이센스를 불허하고 있다. (Restricted License) 또한 이 조건부 계약은 Intel이 자신의 거래선에 대하여 라이센스의 제한된 범위(License Scope)를 알리도록 요구하고 있으며, Intel은 이를 이행하였다. Intel은 자신의 제품을 판매하는데 자유롭지만, Intel이 동 제품을 판매할 때 조건을 두고 있으며(Conditional Sale), Intel 제품의 구매자들에게 LG전자의 결합(Combination) 특허를 침해하는 것이 명시적으로 금지되어 있다. 따라서 CAFC는 소진 이론은 명시적인 조건부 판매 또는 라이센스에는 적용되지 않는다고 하면서 LG전자 특허는 소진되지 않는다고 판시하였다.

또한 방법 청구항도 위에서와 같은 이유로 조건 없는 판매(Unconditional Sale)이 아니므로 소진 이론이 적용될 수 없으며, 특허 부품의 판매는 그 특허의 방법 청구항에 관한 특허권자의 권리를 소진하지 않는다고 하였다.
CAFC는 방법 청구항에 관한 지방법원의 판결을 유지하였고, 장치 청구항의 권리 소진에 관한 지방법원의 판결은 파기, 환송하였다. 그러나 대법원은 Quanta가 신청한 사건의 이송 명령(Certiorari)을 승인하였다.



5. 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 판결

(1) 특허소진에 종속되는 방법 청구항
대법원은 특허방법이 제품에 “구체화”될 수 있다고 판단하였다. 또한, 방법특허가 소진이론에 종속되지 않는다면, 특허소진을 회피하고자 하는 특허권자는 방법을 기술하는 특허청구항을 손쉽게 작성할 수 있을 것이라고 판단하였다. 대법원은 자신의 선례들이 방법특허는 그 방법을 구체화하고 있는 제품의 판매에 의해서 소진된다는 판결을 해왔다고 덧붙여서 언급하였다. 그에 따라서 대법원은 연방항소법원의 판결을 파기하였고, 특허소진이론은 방법 청구항에도 적용된다고 판결하였다.

(2) 실질적인 구체화의 판단기준
다음 쟁점은 판매된 Intel의 마이크로프로세서와 칩셋이 LG전자가 Quanta에게 권리를 주장했던 시스템 특허의 요소 모두를 포함하지 않을 지라도 특허소진이론이 적용되는지의 여부에 관한 것이었다. 대법원은 그 Intel제품이 LG전자 시스템특허를 실시하는 컴퓨터 시스템에 포함되는 것 이외에 다른 합리적인 용도가 없다고 판단하였다. 또한, Intel의 제품은 LG전자 시스템 특허의 모든 발명적 요소를 실시하고 있다고 보았다. 유일하게 포함되지 않은 요소는 메모리 및 버스의 부가였는데, 대법원은 그 부가가 표준 부품의 단순한 추가라고 보았다. 대법원은 Quanta가 Intel제품이 아닌 메모리와 버스를 Intel에 의해 공급된 부품과 결합하여 그것들을 동작하는 컴퓨터로 제조하기 위해서는 Intel의 명세서를 따를 수밖에 없었음에 또한 주목하였다.

(3) 허가된 판매
마지막으로, Intel 부품과 비Intel 부품을 결합하기 위한 하방 고객의 권리와 관련하여 라이센스 계약에 포함된 단서에도 불구하고, 대법원은 소진이론을 발생시키는 허가된 판매가 있었다고 판결하였다. 대법원은 그 라이센스 계약의 어떠한 부분도 Intel부품을 비 Intel부품과 결합할 의도가 있는 구매자들에게 Intel이 마이크로프로세서 및 칩셋을 판매하는 권리를 제한하지 않는다고 지적하였다. Intel에 대한 LG전자의 라이센스는 Intel이 LG전자의 특허 청구항에 구속되지 않고 그의 제품을 “제조, 사용 또는 판매”하는 것을 광범위하게 허가하였다. LG전자의 특허를 구체화하고 있는 제품을 판매하기 위한 Intel의 권한은 통지사항 또는 그 통지사항에 따른다는 구매자의 결정에 전혀 종속되지 않았다. 예를 들어, 대법원은 비록 기본협정(Master Agreement)이 Intel에게 LG전자가 허가한 라이센스는 구매자가 Intel제품과 비 Intel제품을 결합하여 제조한 어떠한 상품에도 확장되지 않는다는 것을 그의 구매자들에게 통지할 것을 요구하고 있을지라도, 동 계약서는 상기 요건에 대한 Intel의 불이행으로 인하여 해당 특허 라이센스의 해지에 관해 효력이 없고 근거도 될 수 없다는 것을 또한 규정하고 있었음을 지적하였다. 그에 따라서 대법원은 Intel의 마이크로프로세서 및 칩셋의 판매는 LG전자의 특허권을 소진시킨 허가된 판매였다고 판결하였다.



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 특허권 소진 이론
특허권자 또는 정당한 실시권자(Licensee)에 의하여 특허 발명을 실시한 물품은 거래상 다양한 형태로 유통될 수 있다. 이러한 물품이 정당한 권리자에 의하여 거래(Authorized Sale)되면 특허 권리는 소진(Patent Exhaustion)되고, 이후의 다른 실시 행위에는 특허권이 미치지 않는다는 것이다. 즉 특허의 대상이 된 물품이라도 그것이 정상적으로 판매된 이후에는 더 이상 그 물품에 대하여 특허권을 행사할 수 없다는 원칙이다. 어떻게 보면 당연한 논리라고 할 수 있으므로, 대부분의 국가에서 이에 관한 법률 규정을 두고 있지 않으나, 특허 침해 소송에서 특허 물품의 정당 구매자가 특허권자의 권리 행사에 항변하는 논리로서 자주 다루어지고, 판례 등에 의해 정립되어 있는 이론이다.

특허권 소진의 문제는 특허 발명의 범위와 다양한 거래 형태에 따라 발생되고 있는데, 크게는 다음의 5가지 형태의 문제가 발생할 수 있다.

1) 조건부 판매 (Conditional Sale or Restricted Sale) 문제
특허 물품을 판매할 때 조건이 부과되어 있는 경우이다. 즉, 제1차 사용에 한정하여 특허 물품을 판매하였는데 그 이후 제2차 사용이 발생한 경우에 특허 물품의 판매로 특허권이 소진되었느냐의 문제이다.

2) 방법 청구항(Method Claim)의 문제
특허 물품이 해당 특허의 장치(물건) 청구항(Apparatus Claim)과 일치하나, 이를 구매한 자가 방법 청구항(Method Claim)에 해당하는 제2차적 사용을 하는 경우이다.

3) 비침해 용도(Non-infringing Use)가 없는 미완성 특허 물품 문제
해당 물품(부품)이 정당한 권리가 부여된 특허의 모든 구성요소(All Element)를 가지고 있지는 않으나 필수적인 구성 요소(Essential Features)를 가지고 있어, 본래 목적의 사용 외에는 다른 방법으로 특허권을 피하여 사용할 수 없는 경우, 즉 해당 물품에 비침해 용도(Non-infringing use)가 없는 경우, 해당 물품을 사용하여 특허 침해를 완성하게 될 경우에 특허권이 소진되었다고 할 수 있는지의 문제이다. 이 경우 특허권 소진의 문제로 다루기도 하고 묵시적 실시권(Implied License)의 허여 문제로 다루기도 하나, 이를 엄격하게 구분할 수는 없으며 동전의 양면과 같은 관계라고도 한다.

4) 특허 물품의 수리 등의 문제 (Doctrine of Permissible Repair)
조건 없는 특허 물품을 구매한 자가 그 물품을 수리, 개조 또는 재생산하는 경우에 특허권이 소진되느냐의 문제이다.

5) 병행 수입(Parallel Import) 문제
앞의 4가지 경우가 해당 국가 내에서 발생하는 문제라면, 국제적인 거래에서 발생되는 문제로 정상적인 특허 물품이 해외에서 수입되는 경우에 특허 권리가 소진되었다고 할 수 있는지에 관한 문제이다. 이를 ‘국제적 소진’이라고도 하고 있다. 이에 대하여는 각 가맹국의 특허법 해석 문제로 남겨두고 있다.

(2) 이 사건에서의 구체적 판단
대법원은 약 150년 동안 특허 소진 이론을 최초의 권한 있는(Authorized) 특허 물품의 판매에 대하여 특허권을 제한하는 법리로 적용하여 왔다. (Slip op. at 1) 대법원은 이 사건의 이송 명령에서 제기된 두 가지 쟁점에 대하여 항소법원의 판결에 동의하지 않으며, 소진 이론은 방법 청구항에도 적용되고, Intel의 라이센스는 소송 특허를 실질적으로 구현하는 부품들의 판매를 정당화하기 때문에, 그러한 판매는 특허권을 소진시킨다고 하였다.

대법원은 소송 특허와 라이센스 계약과의 관련성을 먼저 검토하였다. Intel과 Quanta의 거래에 관하여, 대법원은 “Quanta는 Intel로부터 마이크로프로세서와 칩셋을 구매하였고, LG전자와 Intel의 기본협정(Master Agreement)에서 규정한 서면 통지를 Intel로부터 받았다. 하지만 Quanta는 LG전자특허들을 실시하는 방법으로 비Intel 부품인 메모리와 버스를 Intel 부품과 조합하여 Intel 부품을 사용한 컴퓨터를 제조하였다. Quanta는 Intel 부품들을 변경하지 않았고, Intel 부품을 자신의 컴퓨터에 결합시키는데 Intel의 요구 규격에 따랐을 뿐이다.”고 설명하고 있다.

1) 방법 특허에 관하여
특허된 방법은 물건 자체의 사용과 동일한 방법이 아닌 상태에서 판매될 수도 있다. 그렇다고 하더라도 방법은 제품 안에서 구현될 것이므로, 그러한 제품의 판매는 특허 권리를 소진한다. 방법 특허는 그 방법이 구현되는 물품의 판매로 소진된다. 또한 방법 특허에 대한 소진을 제한하는 것은 소진 이론을 심각하게 저하시키는 것이다. 그러므로 대법원는 방법 특허를 별도의 한 카테고리로 보아 소진될 수 없다는 LG전자 항변을 거절하였다.

2) 특허의 미완성 실시 물품에 관하여
그러한 측면에서 한 제품이 특허권 소진을 발생시키기 위해서는 그 특허를 구현하여야 한다. 이에 대하여 대법원은 Univis Case에서의 판결을 강력하게 인용하고 있다. 공 렌즈의 판매로 특허권의 소진이 발생되며, 그러한 렌즈의 판매에서 의도되어진 사용은 특허를 실시하여야 하는 것이며, 그것은 특허 발명의 필수적 구성 특징(Essential Feature)를 구성하고 있기 때문이다. 이러한 특징들은 라이센스 계약 하에서 Intel이 Quanta에게 판매한 마이크로프로세서와 칩셋에 의 경우와 동일하게 적용된다. 대법원은 Univis Case에서 특허를 실시하는 데에만 사용될 수밖에 없는 물품의 권한있는 판매는 판매된 물품에 관한 특허의 독점적 권리의 포기하는 것을 의미한다고 판단하였던 점을 상기하였다.

대법원은 Univis Case에서와 같이 LG전자는 LG전자 특허를 실시하는 컴퓨터 시스템에 Intel 제품을 결합시키는 것 외에 달리 Intel 제품을 합리적으로 사용을 할 수 없음을 암시하고 있다고 판단하였다. (No Non-infringing Use) 또한 만일 Intel 제품이 해외에서 판매되거나, 단지 교환 부품으로 사용되거나, 비Intel 제품과의 사용이 특허된 특징을 구현하지 않도록 개발한다면, Intel 제품이 LG전자 특허를 침해하지 않을 수도 있는 비침해 용도를 가질 수 있다는 LG전자의 항변을 거절하였다. Univis Case가 가르치는 것은 ‘그러한 제품이 특허를 오로지 실시하는데 사용할 수밖에 없는 것인지에 관한 것이며, 그러한 사용이 침해를 하고 있느냐의 문제가 아니다. 그러면서 대법원은 그러한 판매 물품을 무력화(disable)시키는 구성 특징은 진정한 사용이라고 할 수 없다고 하고 있다.

대법원은 또한 Univis Case에서 공 렌즈는 특허 발명의 필수적 구성 특징을 구성하고 있고, 발명을 완성하는 프로세스는 특허의 중심에 있는 것이 아니며, 공 렌즈를 완성품으로 만드는 (Grinding, Polishing) 사용을 안내하는 표준 프로세스에 관한 것이다. 본 사건은 Univis Case에서와 같이 특허를 실시하기 위한 유일한 단계는 표준 부품을 추가하여 일반적인 프로세스를 적용하는 것이므로 미완성의 물품 자체가 특허를 실질적으로 구현하는 것이다. Intel 제품은 메모리와 버스가 부착될 때에만 기능하도록 특화되어 설계된 것이며, Quanta는 다른 부품을 결합할 때 창조적이거나 발명의 결정을 요구하지 않으며, 실로 Quanta는 다른 선택을 할 수 없다는 점에 주목하였다. 이와 관련하여, LG전자는 Univis Case에서의 물품은 특허를 실시하기 위하여 물질을 제거할 것을 요구하나, Intel 제품은 특허를 실시하기 위하여 부품의 추가를 요구한다는 이유에서 이를 차별화하는 항변을 하고 있으나 이유가 없다. 차라리, 좀 더 방향 설정을 위한 질문은 마지막 단계의 속성이 일반적인 것이고 비발명적인 것인지 아닌지에 있는 것이다.

또한 LG전자는 대법원 판례로 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co. 사건에서 특허된 발명의 상태를 특허된 조합의 한 구성 요소로 특정지우는 것은 허용될 수 없다고 하고 있다는 점을 항변 사유로 하고 있는데, 대법원은 Aro Case는 분리 관찰하여 어떤 구성 요소를 허여된 범위 안에 있지 않다고 하기 위해 청구항의 구성 요소의 총합만을 커버하는 것으로써 조합 특허를 설명하고 있는 것이며, 그러나 어떠한 구성 요소가 그 발명과 동등 또는 중심으로써 관찰되어질 수 없다는 Aro Case의 경고는 조합 그 자체가 오로지 그 특허의 발명적 측면에 해당하는 내용에 특정된 것이라고 하고 있다.

3) 제한된 라이센스와 조건부 판매에 관하여
이와 관련하여, 법원은 소진은 특허 소유자가 정당한 판매를 함으로써 발생한다고 하고, LG전자는 Intel의 Quanta에 대한 판매는 정당화되지 않는다고 항변하나, 라이센스 계약의 어떠한 조항도 Intel이 마이크로프로세서와 칩셋을 비Intel 부품과 결합하려는 구매자에게 판매할 권한을 제한하고 있지 않다고 설시하였다.

라이센스 계약은 Intel에게 특허를 실시한 제품을 판매할 권한을 주었다. 계약의 어떠한 조건도 Intel이 그 특허를 실질적으로 구현하는 제품을 판매할 정당한 권한을 제한하지 않는다. Intel은 그 제품을 Quanta에 판매할 정당한 권한을 가지고 있기 때문에, 특허 소진 이론은 LG전자가 이에 대한 특허 권리를 그러한 제품에 의하여 실질적으로 구현되는 특허에 관하여 더 이상의 주장을 하지 못하도록 하고 있는 것이다. 그러나 대법원은 결정문의 주기(Foot Note)에서, 비록 소진은 특허 침해에 대한 손해를 배제하고 있지만, 계약상의 손해 문제가 적용되는지의 쟁점은 남아있다고 하고 있다.

(3) 소결
결론적으로 특허를 실질적으로 구현하는 물품의 권한 있는 판매는 특허권자의 권리를 소진시키고, 특허권자가 그러한 물품의 판매 후 사용을 컨트롤하기 위하여 특허법에 따른 권리행사를 금지시키고 있는 것이다. 이러한 관점에서 LG전자는 Intel에 자신의 특허들의 실시하고 그러한 특허를 실시하는 제품의 판매에 대한 라이센스를 허여했다. Intel의 마이크로프로세서와 칩셋은 LG전자의 특허들을 실질적으로 구현하고 있는 것이다. 왜냐하면 그러한 Intel 제품들에는 합리적인 비침해 사용의 용도가 없고 특허된 방법의 발명적인 모든 측면을 포함하고 있기 때문이다. 라이센스 계약의 어떠한 조항도 LG전자 특허들을 실시하는 제품을 Intel이 판매할 수 있는 권한을 제한하고 있지 않다.

Intel이 Quanta에 대한 권한있는 판매는 Intel 제품을 해당 특허의 독점적 권리의 영역 밖에 있게 한다. 그 결과 LG전자는 더 이상 Quanta에 대하여 특허 권리를 주장하지 못한다. 따라서 항소법원의 판결은 번복된다.



7. 관련 판례

(1) Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 (1873)
법원은 특허품인 덮개가 어디에 사용될지를 정한 ‘판매후 제한(post sale restrictions)’을 실시권자가 위반하였다고 주장한 특허권자의 소를 기각한 원심을 지지한 바 있다. 법원은 “누구라도 특허권자나 그 양수인의 특허 기계를 구입한 경우, 그 구입은 그 자로 하여금 기계가 가동되는 한 당해 기계를 사용할 권리를 부여한다”고 판시한 바 있다.

(2) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co., 243 U.S. 502 (1917)
연방대법원은 특허법의 주된 목적이 특허권자를 위하여 큰 재산을 축적해주는 것이 아니라 “과학 및 실용예술의 발전을 장려(미연방헌법 제1조 제8절 제8항)”하는 데 있는 것임을 통찰하면서, “특허에서 발명가에게 주어질 수 있는 권리의 범위는 특허법 조문에 따라 발명가의 특허 청구항에 설명된 발명 자체에 국한되어야 한다”고 판시하였다. 따라서 “한 번의 무조건적인 판매행위에 의하여 판매자 측의 권리는 소진되며, 그 물품은 그에 따라 특허법에 따른 독점의 영역 밖으로 옮겨지고, 판매자가 그 물품에 부과하고자 시도한 일체의 제한으로부터 자유로워진다”고 연방대법원은 판시하였었다.

(3) United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942)
연방대법원은 도매업자나 소매업자가 렌즈 반제품을 렌즈로 연마 가공할 때 이미 최종렌즈에 대한 Univis의 특허는 부분적으로 실시된 것이라고 판단하면서 렌즈반제품의 판매는 최종 렌즈에 대한 특허권을 소진시킨다고 판시하였다. Univis 사건에서 연방대법원은 비록 그 제품이 특허를 완전하게 실시하고 있지는 않더라도, 가령 그 제품의 유일하고 의도된 사용용도가 당해 특허의 내용을 구현하는 것인 경우와 같이, 만일 당해 제품이 특허를 충분히 구현하고 있는 경우라면 여전히 제품의 판매에 따르는 특허권 제한이라는 전통적 제한원칙이 적용된다고 결론 내렸다.


8. 시사점

Quanta v. LG Case의 연방대법원 판결에 따라, 미국 연방대법원이 1873년 최초 판매 이론을 기반으로 설정한 특허 소진 이론은 그동안 CAFC에 의하여 다소 변형되어 왔었으나 다시 기본 법리로 회귀되었다고 할 수 있다. 또한 대법원은 특허권자가 잠재적인 라이센스의 대상 숫자를 최대화하고, 그들이 실시권자들에게 부여하는 권리를 최소화하려는 것을 차단한 것으로 볼 수 있다.

대법원은 특허 소진 이론의 적절한 적용에서 벗어난 그 동안의 CAFC 판례에 대하여 두 가지 영역에서 종래의 기본 법리를 재확인하였다. 즉 소진 이론은 계약으로 회피될 수 없다는 점과 특허권의 소진은 방법 청구항에도 적용된다는 것이다.

첫째, 특허 물품의 권한 있는 판매와 처분은 그 물품에 관한 특허권자의 권리를 소진한다는 기본 법리를 재확인하면서, 이는 제한된 라이센스 및 조건부 판매 등의 계약에 의하여 바뀌지 않는다. 둘째, 특허 소진 이론은 그것이 특허 청구항으로 되었을 경우 방법 청구항에도 동일한 구속력을 적용한다. 또한 특허 소진 이론을 적용함에 있어, 특허를 완전히 구현하는 물품뿐 아니라 실질적으로 구현하는 물품에도 적용된다는 원칙을 재확립하였다.

그러나 본 사건에서는 대법원이 Jazz Photo 사건에서 제기된 병행 수입 문제를 검토할 기회를 제공하지 않았기 때문에 미국 밖에서 특허된 부품을 특허권자 또는 실시권자가 판매하는 것은 미국 특허를 소진하지 않는다는 CAFC 판례는 여전히 쟁점으로 남아 있다. 이와 관련하여, 대법원이 최초 판매 이론에 입각하여 특허권 소진의 법리를 정립하였기 때문에 아마도 하급법원은 특허권 소진 법리에 적절한 적용을 할 시간이 왔음을 암시할지도 모른다.

또 하나는 본 대법원 판결은 고려해야 할 새로운 쟁점을 제기하고 있다. 본 사건에서 특허 소진 이론이 특허법상의 쟁점인지 계약법의 쟁점인지가 뜨겁게 논의되었던 것이 사실이며, 대법원은 특허권 소진을 특허법의 문제로 다루었으나, 다른 법이 특허권자에게 잠재적인 소송의 원인을 제공할지도 모른다는 암시를 열어두었다. 앞서 설명한 바와 같이 대법원의 결정문의 주기에는 특허권자가 특허권의 소진으로 특허법 하에서 손해에서 배제된다면, 계약법 하에서 적용될 수 있는 구제를 가지고 있는지에 대한 문제를 제기하고 있다. 이와 관련하여, 조건부 라이센스가 허여되었는데 그 조건이 충족되지 않는 경우와 같은 계약상의 문제에서 소진의 이론은 작동되지 않게 될지도 모른다는 가능성을 열어두고 있는 것이라고 볼 수 있다.


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