1. 서지사항

원고(피상고인)	Pioneer Hi-Bred International, Inc
원고 대리인	Edmund J. Sease
피고(상고인)	J.E.M. AG Supply, Inc.
피고 대리인	Bruce E. Johnson
사건번호	534 U.S. 124
판결일자	2001년 12월 10일
판사	Thomas, J.
1심법원	아이오와 북부 지방법원
1심법원 판결일	1998년 08월 19일
관련특허
관련법령	35 U.S.C. §101
관련기술	식물 발명

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
Pioneer는 미국 특허법 제101조에 의거 동종 및 잡종 옥수수 종자 제품을 제조, 사용, 판매 및 판매를 위한 제공할 수 있는 17개의 일반특허를 보유하고 있다. Pioneer는 단지 곡물의 생산만 가능하고 번식 또는 종자증식을 위해 사용하거나 다른 종과 잡종 생산 개발을 제한하는 조건하에서 특허된 잡종 종자를 판매하였다. J. E. M. Ag Supply는 Farm Advantage와 거래를 하면서 Pioneer로 부터 특허된 종자를 계약조건하에 구입하여 다시 재판매 하였다. Pioneer는 특허 침해를 이유로 Farm Advantage, 분배자 및 고객들을 상대로 소송을 제기하였다.

Farm Advantage는 Pioneer의 옥수수식물과 같은 유성 번식 식물은 특허법 제101조에 의해서 특허 받을 수 없다고 주장하며 특허무효의 반소를 제기하였다. Farm Advantage 는 식물특허법(PPA)과 식물품종보호법(PVPA)는 식물의 보호를 위한 배타적인 수단을 개진한다고 주장했다. 왜냐하면 이 법령들은 특허법 제 101조보다 구체적이고 특별한 취급을 위해 특허법 제101조에서 파생된 것이기 때문이라고 한다.

지방법원은 약식판결로 Diamond v. Chakrabarty판결에 의하면 식물발명도 101조에 명백히 포함된다고 판단하였다. 또한 식물특허법(PPA)과 식물품종보호법(PVPA)을 제정시 의회는 식물을 101조의 특허대상에서 제외한다고 명백히 하지 않았다고 판단하였다. 특히, 지방법원은 더욱 구체적인PVPA법을 통과시키면서 특허법 제101조를 암시적으로 폐지하지 않았다고 했다. 왜냐하면 양 법률간에 양립할 수 없는 충돌은 없기 때문이다. 따라서 연방항소법원은 1심법원의 반소 기각 판결을 유지하였다. 이에 J. E. M. Ag Supply 가 상고를 하였다.

(2) 사건 특허발명
Pioneer 소유의 이 사건 특허발명은 잡종 또는 동종의 옥수수 식물과 새로운 식물품종에 관한 것이었다.

3. 소송에서의 쟁점

미국의 식물보호는 크게 특허법에 의한 보호와 식물품종보호법에 의한 보호로 구분되고, 특허법에 의한 보호에는 일반특허조항과 식물특허조항에 의한 보호로 다시 나누어 볼 수 있다. 이 사건에서는 식물발명이 35 U.S.C. §101의 일반특허조항의 특허 받을 수 있는 대상인지 여부가 주요 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map 1998. 08. 19. 1심 법원 1998 WL 1120829 반소 기각 판결
2000. 01. 19 . CAFC 200 F.3d 1374 1심 유지
2001. 12. 10 . 연방대법원 534 U.S. 124 2심 유지

(2) 연방순회항소법원(CAFC)의 판결
J.E.M. AG Supply v. Pioneer Hi-Bred International의 사례는 식물발명이 해당 식물특허나 식물품종보호권뿐만 아니라 일반특허로도 식물발명을 보호할 수 있다는 사실을 분명히 설명한다. 법원은 생물은 35 USC § 101에 따라 특허를 받을 자격이 있다는 기본적인 제안을 위해 Diamond v. Chakrabarty 447 U.S. 303(1980) 에 관한 판결을 인용한다. 그 때문에 대부분의 판결은 적어도 Chakrabarty 판결 이후, 새로운 혁신 분야를 환영하는 것으로써 특허 범위의 관점을 주도해 온 미국 특허법(patent statues)에 관한 해석의 범위를 넓히고, 무한한 미래에 관하여 이 광범위한 견해를 유지할 것이라는 사실을 재확인 하고 있다.

또한 법원은 미국 특허청(USPTO)이 일방적(Ex Parte) Hibberd 사건, 227 USPQ 443(Bd. Pat. App. & Inter 1985)에 내린 판결을 인용한다. 이 판결은 식물은 시료의 제조 또는 구성에 관하여 이해하고 있는 의미 내에 있으며 그 때문에 특별하게 35 USC §101의 정의 내에 있다는 Chakrabarty의 광범위한 말을 토대로 한 것이다. 이 분석을 발판으로 삼아 법원은 Hibberd 판결 이후 식물발명에 대해 실용특허를 부여한 미국 특허청의 정책을 인식하고 승인한다.

이 사건에서 J.E.M. AG Supply는 1930 식물특허법(PPA)과 1970 식물품종보호법(PVPA)은 새로운 식물품종을 보호하기 위한 독점적 수단을 제공하고자 미 국회가 제정한 것인데, 이 점에 관하여 많은 주장이 발표되었다고 주장했다. 법원은 일관적인 방법으로 이러한 주장을 설득력이 없다며 기각한다.

5. 연방대법원의 판단

연방대법원은 식물특허법(PPA)과 식물품종보호법(PVPA)은 다른 사람이 식물 또는 식물품종을 번식, 판매, 사용하는 것에 대한 배타적인 수단은 아니라고 보았다. 왜냐하면 식물특허법이나 식물품종보호법의 어떤 문구도 식물특허법의 무성번식식물에 대한 보호가 배타적인 것을 의도하는 것은 아니다고 판단했기 때문이다.

법원은, 미 국회는 식물특허법(PPA)당시 식물은 특허를 받을 수 없다고 생각할 수도 있다고 평결했는데, 당시 식물은
① 자연의 산물이라 생각했고,
② 서면 설명 요건에 대해 수정할 수 없었다는 사실 때문이었다.

그러나 법원은1930년대에는 단지 이러한 범위가 기술적으로 실행 불가능한 것이라고 생각했기 때문에 이것은 일반특허법에 관하여 장래를 고려한 전망과 일치하지 않을 것이므로 101조에 의거 특허보호를 부정하는 것은 부적절할 것이라고 판단했다.

따라서, 연방대법원은 식물발명에 대하여 일반특허를 부여할 수 있다고 판단하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 미국의 식물보호제도 현황
미국의 식물보호는 크게 특허법에 의한 보호와 식물품종보호법에 의한 보호로 구분되고, 특허법에 의한 보호에는 일반특허조항과 식물특허조항에 의한 보호로 다시 나누어 볼 수 있다. 현재 특허법의 식물특허는 무성번식식물의 신품종을 보호하고 식물품종보호법은 유성번식식물의 신품종을 보호하고 있다. 특허법의 일반특허는 거의 모든 식물관련 발명을 보호하고 있다. 식물특허와 일반특허에 의한 동시적 보호 및 식물품종보호법과 일반특허에 의한 동시적 보호도 인정하고 있다.

(2) 미국의 식물특허제도
1) 미국 식물특허법의 제정 배경
미국의 식물특허법(The Plant Patent Act, PPA)은 미국 특허법 내의 식물특허에 관한 규정이다. 식물특허법이 채택되기까지 주로 다음의 두 가지 이론으로 식물발명의 특허보호가 인정되지 않았다. 첫째로 당시에 있어서는 인공육종식물을 포함한 식물은 자연물로서 인정되어 특허보호대상에는 해당되지 않는다고 하는 인식이 넓게 존재하고 있었고, 둘째로 식물이 미국 특허법 제112조에서의 「기재」요건에 해당되지 않는 것이라고 인식되었기 때문이다.

그러나 미연방의회는 이 두 가지의 요소를 중시하는 한편, 식물육종자가 기여한 회사에 대한 공헌, 특히 농업과 원예에 대한 큰 공헌에 대하여는 식물육종자가 창조한 산물은 천연물이 아니라는 것을 법적으로 승인할 필요가 있다고 인식하게 되었다. 그래서 연방의회는 1930년 5월 13일 타운센드-퍼넬(Tounsend- Purnell) 식물특허법(The Plant Patent Act)을 채택하여 1930년 5월 23일 발효되었다.

2) 보호대상
식물특허에서는 처음에는 무성생식식물만을 보호하는 것이었으나, 1954년 법개정을 통하여 일단 무성적으로 번식이 가능한 것이라면 종자식물도 보호할 수 있는 것으로 그 보호범위를 확대하였다.

3) 등록요건
일반특허의 요건인 신규성, 유용성, 비자명성이 식물특허에서도 요구되지만, 식물특허에서는 실질적으로 신규성, 구별성을 요구하고 있다. 식물특허의 구별성이란 그 식물이 다른 기존의 식물로부터 명확히 구분할 수 있는 특징을 심사하는 것에 의하여 판단된다. 또한 다른 식물보다 우수성을 요구하는 것은 아니며, 다른 품종과 현저하게 구별할 수 있으면 족하다. 즉, 일반특허에서의 유용성, 비자명성 요건이 식물특허에서는 구별성(Distinctness) 요건으로 치환되었다.

4) 명세서 기재요건
일반특허의 명세서 기재요건을 규정한 특허법 제112조에 규정된 명세서의 “완비, 명확, 간결 및 정확”요건은 식물특허에서는 특허법 제162조에 규정되어 있는 명세서의 “합리적으로 가능한 정도” 요건으로 변경되었다. 일반특허에서 요구하는 실시가능성(Enablement)은 요구되지 아니하고, 보정에 의하여 새로운 사항(new matter)을 추가하는 것도 가능하다.

5) UPOV 조약에 의한 품종의 명칭 등록
일반특허와는 달리 출원인은 식물신품종의 명칭을 UPOV 규정에 따라 등록하여야 한다. 즉, 식물신품종의 명칭을 별도로 요구하나, 일반특허의 실시가능성을 요구하지 않는다는 점에서 식물품종보호법과 유사하다.

6) 특허권의 범위
특허 존속기간은 일반특허와 동일하게 특허출원일로부터 20년간이다. 식물특허권자는 타인이 그 식물을 무성번식시키는 것과 그 무성번식시킨 식물 또는 식물의 일부를 사용, 판매를 위한 양도, 판매, 수입하는 것을 배제할 권리가 부여된다. 식물특허에서는 일반적인 특허권의 효력이 미치는 생산(make)과는 별도로 재생(reproduce)을 명문으로 정하고 있다. 이는 증식·분화과정이 식물체 자체의 능력이고 자연현상이기 때문에 ‘생산’이란 개념에 포함되는지 불분명하기 때문이다.

7) 이중 보호제도
식물특허법(35 U.S.C. §161)은 식물에 대한 일반특허의 허여를 방해하는 배타적인 보호양식이 아니므로, 무성번식식물은 또한 일반특허법에 의해서도 보호될 수 있다. 식물의 일부, 방법뿐만 아니라 식물특허에서 청구한 동일한 무성번식식물을 일반특허의 발명으로 청구할 수 있다. 이 경우 발명자가 선출원의 존속기간 만료일 이후의 기간에 대해서 권리를 포기(Terminal Disclaimer)하면 동일한 식물에 대하여 일반특허와 식물특허에 의하여 이중으로 보호받을 수 있다.

(3) 식물품종보호법에 의한 보호
미국의 식물신품종 보호는 무성생식식물을 대상으로 하는 특허법의 식물특허제도에 의해 보호되어 왔기 때문에 식물품종보호법(The Plant Variety Protection Act, PVPA)이 제정되기 이전까지 유성생식식물에 대한 보호가 전무한 형편이었다. 식물품종보호법은 1970년 특허법을 모법으로 제정된 것으로 이는 유성생식(종자에 의한 생식)을 하는 식물을 보호하기 위해 제정된 법이다.

육성된 신품종이 품종으로서의 구비요건을 갖추고 등록요건인 품종의 명칭과 상업적 신규성이 인정되면 식물품종보호증서(Plant Variety Protection Certificates, PVPCs)를 받을 수 있다. 품종의 구비요건은 구별성(Distintness), 균일성(Uniformity), 안정성(Stability)의 세가지 요건을 말하며 품종의 보호요건의 핵심을 이룬다.

일반특허와 식물특허는 경작자의 자가이용에 대해 예외를 전혀 인정하고 있지 아니하나, 식물품종보호법에 의한 식물의 보호에 있어서는 두가지의 중요한 예외가 있다.
① 육종자는 새로운 품종의 개발을 위하여 보호받는 품종을 사용할 수 있는 바, 이를 연구목적의 예외(Research Exemption) 라고 하며,
② 경작자가 자신의 경작지를 기준으로 보호품종의 종자를 보유할 수 있도록 하고 경작자가 자기소유의 농장에 파종을 하기 위해 보호품종의 종자를 조제하는 것도 허용하는 바 이를 농작물의 예외 (Crop Exemption) 이라고 한다.

(4) 특허법상 일반특허제도에 의한 보호
미국 특허법은 별도로 식물특허에 특별히 규정된 사항 이외에는 일반특허의 규정(35 U.S.C. §101)이 적용된다. 미국에서는 1980년 석유분해 박테리아에 관한 Diamond v. Chakravarty 사건 이후로 1985년의 Ex parte Hibberd 사건에서, 특허저촉항소심판소 재판부는 무성번식식물이든지 유성번식식물이든지 식물은 모두 미국 특허법 제101조에 규정된 특허의 보호대상이라고 판시하면서, 미국 특허법 제101조에 의한 보호대상은 인간에 의해 창조된 지상의 모든 것을 포함한다고 하여 식물체를 제품(manufacture) 내지 합성물(composition of matter)로 하는 경우에도 특허를 인정하고 있다. 즉, 식물특허가 무성번식식물(괴경번식식물은 제외)을 보호대상으로 하고, 식물품종보호법은 유성번식식물(괴경번식작물 포함)을 보호대상으로 하고 있으나, 일반특허는 유성·무성번식식물 모두를 보호대상으로 하고 있다.

문제는 어느 정도까지 특허법의 일반특허조항을 식물특허에 적용할 것인가 인데, Yoder 사건의 항소심 판결에 의하면 “식물특허를 부여하기 위하여는 신규성과 구별성 외에 비자명성(non-obviousness)을 충족시켜야 한다”고 한다.

1985년 이전에는 식물특허와 식물품종보호법의 보호로부터 제외된 1세대 식물 잡종에 대해서만 일반특허를 인정하였으나, 1985년부터 미국특허상표청은 모든 식물에 대해 일반특허조항에 따라 특허를 부여하고 있다. 그러나 이와 같은 넓은 보호와 함께 식물특허나 식물품종보호법에 의해서 요구되는 것보다 엄격한 요건들이 요구된다.

(5) 이 사건에서의 구체적 판단
1) 1930년대의 식물특허법 논의
먼저, 법원은 “15장(현재 식물특허법의 조항)에는 어디에도 식물특허가 식물에 대한 지적재산권을 보호하는 배타적인 수단이라고 언급되어 있지 않다.”라는 기록을 가지고 PPA논의를 시작한다. 처음에 J.E.M. AG Supply는 PPA 생성은, 그 자체로 그리고 자연히, 35 U.S.C. §101은 보호할 수 있는 주제로써 식물을 포함하지 않는다는 사실을 나타냈다고 주장했다. 이에 법원은, 미 국회는 PPA 당시 식물은 특허를 받을 수 없었다고 생각할 수도 있다고 평결했는데, 당시 식물은
① 자연의 산물이라 생각했고
② 서면 설명 요건에 대해 수정 할 수 없었다는 사실 때문이었다. 그러나 법원은 “1930년대에는 단지 이러한 범위가 기술적으로 실행 불가능한 것이라고 생각했기 때문에” 이것은 “일반특허법에 관하여 장래를 고려한 전망과 일치하지 않을” 것이므로 제101조에 의거 특허보호를 부정하는 것은 부적절할 것이라고 판단했다.

또 원고는 PPA의 무성 번식 식물에 대한 제한이 포함될 것이라 제안하면서, 국회는 35 U.S.C. §101이 유성 번식 식물을 다루기 위한 것이라 생각하지 않았다고 주장했다. 법원은 역사적인 식물 육종의 상황을 근거로 이 주장을 기각했다. 또 원고는 PPA조항들을 미 연방법전 15장으로 옮긴 1952 특허법(Patent Act) 수정조항은 식물품종에 대한 식물특허보호의 배타적 성질을 입증한, 제101조와 분리된다고 주장했다. 두 번째 주장은 1952수정조항이 영향을 받지 않는 중요한 권리를 남겨둔 채 “대청소(house cleaning)”한 수정 조항에 불과하다는 이유를 들어 기각했다.

2) 식물 품종보호법 논의
대다수 판결은 PVPA는 절대로 유성번식식물 품종을 보호하는 배타적인 수단이라고 분명히 말하지 않는다는 사실을 주목함으로써 시작한다. 미국 특허청은 PVPA가 제정되던 당시 제법한정(product by process)보호의 결과로 이미 잡종식물을 보호하는 일반특허를 부여했다는 사실도 두 가지 형태의 보호는 상호 배타적이지 않다는 증거로 인용했다. 또 법원은 PVPA의 구절이 함축적으로 제101조의 보호 주제를 바꿨다는 견해를 기각한다. 미국 법률체계(United States jurisprudence)에 따르면, 법률 폐지를 위해 함축적으로 유일하게 수용할 수 있는 해명(justification)은 초기의 법령과 나중의 법령을 조정할 수 없는(irreconciliable) 경우이다.

일반특허를 얻기 위한 요건은 PVP 증명서를 얻는 것보다 더 엄격하고, 일반특허는 PVP 증명서 보다 훨씬 더 많은 보호를 받기 때문에, 법원은 PVPA와 35 U.S.C. §101은 조정 불가능하지 않다는 판결을 내린다.

그러므로 중복되는 보호는 서로 일치하며 배타적이지 않다고 간주된다. 이것은 중요한 인식이다. 대다수 판결은 특허 및 저작권을 보호받을 자격이 있는 발명에 대해 이 상황을 적절하게 유추하여 설명한다. 혁신적인 제품이나 과정에 관한 서로 다른 특성 또는 특징을 다루기 위해서는 서로 다른 형태의 보호가 필요할 수 있으며, 이것은 또한 식물품종에도 해당된다.

그리고 나서 법원은 다른 객관적인 증거를 찾는다. 법원은 미국 특허청이 적어도 16년 동안 식물에 실용특허를 부여했으며, 이러한 범위가 PVPA나 PPA와 일치하지 않는다는 국회의 지적은 없었다고 인식한다. 게다가, 특허법(patent statutes)에 대한 1999 수정조항에서는 식물이 제101조에 따라 특허대상이 될 수 있다고 인식했다. 이 1999 수정조항은 국회가 두 가지 체계를 공존한다고 생각했다는 객관적인 증거로 인용된다.

따라서, 대법원은 식물 발명은 일반특허로 보호할 수 있다고 판단하였다.


7. 관련 판례

(1) Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)
이 사건에서는 박테리아가 §101에서 정의하고 있는 “제조품” 또는 “조성물”에 포함되는지 여부가 쟁점이었다.

특허청의 첫번째 주장 즉, “1930 식물특허법의 입법취지를 살펴보면 의회는 오직 무성번식식물에만 특허를 부여하고 있으며 1970 식물특허법에 따르면 생식적으로 재생되는 식물까지 특허범위를 확대하되 박테리아는 제외시켰으므로, 따라서 §101 특허범위에서는 살아있는 생물을 제외시켜야 한다”에 대하여 특허청의 주장의 근거가 되는 입법취지를 전혀 찾을 수 없으며 의회가 명시적으로 금지하지 않은 이상 특허범위에 제약을 가해서는 안된다고 판시하였다.

특허청의 두번째 주장으로 ”의회가 명시적으로 살아있는 생명체를 특허범위에 포함시키지 않는 이상 법원이 해석을 통하여 특허범위에 포함시킬 수 없다” 에 대하여 대법원은 이에 찬성하면서도 또한 법원의 역할은 무엇이 법인가를 밝히는 것이며 만약 모호함이 있다면 법의 목적인 입법취지를 참조하여 법의 의미를 밝힐 수 있다. 특허법의 목적 및 입법취지를 고려할 때 상기 박테리아가 특허대상에 포함된다고 해석하는 것에는 변함이 없다고 판시하였다.

법원은 의회가 제정한 법의 의미를 밝히는 데 있으며, 의회가 명시적으로 박테리아와 같은 살아있는 생명체의 특허범위 제외를 법으로 제정하기 전까지는 이사건의 결정을 계속 유지할 것이라고 판시하였다.

(2) Ex Parte Hibberd, 227 USPQ 443 (PTO Bd. Pat. App. & Int. 1985)
1985년의 Ex parte Hibberd 사건에서, USPTO 심판부는 무성번식 식물이든지 유성번식 식물이든지 식물은 모두 미국특허법 제101조에 규정된 특허의 보호대상이라고 판시하면서, 미국 특허법 제101조에 의한 보호대상은 인간에 의해 창조된 지상의 모든 것을 포함한다고 하여 식물체를 제품(manufacture) 내지 합성물(composition of matter)로 하는 경우에도 특허를 인정하고 있다.

8. 시사점

이 사건은 번식된 식물 육종은 35 U.S.C. §101 조항의 범위에 해당한다고 분명하게 판결한다. 이 판결은 이미 미국 특허청의 특허심사 정책에 의해 적어도 16년 동안 이행되었지만, 전 세계의 혁신적인 식물 육종가들에게 상당한 위안을 주어야 한다. 이것은 장래를 고려한 미국 특허체계의 특성을 재확인하며, 식물 육종분야를 포함하여 모든 특허 분야의 혁신을 자극하는 특허가능성에 관한 넓은 사고방식을 강조한다. 혁신가들은 더욱 제한된 PVPA 및 PPA 상황에 따라, 아니면 엄격한 표시 요건에 따라 식물 품종을 보호받을 수도 있으며, 신규성, 진보성, 실용성과 같은 대략적인 중요한 요건은 혁신을 위해 실용특허 보호권을 획득할 수 있다. 해당하는 보호권은 혁신의 성질에 맞출 수 있으며 그것에 의하여 전 세계의 식물 육종가와 기타 이해 당사자들은 포괄적인 보호를 받을 가치가 있다.

[한국지식재산보호협회]