1. 서지사항

원고(상고인)	MedImmune, Inc.
원고 대리인	Harvey Kurzweil
피고(피상고인)	Genentech, Inc.
피고 대리인	Daniel M. Wall
사건번호	549 U.S. 118
판결일자	2007년 1월 9일
판사	Scalia
1심법원	캘리포니아 중부 지방법원
1심법원 판결일	2004년 4월 26일
관련특허	(US PAT 6,331,415) 면역글로불린, 벡터, 변형된 호스트 세포 생산방법
관련법령	미국 연방 헌법 Article Ⅲ 28 U.S.C. § 2201(a)
관련기술	항원과 결합하는 기능성 단백질의 생산 방법 및 이를 위한 변형된 포유류 림프 세포

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 Medimmune은 천식약인 Synagis를 생산하는 업체로 1997년 피고인 Genetech와 특허 라이센스 계약을 체결하였고 당시 출원 중이었던 Cabilly II (US PAT 6,331,415) 특허도 라이센스 범위에 포함되어 있었다. 2001년 12월 피고는 Cabilly II 특허에 대한 최종 등록을 마쳤으며 이에 원고에게 경고장을 통해 Synagis가 Cabilly II 특허권에 포함되어 2002년부터 해당 특허에 대한 로열티도 지불할 것을 촉구하였다. 원고는 해당 경고장 수령으로 로열티 지불을 거부할 시 피고가 특허침해 소송을 제기할 것이라는 위협을 받았으며, 소송에서 패소할 시 자사의 매출 80% 이상을 차지하는 Synagis 판매 중지 및 고의성에 대한 손해배상액 증가가 될 수 있다는 우려로 지방법원에 특허 비침해 및 특허 무효 확인의 소를 제기 하였다.

지방법원에서는 원고와 피고의 사이에 실질적인 다툼이 존재하지 않기 때문에 확인의 소에 대한 관할이 존재하지 않음을 이유로 원고 및 피고의 소송을 각하 하였다. 이에 원고는 연방 항소법원에 항소하였으나 CAFC역시 원고의 소 제기 당시 당사자간의 실질적 다툼이 존재하지 않았기 때문에 소송에 대한 관할이 존재하지 않는다는 이유로 연방 지방법원의 각하 결정을 유지하였다.

이에 원고는 연방 대법원에 상고하였다.

(2) 사건 특허발명
1) (US PAT 6,331,415) 면역글로불린, 벡터, 변형된 호스트 세포 생산방법

이 사건 발명은 명칭이 “면역글로블린항체, 벡터 및 변형된 호스트 세포의 생성방법”으로서, H사슬 과 L사슬을 갖는 면역글로불린항체를 생성하는 방법에 관한 것이다. 생성과정에는 하나의 세포안에서 하나 또는 그 이상의 H사슬과 L사슬 또는 그들의 조각 생성하는 벡터가 사용된다. 또한 이 발명은 면역글로블린항체를 생성하는데 필요한 벡터와 관련된다.

3. 소송에서의 쟁점

미국 연방 헌법 제 3조와 확인의 소 청구에 관한 법률상에서 연방법원의 관할은 실질적인 다툼이 있는 사건에만 한정되도록 규정하고 있다. 이에 본 사건에서 이슈는 특허 라이센스 계약에 있어서 실시권자가 계약 파기 또는 계약 위반에 있어야만 이러한 실질적인 다툼이 인정되는가 이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map 04. 04. 26.1심 판결 2004 WL 3770589 (C.D.Cal. 2004)
관할 부재로 소각하
당사자간에 실제적 분쟁(계쟁성) 없음
05. 10. 18. CAFC 판결 427 F.3d 958 (Fed. Cir. 2007)
1심판결 유지
07. 01. 09. 연방대법원 판결 549 U.S. 118 (2007)
2심판결 파기, 사건 환송

(2) 연방순회항소법원(CAFC)의 판결
본 사건에서 1심법원과 항소법원은 라이센스가 설정되어 있는 경우에는 그 라이센스 계약이 심각히 불이행되는 경우가 아니라면 침해소송의 개연성을 객관적으로 느낄 수 없는 상황이기 때문에 당사자 간에 실제적 분쟁(계쟁성)이 존재한다고 인정하기 어렵다고 판단하였다. 특히, 실시권을 설정 받은 자가 특허에 대한 무효 확인 소송을 제기하기 위해서는 그 실시권이 완전히 종료된 상태이어야 하는 것은 아니지만, 실시권 계약을 해지할 수 있을 정도의 계약 불이행이 있고 이에 대해 실시권 설정자가 권리 행사의 의지를 표명하였을 경우에는 당사자 간에 실제적 분쟁(계쟁성)의 개연성이 객관적으로 파악될 수 있어 연방 관할이 인정된다고 판단하였다. CAFC는 실시권자인 원고는 로열티 지불을 거부하거나 계약 불이행 없이 본 확인 소송을 제기하였기에 이에 대해 당사자 간의 실제적 분쟁(계쟁성)이 없는 것으로 보고관할권 부재로 1심법원의 소 각하 판결을 유지하였다.

5. 연방대법원의 판단

연방대법원은, 특허실시권자라도 특허권자를 상대로 그 특허의 무효를 다툴 자격이 있다고 판시하고 있다. 연방대법원은 특허실시권자로서도 실시료 지급의무의 유무를 다툴 여지가 있고, 특허무효를 다투는 상황은 행정기관 행위의 적법을 다투는 상황과 유사하므로 특허무효를 다투기 위하여 사전에 실시허락 계약을 종료시키는 방법으로 실시권자 자신을 침해책임에 노출시킬 필요는 없다고 판단하였다. 연방대법원은 아울러 특허실시허락 계약의 존재 자체가 특허권자와 실시권자의 법적 분쟁을 해결한 것이라는 특허권자의 주장도 배척하였다. 결국 연방대법원의 이런 판결은 실시권자에 대하여도 그간 지나치게 강대하였던 특허권자의 지위를 제어하고자 한 것이었다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
미국 특허법에서는 특허가 부여된 후에 특허 상표청은 해당 특허발명이 특허요건을 충족하는지 아닌지의 판단을 하는 것에 대한 관할은 원칙적으로 상실하는 것으로 되어 있으며, 특허권의 권리범위나 유효성에 대해서는 법원이 판단하는 것으로 되어 있다. 대부분은 특허권 침해소송 국면에서의 피고측의 방어 수단으로 해당 특허권에 대한 유효성이 문제가 된다. 이와 같은 특허권의 무효 확인 소송에 대해서는 1934년에 제정된 the Federal Declaratory Judgment Act 를 토대로 이루어질 수 있다. 본 규정은 특허권의 유효성에 관한 특별한 규정이 아니며, 법률상 및 영업상의 관계에서 불명확한 상황에 있긴 하지만, 소송 원인(cause of action)이 상대방에게 있기 때문에, 법원의 판단을 요구할 수 없는 당사자에게 대처하기 위해 마련된 것인데, 특허권의 유효성이나 비침해라는 문제에 대해서도 본 규정에 의해 확인 판결을 구할 수 있는 경우가 있다.

(2) 확인소송
확인소송은 특허침해소송 제기 이전에 침해 혐의자 또는 당해 특허의 효력에 관한 이해관계인이 특허권자에 대한 선제공격 수단으로 또는 특허권자로부터 특허침해소송이 제기된 이후에 소송 계속 중의 반소라는 형태로, 특허 무효/권리 행사불능/비침해에 대하여 법원의 확인을 구하는 것이다.

확인판결은 원고로서 유리한 관할법원의 선택(forum shopping)이 가능하고 소송의 주도권을 가지게 되며, 무효 확인소송에 대한 우려로 특허권자의 제소를 억제시키는 등 특허권자에 대한 가장 강력한 대응책이 될 수 있다. 그러나 이러한 확인의 소의 제기는 매우 신중히 결정할 필요가 있다. 왜냐하면 선량한 특허권자에 대한 강한 공격이라는 부정적인 인식이 발생할 수 있고, 패소시 소송비용을 추가 부담할 가능성이 있기 때문이다. 아울러 미국 법원에서 소송을 수행하는 것은 적지 않은 비용을 요할 뿐만이 아니라 국내에서의 소송수행과는 달리 소송 내·외적인 여러 가지 불이익(handicap)을 감수해야 하는 일이기 때문이다. 따라서 승소가능성, 예상비용, 특허권자의 태도/성향 및 자사 사업 분야에 있어 문제 제품이 가지는 비중 등을 종합적으로 고려하여 신중히 결정할 필요가 있다.

(3) 확인소송의 이점
1) 제소시기 선택 및 관할상의 이점
수동적인 입장에서 특정시점 및 특정관할로 응소를 강요 받을 것이 아니라, 능동적인 당사자로서 자신에게 가장 유리한 시점을 포착하여 소송을 수행할 수 있고 자신에게 되도록 유리한 법원에의 제소가 가능한 장점이 있다.

2) 입증책임상의 이점
특허 비침해 등의 확인소송에 있어서는 입증책임이 피고(특허권자)에게 있는 점이 특허권자에게 부담으로 작용하여 유리한 조건하의 협상을 유도할 수 있다.


(4) 확인소송 제기시의 유의점 및 요건
1) 상대방 분석 및 소제기 결정
특허권자의 불필요한 자극 및 소송비용 등을 고려하여 전문가의 분석 및 경고장에 나타난 상대방의 의도를 분석하여 불가피한 경우에 한하여 신중히 소를 제기함이 바람직하다.

2) 실제적 분쟁(계쟁성)의 증명
확인의 소가 적법하다면 특허권자는 그 소송절차에서 특허범위의 명확화 및 침해에 대한 증명책임을 부담하는 반면, 소의 적법 요건(계쟁성, actual controversy)은 제소자(특허침해자)가 증명해야 한다. 따라서, 사전에 적법성을 입증할 수 있는 자료를 확보하고 그 가능성을 타진한 이후에 소를 제기하여야 한다.

(가) 실제적 분쟁(계쟁성)의 판단과정
확인소송은 “실제적 분쟁(계쟁성)”을 요건으로 하며 그 증명책임은 원고(특허침해소송의 피고)에게 있다. 즉 실제적인 분쟁이 있고 원고가 이를 입증한 경우에만 확인의 소가 적법한 것으로 받아들여져 법원의 심리를 받을 수 있는 것이다. 실제적인 분쟁은 제소시점뿐 아니라 모든 검토단계에서 현존할 것이 요구된다. 따라서 제소 후 특허 재교부 등 사정변경 시 실제적 분쟁의 결여로 확인소송이 각하될 가능성이 존재한다.

이러한 실제적 분쟁(계쟁성) 요건은
① 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 있다는“합리적인 염려”를 야기했는지,
② 확인소송의 원고(침해소송의 피고)가 문제된 제품을 생산하였거나 생산 준비를 하였는지 여부에 대한 판단과정을 거친다.

(나) 판단방법과 제반정황 접근법
실제적 분쟁(계쟁성) 요건은 객관적인 기준에 의해 판단되며, 원고 측의 주관적인 염려만으로는 인정되지 않는다. 연방관할 항소법원(CAFC)은 계쟁성의 판단을 제반 정황(totality of the circumstances)에 따라 인정할 수 있다는 입장을 취하며, ‘상기 ① 요건’의 판단에 있어 반드시 특허권자의 명시적인 언동을 요하지 않는다. ‘상기 ②요건’의 판단에 있어서는 확인소송 원고의 특정한 행위가 실재할 것을 요하지 않고 제반 정황에 의해 인정할 수 있다는 견해이다. 주로 특허권자의 경고문으로 소송 당사자적격이 발생한다.

그러나, 실제로 특허권자가 경고장을 발송하지 않았고 특허침해소송의 제기에 대해 명시적인 언급을 피하고 있더라도, 특허권자가 과거 유사한 사례에서 특허 소송을 다수 제기한 사실이 인정되고 당해 사안에 있어서도 특허침해소송을 제기할 가능성이 높다는 것이 증명된다면 제반정황 접근법에 따라 실제적인 분쟁(계쟁성)이 인정될 수 있다. 이러한 제반정황 접근법의 판단에 있어서 법원에게 넓은 재량권이 주어진다.

(다) 실제 입증시의 핵심 사항
현재 특허권자의 행위(경고장 발송, 특허침해 주장)로 인해 기업경영에 실질적인 장애요인이 발생하고 있음을 증명하는 것이 요점이다. 예컨대, 오직 시장에서의 인지도를 높이기 위한 방책으로 확인소송을 이용하고 있다는 사정이 인정되면 소 각하를 면하기 힘들다.

(5) 제소시 금기 사항
특허권자는 경고장에서 일정 시한 이내에 특허침해행위를 중지하지 않으면 제소하겠다는 취지의 문구를 넣는 경우가 있다. 이러한 경고장을 수령한 상태에서 그 시한 바로 직전에 상대방보다 선행하여 제기한 확인소송이 적법한지가 문제 될 수 있다. 특정시한을 제시하고 이를 어길 시 제소하겠다는 내용의 경고장을 수령하고 난 이후에 그 기일 이전에 단순히 상대방의 예상되는 제소에 선행하기 위한 의도만으로 먼저 확인소송을 제기하는 것은 각하될 가능성이 높다. 따라서 이러한 경우에는 증거자료에의 접근 용이성 등을 들어 당해 법원에의 확인소송의 제기가 상대방의 특허침해소송과는 별도의 독자적 의미를 가진다는 점을 적극 주장하여 각하 판결을 면하도록 대비해야 한다.

(6) 이 사건에서의 구체적 판단
연방 대법원은 본건 특허 실시권자에 대한 확인소송에 있어 일반적인 확인소송의 관할판단에 있어 그러하듯이 당사자 간의 실제적 분쟁(계쟁성)이 있었는가에 대한 판단의 관건은 원고에게 특허 침해 소송에 대한 “급박한 위험”이 있었는가로 보아야 한다고 확인하였다. 일반적으로 경고장 수령 시 이러한 “급박한 위험”은 인정되나 본 사건에서의 세부 이슈는 원고 자신이 로열티를 지불하여 이러한 “급박한 위험”을 제거한 경우에도 확인소송의 관할이 존재하는가 여부이다.

연방 대법원은 원고 자신이 로열티를 지불하여 침해 소송에 대한 “급박한 위험”을 제거한 경우에도 이러한 자신의 행위가 강요된 것이라면 “급박한 위험”이 본질적으로 제거된 것으로 보기 어려우므로 당사자 간에 실질적인 다툼이 인정되어 연방법원의 관할을 인정함이 합당하다고 판결하였다. 본 사건에서와 같이 로열티를 지불 받을 권리가 강요되었고 이러한 강요에 의해 로열티가 지불되었다 하더라도 이러한 지불 받을 권리의 합당함에 대한 이슈는 후에도 제기될 수 있으며 이는 법원에서 판단할 수 있는 영역이라고 보았다. 원고는 피고로부터 Cabilly II 특허에 대해 침해 경고와 함께 로열티 지불을 요구 받았고 이에 침해 소송에 대한 “급박한 위험”을 인지했으나 로열티 지불을 하지 않는 경우 경고장 수령으로 고의성이 가중될 수 있는 점 또한, 당사의 매출 80%를 차지하는 제약상품 Synagis가 판매중단 되면 기업운영에 막대한 지장을 줄 수 있는 점을 감안하여 요구된 로열티를 어쩔 수 없이 지불하여 왔다. 연방 대법원은 이러한 정황적 요소를 고려하였을 때 원고가 자의적인 로열티 지불로 “급박한 위험”을 제거한 것은 강요된 것으로 볼 수 있다고 판결하였다. 따라서 이런 강요된 행위로는 “급박한 위험”이 실질적으로 제거된 것이라 볼 수 없고 따라서 양 당사자 간의 실질적 다툼은 존재한다고 판단하였다. 연방법원의 관할권은 인정되어야 하며 이에, 1심과CAFC의 판결은 파기하여 다시 1심에서 심의 진행을 위해 사건을 환송하였다.

7. 관련 판례

(1) Akzona Inc. v. E.I. du Pont de Nemours & Co. 662 F.Supp. 603 (D.Del., 1987)
쟁점은 원고 Akzona사가 피고 DuPont사를 상대로 캘리포니아 지방법원에 제기하여 델라웨어 지방법원으로 이송된 특허 무효 확인소송에서, 원고의 제품이 특허를 잠재적으로 침해할 능력이 존재하는지 여부이었다. 법원은 Akzona사가 간접적이거나 직접적인 방법으로 특허침해 제품을 미국 시장에 판매할 수 없으므로 특허를 침해할 능력이 없다고 판단하였다.

(2) Shell Oil Co. v. Amoco Corp. 970 F.2d 885 (Fed.Cir., 1992)
쟁점은 원고 Shell사가 피고 Amoco사를 상대로 제기한 특허 비침해 확인소송의 항소심에서, 실질적 분쟁이 있었다고 볼 수 있는지 여부이다. 항소법원은 피고 Amoco사가 특허침해 경고를 하지 않았으므로 실질적 분쟁이 없다고 판단하였다.

(3) SanDisk Corp. v. ST Microelectronics, Inc., 480 F.3d 1372 (Fed. Cir., 2007 )
일반적으로 특허침해 확인 소송 시 “실제적 분쟁(계쟁성)”에 대한 판단에 있어 2요소 테스트를 적용한다. 특허권자에 의한 특허침해소송이 없음에도 불구하고 잠재적 특허 침해 피해자가 확인의 소를 제기하는 경우
① 확인의 소를 제기하는 원고가 피고로부터 특허 침해 소송을 당할 위험을 객관적으로 느낄 수 있는 상황이어야 하며,
② 원고가 특허침해에 해당하는 행위를 하거나 할 계획이 있어야 한다. CAFC는 해당 2요소 테스트가 최근 미국 연방 대법원 판결 (Medlmmune)에 의해 달리 적용되어야 함을 확인하였다.

특히, 대법원의 판결 하에 ① 특허침해 소송을 당할 위험을 객관적으로 느낄 수 있어야 한다는 요소는 더 이상 관할 판단에 있어 필수 요소가 아니라고 판시하였다.

CAFC는 “확인의 소는 불법행위를 하는 것에 대한 대안으로 채택될 수 있다”고 본 대법원의 의견을 수용하여 “실질적 다툼”의 판단에 있어서 비침해 확인 소송의 피고가 특허에 기반하여 권리행사를 주장하고 이에 원고는 자신의 행위가 정당하다고 믿었다면 당사자 간에 “실질적 다툼”이 있다고 판단하였다. 따라서 침해 소송의 개연성을 객관적으로 느낄 수 있는 상황이었는지가 판단 기준이 되어서는 안된다. CAFC는 총체적 상황이 원고를 자신이 믿고 있는 권리 (라이센스 없이 사업을 지속할 권리)를 포기하던지 소송의 위험을 감수하던지 하는 상황이었을 경우 사법부의 판단을 요청할 수 있다고 판결하였다.

또한, 이슈가 된 것은 피고의 대표이사가 원고에 대해 “소송을 제기할 의사가 없다”고 서신을 보낸 것은 양사간의 협상 내용에 대한 총체적 상황을 고려하였을 때 의미가 없다고 판단하였다. 이러한 서신 내용에도 불구하고 피고는 수 차례 원고의 상품이 피고 특허를 침해하고 있다는 상세 자료를 제시하였으므로 이에 이러한 서신에 근거 총체적 상황을 달리 이해할 수는 없다고 판시하였다.

결론적으로 순회항소법원은 원고는 피고가 요청한 특허 실시권 협의에 있어 당사가 라이센스 없이 사업을 지속할 정당한 권리가 있다고 믿었으므로 당사자 간에 “실질적 다툼”이 있어 이에 사법부의 판단 관할을 인정해야 한다고 판결하였다. CAFC는 1심법원의 판결을 파기하고 사건을 환송하였다.

8. 시사점

미국 연방법원의 사법계 사건에 대한 관할, 특히 확인 소송에 있어서의 관할에서 필수적으로 당사자 간의 실질적인 다툼을 요구한다. 실질적인 다툼이 없는 경우 현 시점에서의 피해를 인정하기 어려운 잠재적인 사건이며 이러한 잠재적 사건에 대해 사법부에서는 잠재성이 현실화되기 전에는 판단을 내릴 수 없으며 이에 관할권을 인정하지 않는다. 일반적으로 이러한 “실질적인 다툼”에 대한 판단에 있어 다음 2 요소 테스트를 적용한다. 특허 라이센스와 결부되어 있는 확인 소송의 경우 특허권자에 의한 특허침해소송이 없음에도 불구하고 잠재적 특허 침해 피해자가 확인의 소를 제기하는 경우
① 확인의 소를 제기하는 원고가 피고로부터 특허침해 소송을 당할 위험을 객관적으로 느낄 수 있는 상황이어야 하며,
② 원고가 특허침해에 해당하는 행위를 하거나 할 계획이 있어야 할 것을 요구한다. 그러나 특허 피해자가 이러한 “급박한 위험” 요소를 자의가 아닌 강요에 의해 스스로 제거한 경우, 강요된 행위가 사법부의 판결을 요청할 수 있는 권리를 박탈할 수는 없다. 이러한 자신의 행위가 강요된 것이라면 당사자 간에 실질적인 다툼이 남아 있는 것으로 보아 연방법원의 관할권을 인정해야 한다. 연방 대법원은 본 사건으로 전통적인 2요소 테스트를 확대해야 한다는 의견을 주고 있다.


[한국지식재산보호협회]