1. 서지사항

원고(피상고인)	MERCEXCHANGE, L.L.C.,
원고 대리인	Scott L. Robertson
피고(상고인)	eBAY, INC. and HALF.COM, INC.,
피고 대리인	Jeffrey G. Randall, Donald R. Dunner,
사건번호	547 US 388
판결일자	2006년 3월 15일
판사	John G. Roberts (Chief Justice)
1심법원	버지니아 동부 지방법원
1심법원 판결일	2002년 10월 21일
관련특허	(US PAT 5,845,265) 위탁판매 노드 (US PAT 6,085,176) 상품에 대한 다수의 판매점을 검색하기 위한 검색에이전트의 사용방법 및 장치 (US PAT 6,202,051) 인터넷 옥션을 통한 인터넷 교류 (US PAT 5,664,111) 컴퓨터화, 멀티미디어, 네트워크, 실시간, 상호교류 시스템
관련법령	35 U.S.C. § 283
관련기술	전자적 위탁판매망을 통한 상품판매시스템

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
발명가 Tomas Woolston은 ‘Online Auction System'에 관한 특허를 1995년 출원하여 1998년 12월 등록 받았다 (USP 5,845,265). 그 후 그는 온라인 여행 사이트를 운영하는 벤처 기업 MercExghange사를 설립하였으나 경영 상태는 좋지 않았다.

당시 온라인 경매와 쇼핑 사이트를 운영하고 있었던 eBay사는, 1995년 Auction Web이라는 온라인 경매 서비스를 개시하였으며, 연간 매출이 약 45억 불에 이르렀다. 한편 미국의 연방항소법원(CAFC)은 1998년 영업방법의 특허를 인정하였고, 미국특허상표청(USPTO)은 2001년부터 특허출원을 공개하기 시작하였으므로, eBay사가 이 특허가 존재하는 것을 알기는 어려웠을 것이라 보인다.

MercExchange사는 재정이 어렵게 되자 보유 특허(USP 5,845,265외에도 2건)의 라이센싱에 관심을 두기 시작하였고, eBay사가 자사의 특허를 사용하고 있다고 판단하여 2000년도에 특허 라이센스를 제의하였으며 eBay사는 MercExchange사의 특허 인수를 원했으나 협상은 결렬되었다. 이에 따라 eBay사는 계열사인 Half.com사가 이미 사용 중이었던 ‘고정 가격 판매 시스템’ 을 인수하여 eBay사의 웹사이트에 구축하게 된다.

MercExchange사는 eBay사의 이 시스템이 자사의 특허를 침해하였다고 주장하였으며, 2001년 9월 버지니아 동부 법원(Eastern District of Virginia)에 소송을 제기하였다.

(2) 사건 특허발명
1) (USP 5,845,265) 위탁판매 노드

위 특허(USP 5,845,265)는 인터넷에서 전자상거래를 통해 제품이 고정가격으로 판매되도록 하는 이미지와 설명서를 전자적으로 받는 시스템에 관한 특허이다. 2) (USP 6,085,176) 상품에 대한 다수의 판매점을 검색하기 위한 검색에이전트의 사용방법 및 장치

위 특허(USP 6,085,176)는 인터넷에서 특별한 제품이 있는 다양한 전자상거래 마켓을 서칭하는 방법에 관한 특허이다.

(3) 비교대상발명
eBay사는 Half.com이 이미 사용 중 이었던 고정가격 판매 시스템을 인수하여 eBay의 웹사이트에 고정가격 시스템인 ”즉시구매(Buy It Now)”를 설치하였다.

3. 소송에서의 쟁점

특허발명을 실시하지 않는 작은 회사가 특허를 무기로 하여 큰 회사의 침해에 대하여 금지를 청구하는 경우에서, 침해금지권의 본질 및 특허침해금지 명령의 제한여부가 주요쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2002. 10. 21 1심 판결 275 F. Supp. 2d 695 (E.D.Va. 2003)
특허침해 인정, 금지처분 부정
2005. 03. 16 CAFC 판결 401 F. 3d 1323 (Fed. Cir. 2005)
특허침해 인정, 금지처분 판결 파기
2006. 03. 15 연방대법원 판결 547 U.S. 388 (2006)
2심 판결 파기, 환송

(2) 1심법원의 판단
2003년, 1심 법원에서 배심원은 eBay사가 MercExchange사의 특허를 고의로 침해(Willful Infringement)하였다고 평결하고, 손해 배상액을 U$35M로 계산하였다. 이와 관련 법원은 손해배상액을 U$24.5M로 줄이고, MercExchange사가 청구한 영구 침해금지 명령(Permanent Injunction)은 받아들이지 않았다.

법원은 침해금지 명령을 내리기 위해서는 전통적인 형평법의 원리인
① 침해로 인하여 권리자에게 회복할 수 없는 손해(Irreparable harm)가 발생할 가능성이 있는지,
② 손해의 보전을 위해 금전적 배상과 같은 법률상 구제 수단이 충분하지 않은 것인지,
③ 양 당사자 간의 손실에 관한 형평성(Balance of hardship)을 고려해야 하고,
④ 공공의 이익(Public interest)에 부합되는 것인지, 이 4 가지를 고려해야 한다고 하고,
ⅰ) 원고가 해당 특허에 대하여 라이센스 할 의사가 있었고,
ⅱ) 원고가 해당 특허를 실시하지 않고 있으며,
ⅲ) 해당 특허는 영업 방법에 관한 것으로 그러한 발명의 부작용의 우려가 있다는 점을 근거로 침해금지 청구를 기각하였다.

원고 MercExchange사는 이에 대하여 항고하였다.

5. 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 판결

연방대법원은 CAFC가 영구 침해금지 명령을 발하는데 있어 특허법 제283조를 일반적인 원칙(General rule)에 따라 적용하였으나, 동 규정이 전통적인 형평법의 원리를 전제하고 있는 것이며, 특허 침해 사건에서도 침해금지 명령은 형평법의 원리가 적용되어야 한다고 하고, eBay사가 비록 MercExchange사의 특허를 침해했지만 eBay를 수년간 이용한 대다수의 고객들에게 엄청난 피해를 줄 수 있으므로 ‘공공의 이익(Public interest)'의 관점을 고려해야 한다며, CAFC가 형평법의 원리를 무시하고 특허침해가 있으면 자동적으로 침해금지 명령을 인정한 것은 잘못 되었다고 CAFC의 판결을 파기하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 특허권이 보장하는 독점의 성격
특허권은 계약법적 관점에서 해석될 수가 있다. 즉, 특허권자는 일반 공중에게 발명의 내용을 제공하고 그 반대급부로 독점권을 부여받고 일반 공중은 특허권자에게 독점권을 제공하고 그 반대급부로 공개된 발명의 내용을 활용할 수 있는 기회를 제공받게 되는 것이다. 여기서의 독점권과 반독점법(antitrust law)이 막고자 하는 독점(monopoly)은 그 성격이 다르다.

특허법의 독점권은 애초에 존재하지 않던 기술을 새로이 창출한 자에게 그 기술에 대한 공개를 대가로 반대급부로 권리를 보장하는 것이며, 전통적인 독점은 이미 존재하는 이익을 독점권자가 독점하여 다른 자가 그 혜택을 공유할 수 없도록 하는 것이다. 반독점법이 상정하는 독점은 완전히 차단하였을 때 공중이 입는 피해는 없고 이익만 있는 반면, 특허의 독점은 완전히 차단하는 경우 새로운 발명의 공개 및 이용이 현저히 제한되어 결과적으로 산업발전을 저해하게 되는 것이다.

(2) 특허권은 배타권인지
미국 특허법 제154조는 특허권자의 실시권에 대하여는 규정하지 않고 특허가 특허권자에게 제3자의 실시를 배척할 수 있는 권리를 부여함을 규정하고 있다. 미국의 경우, 1952년 이전에는 특허법이 특허권의 독점적 실시권을 보장하는 것으로 규정하였으나 1952년 법 개정을 통하여 특허권을 독점적 실시권에서 배타권으로 내용을 개정하였는데 1952년 법 개정 이전에도 판례들은 일관되게 독점적 실시권을 인정하지 않고 배타권만을 인정하였다. 즉, 법이 명문으로 독점적 실시권을 규정하였다 하더라도 특허권의 속성상 배타권에 불과한 것으로 법원이 해석한 것이다.

특허권의 배타권에 기초하여 특허권자는 타인에 의한 침해의 금지를 청구하는 소를 제기할 수 있다. 이러한 견지에서 실시계약은 특허권자인 실시허락자(licensor)가 실시권자(licensee)에게 실시할 수 있는 권리를 부여하는 것이 아니라 실시허락자(licensor)가 실시권자(liconsee)의 행위에 대하여 소를 제기할 권리를 포기한다는 계약에 해당한다. 같은 맥락으로, 전용실시계약은
①licensor가 실시권자(licensee)를 대상으로 소를 제기하지 않는다는 약속과 더불어
②특허권자인 실시허락자(licensor)스스로 해당 특허발명을 실시하지 않겠다는 약속과
 ③해당 실시계약 이외의 다른 실시계약을 더 이상 체결하지 않겠다는 약속을 함께 하는 것에 해당한다 할 것이다.

(3) 침해금지 관련 규정
미국 특허법은 제154조에서 제3자의 실시를 배척할 수 있는 권리를 규정하고 있다. 그런데 미국 특허법은 특허권의 침해금지권을 제한하는 듯한 규정을 포함하고 있는데 제283조에서 해당 법원이 형평(equity)의 원리에 따라 침해금지를 발할 수 있다고 규정하고 있다. 제 154조와 제 283조는 서로 상충하는 측면이 있는데 이에 관하여 ①침해금지권은 특허권의 본질에 해당한다고 보아야 하므로 제15조의 우월적 지위를 인정하고 제283조를 어느 정도 무시하여 특별한 사정이 없는 한 침해금지를 명령하여야 한다는 견해와, ②제283조의 존재 의의도 같이 고려하여 침해금지권을 명령함에 있어서 돌이킬 수 없는 손해, 공익 등 다른 형평적 요소도 같이 고려하여야 한다는 견해가 있을 수 있다. 한마디로 eBay사건은 이런 상반된 두 견해에 관한 법리를 다투는 것이다.

(4) 침해금지권에 대한 상반된 견해
특허제도의 필요성 자체에 대하여는 찬성하더라도 특허권을 어느 정도로 강하게 인정할 것인지에 대하여는 업계의 성격에 따라 약간씩 다를 수 있다. 제약업계의 경우, 새로운 약품을 개발하기까지 막대한 자금이 소요되고 복제약품을 제조하는 단가가 매우 저렴하여 신약개발자들이 강력한 특허권을 선호하게 된다. 그에 반해, 전자업계의 경우, 하나의 제품에 많은 기술이 사용되고 그 기술 중 하나에 대하여 특허침해소송이 제기되는 경우 전체 제품의 판매에 악영향을 줄 수 있으므로 특허권의 남용에 대한 우려를 표시하기도 한다.

이러한 배경을 바탕으로 제약업계의 경우, 특허의 침해금지권이 강하게 유지되어야 한다는 입장을 보이게 되고, 전자업계의 경우 특허의 침해금지권이 상황에 따라 적절히 제한되어야 한다는 입장을 보이게 된다. 결론적으로, 특허의 침해금지권에 대한 시각도 업계의 성격에 따라 달라질 수 있고 나아가 현 시대의 특허와 관련된 상황에 따라 달라질 수 있는 것이며 eBay사건은 특허와 관련된 현 시대의 상황을 반영한 것이라 할 수 있다.

(5) 법정 조언자의 의견
특허권의 본질에 대하여 판단을 하게 되는 eBay사건에 대하여 많은 이들이 법정조언서를 제출하였다.
① eBay를 지지하는 측에서는 법원이 거의 자동적으로 이러한 금지명령을 하는 것은 특허법 제283조의 규정을 위반한 것이며, 공평한 구제라는 전통적인 법 관념을 위반한 것이라고 주장하면서 법정조언서를 제출하였다.
② MercExchange를 지지하는 측에서는 미국 특허법 제154조가 모든 특허는 정당한 권원이 없는 제 3자가 그 특허발명을 생산, 사용, 판매를 위한 제공 또는 판매를 배제할 권리를 가진다고 규정한 것처럼 자신의 특허발명에 대한 독점적인 권리를 원하며, 법원 역시 관행적으로 거의 자동적인 침해금지명령을 내려왔다고 주장하였다.

(6) 이 사건에서의 구체적 판단
미 연방대법원은 전원일치의 판결로서 일반 민사사건에서 침해금지 여부를 판단함에 있어 전통적인 형평법 기준을 적용하듯이 특허사건에서도 동일한 기준을 적용하는 것이 합당하며 특히 특허법 제283조가 그러한 적용을 명백하게 규정하고 있다고 판단하였다. 나아가 특허법 제 261조가 특허권이 “특허법의 규정을 전제로” 사유재산권의 성격을 가지고 있는 것으로 규정하고 있고 형평을 고려하도록 하는 특허법의 제283조의 규정이 그러한 전제로서 작용하는 것으로 해석하였다.

또, 미 연방대법원은 미국 저작권법은 형평(equity)이라는 용어를 사용하고 있 않음에도 불구하고 법원이 형평의 관념을 적용하여 자동적 침해금지명령을 일관되게 인정하지 않았다는 점과 저작권의 성격과 특허권의 성격이 매우 유사하다는 점을 지적하며 특허권에도 전통적인 형평법적 판단이 가해져야 한다고 판단하였다.

이렇듯 미 연방대법원은 CAFC가 형평의 기준을 너무 엄격하게 적용하였다고 판단하였으며 나아가, 1심 법원이 침해금지 여부를 판단하며
① 원고가 해당 특허를 실시계약 하고자 하는 의사가 있었고,
② 원고가 해당 특허발명을 상업적으로 실시하고 있지 않았고,
③ 해당 특허발명이 영업방법에 관한 것으로서 그러한 특허발명의 부작용에 관한 우려가 있다는 점을 제시한 것에 대하여 그러한 판단기준은 선례가 없는 것으로 부당한 판단방법이라고, 즉 1심 법원이 전통적 형평의 기준을 지나치게 넓게 적용하였다고 판단하였다.

(7) eBay판결의 영향
1) 특허의 무효 가능성의 영향
Kennedy 대법관은 제출한 동의의견서(concurring opinion)에서 해당 특허의 잠재적인 불확실성 및 유효에 대한 의심이 형평에 관한 4가지 요소의 판단에 영향을 미칠 것이라는 독특한 견해를 피력하였다. 침해금지 여부는 해당 특허가 유효한 것을 전제로 판단하는 것이기는 하지만 해당 특허의 무효에 대한 의혹이 가시지 않은 경우 그러한 의혹이 침해금지의 판단에서 고려될 수 있다는 것으로 해석된다. 즉, 해당 특허의 무효 가능성이 상당히 높은 상태에서 침해금지 여부를 선택하여야 하는 경우 그 무효 가능성이 선택에 영향을 미칠 수 있다는 것이다.

2) 실시 여부
eBay사건의 1심 법원은 특허권자가 해당 특허발명을 실시하지 않고 있다는 점에 주목하여 침해금지를 부인하였다. 그러나 대법원은 실시 여부를 침해금지 여부를 판단하는 중요한 기준으로 삼는 것에 대하여 반대하였다. 나아가, 대학의 연구원 또는 개인 발명가의 경우 직접 실시하는 것보다 실시계약을 체결하는 것을 더 선호할 수 있으며 특허권자가 실시를 하여야 할 의무는 없다고 판단하였다.

위의 판시는 특허권자가 실시를 하지 않는다고 하여 침해금지가 쉽게 부인되어서는 아니 된다는 것을 말하고 있으나 다른 한편으로는 특허권자가 실시를 하는 경우 침해금지명령이 보다 용이하게 인정될 것으로 예상되며, 실시를 하지 않는 대기업 특허권자의 경우 침해금지명령을 기대하기가 어려울 것으로 예상된다. 특허권자의 사정에 따라서 상기 형평법적 4가지 기준의 판단이 달라질 것이라는 것이다.

3) Patent Holdout(특허 알 박기)
수십, 수백명의 특허권자가 특허표준을 제정하기로 합의하고 해당 표준이 업계에서 널리 채택된 이후 표준에 포함되지 않은 핵심특허를 보유한 특허권자가 해당 표준을 실시하는 전체 업체를 상대로 침해금지를 청구하는 소를 제기하는 경우 곤란한 상황에 빠진다. 이러한 경우 특허권의 침해금지권에 대한 절대성을 부인하고 공익을 보호하여야 할 필요성을 감안하여 침해금지를 통하여 전체 특허표준이 성립되지 않는 불상사를 방지하고 문제가 되는 특허에 적정 실시료를 지불하는 것으로 해결할 수 있을 것이다.

7. 관련 판례

(1) NTP vs. RIM 418.F3d 1282 (Fed. Cir., 2005)
미국 특허청 심사관 출신의 Donald Stout가 설립한 NTP는 무명 발명가 Tom Campana의 특허를 근거로 통합 휴대용 단말기인 블랙베리의 개발회사 Research In Motion, Ltd.(RIM)을 공격하여 제소하였고, 1심에서 승소하여 영업금지 명령까지 받았던바, 항소심이 진행되던 중 RIM측이 6억1,250만 달러에 이르는 배상금을 지급하기로 합의함에 따라 막대한 수익을 창출하였다.

(2) Z4 Technologies vs. Microsoft Corp. 434 F.Supp.2d 437 (E.D.Tex., 2006)
지방법원은 피고 Microsoft사가 원고 Z4사의 특허를 침해하였다고 보고 U$115M의 손해 배상을 결정하면서, Z4사가 청구한 영구 침해금지 명령에 대하여 eBay 판결의 4가지 기준을 기초로 하여 이를 받아들이지 않았다.

(3) In Paice LLC vs. Toyoda Motor Corp. 2006 WL 2385139 (E.D.Tex., 2006)
사건에서도 법원은 비실시 특허권자인 원고의 침해금지 명령 청구를 받아들이지 않았다. 법원은 원고가 침해금지 명령이 없더라도 회복 불가능한 손해를 입을 것으로 보이지 않으며, 금전 배상으로 적절한 구제가 가능하며, 침해금지를 명령하는 것이 원고와 피고가 부담하게 될 피해의 균형을 유지한다고 보이지 않는다고 판결하였다.

8. 시사점

이 사건에서 문제된 금지청구권은 형평법의 뿌리를 가지고 있지만, 실제로는 미국 특허법에 성문화되어 있었다. 미국 특허법 제283조는 법원은 특허권 침해를 방지하기 위하여 형평의 이념에 따라 합리적이라고 인정하는 경우에 금지명령을 부여할 수 있다고 규정한다. 이에 따르면 법원은 특허권 침해시 금지명령의 부여 여부에 관하여 재량권을 가진다. 그런데 특허권침해사건을 담당하는 미연방순회항소법원은 1985년 이래 유효한 특허권이 침해된 경우에는 일반적인 원칙으로 금지명령이 발령되어야 한다는 대도를 보여 왔다. 그리고 이러한 태도에 기하여 “특허권 침해=금지명령”이라는 공식이 거의 기계적으로 적용되어 왔다. 이는 위 항소법원과 특허법의 문언 사이에 묘한 긴장관계를 형성하여 왔다.

대상판결의 가장 핵심적인 부분은 형평법의 이념에 어울리지 않는 이러한 기계적 법리적용에 대한 경고이다. “특허권 침해=금지명령”이라는 공식에 따라 자동적으로 금지명령이라는 구제수단을 부여하는 것이 아니라, 특허권침해를 인정하면서도 이에 금지명령을 부여할 필요가 있는가 하는 관점에서 구제수단의 부여 여부를 판단하는 것이다. 이는 권리침해에 대한 구제에 있어서 형평법 특유의 기능적 사고를 상실하여 가는 것에 대한 우려의 표현이기도 하다.

미연방대법원의 이러한 판결의 의미는 특허침해분쟁에 있어서 설사 피고의 특허침해가 법원에 의해 인정된다고 하더라도 특허침해금지명령이 자동적으로 피고에게 명해질 수 없다는 점으로 Patent Troll의 입장에서는 법에 의한 특허권의 정당한 권리행사라도 사안에 따라서는 형평성에 의거 권리남용이 될 수 있다는 점을 암시하고 있는 사건이다.


[한국지식재산보호협회]