보정과 균등 침해 주장 제한

Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. Ltd., 535 U.S. 722 (2002)

1. 서지사항

원고(상고인)	Festo Co.
원고 대리인	Charles R. Hoffmann
피고(피상고인)	Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushigi  Co., Ltd. & SMC Corp.
피고 대리인	Arthur I. Neustadt
사건번호	535 U.S. 722
판결일자	2002년 5월 28일
판사	William Rehnquist (Chief Justice)
1심법원	메사추세츠 지방법원
1심법원 판결일	1994년 10월 27일
관련특허	(US PAT 4,354,125) 피스톤과 동력 장치가 (피스톤 봉이 없이) 자기적으로 연결된 실린더 장치 (US PAT 3,779,401) 실린더 내에서 이동 가능한 자석을 구비하는 피스톤과 동력 장치를 연결하는 장치
관련법령	U. S. Const., Art. I, §8, cl. 8. 35 U.S.C. §112
관련기술	컨베이어 장치

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
원고 Festo사는 ‘피스톤 봉이 없이 자력으로 피스톤과 동력 장치가 연결되어 동력을 전달할 수 있게 한 컨베이어 장치’에 관한 2건의 특허를 소유하고 있다. 이 장치는 디즈니랜드의 청룡열차 등 다양한 산업계의 기계로 사용되고 있다.
피고 SMC사는 피스톤 봉이 없는 실린더 장치를 판매하고 있었는데, 원고 Festo사의 장치와 유사한 제품으로 시장에 참여하게 되었다. 이에 Festo사는 특허 침해를 주장하며, 1988년 8월 4일 미국 메사추세츠 연방 지방법원에 특허 침해 소송을 제기한다.

(2) 사건 특허발명
소송 특허는 미국 특허 제4,354,125호와 제3,779,401호로서, 각각 출원 과정에서 심사관의 OA에 따라 보정을 통하여 새로운 한정적 요소을 추가하였는데, 한쪽 측면에 있는 한 쌍의 밀폐링에 관한 것으로, 이것은 피스톤 조립체에 이물질이 유입되는 것을 막는 작용을 한다. 또한 ‘125 특허의 경우에는 장치의 외부 슬리브가 자성 재료(Magnetizable material)로 이루어진 것으로 한정하였다.

1) (US PAT 4,354,125) 피스톤과 동력 장치가 (피스톤 봉이 없이) 자기적으로 연결된 실린더 장치
본 발명은 구동부재와 종동부재를 위해 자기적으로 연결된 장치(arrangement)에 관한 것이다. 이 장치는 압력 매체에 의해 동작가능하고 운반 시스템에 이용된다. 튜브(10) 내에 슬라이딩 가능한 피스톤(16)은 각 말단에 밀봉부재와 슬라이딩부재(24, 26)가 제공되는 환형 자석(20)으로 이루어진 장치를 구비한다. 튜브(10)의 외면에서 슬라이딩 가능한 종동 조립체(18)는 환형 자석(20)에 대응하고 각 말단에 슬라이딩 링(44)이 제공되는 환형 자석(32)으로 이루어진 장치를 구비한다. 상기 부재들(24, 26, 44)은 이물질이 자석 위치(magnet locations)로 유입되는 것을 방지함으로써 상기 자석들과 튜브(10)의 간격을 매우 좁게 한다. 양호한 자기적 연결이 형성되며 효율적으로 힘이 전달된다. 상호 인접하는 다수의 피스톤들(16)은 무거운 짐을 운반하는데 이용될 수 있다.

2) (US PAT 3,779,401) 실린더 내에서 이동 가능한 자석을 구비하는 피스톤과 동력 장치를 연결하는 장치
물품을 이동시키기 위한 장치는 비철(non-ferrous) 물질로 형성된 실린더(10)와, 상기 실린더(10) 내에서 이동 가능한 자석을 구비하는 피스톤과, 상기 실린더(10)에 인접하여 바깥쪽에 배치되는 U자 형상의 몸체와 피스톤을 이동시키기 위해 상기 실린더에 작용하는 유체 압력을 제어하는 수단을 포함하여 구성되며, 상기 몸체는 자석을 구비하고 상기 피스톤의 움직임에 대응하여 움직인다.

(3) 비교대상발명
SMC사의 제품은 소송 특허의 내용인 “두 개의 단방향 밀폐형 링(one way sealing ring)” 대신에 “단일의 양방향 밀폐형 피스톤 링”을 사용하고, 소송 특허의 “자성 재료의 슬리브” 대신에 “비자화성 재료로 된 외측 슬리브”를 가지는 장치로 구성되어 있다.

3. 소송에서의 쟁점

Festo사는 SMC사의 제품이 소송 특허의 문언적 침해는 아니나, 균등론에 의한 침해임을 주장하였으며, 이에 대하여 SMC사는 금반언의 원칙을 들어 침해를 주장할 수 없다고 반박하였다. Festo사가 특허를 받기 위하여 청구범위를 축소하였기 때문에 차이점이 있는 변형을 포기한 것이므로 균등물이라고 주장할 수 없다는 것이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1994. 10. 27. 1심 판결 원고(Festo) 승소
1995. 12. 14. CAFC판결 72 F.3d 857 (Fed. Cir. 1995)
항소기각
1997. 03. 17. 연방대법원 판결 520 U.S. 1111 (1997)
파기환송
1999. 04. 19. CAFC(전원합의체) 172 F.3d 1361 (Fed. Cir. 1999)
일부인용, 일부파기
1999. 08. 20. 피고 재심리 청구 CAFC가 이를 받아들임
2000. 11. 29. CAFC(전원합의체) 234 F.3d 558 (Fed. Cir. 2000)
Festo 패소판결
2002. 05. 28. 연방대법원 판결 535 U.S. 722 (2002)
CAFC판결을 파기환송

(2) 연방순회항소법원(CAFC)의 판결
메사추세츠 법원은 Festo사의 보정은 선행 기술을 회피하기 위한 것이 아니기 때문에 금반언을 적용할 수 없다고 판단하여, Festo사의 손을 들어 주었다. 1995년 12월 SMC사는 이에 대하여 항소하였고, CAFC는 Hilton Davis 사건의 판례에 따라 1심 판결을 유지하면서, SMC사가 Festo사의 특허를 침해한다고 판결하였다.

그런데 그 즈음 대법원은 Warner-Jenkinson vs. Hilton Davis Chemicl Co. 사건에 대한 상고심에 대한 판결을 하고 있었으며, 이 사건에서 대법원은 ‘만약 특허권자가 출원 계속 중에 보정을 행하였다면 그 보정이 특허 청구범위와 관련 없는 형식적인 보정이라는 것에 대한 입증 책임은 특허권자에게 있고, 특허권자가 충분히 이를 입증하지 못한다면 그 특허는 금반언의 원칙이 적용되어 균등론이 적용되지 않아 특허 청구범위가 확장 해석되지 않는다’고 판결하였다.

피고 SMC사는 대법원에 상고하였고, 연방대법원은 Festo건에 대한 별도의 심리 없이 Hilton Davis 사건의 판결과 같이 입증 책임을 특허권자에게 부과하여 다시 심리할 것을 명하면서 항소심으로 파기 환송하였다.

CAFC는 그 동안 많은 특허 침해 소송을 다루면서 균등론이라는 원칙이 특허권의 권리 범위를 불확실하게 만들어 피특허권자들이 특허권의 권리 범위를 예측하기 어렵게 하여 산업계의 발전을 저하시킬 가능성에 대한 우려를 가지고 있었다. 이러한 취지하에서 2000년 11월 CAFC는 대법원의 판결보다 더 나아가 ‘만약 출원 계속 중에 보정을 하여 특허 청구범위가 바뀌었으면 금반언의 원칙에 따라 균등론을 주장할 수 없다’고 하고, 이러한 보정이 형식적인 보정이라고 하더라도 금반언이 적용된다고 판결하였다.

이는 그 동안 금반언은 권리 범위에 있어 상대적인 금반언(Flexible bar)을 이루며, 보정의 목적과 문장의 변경에 의해 균등물의 전부를 배제하는 것은 아니라는 기존의 입장을 바꾼 것으로, 기존의 판결에도 영향을 미치는 엄청난 파급 효과가 예상되었다. 또한 이 판결이 유효하게 성립된다면 많은 특허권자들이 균등의 범위를 축소 당하게 되어 제3자의 모방에 대항하기가 매우 어려워지므로 모든 업계와 법조인, 그리고 특허권자들의 촉각을 세우게 했다.

Festo사는 2001년 4월 연방대법원에 상고하였다.

5. 대법원의 판결

미국 연방 대법원은 Winans 사건에서부터 균등론의 역사를 추적해 가면서 아래와 같이 판결하였다.

(1) ‘금반언의 원칙’은 선행기술을 회피하기 위한 경우뿐 아니라 모든 법정 특허요건을 만족시키기 위하여 행해진 특허청구범위의 보정에 적용된다.

종래 금반언에 관한 판례들이 대부분 선행기술을 회피하기 위한 보정과 관련된 것이었지만, 선행기술을 회피하기 위한 보정뿐 아니라 다른 특허요건을 위한 보정에도 출원경과 금반언의 원칙은 적용된다. 예를 들어 특허법 제112조(기재불비)보정이 정말로 표면적인(cosmetic) 것이라면, 그러한 보정은 특허의 범위를 감축한 것이 아니며 금반언도 형성하지 아니하나, 특허법 제112조 보정이 필수적이었고 특허의 범위를 감축한 것이라면, 그것이 가사 단지 보다 나은 설명을 위한 경우라도 출원경과 금반언의 원칙은 적용된다.

(2) 보정에 관한 금반언의 원칙의 적용은 절대적인 금반언(absolute bar approach)이 아닌 상대적인 금반언(flexible bar approach)에 따른다.

청구범위가 보정에 의해 감축되었다고 하여
① 보정시 예측하지 못하였고,
② 정당하게 포기된 것으로 해석되는 범위를 넘는 균등물을 포기하였다고 볼 이유가 없으며,
③ 보정을 한 이유와 오직 미미한 관계를 갖는 부분에 대하여 균등론을 주장하는 것을 막을 이유도 없다. 출원경과 금반언에 관한 이와 같은 판단은 선판례(precedents)들과 일치하며, 특허청의 심사관행에 의해서도 지지받고 있다.

그러나 보정은 모든 균등물을 포기한 것으로 추정되며, 특허권자는 그 분야에 통상의 지식을 가진 자가 문제의 균등물을 포함하여 청구범위를 작성하는 것이 합리적으로 보아 기대될 수 없었다는 것을 보여 줌에 의해 이러한 추정을 뒤집을 수 있다.

(3) 원고 Festo사는 쟁점이 된 한정 사항(밀폐 링과 슬리브의 성분)이 선행 기술 때문이 아니라 특허법 제112조의 거절 이유에 대응하기 위하여 이루어졌다고 하나, 그 보정이 특허성과 관련되어 있기 때문에, 문제는 금반언의 적용 여부가 아니라 보정으로 포기한 영역이 무엇이냐에 있다고 할 수 있다. 그러므로 원고가 축소 보정이 문제가 된 특정 균등물을 포기하지 않았다는 것을 입증하여야 한다. 이러한 관점에서 피고가 밀폐 링과 슬리브 성분을 심사하는 과정에서 명백히 검토되었다는 논리를 펴는 것은 당연하다.

그러나 이러한 문제들은 지방법원이나 항소법원의 소송 과정에서 우선적으로 결정되어야 할 사항이므로, 위 견해에 일치하는 소송 진행을 위해 CAFC의 판결을 파기 환송하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 출원경과 금반언의 원칙
특허청구범위의 의의를 명확하게 이해하기 위해서는 출원에서부터 특허될 때까지의 경과를 통해, 출원인이 보인 의도, 또는 특허청이 제시한 견해를 참작해야 한다는 원칙을 말한다. 원 출원은 균등물을 포함하지만 특허권자가 특허를 등록 받기 위하여 청구범위를 축소한 경우, 특허범위를 기술하기에 언어가 불충분하였다는 주장은 인정받을 수 없다. 따라서 출원경과 금반언의 원칙은 선행기술과 함께 균등론을 제한하는 원칙으로 작용한다.

(2) 출원경과 금반언의 적용대상
출원경과 금반언의 적용대상에 관해서는
① 전통적인 금반언, 즉 출원인이 선행기술에 근거한 거절이유에 대응하여 청구범위를 수정, 취소 또는 부가한 경우,
② 자백에 의한 금반언, 즉 출원인이나 대리인이 특허를 받기 위하여 청구범위를 축소하면서 심사관에 대하여 행한 의견,
③ 선행기술과 관련 없는 금반언, 즉 형식적 이유의 거절이유에 대응하여 청구범위가 수정, 취소된 경우 등 3가지의 경우로 나누어 볼 수 있다.

CAFC의 탄생 이후, 전통적인 금반언의 원칙 및 자백에 의한 금반언의 원칙은 일관되게 받아들여져 왔으나, 선행기술과 관련이 없는 금반언은 부정되어 왔다. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 사건에서 연방대법원은 보정의 이유가 불분명한 경우에는 특허권자가 그 보정 이유를 입증할 책임이 있으며, 이유가 설명되지 않는 보정은 특허성과 관련된 실질적 이유가 있었다고 추정할 수 밖에 없어 금반언의 원칙이 적용된다고 판결하였다.

(3) 절대적인 금반언과 상대적인 금반언
출원경과 금반언의 원칙을 적용하는 경우, 그 적용범위가 어느 정도이어야 하는가에 관한 것인데, 판례는 출원경과 금반언의 원칙을 좁게 적용하여 대체로 거절이유로 인용된 선행기술에 기재된 범위로 한정하는 견해(flexible bar approach)와 출원경과 금반언의 원칙을 넓게 적용하여 보정에 의하여 감축된 범위 전체에 대하여 권리를 포기한 것으로 보는 견해(complete bar approach)가 대립하여 왔다. CAFC가 창설된 이후 다수의 사건에서 상대적인 금반언의 원칙이 채택되었다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
금반언에 의해 절대적인 금반언(complete bar)으로서 좁혀진 구성요소는 엄격한 문언적인 해석으로 제한하여야 한다고 CAFC는 판단하였다. 반면 상대적인 금반언(flexible bar)는 지나친 불확실성과 합법적인 혁신을 방해할 것이라는 이유로 적절하지 않다고 결정하였다.

그러나 대법원은 절대적인 금반언(complete bar)의 채택을 반대한다. 즉 금반언의 원칙으로 광범위한 균등물에 대하여 주장할 수 없게 하기 위해서는 축소보정에 의해 포기된 특허범주에 대한 검토가 있어야 한다. 그런데 절대적인 금반언 (complete bar)은 이와 같은 검토를 가로막고 있다.

발명자는 보정을 함으로써 특허권이 원래의 청구범위까지 확대되지 못할 것으로 생각한다. 그러나 보정이 완벽해서 아무도 균등물을 고안할 수 없을 것으로 볼 수는 없다. 여전히 청구범위를 정확히 작성하는 것은 어렵다. 또한 축소보정이 보정할 당시에 예측할 수 없는 균등물까지 포기한 것으로 간주할 이유는 없다. 결과적으로 특허권자에게 보정된 청구항을 문언적 해석에 묶어 놓는 것은 균등이론을 폐지하는 것과 같다. 이와 같은 견해는 이전 대법원의 판례들과 일치하고 실무를 반영한 것이다.

CAFC는 발명계의 확정된 기대이익에 반하는 변화를 채택하기 전에 신중해야 한다는 Hilton Davis 사건(1997)의 지침을 무시하였다. 이 사건에서 대법원은 균등론과 금반언의 원칙은 확고한 법이며 그 변화에 대한 책임은 의회에 있다고 명시했었다.
Hilton Davis 사건(1997)에서는 특허권자에게 보정이 특허성(patentability) 때문이 아니라는 입증책임을 부담시킴으로써 적절한 균형을 도모하고 있다. 특허권자가 보정에 대한 이유를 설명할 수 없을 때 금반언의 원칙은 적용되고 해당 구성요소에 대한 균등론의 적용을 막는다. 즉 법원이 축소보정의 목적을 확정할 수 없을 때는 특허권자는 광의언어와 협의언어 사이에 있는 모든 특허범주를 포기한 것으로 보아야 한다. 다만, 이 말은 절대적인 금반언 (complete bar)를 의미하지 않는다.

Hilton Davis 사건(1997)에서 보정이 금반언을 발동시킬 이유로 행해지지 않았다는 것을 입증할 책임을 부여한 것처럼, 대법원은 보정이 특정의 균등물을 포기하지 않았다는 것을 입증할 책임을 부여한다.

청구범위 작성자로서 특허권자는 이미 알려진 등가물을 포함하는 청구범위를 작성할 것으로 기대한다. 보정을 통해 청구범위를 축소하려는 특허권자의 결정은 원 청구범위와 보정된 청구범위 사이의 영역을 통상적으로 포기하는 것으로 전제될 수 있다.

그러나 보정이 특정 등가물을 포기한 것으로 간주할 수 없는 몇몇 사례가 있다. 그 등가물은 출원 당시에 예측이 어려운 것일 경우, 보정의 근거가 쟁점이 된 등가물과 관련이 없는(tangential relation) 경우, 아니면 특허권자가 쟁점이 되고 있는 비본질적인 대체물을 기재할 것을 합리적으로 기대할 수 없음을 암시하는 다른 이유가 있을 경우 등 이러한 경우 특허권자는 금반언이 균등이론의 적용을 금지하지 못하게 할 수 있다.

이러한 전제는 절대적인 금반언 (complete bar)과 전적으로 동조한 것은 아니다. 오히려 특허의 청구범위는 문언적 해석으로 출발해야 하고 금반언은 그 청구범위의 해석과 관련이 있다는 사실을 반영한다.

특허권자가 청구범위를 좁혔을 때 법정은 보정된 문구가 이러한 규정의 인식하에 이루어졌고 포기된 영역은 청구된 영역의 균등물이 아니라고 가정해야 한다.

그러나 이 경우에도 특허권자는 금반언이 균등론의 적용을 금지한다는 가정에 대하여 항변할지 모른다. 특허권자는 보정할 당시에 이 분야의 당업자가 제기된 균등물을 문언적으로 포함하는 청구범위를 작성하는 것이 상식적으로 기대될 수 없음을 보여야 한다.

이 사건에서, 원고는 금반언의 적용이니 균등물의 포기니 하는 가정들에 항변했다고 말할 수 없다. 원고는 쟁점이 된 한정사항(밀폐 링과 슬리브의 성분)이 선행기술 때문이 아니라 법 제112조의 거절이유에 대응하기 위하여 이루어졌다는데 동의한다. 그 보정이 특허성과 관련되어 있기 때문에 문제는 금반언의 적용여부가 아니라 보정으로 포기한 영역이 무엇이냐에 있다.

금반언이 절대적인 금반언(complete bar)을 의미하지 않지만 쟁점은 원고가 축소보정이 문제가 된 특정 균등물을 포기하지 않았다는 것을 입증할 수 있는지 문제로 귀착된다. 이러한 관점에서 피고가 밀폐 링과 슬리브의 성분을 심사하는 과정에서 명백히 검토되었다는 논리를 펴는 것은 당연하다. 그러나 이러한 문제들은 지방법원이나 항소법원의 소송과정에서 우선적으로 결정되어야 한다.

따라서 CAFC의 판결은 무효이며 이 사건은 위와 같은 견해와 일치하는 소송진행을 위해 파기 환송한다.

7. 관련 판례

(1) Winans v. Denmead, 56 U.S. 62 (1853) 연방대법원은, '기계에 관한 특허에 있어서 특허의 보호범위는 특허청구항에 기재된 형상에만 한정되는 것은 아니며, 이 때 특허청구항의 기재는 그 발명을 구체화하기 위한 모든 형상을 염두에 두고 기재된 것이라고 해석하여야 한다. 단순한 형상 변경에 의하여 발명의 원리를 도용하는 것이 허용된다면 특허권은 공허한 권리로 전락하고 말 것이다.'라고 판시하여, 균등론에 근거하여 침해를 인정하였다.

(2) Graver Tank v. Linde Air Product, 339 U.S. 605 (1950)
연방대법원은 균등론을 적용하여 특허침해를 인정하면서, 문언 그대로의 모방이 아니라 하더라도 균등영역에서의 모방을 규제하지 않는 한 특허는 공허한 권리로 전락할 것이라고 하였다. 이 판결에서의 주된 판시사항은 다음과 같다. “① 균등론의 근거는, 침해자의 사기(fraud)를 방지하기 위한 것이다. ② 균등론 침해를 인정하는 기준으로서, 피고제품이 클레임과 실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방법(way)으로 달성하고, 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻고 있는가?” 라는 기준을 채용하였다.

(3) Warner Jenkinson v. Hilton Davis, 520 U.S. 17 (1997)
연방대법원은 이 사건에서 “발명의 특허성, 즉 신규성이나 진보성의 판단과 무관한 보정은 출원금반언 원칙의 적용대상이 아니며, 원고가 pH농도의 하한을 6.0이라고 기재한 것은 원고 발명의 특허성과는 아무런 관련이 없는 것임이 밝혀졌으므로 본건에서는 출원금반언의 원칙이 적용되지 않고, 따라서 피고의 실시가 원고 발명의 균등범위 내에 있는 이상 피고는 특허침해의 책임을 피할 수 없다.”고 판시하였다.

8. 시사점

앞에서 살펴보았듯이 침해소송에서 청구범위를 해석하는데 있어서 초기에는 주로 균등론 만을 적용해 오다가 근래에 들어 금반언의 원칙이 균등론의 적용을 제한하는 판례가 계속되고 있다. 그 중 Hilton Davis 사건(1997)과 Festo 사건(2002)이 대표적이다.

이 두 사건은 모두가 심사과정에서 청구범위가 축소되는 보정을 하였다는 공통점이 있다. 그러나 Hilton Davis 사건(1997)에서는 선행기술을 회피하기 위해 구성요소를 부가함으로써 청구범위를 축소하였는데 반해 Festo 사건(2002) 사건에서는 청구항 기재방법, 실시 가능성 불명료 등의 거절이유에 대한 보정으로 청구범위를 한정한 점에 차이가 있다.

이에 대해 대법원에서는 선행기술을 회피하기 위한 보정뿐만 아니라 특허법 제112조의 기재불비 사항에 의한 보정도 특허성을 치유하기 위한 것으로 균등론의 적용을 제한하는 것은 정당하다고 하였다. 다만 특허권자가 균등론을 인정받기 위해서는 보정이 특허성과 관련이 없음을 입증할 책임을 부담하게 하였다.

이 사건은 심사과정에서 불명료한 표현을 바로잡는 것이 더욱 중요해졌다는 점에서 의의가 크다. 또한 보정을 통해 청구범위를 축소함으로써 쟁점이 된 특정의 등가물을 모두 포기한 것으로 보아야 한다(complete bar)는 판결은 유지되지 못했다. 이로써 Hilton Davis 사건(1997)과 Festo 사건(2002)에서 모두 상대적인 금반언(flexible bar)를 재확인함으로써 판례의 일관성을 지킬 수 있게 되었다. 특히 Festo 사건(2002)에서는 균등론을 포기지 않는 것으로 보는 몇 가지 경우를 구체적으로 나열하고 있다.

결국 모호하게 기재된 청구범위의 보정도 금반언의 원칙을 적용할 수 있게 함으로써 특허계에 다음과 같은 시사점을 남기고 있다. 첫째, 청구범위를 명확히 이해하는 사람이 작성해야 할 필요성이 증대되었다. 둘째, 가능한 모든 선행기술을 검토한 후에 청구범위를 작성해야 한다. 셋째, 청구항의 수를 늘리되 다양한 시각에서 넓은 권리범위의 독립청구항을 포함해야 한다. 마지막으로 경우에 따라서는 계속출원(CIP) 등을 통해 좁은 청구범위를 넓혀가는 것도 한 방법이다.