1. 서지사항

원고(피상고인)	AT&T CORP.
원고 대리인	Stephen C. Neal
피고(상고인)	MICROSOFT CORP.
피고 대리인	Dale M. Heist
사건번호	550 U.S. 437
판결일자	2007년 4월 30일
판사	John G. Roberts(Chief Justice)
1심법원	뉴욕 남부 지방법원
1심법원 판결일	2004년 3월 5일
관련특허	(US PAT RE32,580) 디지털 스피치 코더
관련법령	35 U.S.C. § 271(f)
관련기술	컴퓨터 운영 시스템

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
Microsoft는 자신의 최상의 상품의 국제 수출을 촉진하기 위하여 제한된 수의 윈도우즈 소프트웨어의 마스터판을 해외 컴퓨터 제조자와 승인된 외국 복제자들에게 공급하였다. 이들은 외국에서 조립된 외국의 소비자에게 판매 되는 컴퓨터에 설치하기 위한 윈도우의 많은 복제본을 생산하기 위하여 마스터판을 복제하였다. 이 마스터판은 미국에서 생산되어 소위 골드 마스터디스크 또는 전자전달의 형식으로 외국으로 보내진 것이다. AT&T는 수출된 윈도우즈의 마스터판에는 일정 언어코드가 내재되어 있는데 이 코드를 컴퓨터에 설치했을 때 AT&T의 특허권을 침해하게 된다고 주장하였다. AT&T에 의해 제기된 소송의 진행 도중에 Microsoft는 윈도우즈의 외국에서 판매로 인한 제271조(f)에 따른 책임을 입증하기 위한 증거를 제외시켜야 한다고 주장하였다. Microsoft는 그 이유로 소프트웨어는 무형의 정보로서 제271조(f)에서 규정하고 있는 특허물품의 구성요소에 해당하지 않으며, 비록 윈도우즈가 구성요소가 될 수 있다 하여도 어떠한 실질적 구성요소도 미국에서 공급된 적이 없다고 주장하였다. 당사자들은 제271조(f)에 따른 특허권의 비침해에 관한 약식청원을 신청하였으나 하급심법원은 Microsoft에 의한 제271조의 “구성요소”나 “공급”에 대한 해석을 받아들이지 않았다. 그 이유로 소프트웨어의 특허성은 이미 일반적으로 받아들여지는 사실이며, 법조문상의 “구성요소”는 특정유형의 구조물에 한정되는 것으로 볼 수 없다는 점을 들고 있다. 미국에서 송부된 마스터판을 가지고 외국에서 제작된 복제본에 대하여 하급심법원은 수출을 통한 침해의 회피를 금지하는 법조문의 목적을 고려할 때 제271조(f)의 적용을 피할 수 없다고 판결하였다. 따라서 제271조(f)에 따라 Microsoft에게 침해책임이 인정되었고 이에 Microsoft는 상고하였다.

(2) 사건 특허발명
1) (USP 4,491,377) 리드레스 칩 캐리어의 취부 장치

AT&T의 특허발명(USP RE32,580)은 명칭이 “디지털 스피치 코더(coder)”로서, 디지털 인코딩과 녹음된 스피치를 압축하는 특징을 갖는 컴퓨터 관련 특허발명이다.

(3) 비교대상발명
Microsoft의 윈도우즈에 포함된 소프트웨어 코드 중에는 인스톨된 경우 컴퓨터로 하여금 위 특허권과 같은 방식으로 음성을 처리하는 코드가 포함되어 있었다. 그런데 Microsoft가 외국의 컴퓨터 제조업자에게 윈도우즈를 공급하는 경우 미국 안에서 윈도우즈 디스크를 일일이 제조, 공급하는 방식이 아니라 윈도우즈의 마스터 버전을 디스크 형태 혹은 암호화된 전자파일 전송 형태로 공급하는 방식을 취하였고, 이런 디스크나 전자파일을 받은 외국의 컴퓨터 제조업자는 미국 밖에서 실제 복사본을 제조한 다음 외국산 컴퓨터에 윈도우즈 복사본을 인스톨하여 판매하였다. 즉 완성품인 컴퓨터에 부품과 같이 인스톨되는 것은 외국의 컴퓨터 제조업자가 만든 복사본이지 마스터 버전이 아니었다.

3. 소송에서의 쟁점

미국특허법 제271조의 해석과 관련하여, 소프트웨어도 특허발명의 “구성요소”가 될 수 있는지, 미국에서 수출된 마스터판을 가지고 외국에서 복제된 소프트웨어가 미국에서 “공급”된 것으로 볼 수 있는지가 이 사건의 쟁점이었다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2004. 03. 05 . 1심 판결 2004 WL 406640 (S.D.N.Y. 2004)
침해 판단
2005. 07. 13 . CAFC 판결 414 F. 3D 1366 (Fed. Cir. 2005)
1심 판결 유지
2007. 04. 30 . 대법원 판결 550 U.S. 437 (2007)
2심 판결 파기

(2) 연방순회항소법원(CAFC)의 판결
항소심법원은 소프트웨어도 특허발명의 “구성요소”가 될 수 있으며, 미국에서 수출된 마스터판을 가지고 외국에서 복제된 소프트웨어가 미국에서 공급된 것으로 볼 수 있는지에 대해서도 긍정적으로 판단하였다. Microsoft는 윈도우즈의 외국에서의 복제행위에 대해서는 그 물품이 미국에서 또는 미국으로부터 공급된 것이 아니기 때문에 배상책임이 인정되지 않는다고 주장하였다. 그러나 항소심법원은 책임이 부과되지 않는다는 Microsoft의 주장을 받아들이지 않았다. 법 조문의 해석은 만일 의회에서 다른 의미를 가진 것으로 의도하지 않았다면 그 용어가 일반적, 상식적 의미를 갖는 것으로 해석해야 한다. 이러한 방법으로 공급이라는 단어를 해석할 때 소프트웨어가 일반적으로 공급되는 방법을 고려하여야 한다. 소프트웨어 기술의 특성상 소프트웨어의 공급은 복제본의 생성을 필요로 한다. 그러므로 복제는 소프트웨어 배포의 일부분이다. 따라서 하나의 복제본을 복제의 의도를 가지고 외국에 송부하는 행위가 공급행위에 해당한다고 할 수 있다. 따라서 이러한 송부행위가 제271조에 따른 배상책임을 야기하게 된다.

항소심법원은 손해배상의 범위를 정함에 있어 외국에서 조립된 컴퓨터에 탑재된 각각의 디스크 당 책임을 인정해야 한다는 Microsoft의 주장을 거부하면서 소프트웨어기술의 특성을 고려할 때 하나의 디스크를 통해서 외국에서 팔리는 모든 소프트웨어를 공급할 수 있다고 인정하였다. 그리고 그러한 복제방법을 통하여 외국에서 만들어진 모든 소프트웨어가 미국에서 공급된 것으로 인정될 수 있다고 보았다. 또한 Microsoft는 전자적 방법에 의해 송부된 소프트웨어는 디스크를 통하여 송부된 소프트웨어와 동일하게 다루어져서는 안된다고 주장하였다. 그러나 항소심법원은 수출을 위해 사용된 매체에 따라 제271조의 책임이 달라지지는 않는다고 판단하였다. 그러므로 문제의 소프트웨어가 전자적 방법으로 외국으로 보내진 것인지 디스크를 통하여 보내진 것인가는 제271조의 적용에 있어 상이점이 없다고 보았다.

“공급”이라는 용어를 해석함에 있어서도 제271조 제정의 입법의도를 고려해야 한다. 의회가 제271조를 제정한 목적은 미국에서 특허발명의 구성요소를 제조하고 조립을 위하여 외국에 운송하는 방법을 통하여 침해에 대한 책임을 회피하는 행위를 방지함에 있다. 그리고 이 조항은 그 목적을 달성하기 위하여 광의로 해석되어야 한다. 따라서 항소심법원은 본 조에 대한 의회의 입법의도는 수출이 미국 내에서의 행위에 의하여 조장된 경우에 역외적 효력을 갖도록 인정함에 있다고 판단하였다.

5. 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 판결

윈도우즈 그 자체가 아닌, 윈도우즈의 카피는 본 조항에서 말하는 부품(components)에 해당한다. 즉, 부품이란 결합(조립)할 수 있는 부품을 말하는데, 소프트웨어의 경우, 컴퓨터가 읽을 수 있는 카피 즉, CD-ROM이나 윈도우즈로 변환되기 전에는 결합이 불가능하다. 즉, 이 상태에서는
① CD-ROM 드라이브에 삽입될 수도 없고 인터넷으로 다운로드도 안 되고,
② 컴퓨터에 설치될 수도, 동작될 수도 없다. 따라서 소프트웨어 코드 그 자체는 물리적인 구현 형태가 없는 하나의 아이디어이며 그 자체로서는 “결합” 할 수 있는 부품이라고 볼 수 없다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 매체로 소프트웨어가 쉽게 변환될 수 있다는 사실 또한 결론을 바꾸게 할 수는 없다. 카피 제조 과정은 소프트웨어를 컴퓨터와 결합 가능하게 하는데 이 추가적인 단계가 필수적으로 필요하기 때문이다.

Microsoft는 해외에서 제작된 윈도우즈 카피를 미국에서 공급한 적이 없고, 이 카피는 미국 외에서 공급된 것이다. CAFC는 공급 행위에 복사행위가 포함된 것으로 해석하였으나, 이는 잘못이며, 두 행위는 서로 구분되는 것이다. 소프트웨어 부품과 다른 형체를 지닌 부품과의 유일한 차이는 전자가 보다 쉽게 만들어지고 운송할 수 있다는 것인데, 복사하기 쉽다는 것이 침해판단의 이유로 작용할 수는 없다.

동 조항이 적용되지 않는 마이크로소프트의 모든 행위는 치외법권의 원칙이 추정된다. 소프트웨어 카피 제작행위는 해외에서 일어났으며, 이 해외 행위에 대해 위 조항이 적용된다고 볼 수는 없다. AT&T 가 해외에서의 카피 행위를 막으려면, 해외에서 특허를 받아야 한다.

결국 연방대법원은 이러한 Microsoft의 미국 외에서의 판매활동에 근거한 AT&T의 손해배상청구 부분은 모두 이유 없다고 판단하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 침해로 간주하는 행위
구성요소들의 결합으로 이루어진 조합발명에 관한 특허는 그 결합 관계의 중요성으로 인해 당해 구성요소들이 모두 결합된 상태이어야만 특허권의 직접침해를 이루게 되며, 설령 각각의 구성요소들이 모두 결합된 상태라고 하더라도 미국 이외의 장소에서 결합되고 판매된다면 특허권의 속지주의 원칙에 의해 미국 특허권의 효력이 미치지 않는다. 따라서, 조합발명 특허의 구성요소에 해당하는 부품들을 결합 가능한 상태로 제조, 판매, 또는 수출하고 이들 부품들의 상호 결합은 미국 이외의 장소에서 이루어지게 함으로써 특허권의 직접침해는 물론, 특허권의 직접 침해를 전제로 하는 간접 침해까지 교묘히 회피할 수 있는 방법이 있었다.

이에 대한 보완 장치로서 35 U.C.S. 제271조(f)가 제정되었다. 본 조항은 Deep-south Packing v. Laitram Corp. 사건의 여파로 1984년 신설된 조항이다. 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

35 U.S.C. 제271조 (f)(1)은, 특허발명의 구성요소 전체 또는 대부분을, 전체적으로 결합되지 않은 상태 또는 부분적으로 결합되지 않은 상태로, 미국 내에서 또는 외국으로 제공하거나 제공의 원인이 되는 행위를 하면서 그 구성요소들이 외국에서 특허발명의 결합방식에 따라 결합되도록 유도하는 것만으로도 당해 특허권의 침해로 간주된다고 규정하고 있다.
또한, 35 U.S.C. 제271조 (f)(2)에는,
① 특허 발명에서의 사용을 위해 특별히 제작 또는 변형된 것으로서 그 밖의 다른 용도가 없는 구성요소를, 정당한 권한 없이, 결합되지 않은 상태로 미국 내에서 또는 외국으로 제공하거나 제공의 원인이 되는 행위만을 하더라도,
② 상기 구성요소가 특허발명을 위해 특별히 제작 또는 변형된 것임을 알았고,
③ 상기 구성요소가 특허발명에 의한 결합방식에 의해 외국에서 다른 구성요소들과 결합될 것의 의도하였다면, 당해 특허권에 대한 침해 행위로 간주된다고 규정하고 있다.

(2) 이 사건에서의 구체적 판단
특허법은 속지주의의 특징을 가져 원칙적으로 특허권이 등록된 국가의 영역 안에서만 미치는 것이 일반적이다. 그런데 미국 특허법 제271조 (f)항은 특이하게 일정한 경우 미국 밖에서의 특허권 침해행위에까지 미국에 등록된 특허권자가 권리주장을 할 수 있도록 하고 있어, 이른바 ‘역외 적용(Extraterritorial Application)’을 인정하고 있다. 즉, 미국 안에서 특정한 특허발명품의 부품(component)을 공급(supply)하여 미국 밖에서 그 부품들을 결합하도록 적극적으로 유인하는 행위를 하였다면 마치 미국 안에서 해당 부품을 결합하는 경우와 마찬가지로 특허권 침해로 간주된다. 이는 두말할 나위 없이 미국 특허권자의 권리강화에 기여하는 조항임은 물론이다. 그런데, 연방대법원은 Microsoft Corp. v. AT&T판결에서 아래와 같이 연방특허항소법원의 판결을 파기하면서 적어도 컴퓨터 소프트웨어 특허 분야에서는 위 조항의 적용가능성을 크게 제한하는 입장을 취하였다.

Microsoft Corp. v. AT&T 사건에서 AT&T는 녹음된 음성를 디지털형태로 암호화하고 압축하는 컴퓨터에 관한 특허권을 보유하고 있었는데, Microsoft의 윈도우즈는 다분히 그 특허권을 침해하고 있는 것처럼 보였다. 왜냐하면 윈도우즈에 포함된 소프트웨어 코드 중에는 인스톨된 경우 컴퓨터로 하여금 위 특허권과 같은 방식으로 음성을 처리하는 코드가 포함되어 있었기 때문이다. 그런데 Microsoft가 외국의 컴퓨터 제조업자에게 윈도우즈를 공급하는 경우 미국 안에서 윈도우즈 디스크를 일일이 제조, 공급하는 방식이 아니라 윈도우즈의 마스터 버전을 디스크 형태 혹은 암호화된 전자파일 전송 형태로 공급하는 방식을 취하였고, 이런 디스크나 전자파일을 받은 외국의 컴퓨터 제조업자는 미국 밖에서 실제 복사본을 제조한 다음 외국산 컴퓨터에 윈도우즈 복사본을 인스톨하여 판매하였다.

즉, 완성품인 컴퓨터에 부품과 같이 인스톨되는 것은 외국의 컴퓨터 제조업자가 만든 복사본이지 마스터 버전이 아니었다. AT&T는 Microsoft를 상대로 외국에서의 윈도우즈 인스톨행위에 대한 침해주장을 하였는데, Microsoft가 윈도우즈 마스터 버전을 보내는 행위가 앞서 미국 특허법 제271조 (f)항이 금지하고 있는 ‘부품(component)을 공급(supply)’하는 행위에 해당한다
고 주장하였다.

이러한 주장에 연방지방법원과 연방특허항소법원이 모두 동의하여 Microsoft의 침해책임을 긍정하였다.

그러나 연방대법원은 우선 Microsoft는 ‘부품(component)’을 제공한 것이 아니라고 보았다. 즉 미국 특허법 제271조 (f)항의 ‘부품(component)’에 해당하는 것은 윈도우즈 마스터 버전이 아니라 외국의 컴퓨터 제조업자가 만든 복사본이라고 판단하였다. 왜냐하면 Microsoft가 마스터 버전의 형태로 보낸 윈도우즈는 컴퓨터가 해독할 수 있는 복제본으로 바뀌기 전까지는 직접 컴퓨터에 인스톨되어 작동될 수는 없는 추상적인 소프트웨어 코드, 즉 아이디어에 불과하므로 제271조 (f) 항의 조문해석상 물리적 객체일 것을 요구하는 ‘부품 (component)’ 이라고 볼 수 없다는 이유였다.

아울러 연방대법원은 Microsoft의 행위는 제271조 (f)항이 예정한 ‘공급(supply)’이 아니라고 보았다. 연방지방법원과 연방특허항소법원은 하나의 마스터 버전을 제공한 행위도 그로부터 수많은 복제본을 쉽게 생산할 수 있는 이상 직접 수많은 복제본을 제공한 행위와 본질적으로 차이가 없다고 판단하였지만, 연방대법원은 제271조 (f)항의 조문해석상 ‘공급(supply)’의 의미는 ‘복제’ 내지는 ‘생산’과는 구별되므로 비록 복제·생산을 쉽게 조장하였더라도 제271조 (f)항에 따라 책임을 부담하는 범위는 공급한 객체에 국한될 뿐 그로부터 복제·생산된 객체에까지 확장되지는 않는다고 보았다.

결국 연방대법원은 이러한 Microsoft의 미국 외에서의 판매활동에 근거한 AT&T의 손해배상청구 부분은 모두 이유 없다고 판단하였다.

7. 관련 판례

(1) Eolas Technologies Inc. v. Microsoft Corp., 399 F.3d 1325 (CA Fed., 2005) 이 사건에서의 쟁점은 “Wei가 DX34를 한 회사에만 시연한 후 DX37을 개발한 것을 DX34의 포기로 볼 수 있는가의 여부”였는데, 항소법원은 아래와 같이 포기로 볼 수 없다는 판단을 하였다. 원고는 원고특허의 무효를 위해서 피고가 주장한 선행기술발명을 그 발명자가 포기한 것으로 만들려고 하였고, 1심법원에서는 성공하였다. 원고의 근거는 소프트웨어의 새로운 버전의 개발이었고, 이로 인해서 발명자는 자신의 구 버전을 포기한 것이라고 주장하였다. 그러나 항소법원은 소프트웨어 발명의 새 버전은 구 버전을 좀 더 완전한 제품으로 개량하기 위한 것으로 §102(g)의 포기로 볼 수 없다고 판단하였다.

8. 시사점

미국 특허법 제271조의 적용에 있어서 기본적인 미국 특허법의 속지주의 특성의 예외 조항임을 감안, 의미의 확대 해석을 경계해야 한다. 미국 내의 피고의 행위가 제271조에 의거 미국 특허법 위반이 되기 위해서는 “구성요소”, “제공”의 두 요소가 존재해야 하며 이 두 요소는 문언적인 해석이 우선된다. “구성요소”가 물건의 발명에 한정되는 것은 아니나 이는 해당 기술의 관점에서 판단되어야 하며 특히 컴퓨터 프로그램인 경우 소스코드는 명령어로서 이러한 구성요소가 되지 못한다고 보았다. 침해물이 컴퓨터인 것을 고려할 때 “구성요소”는 물리적인 요소를 가지는 것이 중요하며 인스톨된 오브젝트코드 프로그램이 “구성요소”로 간주 된다고 판단하였다. 물리적인 물품의 송부가 있었는지가 이슈가 아니라 해당 “구성요소”를 해외에서 복제된 프로그램으로 판단하였기에 이러한 복제 프로그램은 피고가 “제공”한 것이 아니라고 판단하였다. 복제의 의도를 가지고 마스터판을 해외로 전달한 경우 상징적인 “제공”이 된다는 주장에 대하여 해당271조는 의미 그대로 해석되어야 하며 그러한 상징적인 “제공”을 포함하는 해석은 불필요한 법령의 확대 해석으로 보았다.


[한국지식재산보호협회]