1. 서지사항

원고(상고인)	Wayne K. PFAFF
원고 대리인	Barry L. Grossman
피고(피상고인)	WELLS ELECTRONICS, INC.
피고 대리인	James D. Hall
사건번호	525 U.S. 55(119 S.Ct. 304)
판결일자	1998년 11월 10일
판사	William Rehnquist (Chief Justice)
1심법원	텍사스 북부 지방법원
1심법원 판결일	1992년 6월 2일
관련특허	(US PAT 4,491,377) 리드레스 칩 캐리어의 취부 장치
관련법령	35 U.S.C. § 102(b)
관련기술	반도체

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

특허법102조(b)은 출원일부터 1년 이전에 판매에 제공된 발명에 대해서 특허를 취득할 수 없다고 규정한다(On-sale Bar). 선원주의에 근거해 선발명주의를 수정한다는 취지의 규정이다. 발명이 판매에 제공되었다고(on sale) 하기 위해서는 판매시에 발명이 어느 정도에 이르고 있는 지에 대해서는 견해가 나뉘어지고 있었지만 연방대법원은 본 판결에서 이 점을 명확히 하였다.

Pfaff은 1980년 11월에 소외(訴外)인 TI(Texas Instruments)로부터 컴퓨터 칩의 소켓의 개발을 의뢰받았다. 1981년 2월이나 3월경에 신제품의 상세한 도면을 Wells Electronics, Inc. 에게 송부했다. 또 1981년 3월17일에 신제품의 개념도안(a sketch of his concept)을 TI의 대표자에게 보였고, 1981년 4월 8일에 TI는 Pfaff에게 $91,155의 30,100개의 소켓 구매 오더를 보냈다. Pfaff는 1981년 7월까지는 실시하지 않았다. Pfaff는 1982년 4월 19일에 특허출원을 하고, 1985년 Pfaff는 특허(미국특허 4,491,377)를 받았다. 특허를 받은 후 Pfaff 는 Wells Electronics, Inc. 를 상대로 침해소송을 제기하였고, Pfaff부터의 침해소송에 대해 피고는 특허법 102(b)를 이유로 하는 특허무효의 항변을 제출했다.

(2) 사건 특허발명
1) (USP 4,491,377) 리드레스 칩 캐리어의 취부 장치

이 사건 발명은 명칭이 “리드레스 칩 캐리어의 취부 장치”로서 회로 기판 등에 사용되는 리드레스 취부 장치에 관한 것이다. 본 발명의 하우징(housing)은 응용 회로기기들에 신속하게 설치 및 해제를 촘촘하고 단순하게 할 수 있는 수단을 제공하며, 게다가 접촉 핀은 자동적으로 정확하게 위치될 수 있는 특징이 있다.

3. 소송에서의 쟁점

발명자의 특허 받을 수 있는 권리를 상실하는 기준은 어떻게 결정할 것인지 여부가 문제되었다. 즉 발명이 특허출원일로부터 1년 이전에 판매(상업적 적용) 상태에 있었는지 및 발명이 특허출원일로부터 1년 이전에 특허를 받을 준비가 되어 있었는지에 대한 입증문제가 주요 쟁점이었다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1992. 06. 02 . 1심법원 판결 3-91-CV-1542-H
침해인정
1997. 09. 08 . CAFC 판결 124 F.3d 1429 (Fed. Cir. 1997)
특허 무효판단
1998. 11. 10 . 연방대법원 판결 525 U.S. 55 (1998)
특허 무효판단

(2) 1심법원의 판단
1심 법원은 Wells의 장치가 소켓의 핀의 위치에 기초한 Pfaff의 ‘377특허를 문헌적으로 침해하지는 않았으나, 클레임 중 일부를 침해하였다고 결론을 내렸다.

지방법원은 Wells의 장치가 소켓 핀의 위치에 기초한 Pfaff의 ‘377특허를 문헌적으로 침해하지는 않았으나, 청구항 2개(1, 6)가 선행기술에 의해 예측 가능하므로 무효이고, 다른 청구항 4개(7, 10, 11, 19)는 유효하고, 그 중 3개(7, 10, 11)는 피고의 여러 가지 소켓 모델에 의해 침해 당했다고 판단하였다.

또한, 구체화의 중요성을 강조하여 실시의 구체화가 이루어진 후 비로소 판매(상업적 적용)상태에 놓여질 수 있다고 보았다. 따라서, 지방법원은 Pfaff의 발명이 실질적으로 실시의 구체화가 이루어진 후에 1년 이전에 ‘377 특허를 출원하였기 때문에 피고의 특허법 제102(b)조에 대한 방어를 거절하였다.

(3) 연방순회항소법원(CAFC)의 판결
CAFC는 Pfaff의 특허는 무효라고 판단하였다.
CAFC는 발명의 구체화보다는 판매상태에 놓여질 수 있는 상황, 즉 발명의 착상의 중요성에 강조점을 두는 것을 주요 관점으로 보았다. (발명이 판매상태에 놓여졌다고 판단되는 경우 그 발명은 이미 특허를 받을 수 있는 상황에 놓여 있는 것으로 특허를 받을 수 있는 상태라는 것을 증명하는데 요구되는 발명의 구체화를 증명할 필요는 없다.)

CAFC는 관계 있는 부분에서 발명이 당시 판매 상태(상업적 적용)에서 대체적으로 완성(substantially complete)되었다면 비록 발명이 실질적으로 실시의 구체화가 이루어지지 않았다 하더라도 제 102(b)의 1년 기간은 시작되었고(유예기간 1년의 시작), 물리적 구체화보다 발명의 착상(아이디어)의 중요성을 강조하였고, 4개의 청구항은 구매 오더에 의해 판매된 소켓에 대해 기술하고 있어(공지), Pfaff의 특허는 “무효”라고 판단하였다.


5. 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 판결

비록 발명이 실질적으로 실시의 구체화가 되지 않았다고 하더라도 발명이 특허출원 되기 1년 이전에 상업적으로 상품화했기 때문에 35 USC §102(b) 에 따라 Pfaff의 발명이 특허를 받을 수 없다고 판결하였다.

특허법상 실시화는 특허취득의 요건이 아니며, 실시화 이전이라도 특허를 취득할 수 있다고 하는 실무가 확립되어 있으므로, 특허법상의 발명이란 발명자의 아이디어의 유형적 구현(physical embodiment)이 아니라 그 무형적 구상(conception)을 말한다. 그리고 특허제도는 일정기간 동안의 독점과 교환하여 발명의 창작과 개시를 촉진하는 것을 목적으로, 기술혁신의 추진과 부당한 독점배제와의 균형을 꾀한다고 하는 특허법의 취지를 따라 설치된 것이 특허법 제102조이다.

연방대법원은 당초에는 출원일 이전에 공용에 제공된 발명에 대해서 특허를 인정하지 않고, 또 1836년의 특허법은 출원일 이전에 판매에 제공된 발명에 대해서 특허를 인정하지 않았지만, 1939년의 법개정에 의해 최종적으로 1년간의 유예기간이 인정되었다. 현행 특허법102(b)는 유예기간의 기산일을 규정한다. 전심인 CAFC는 사정을 종합적으로 판단하여 판매시에 발명이 실질적으로 완성되어 있으면 충분하다고 했지만, 이것으로는 명확성이 부족하다. 한편 Pfaff가 주장하는 것 같은 실시화까지는 필요로 하지 않는다. 그리고 발명이란 완성된 무형적 구상을 의미하므로, 판매에 제공하였다는 이유로 하는 거절은 출원일부터 1년 전의 기산일 이전에, 첫째 발명을 실시한 제품이 판매에 제공되었다는 것, 둘째 발명이 특허를 취득할 수 있을 단계에 이르고 있던 것을 필요로 한다. 후자의 요건은 적어도 다음의 어느 쪽 즉 기산일 이전에 실시화 된 것이거나 또는 기산일 이전에 당업자가 실시 할 수 있는 정도의 도면 등을 준비했던 것을 증명하면 충분하다. 1981년 4월 8일 이전에 Pfaff가 TI의 발주를 수락한 시점에서 발명은 특허를 취득할 수 있을 단계에 이르고 있고 기산일 이전에 발명이 판매에 제공되었다고 인정하여 특허를 무효라고 판결하였다.


6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 개요
미국 특허제도가 우리나라 특허법 체계와 상이한 이유는 선발명주의에 있다. 선출원주의가 개인 이익의 보호보다는 사회전체의 이익, 즉, 산업발전에 보다 큰 비중을 두는 제도인 반면, 선발명주의는 특허제도의 두 가지 목적 중에서 사회전체의 이익보다는 개인 이익을 더 두텁게 보호하고자 하는 제도라고 할 수 있다. 선출원주의가 발명을 공개한 자에게 산업발전에 도움이 되므로 그에 대한 대가로 독점배타적인 권리의 특허권을 부여한다는 취지를 가지고 있다면, 선발명주의는 발명을 한 자에게 그 발명을 창출한 지적재산권을 보호하겠다는 취지를 가지고 있다. 따라서 특허요건으로서의 신규성의 요건도 선출원주의의 경우 이제까지 사회일반에 공개되지 아니한 발명을 공개한 것인가에 대한 판단이라면 미국의 선발명주의의 경우에는 그 발명이 정말 새로운 발명인가에 대한 판단이라고 할 수 있다.


(2) 35 USC 제102조
미국 특허법에서 신규성에 관한 규정은 §102조 규정이라 할 수 있다. 상기 언급한 것처럼 미국 특허제도에서 신규성 요건이라는 것은 발명자가 보호받을 만한 새로운 발명을 하였는가에 대한 판단이다. 이는 단순히 그 발명에 선행하여 그와 같은 기술이 알려지거나 사용된 적이 있느냐(35 U.S.C. §102(a))에 대한 판단 뿐만 아니라, 이의 확장으로 그 발명에 앞선 보호받을 만한 발명이 존재하는가(35 U.S.C. §102(g)), 그 발명일 이전에 타인에 의하여 미국에 출원되어 후에 출원공개 되거나 특허된 발명이 존재하는가(35 U.S.C. §102(e)) 등 포괄적으로 새로운 발명인가에 대한 판단을 규정하고 있다.

“다음 각호에 해당하는 경우를 제외하고는 출원인은 그의 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
(a) 특허출원에 의한 발명일보다 앞서 당해 발명이 미국에서 타인에 의하여 알려지거나, 사용된 경우, 또는 미국 혹은 그 밖의 나라에서 특허가 부여되어 있었거나 반포된 간행물에 기재된 경우,

(b)특허출원인의 미국 내 출원일 보다 1년 이상 앞서 그 발명에 관하여 미국 혹은 그 밖의 나라에서 특허가 부여되었거나 반포된 간행물에 기재된 경우, 또는 미국 내에서 일반 공중에 의하여 사용되거나 판매된 경우

(c)특허출원인이 당해 발명을 포기한 경우

(d)미국출원일로부터 12개월 이전의 특허 또는 발명자증의 출원에 대하여 미국출원일 전에 외국에서 출원인, 대리인 또는 양수인에 의해 먼저 특허되거나 또는 특허상태에 이르거나 발명자증이 허여된 경우,

(e)①특허출원인의 발명 전에 타인에 의하여 미국에 출원되어, 122(b)규정 하에 공개된 특허출원에 기재된 발명인 경우,
② 특허출원인의 발명 전에 타인에 의해 미국 내에 특허 출원되어 그 특허출원에 대해 허여된 특허에 기재된 발명인 경우, 다만 351(a)조 규정에 따라 제출된 국제출원은 미국을 지정한 국제출원이 영어로 조약21(2)(a)규정 하에 공개된 경우에만 효력을 가짐.

(f)출원인이 특허 받고자 하는 주제를 발명하지 않은 경우

(g)① 제135조 또는 291조 규정 하에 수행된 저촉절차 동안, 104 조 규정에서 허용된 범위에서 출원인의 발명 전에 타 발명자에 의하여 발명이 이루어지고 그 발명이 포기되거나 숨기거나 은폐되지 않았던 경우,
또는 ②출원인의 발명 전에 타 발명자에 의하여 미국에서 발명이 이루어졌고 그 발명이 포기되거나 숨기거나 은폐되지 않은 경우, 다만, 발명자의 우선을 결정함에 있어서 발명을 착상한 날 및 실체화한 날 뿐만 아니라 타인의 착상 이전부터 먼저 착상하고 나중에 실체화한 자의 합리적인 노력도 고려해야 한다.”

미국 특허법 제 102조는 7개 조항으로 비교적 포괄적 규정이다. 이 규정들은 성격상 세가지로 나눌 수 있다. 첫째, 발명일을 기준으로 하는 신규성 조항들로써 (a), (e), (g)항이 여기에 속한다. 둘째, 출원일을 기준으로 하는 법정거절조항으로, (b), (d)항이 여기에 속한다. 법정 거절조항은 선발명주의의 폐해를 시정하기 위하여 조기출원을 촉진시키기 위한 규정으로 선발명주의의 예외 내지는 제한을 이룬다. 셋째, 기타 조항으로서 (c)및 (f)항이 이에 해당한다.

그리고 제103조에서 발명의 비자명성 요건을 판단시에 그 대비되는 기술로 선행기술을 드는데, 이 선행기술의 범위를 유일하게 규정하고 있는 것이 제 102조 규정이다. 이중 발명의 신규성을 상실시키는 선행기술은 제 102조 (a), (e), (g)요건을 만족하는 기술들이다. 이들은 출원발명의 발명일 전에 그와 동일한 발명이 존재한 적이 있음을 나타내는 것이다. 물론 하나의 참증에 출원기술의 모든 요소가 포함되어 있는 경우에만 신규성 판단의 자료가 되는 선행기술이 될 수 있다. 그 외 (b)항과 (d)항의 요건을 만족하는 기술은 출원발명의 특허성을 상실시키는 기술이 된다. 이중 (b)항은 제 103조 규정의 출원발명의 비자명성을 판단하는 선행기술이 된다.

따라서 발명의 신규성 상실의 선행기술이 되는 것은 제102조 (a), (e), (g)항에 규정된 기술이며, 발명의 비자명성 판단에 인용되는 선행기술은 제102조(a), (b), (e), (g)하에 규정된 기술이다. 이외 (c), (d), (f) 항의 규정은 선행기술과는 무관한 규정이라 볼 수 있다.

(3) On-Sale Bar
35 U.S.C. §102(b)특허법 제102조 제(b)항에 따르면 “발명이 미국 특허출원일로부터 1년을 초과하는 기간(이하 ‘기준일’이라 한다.) 전에 미국 내에서 판매된 경우”에는 특허를 거절하여야 한다. on-sale bar의 해석은 법률문제인데, 특허는 유효하다고 추정되므로(35 U.S.C. §282) 특허의 무효를 주장하는 자가 다음의 사항에 대한 명확하고 확실한 증거를 제시하여야 한다:
①본원특허의 출원일의 전일로부터 1년 이전에 명확한 판매 또는 청약이 존재함, 그리고
②그 판매 또는 청약의 목적물로부터 본원특허발명을 완전히 예견할 수 있어야 한다.

미국 대법원에 의하면, 판매의 청약과 관련해서 on-sale bar의 적용 요건은
①상업적 판매의 청약일 것과
②본원발명이 특허를 위해서 준비되어 있었을 것이다.

그리고 두 번째 요건은
①기준일 이전에 본원발명을 실시하였거나
②기준일 이전에 당업자가 본원발명을 실시하기에 충분할 정도로 그 도면 또는 설명을 발명자가 준비한 것이 입증된다면 두 번째 요건은 충족된다.

발명품의 판매가 아닌 특허에 관한 권리의 판매는 동규정의 ‘판매’에 해당하지 아니한다. 장래의 연구개발의 결과 창작될 발명에 대한 특허의 라이선스 제의는 그 발명의 판매를 위한 청약에 해당하지 아니한다.

on-sale bar의 첫 번째 요건을 충족할 수 있는 청약이란 승낙하면 구속력 있는 계약이 될 수 있는 것을 의미한다. 즉, 여기서 필요한 공식적인 청약이란 상대방의 승낙을 구하고 승낙하면 계약이 체결된다고 상대방이 이해할 정도의 명백한 의사표시를 하는 것을 의미한다. 만약 청약에 대한 승낙 이외에 추가적인 의사표시가 있어야 계약이 체결될 것이라는 것을 청약의 상대방이 알거나 알 이유가 있었다면, 이는 청약이 될 수 없다.

결국 청약의 여부는 다음의 사항을 고려해서 결정할 사실판단의 문제이다:
①협상상황,
②주고 받은 문서의 문구,
③이전 문서의 조건,
④당사자간의 이전의 거래관계 등이다.

출원인의 납품회사가 출원인에게 교부한 가격표(In-line Quotation)는 다음과 같은 근거로 이는 on-sale bar의 적용 요건인 청약으로 인정받지 못했다:
① 가격표의 전달은 일반적으로 긴 협상의 시작일 뿐이라는 증언이 있었다;
② 가장 마지막의 가격표는 기준일 이후까지 승인 받지 못하였다;
③ 피고는 실제로 청약자로 주장되는 아시아 판매상으로부터의 어떤 증거도 제출하지 못하였다. 즉, 가격표의 전달은 그 이후에도 오랜 기간 동안의 협상이 있어야 하므로 가격표에 대한 단순한 승낙의 의사표시만으로 계약이 체결될 수 있는 상황이 아니었다.

로열티에 관한 언급은 있었으나 판매량에 관한 언급이 없는 편지도 이에 대한 승낙으로 인해 그 내용이 계약으로서의 구속력을 가질 수 없다는 이유로 청약이 아니라고 판단하였다.

특허발명에 관한 도면이 기준일 이전에 존재하였음을 근거로 on-sale bar의 적 용을 주장하는 경우에는 “당업자가 그 도면만을 보고 특허발명을 실시하는 것이 가능하다.”는 입증이 있어야 한다.

또한 on-sale bar의 적용을 위해서는 기본적으로 판매의 청약의 목적물로 주장 되는 것이 특허발명의 내용에 포함되어 있다는 것이 입증되어야 한다. 예를 들면 출원인과 출원인의 고객과의 사이에 체결된 공급계약서에 따라 출원인이 납품한 부품의 명단은 결정적인 증거가 될 수 있다.

그리고 미생물을 이용한 발명에 있어서는 출원시 기탁된 미생물이 출원인이 양도한 미생물과 동일한 경우에도 판매의 목적물에 특허발명의 내용이 포함되어 있었다는 증거가 된다.

마지막으로 출원인의 특허발명은 물건발명과 방법발명을 모두 포함하고 있는데, 물건발명에 대해서 on-sale bar가 적용되면, 특별한 사정이 없는 한 방법발명에 대해서도 적용된다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
연방대법원은 비록 발명이 실질적으로 실시의 구체화가 되지 않았다고 하더라도 발명이 특허출원 되기 1년 이전에 상업적으로 상품화했기 때문에 35 USC 102(b)에 따라 그의 발명이 특허를 받을 수 없다고 판결을 하였다. 결국 원고 Pfaff의 미국 연방대법원에 이의 신청에 대해 원 결정을 지지하며, CAFC로 사건을 이송명령을 했다.

7. 관련 판례

(1) Sparton Corp. v. United States, 399 F.3d 1321, 1323 (Fed. Cir., 2005)
이 사건에서의 쟁점은 on-sale bar 적용의 기준점인 1972년 3월 29일 이전에 원고가 제출한 ECP에 기재된 음파탐지기부표의 내용이 원고 특허의 내용을 포함하는가의 여부이다. 항소법원은 ECP에 기재된 장치는 다수의 부분으로 구성되었는데, 원 특허의 청구범위는 하나의 부분으로 구성된 것으로만 한정하였으므로, ECP에서는 원고 특허발명이 판매를 위한 청약이 된 것으로 볼 수 없고, 따라서 on-sale bar는 적용될 수 없다고 판시하였다.

(2) Enzo Biochem, Inc. v. Gen-probe 296 F.3d 1316 (Fed. Cir., 2002)
이 사건의 쟁점은
①1982년의 원고와 Ortho사(社) 간의 협정이 상업적 판매를 위한 청약인가의 여부와
②협정 당시 원고 특허발명의 실시로 볼 수 있는 것이 있었는가의 여부이다. 그런데 항소법원은 아래의 이유를 들어 1심 법원의 판결을 인용하고 원고의 특허가 on-sale bar로 인해서 무효라고 판결하였다.

원고는 원고와 Ortho사 간의 협정은 연구가 목적이므로 상업성이 없어 on-sale bar가 적용되지 아니한다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 “협정 2.14에서 시장의 판매를 위해서 공급계약을 한 것은 명백한 상업적 판매를 위한 청약”이라는 피고의 주장을 인정하고 on-sale bar를 적용해서 원고의 특허는 무효라고 판결하였다.

항소법원은
①그 당시 원고회사의 과학자들이 원고의 탐침자가 수막염균(N. meningitides)에 반응하지 아니한다는 것(원고 특허의 탐침자는 수막염균에는 반응하면 안되고 임균에만 반응하는 것임.)을 입증한 점,
②판매된 탐침자가 임균탐지용인 것을 인정한 점,
③CG155는 특허출원 목적으로 ATCC에 기탁된 배열과 같은 것이라는 점 등을 근거로 원고가 협정에 따라 Ortho사에 탐침자를 판매할 당시 원고는 특허를 위한 준비가 되어 있었으므로 on-sale bar를 적용하여 원고의 특허는 무효라고 판단하였다.


8. 시사점

출원하지 않고 발명이 판매에 제공되어 공지된 이상, 공공재(public domain) 원칙으로서 독점권을 인정하지 않는다고 하는 것이 기본적인 입법적 판단이지만, 동시에 연방법상 1년간의 유예기간이 인정되고 있으므로, 유예기간의 기산일 이전에 특허를 취득할 수 있을 정도에 이른 발명을 출원할 수 있음에도 불구하고 출원하지 않고, 실시화까지는 하지 않았더라 하더라도 판매에 제공한(commercially marketed) 때에는 독점권을 인정하지 않는다고 하는 취지이다.

연방대법원은 특허를 받을 수 있는 권리를 소멸시킬 수 있는 2가지 기준을 확립하였다.

첫째로는 발명이 특허출원일로부터 1년 이전에 판매(상업적 적용)상태에 있었는지 여부이다. 발명이 판매(상업적 적용) 상태에 있다는 것은 이미 특허를 받을 준비가 되어 있다고 판단하였으며, 이 경우 발명이 특허 받을 준비가 되었다는 것을 증명하기 위한 조건으로 실질적으로 발명에 대해 실시의 구체화가 이루어졌다는 것을 보여 줄 필요는 없다고 판단하였다. 즉 발명의 착상의 중요성을 강조한 것이다.

둘째는 발명이 특허출원일로부터 1년 이전에 특허를 받을 준비가 되어 있었느냐 하는 입증문제이다. 발명이 특허 받을 준비가 되었다는 것을 증명하기 위해서는 실질적으로 발명에 대해 실시의 구체화가 이루어 졌었다는 것에 대한 입증을 하거나, 발명이 당해 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해서 실시할 수 있을 정도로 구체적으로 기술되었느냐 하는 문제를 입증하여야 한다.



[한국지식재산보호협회]