독일에서 지식재산 권리행사에 관한 실무 전략- 1. 독일 소송 제도
(1) 침해소송과 무효소송의 완전한 분리체계
독일에서 침해소송과 무효소송은 엄격히 분리되어 있고, 이들을 다루는 법원이 다르다. 때문에, 침해소송 과정에서 무효소송을 반소(counterclaim)으로 제기할 수는 없으며, 침해소송에서 특허가 무효라는 주장을 하여도 아무런 의미가 없다. 침해소송에서 특허의 무효 주장은 받아들여지지 않으며, 별도의 무효소송이 제기되지 않는 이상 침해소송에서는 특허 등 지식재산권이 유효하다는 전제 하에 침해여부를 가린다.
특허가 무효라는 주장을 하려면, 별개의 법원에 무효소송을 제기하여야 한다. 무효소송은 뮌헨의 연방특허법원(Federal Patent Court)에 소송을 제기하여야 한다. 침해소송에서 특허무효를 주장할 수는 없지만, 무효소송이 제기된 경우 침해소송 절차가 중지될 수는 있다. 침해소송은 지방법원에 제기하게 되는데, 이 지방법원은 무효소송이 제기된 경우 그 결과가 피고에 유리할 것으로 판단되면 연방특허법원의 무효소송 판결이 있기까지 침해절차를 보류할 수 있다.
침해소송에 관한 지방법원의 판결에 대하여는 각 지방자치구(federal state)의 특허항소법원(patent appeal court)에 항소할 수 있으며, 특허항소법원의 판결에 대하여는 연방대법원(Federal Supreme Court)에 상고할 수 있다. 무효소송에 관한 1심 법원인 연방특허법원의 판결에 대하여는 연방대법원에 항소할 수 있다. 따라서, 독일은 침해소송에 관하여는 3심제로, 무효소송에 관하여는 2심제로 운영하고 있고, 두 절차 모두 연방대법원을 최종심으로 하고 있다.
(2) 독일 내국특허와 유럽특허의 독일에서의 권리행사
(i) 공통된 권리행사 절차
독일 국내법에 기초하여 침해자에 대한 권리행사를 하려는 경우, 특허권자는 독일의 1심법원에 소를 제기하여야 한다. 독일에서의 침해소송 절차는 독일연방공화국의 특허법정(Patentstreitkammern; 즉, 독일 지방 법원 중에서 특허사안을 다루도록 지정된 법정)에 소를 제기함으로써 시작한다.
지방법원의 판결에는 특허항소법원에 항소할 수 있고, 특허항소법원의 판결에는 대법원에 항고할 수 있다. 특허항소법원은 지방법원 판결의 사실문제와 법률문제를 다룬다. 다만, 연방대법원에의 상고는 사실문제가 아닌 법률문제만이 상고의 대상이 된다. 침해소송절차는 민사법원 체계와 같다. 즉, 지방법원(District Court) – 항소법원(Appeal Court) – 연방대법원(Federal Supreme Court3))의 구조이다.
한편, 독일 내국특허/실용신안의 부여와 지식재산권에 대한 무효절차는, 독일특허청(GPTO)‐독일연방특허법원‐독일연방대법원의 구조로 이루어진다. 유럽특허에 기초한 독일특허에 관하여는, 특허의 부여와 이의신청에 관하여는 EPO가 담당하지만, 유럽특허에 기초한 독일특허의 무효소송은 독일 내국 특허와 마찬가지로 독일연방특허법원에 제기하여야 한다. 유럽특허 절차는 특허성 판단만을 집중화한 것이고 특허권은 각 나라별로 발생된 것이므로, 유럽특허 자체를 무효로 하는 광역절차는 없다.
(ii) 소송에 소요되는 기간
침해소송 법원에서의 1심 절차는 대략 1~2년 정도가 소요된다. 침해소송 1심 법원의 판결에 대한 항소는 해당 특허법원을 관할하는 항소법원에 할 수 있는데, 항소절차 역시 약1~2년의 기간이 소요된다. 한편, 무효를 다루는 연방특허법원에서의 1심 무효절차는 1~2년 정도 소요된다.
(iii) 경고장(Warning Letter) 없는 소송 제기 경향
일반적인 소송전략으로, 침해소송 제기 전에 경고장을 먼저 발송하는 것이 공식적이고 전통적인 순서이다. 소 제기 전에 상대방을 충분한 악의(bad faith)로 만들고 소송 전에 충실한 협상시도를 하였음을 법원에서 인정받아 호감을 살 수 있기 때문이다. 또한, 소송 개시 후 즉시 피고가 포기하는 경우 원고가 소송비용을 부담하게 되는 가능성을 막는 효과도 있다.
그런데 최근에는, 이러한 공식적인 방식을 기피하는 경향이 있다. 상대방은 미리 경고장을 받지도 않고 바로 소장 부본을 송달받게 되는 것이다. 이러한 최근의 경향은, 상대방의 전략에 따라 소송이 장기화되는 것을 미리 막고, 또한 원고에게 유리한 법원을 우선 선점하려는 취지이다.
브뤼셀협약(Brussels Convention)에서는 잠재적인 피고에게 유럽동맹국의 어느 나라에서든지 비침해확인(declaratory action for non‐infringement)을 개시할 수 있도록 하고 있고, 이후에는 이 확인소송이 진행중인 동안에는 다른 동맹국에서 원고가 적극적인 특허소송절차를 개시할 수 없도록 하고 있다. 때문에, 경고장을 받은 상대방이 소송절차가 더디게 진행되는 법원(벨기에 또는 이탈리아의 일부 법원)을 선택하여 비침해확인 소송을 제기하는 경우, 권리자는 상대방에 대하여 신속한 소송절차를 개시할 수 없게 된다.
따라서, 독일에서 침해소송 제기 전에 경고장을 보내는 것은 권리자에게 불리한 상황으로 전개되기 쉽고, 일단 침해소송이 소장을 제출한 후에 피고와의 협상 등을 진행하는 것이 효과적인 전략으로 이해되고 있다.
(3) 침해소송에서의 방어전략
(i) 침해소송에서의 침해주장과 방어주장
침해소송에서 무효주장은 의미가 없다는 것은 앞서 설명한 바 있다. 때문에, 무효소송을 제기할 수 있음은 별론으로 하고, 침해소송에서 피고는 무효라는 외의 주장을 하여야 한다. 이러한 피고의 방어 방법으로는, ⓐ 피고가 실제 실시하고 있는 제품은 원고가 주장하는 바와 다르다는 주장(즉, 피고의 실시행위를 원고가 잘못 파악했다는 주장)을 하거나, ⓑ 원고 특허의 보호범위가 실시품을 포함할 정도로 넓지 않다고 주장(즉, 피고의 실시품이 원고의 권리범위에 포함되지 않는다고 주장)하는 것이다.
지재권 자체의 무효를 주장하지 않고도, 특정한 선행기술 때문에 특허의 보호범위가 좁게 해석되어 실시품은 특허로 보호되는 특징을 사용하지 않는 것이라고 주장할 수 있다. 침해소송의 법원은 독일특허법 제14조8)의 기본 사상에 따라(즉, 명세서 등을 참고하여 청구항의 해석에 따라) 이러한 주장을 판단하여야 한다.
침해소송에서의 원고의 침해주장과 이에 대한 이러한 전형적인 방어주장에 관해서는, 독일 국내특허와 유럽특허절차를 통해 독일에 등록된 특허는 전혀 다를 바 없다.
(ii) 독일 국내특허와 유럽특허에 대한 방어방법의 차이
다만, 독일 국내특허와 유럽특허는 이의신청(opposition) 절차에서 차이가 있고, 침해소송 절차의 중지 가능성에서 차이가 있다.
독일 국내특허와 유럽특허 모두 일단 등록된 경우라도 이의신청의 기회가 주어진다. 독일 국내특허에 대한 이의신청은 독일특허청에 대하여 3개월의 기간 내에 하여야 하고, 유럽특허의 경우 유럽특허청에 9개월의 이의신청기간이 주어진다. 유럽특허에 대하여 유럽특허청에서의 이의신청이 받아들여지면 지정국가를 따지지 않고 유럽특허 자체가 취소되게 된다. 따라서, 원고가 행사하고 있는 특허가 등록된 지 얼마되지 않은 것이라면, 이의신청을 통해 취소를 시도할 수 있다.
이의신청기간이 경과된 후에 특허를 무효로 하기 위하여는, 독일 국내특허이든 유럽특허이든 독일 연방특허법원에 무효소송을 제기하여야 한다. 무효소송이 제기되면, 무효소송의 판결이 있기까지 침해소송 법원은 절차를 중지할 수 있다. 이 때 독일 국내특허에 대한 무효소송과 유럽특허에 대한 무효소송에 대하여 독일 침해소송 법원은 절차의 중지에 대한 태도가 다르다. 유럽특허에 대한 무효소송이 제기되는 경우 절차를 중지할 가능성이 큰 것이다. 여러가지 상황에 따른 독일 침해소송 법원의 절차의 중지 실무에 관하여는 아래에서 별도로 정리한다.
(iii) 독일 실용신안에 의한 침해소송에서의 방어 전략
특허의 경우와는 달리, 소송의 기초가 유럽특허에 기초한 독일특허인지 독일 내국특허인지에 무관하게, 실용신안의 경우에 피고는 침해소송 법원에 계류중인 소송절차에서 실용신안 자체의 유효성을 반박할 수 있다. 즉, 별도의 무효소송을 제기하지 않고도, 피고는 문제가 되는 실용신안의 보호요건 흠결을 소송법원이 확신하도록 함으로써 소송절차를 승리할 수 있다.
다만, 이와 같은 방어주장을 할 수 있지만, 실용신안의 경우에도 별도로 무효소송을 제기하는 것이 일반적이다. 단지 침해소송에서의 방어방법이 아닌 별도의 무효소송을 통해 확실히 해당 실용신안을 무효화시킬 수 있고, 특히 실용신안의 경우 별개의 무효소송이 제기되는 경우 침해소송은 대개 절차가 중지될 가능성이 크기 때문이다.
(iv) 무효소송의 제기
독일 연방특허법원에 무효소송을 제기하는 경우, 이의신청 절차에서와 마찬가지 이유, 즉, 신규성 또는 진보성의 부족에 따른 특허요건 결여의 이유가 무효사유가 된다. 원고가 침해소송 법원에 소송을 제기한 즉시 피고는 독일 연방특허법원에 무효소송을 제기하는 것이 일반적이다.
무효소송이 제기된 경우 침해소송 법원은 무효소송의 1심 판결이나 2심 판결이 확정될 때까지 소송절차를 중지할 수 있는데, 이러한 중지여부는 무효소송 절차가 성공적일 가능성이 있는지에 대한 침해소송 법원의 판단에 좌우된다.
(4) 절차의 중지
(i) 강한 특허에 대한 절차의 진행
이의신청을 거쳐 등록된 경우나 특히, 독일 연방법원에 특허 이의신청에 대한 항고절차까지 있었던 경우라면 피고가 무효절차에서 특별히 새로운 주장을 하지 않는 한 절차를 중지하지는 않는 경향이다. 때문에, 일반적인 품질의 독일내국특허를 기초로 독일에서 소송이 진행되는 경우, 무효소송 때문에 침해법원에서의 소송절차가 중지되는 가능성은 크지 않다. 분쟁이 되고 있는 특허가 아무런 거절이유나 이의신청 없이 등록된 경우, 침해법원은 무효소송이 제기된 경우 대개 절차를 중지할 가능성이 있다.
따라서, 특허가 등록되기까지 겪어온 여러 절차들(심사, 이의신청 등)에 의하여 독일 내국특허는 더욱 “강화”된다고 볼 수 있고, 심사과정에서 특허가 강화될수록, 침해소송에서 절차가 중지될 가능성은 줄어든다.
(ii) 이의신청에 따른 절차의 중지
침해소송의 근거가 되는 독일 내국특허에 대하여 독일특허청에 이의신청이 제기된 경우, 침해소송 절차의 중지 여부에 관하여 침해소송 법원은 무효소송이 제기된 것과 마찬가지로 취급한다. 즉, 이의신청 절차가 성공가능성이 있다고 판단되는 경우, 그에 기초하여 소송절차를 중지할 가능성이 크다.
제3자에 의한 이의신청이 계류중인 특허를 기초로 침해소송이 제기된 경우, 침해소송의 피고는 소장을 접수한 날로부터 2개월 내에 제3자가 제기한 이의신청 절차에 참가할 수 있으며, 그때부터는 피고는 이 이의신청 절차에서 공동 이의신청인으로 행동할 수 있고, 새로운 주장, 선행문헌 등을 제출할 수 있다.
(iii) 실용신안 무효절차에 따른 절차의 중지
행사되는 권리가 특허라면 무효소송 제기에 따라 침해소송 절차를 중지할 것인가의 여부는 다소간 침해소송 법원의 재량에 따르게 된다. 이와는 달리, 독일 실용신안법은 무효소송이 성공적일 것이라 기대되는 경우에는 법원은 절차를 중지해야 하도록 하는 특별규정을 가지고 있다. 무효소송의 결과가 침해소송 절차에 중요한 영향을 끼칠 것으로 판단되는 한 일반적으로 소송을 중지할 수 있다. 이는, 독일에서 실용신안은 심사를 거치지 않고 등록되는 것이기에 당연한 것이라 할 수 있다.
(iv) 유럽특허에 대한 무효절차에 따른 절차의 중지
유럽특허의 경우에는, 유럽특허청에서 이의신청 절차를 극복한 경우라도, 이에 따른 독일 등록에 대하여 독일 연방특허법원에서 무효가 제기된 경우 침해소송 절차가 중지될 가능성은 더 크다고 할 수 있다. 해당 특허가 정말로 독일 실무에 따라 유효한지를 독일 기관이 검토하는 첫 번째 기회이기 때문이다.
이는, EPC나 독일법에서의 보호요건의 판단에 본질적인 차이가 있기 때문이라기보다는, 사실상 진보성 부족에 근거한 특허성 부족에 관한 유럽특허청의 거절을 극복하는 것이 독일특허청에서 이러한 거절이유를 극복하는 것보다 훨씬 쉽기 때문이다.
따라서, 독일의 일부 침해관련 판사들은 유럽특허의 유효성은 독일 연방특허법원에서의 무효소송 절차에 의하여 우선 검토되어야 한다고 믿는 경향이 있다. 결과적으로 침해소송 절차의 결과는 무효절차에 크게 좌우되게 되고, 따라서, 유럽특허의 경우 무효소송이 제기되면 침해소송 절차를 중지하게 될 가능성이 커지게 되는 것이다.
(5) 권리자의 특허제한전략 및 파생 실용신안 전략
특별한 경우로는, 특허소송을 제기하려는 특허권자가, 특허가 완전히 유효한 것이 아니고, 제한된 형태로 유효하다는 것을 알게 되는 경우이다. 선행기술을 발견하게 되는 등의 경우에, 등록된 청구항이 선행기술을 포함할 정도로 넓게 되어 있는 경우를 예로 들 수 있다. 이 경우, 침해소송을 제기하기 전에 독일특허청에 제한절차(restriction procedure)를 제기하여야 한다. 즉, 정정(amendment)에 의하여 청구항의 범위를 제한하는 것이다. 제한절차는 6주 이내에 종료된다. 이러한 조치를 통하여 특허소송에서 더욱 강화된 특허를 기초할 수 있게 된다. 독일을 지정하는 유럽특허에 관하여도 이러한 제한절차를 취할 수 있다.
다른 특별한 경우로는, 아직 특허가 등록되지 않아 출원인이 적극적인 침해소송을 취할 수 없는 경우이다. 이 경우, 소위 파생 실용신안(derivative Utility model)이라는 독일 출원 전략을 세울 수 있다. 파생 실용신안은 특허 등록전이면 출원의 계류 중 어느 때나 출원할 수 있다. 파생 실용신안이 출원되는 경우, 독일특허청과 유럽특허청에서의 우선권과 출원일을 향유할 수 있다. 실용신안은 출원 후 등록까지 약3개월의 기간이 소요된다. 이후에는 특허와 마찬가지로 파생 실용신안을 이용한 소송을 통하여 금지청구와 손해배상 청구를 할 수 있다.
(6) 유럽소송의 독일 집중화 현상과 독일침해소송의 뒤셀도르프 집중화 현상
(i) 유럽특허의 행사
유럽특허는 개별국 특허의 집합체로서 하나의 특허가 아니다. 다만, 개별국들에서는 권리의 행사에 관한 한 국내특허와 동일하게 취급된다. (유럽의 다른 나라에서도 마찬가지이지만) 독일에서의 유럽특허의 행사는 독일 내국특허와 유사한 방식으로 이루어진다. 특허의 유효/무효, 금지청구, 손해배상에 관한 한 각국 법원의 판결은 해당 국가에 한하여 유효하다. 다른 유럽국가들에서의 절차는 독립적으로 수행된다. 즉, 다른 나라에서 권리행사를 하려면 해당 국가의 법원에서 절차를 밟아야 하는 것이다
(ii) 독일 집중화 경향
하지만, 많은 경우 독일 외의 특허권자(즉, 유럽특허에 기초하여 독일특허와 다른 나라 특허를 함께 가진 특허권자)들도 침해와 무효절차를 독일에서 시작하려는 경향이 있다. 영국 등에 비해 비교적 소송비용이 저렴하고, 독일절차에서의 결과가 원고와 피고 사이에서 유럽 전역에 걸친 분쟁해결로 귀결되는 경우가 많기 때문이다. 다만, 비록 독일절차의 결과가 다른 유럽 국가들의 법원에 심리적인 영향을 끼칠 것이 예상되기는 하나, 이들을 구속하는 것은 아니다.
(iii) 독일에서의 뒤셀도르프 집중화 경향
독일에서의 특허소송의 60~70% 정도는 뒤셀도르프(Düsseldorf) 법원에 제기되고 있다. 뒤셀도르프 법원은 많은 경험으로 인해 가장 합리적이고, 어느 정도 특허권자에게 유리하도록 권리범위를 넓게 해석하는 경향이 있는 것으로 알려지고 있다. 또한, 가급적 침해소송 절차를 중지하지 않고 신속히 진행하려는 경향이 있어 권리자들이 선호하게 된다.
예를 들어, 침해소송의 근거가 된 권리에 대해 이의신청이 제기된 경우, 독일의 침해소송 법원의 중지실무에는 큰 차이가 있는데, 뒤셀도르프 법원은 침해소송 절차를 중지해야 하는 상황이 아니라면, 소송절차를 가급적 중지하지 않으려는 경향이 명백하다. 소송절차에서 특허권자의 권리가 사실상 중지되지 않도록 하기 위한 것이다.
유사한 취지에서, 일반적인 품질의 독일 내국특허라면 설령 그에 대한 무효절차가 진행되는 경우라도, 그 특허를 기초로 뒤셀도르프 법원에서 진행되는 침해소송 절차는 중지되지 않는 경향이 특히 강하다. 독일특허청에서의 이의신청 절차를 극복하고 등록된 특허의 경우에는, 이에 대한 무효소송이 제기되어도 뒤셀도르프 법원은 결코 침해소송 절차를 중지하지 않는다고 보아도 무방하다.
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