출원 및 이의 신청은 독일 특허청에 제출하여 심사되게 되고, 이 심사 결과에 대하여 불복이 있을 때에는 연방 특허법원에 항소할 수 있다. 또한, 항소 결정에 대하여 불만이 있는 경우 연방 대법원에 상고할 수 있으며, 연방 대법원에서는 법률적인 관점에서만 판단하게 된다.

무효 절차는 연방 특허법원에 최초로 제기하게 된다. 즉, 연방 특허법원이 1심으로 무효에 관한 절차를 진행하게 된다. 이러한 연방 특허법원의 판결에 불만이 있는 경우 연방 대법원에 불복할 수 있으며, 연방 대법원은 2심으로서 무효에 관한 절차를 진행하며, 무효에 관한 절차는 2심으로 종결된다. 무효 절차에서 연방 대법원은 2심이므로 법률적인 관점뿐만 아니라 사실적인 관점에서도 조사하게 된다.

침해 절차는 지방 법원에 최초로 제기하게 되고, 지방 법원의 결정에 대하여 불복이 있을 때에는 연방 고등법원에 항소할 수 있다. 또한, 항소 결정에 대하여 불만이 있는 경우 연방 대법원에 상고할 수 있으며, 연방 대법원에서는 법률적인 관점에서만 침해 절차에 대해 판단하게 된다.

한편, 연방 대법원에서 지식재산권에 관한 사건은 제1부 내지 제10부에서 담당하게 된다.

침해시 권리자의 대응 방안

제3자가 권리자의 승인 없이 지식재산권을 침해하는 경우에 권리자는 침해의 사실 유무에 대해 조사(인보이스, 카탈로그, 영수증 등 침해를 입증하는 증거의 수집을 포함한다)를 한다. 만일 제3자의 실시(사용)가 권리자의 지식재산권을 침해하고 있다고 판단되는 경우, 상대방에게 경고장을 발송하고 민사상의 구제를 신청할 수 있으며, 경찰에 그 침해 사실을 고소하여 형사상 구제를 신청할 수 있다.

① 경고장 발송

권리자는 실시(사용)하고 있는 대상품이 지식재산권의 침해임을 인식시키는 경고장을 발송할 수 있다. 경고장을 발송하는 경우 상대방은 고의가 아니라는 주장을 할 수 없다.

경고장에는 자신이 가지고 있는 지식재산권에 대한 입증, 상대방의 실시 형태, 권리자의 요구사항을 명시하여야 한다. 이러한 경고장 발송에 의하여 침해 사건에 대하여 소송까지 가지 않고 원만히 해결을 할 수 있으나, 상대방이 경고장의 내용에 대하여 동의하지 않으면 민사 또는 형사 소송을 제기하여야 한다.

② 민사 소송

1) 가금지 명령(preliminary injunction)

본소 종결시까지, 반복계속적인 침해를 방지하기 위한 구제 조치이다. 지적재산 침해 소송에 대하여 가금지 명령을 받으려면 이하의 세 개의 요건을 충족하여야 한다.

ⓐ 요건

ⅰ) 긴급성

이 요건은 통상적으로 추정된다. 하지만, 권리자가 침해행위를 장기간에 걸쳐 방치 내지는 묵인하고 있었을 경우, 법원은 긴급성의 요건을 부인한다. 게다가 법원에 따라서는 권리자가 침해행위를 인식하고 나서 1개월 경과한 후에 가금지 명령을 청구했을 경우에 이 긴급성의 요건을 부인한 사례도 있다. 따라서, 권리자는 침해임을 인식하는 즉시 법원에 가금지 명령을 신청하여야 한다.

ⅱ) 지식재산권의 유효성

침해된 지식재산권은 의심의 여지가 없을 정도로 그 유효성(validity)이 확립되어야 한다.

상표권에 관해서는, 미등록이거나 취소/무효 절차 혹은 이의 제기 절차가 계속중이지 않는 한 그 상표권은 유효한 것으로 취급한다.

실용신안권은 무심사로 등록되기 때문에 취소/무효 절차를 거쳐 유효한 것이라고 판단된 경우 또는 포괄적인 선행기술의 조사에 의하여도 중요한 선행기술이 발견되지 않았던 경우에 한하여 유효한 것으로 취급한다.

특허권 및 디자인권은 심사를 거쳐 등록이 되기 때문에 일단 그 권리는 유효한 것으로 추정한다.

ⅲ) 명확한 침해행위

가금지 명령을 받기 위해서는 문제가 되고 있는 제3자의 행위가 전문가(expert)의 도움 없이 용이하고 명확하게 법원이 침해인 것으로 판단 가능한 것이어야 한다.

ⓑ 절차

가금지 명령을 얻으려면, 권리자는 침해행위 중지 선서서(Cease and Desist Declaration)를 요구하는 경고장을 침해자에게 송부해야 한다. 만약 이 경고장을 송부하지 않고 갑자기 침해자에 대한 가금지 명령을 청구했을 경우에는, 청구인이 가금지 청구 수속의 비용을 부담하여야 한다.

침해자가 침해행위 중지 선서서에 서명하지 않는 경우에는, 권리자는 가금지 청구서 (motion for a preliminary injunction)를 제출한다. 해당 청구서를 제출할 때, 청구인(권리자)은 자기의 지식재산권 및 침해자에 의한 해당 지식재산권에 대한 침해행위에 대해 설명하고 이를 입증하여야 한다. 또한, 해당 청구서에는 상기 사항을 입증하는데 필요한 서류 및 관련하는 사실을 확인하는 선서 공술서(affidavit)를 첨부한다. 청구인(권리자)은 위에서 언급한 요건 중 하나인 긴급성에 대해서도 입증할 필요가 있다.

재판소는 해당 청구서에 상기 가금지 명령의 요건을 충족하는 명백한 사실이 포함되어 있는 경우에 상대방(피청구인)에 대한 답변을 듣지 않고 일방적으로 가금지 명령을 발표한다. 상표 침해 사건의 상당수는 이 방식에 의하여 가금지 명령이 발표된다.

해당 청구서에 상기 가금지 명령의 요건을 충족하는 명백한 사실이 포함되어 있지 않는 경우에는, 재판소는 상대방(피청구인)에게 가금지 청구서를 송달하고 그의 답변을 듣기 위하여 상대방(피청구인)을 소환한다. 이와 같이 상대방(피청구인)을 소환하여 답변을 받는 과정에서는 침해와 관련된 모든 사실에 대해 논의를 하며, 선서 공술서, 증인 심문, 서류 및 증명서를 증거 방법으로 제출할 수 있다.

재판소는 상대방을 소환해 답변을 받은 뒤 신속하게 가금지 명령 청구에 대한 결정을 하게 된다.

피청구인의 답변을 듣지 않고 일방적으로 가금지 명령이 발표된 경우에는, 피청구인은 언제라도 답변을 위한 소환날짜를 정할 것을 청구할 수 있습니다.

피청구인의 답변을 들은 후 가금지 명령이 발표된 경우에는, 피청구인은 1개월 이내에 상소 (appeal)할 수 있다.

ⓓ 비용

가금지 청구에 소요되는 비용은, 소가 및 상대방의 소환 유무에 따라서 다르다. 예를 들면, 소가가 200,000 독일 마르크의 경우, 비용 총액은 약 8,000 ~ 23,000 독일 마르크가 된다.

재판소에 대한 비용은, 상대방의 소환이 없는 경우에는 1,800 독일 마르크 정도 소요되고, 상대방의 소환이 있는 경우에는 5,400 독일 마르크 정도가 소요된다.

각 당사자의 대리인 비용은, 상대방의 소환이 없는 경우에는 5,400 독일 마르크, 증거 방법의 제출이 없고 상대방의 소환이 있는 경우에는 8,100 독일 마르크, 증거 방법의 제출이 있고 상대방의 소환이 있는 경우에는 10,800 독일 마르크가 소요된다. 게다가 특허 변호사(patent attorney)가 관여하는 경우에는, 이러한 비용이 더 커지게 된다.

ⓔ 집행

가금지 명령은, 피청구인이 계쟁 대상물의 처분 권한을 가지는 한, 침해품이 발견된 지역에서 집행 가능하다.

가금지 명령은 해당 명령이 청구인에게 송달된 후 1개월 이내에 청구인의 요청에 의해서 피청구인에게 송달되어야 한다.

청구인이 1개월 이내에 해당 명령을 피청구인에게 송달할 수 없는 경우에는, 피청구인은 가금지 명령의 철회 청구(motion for revocation of the preliminary injunction)를 법원에 제기할 수 있다. 단, 피청구인이 외국에 거주하고 있어 외국에 가금지 명령을 송달할 필요가 있는 경우에는, 해당 명령이 청구인에게 송달된 후 1개월 이내에 적절한 법원에 송달의 요청(motion for service)을 제출하면 충분하다.

피청구인으로부터 불복 신청이 없는 경우에는, 청구인은 가금지 명령이 발표되고 나서 약４주일 후에 피청구인에게 이른바 종료 통지(termination letter)를 송부한다. 해당 종료 통지에는, 피청구인이 가금지 명령을 최종적이고 영속적인 것으로 승낙하고 해당 명령에 대해서 상소하는 권리를 포기하겠다는 취지의 선언서(declaration)를 요구한다.

2) 침해 소송

ⓐ 관할

지식재산권에 관한 침해소송은 소송물의 가액에 관계없이 지방법원 민사부의 전속 관할에 속한다. 만일 지식재산권에 관한 침해소송이 복수의 지방법원의 관할에 속하는 경우 주 정부는 그 중 하나의 지방법원 관할로 정할 수 있다.

ⓑ 청구 내용

일반적으로 침해 소송에서는 침해자의 침해행위를 금지시키고 이에 의하여 발생된 손해를 배상하는 판결을 내려달라고 청구하게 된다.

또한, 침해자가 점유 또는 소유하는 특허 대상의 제품의 폐기를 청구할 수 있다. 다만, 이러한 폐기는 침해 예방을 위한 다른 방법이 없고 침해자 또는 그 제품의 소유자에게 과잉 조치가 아닌 경우에만 인정된다.

한편, 특허의 대상인 방법에 따라 직접 제조된 제품 또는 침해제품의 생산만을 위하거나 그 생산만을 위한 의도로 사용되는 장치의 경우에도 앞의 조건을 만족하는 경우 폐기를 청구할 수 있다.

지식재산권의 침해에 관한 소송은 청구인이 침해 사실 및 침해자를 안 때로부터 3년이 경과한 경우에는 제기할 수 없다. 또한, 침해행위가 있은 날로부터 30년이 경과한 경우에도 침해에 관한 소송을 제기할 수 없다.

한편, 침해행위에 따른 청구권자의 손해에 의하여 침해자가 이익을 받은 경우에는 시효의 완성 후라도 침해자는 부당이득을 반환해야 한다.

③ 형사 소송

1) 처벌의 대상이 되는 행위

지식재산권자의 동의를 받지 않고 다음에 해당하는 행위를 한 자는 3년 이내의 금고형 또는 벌금형에 처하게 된다. 또한, 이러한 행위를 업으로 행한 경우에는 5년 이내의 금고형 또는 벌금형으로 가중된다.

○지식재산권의 대상인 제품을 제조 또는 제공, 판매, 사용 또는 이러한 목적을 위하여 수입 또는 보유하는 행위

○특허의 대상인 방법을 사용하거나 또는 사용을 위해서 제공하는 행위

○특허의 대상인 방법에 따라 직접 생산된 제품을 제공, 판매, 사용 또는 이러한 목적을 위하여 수입 또는 보유하는 행위

2) 친고죄

지식재산권을 침해한 죄는 특별한 공공의 이익을 위하여 직권에 의한 기소가 상당하다고 검찰이 판단하는 경우를 제외하고는 고소에 의하여만 재판된다.

3) 몰수 및 판결 공개

지식재산권을 침해하는데 관련된 물품은 몰수할 수 있다.

한편, 형이 선고된 경우, 피침해자가 유죄판결을 공개하는데 대한 정당한 이익을 가지고 있음을 증명하는 경우 피침해자의 청구에 의하여 법원은 유죄판결의 공개를 명한다. 이러한 공개의 방식은 판결에서 정한다.

④ 통관 단속

1) 개요

EC 규칙(European Community Regulation) 및 독일 지식재산권법에 근거하여, 수입품이 지식재산권을 침해할 우려가 있는 경우에는 세관은 그 통관을 금지할 수 있다. 그리고, 침해될 우려가 있는 지식재산권의 권리자에게 통지를 하여 일정기간 내에 통관상 압수의 제기를 제출할 기회를 권리자에게 부여한다.

2) 절차

독일에서의 통관상 압수를 제기하는 경우에는, 지식재산권의 권리자는 뉘른베르크의 지방 재정 관리국(Regional Finance Office)에 통관상 압수의 제기(motion for global border seizure)를 제출할 필요가 있다.

권리자가 독일 국내에 거주하고 있지 않는 경우에는, 독일의 변호사를 대리인으로서 세워야 한다.

권리자는 당국에 대해서 본인이 보호되어야 할 지식재산권의 소유자인 것을 입증하여야 한다. 예를 들면, 상표 등록 원부의 초본을 당국에 제출한다. 게다가 등록상표의 내용을 나타내는 서면 및 가능하다면 모방품에 사용되고 있는 상표의 사진 등을 세관에 제출할 필요가 있다.

또, 통관 대상물을 검사할 때에, 세관이 보다 용이하게 진위의 판정을 이룰 수 있도록, 진정품의 통상의 외관을 나타내는 서면을 제출하는 것도 가능하다. 가능하다면 청구시에 침해대상물 혹은 그 포장의 상세, 가능한 수입자 혹은 수출자 및 수송 수단에 관한 정보를 기재하는 것이 효과적이다.

게다가 진위 감정을 도와줄 수 있고 독일 국내에 거주하는 전문가를 지명해 세관에 통지해 두면, 세관으로부터의 요구에 단기간으로 응할 수 있으므로 유용하다.

통관을 금지하여 압수한 물품이 진정 상품인 것으로 판명되었을 경우에는 세관은 손해배상의 책임을 지므로, 권리자는 미리 일정 금액을 공탁해야 한다.

통관상 압수의 제기는 최장２년간 유효하나, 이는 연장할 수 있다.

통관상 압수의 제기를 수리한 후, 당국은 전국의 세관 및 세관 수사국에 해당되는 통관상 압수의 제기 내용을 통지하여야 한다. 통관 검사 중에 침해 대상물을 발견했을 경우에는, 권리자 혹은 그 대리인에게 먼저 통지를 해 합동으로 침해 대상물의 진위를 감정한다.

세관 및 권리자가 침해 대상물이 침해품 또는 모방품이라고 판단하고 수입자가 침해 대상물의 압수에 이의를 제기하지 않을 때에는, 세관은 해당 침해 대상물을 파기한다.

세관 및 권리자가 침해 대상물이 침해품 또는 모방품이라고 판단하고 수입자가 침해 대상물의 압수에 이의를 제기했을 때에는, 세관은 권리자에게 해당 통관상 압수 제기를 유지할 것인지를 서면으로 문의한다.

만일 권리자가 해당 통관상 압수 제기를 유지하는 취지의 응답을 한 경우에는, ２주 이내에 수입자에게 집행 가능한 침해 대상물을 몰수하는 취지 혹은 그 처분을 제한하는 취지의 법원의 명령을 제시해야 한다. 이 법원의 명령을 제출하는 기간은２주간 연장할 수 있다. 세관은 침해 대상물을 몰수할 것인지 또는 통관 시킬 것인지의 처리는 법원의 명령에 따라 실시하게 된다.

통관상 압수 수속에서, 권리자는 하송인의 주소, 이름, 수입자 및 수출자의 주소, 이름, 제조업자의 주소, 이름 및 침해 대상물의 수량에 대한 정보의 개시를 받을 권리를 가진다.