네덜란드에서 행정기관을 이용한 특허, 상표 침해 행위 대응 전략
네덜란드에서 출원관련 이의제기나 특허권의 회복에 관한 것을 네덜란드 특허청에 제기한 경우에 행정절차로써 이루어지며, 일단 첫 번째로 네덜란드 특허청에서 이에 대한 1심판단을, 2심으로써는 헤이그 지방법원에서 Civil이 아닌 Administrative Section에서 출원 등에 관한 사항을 판단한다. 또한 마지막으로 이에 대한 판단에 이의가 있는 경우에는 마지막으로써, Council of State에서 이를 판단하게 되며, 출원등에 대한 이의제기에 대한 최종판단이 된다.
(1) 심판에 의한 보호
(가) NL Patent office에 의한 보호
<이의 신청 (의견서 작성) >
네덜란드의 실질 심사에 대한 규정이 존재하지 않고 선행 기술 조사를 하고 출원 공개가 된 후에는 바로 등록이 되는바, 등록 전에 일반적인 이의신청 절차를 이용할 수는 없다.
그러나 네덜란드 특허법에서는 " Advice Procedure "로서 Art. 84~86에서 이의 신청에 대한 규정을 두고 있는데 이 규정에 의하면 등록된 특허에 대한 이의 신청이 가능하다. 이의 신청에 대해서 살펴 보면, 누구든지 NL Patent Office(이하 관할 특허청)에 Art. 75. 1항에 명시된 무효원인에 의하여 등록 특허가 무효될 수 있는지 여부에 대한 보고서를 제공하여 줄 것을 관할 특허청에게 서면으로 요청할 수 있다. 다만 위와 같은 요청서를 작성할 경우에 있어서는 그 대상이 되는 등록 특허에 대해서 Art. 75. 1항로서 무효 사유에 근거한 이의 제기 내용을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한 이 때 의견서를 납부하는 경우에 있어서는 수수료를 제출하여야 한다.
또한 이의 신청이 제기된 경우라면 관할 특허청은 이의 신청인에게 제기된 이의에 대해서 설명할 수 있는 기회를 주어야 하며, 선행 기술 조사가 이루어진바 이를 근거로 하여 무효를 위한 이의 사유를 추가하는 것도 가능하게 하여서 특허권이 이의 신청인의 주장되어 무효될 수 있는지 여부를 판단해야 한다.
그러나 관할 특허청은 특허권자의 절차적 이익 역시 보장해 주기 위해서 해당 특허권자에 대해서 최소 1회 이상의 이의에 대응할 수 있는 기회를 부여하여 자신의 특허권이 자기도 모르는 사이에 무효가 되는 것을 막을 수 있는 기회를 주어야 한다. 이때에는 관할 특허청은 절차의 지연을 막고 신속하게 처리하기 위해서 신청인 및 특허권자가 의견을 진술하여야 하는 기간을 정하게 할 수 있다.
이렇게 이의 신청이 있는 경우라면 관할 특허청은 특허의 무효에 대해서 실체적 평가를 할 수 있으며 이를 바탕으로서 관할 특허청은 신청인에게 이의 신청에 대한 의견서를 주어야 한다. 이 의견서 발행은 조속히 이루어지며 그 기간은 특허청이 신청인 및 특허권자의 의견을 통보 받은 후 2월내에 작성하여야 한다.
<특허권의 회복 (Restoration)>
특허권의 소멸과 관련해서 특허가 무효가 되어 소멸하는 경우도 있지만 특허료를 납부하지 않거나 기간을 지키지 못하여 소멸하는 경우도 있다. 이런 경우에 있어서 특허에 대한 권리를 가진 자가 자신이 책임질 수 없는 사유에 의해서 시간을 지키지 못하고 특허권 등이 소멸한 경우에는 특허권자는 불가항력으로 특허권을 잃어버리게 되어 가혹한 면이 있다. 따라서 이런 경우에 있어서는 특허권자를 보호해주어야 할 필요성이 있기 때문에 특허권의 회복(Restoration)에 관한 규정을 두고 있다.
특허권의 회복과 관련해서는 특허 소멸이 된 것을 안 날로부터 2개월 내에, 또한 특허권이 소멸한 날로부터 1년 이내로서 특허권 회복을 위한 신청서를 관할 특허청에 제출한 경우에만 인정된다.
우리나라 역시 특허권의 회복에 관한 규정을 두고 있는 것과 비슷한 이유로서 불가항력에 의해서 특허권이 소멸 되는 것은 자신의 재산권을 자신의 의지와 상관없이 잃어버리게 되는바 이를 막기 위해서 이와 같은 규정을 두어서 보호 하고 있다.
<항소>
위와 같은 특허권의 회복에 대한 결정은 결정이 접수된 날로부터 6주내에 항소가 가능하다. 항소를 하게 되면 이에 대해서 관할 특허청에서 " Senior Advisor "에 의해 결정이 타당한지 여부를 판단 받을 수 있으며, Senior Advisor의 결정에 대해서 다시 항소하는 경우에 있어서는 헤이그 지방 법원으로서 “ District Court ”에 이를 항소할 수 있고, 여기서 다시 불복하는 경우에는 “ 고등 법원(Council of State) ”에서 불복한 것에 대한 옳고 그름을 판단할 수 있으며, 특허청 절차와 관련해서는 이 법원이 최고 결정기관으로서 이 이상의 불복이 불가능하다.
<타 행정기관 이용 방법>
네덜란드의 행정기관인 네덜란드 특허청을 이용해서 분쟁에 대응할 수 있는 경우는 출원(Application), 및 특허권의 회복(Restoration)에 대한 규정 밖에 없다.
이와 달리 우리나라는 특허청에 심사 및 심판 부서가 별도로 존재하며 특허에 대한 무효 심판, 거절결정 불복심판, 권리 범위 확인 심판 등을 행정기관인 특허청에서 직접 판단하게 된다. 판단을 받은 후 이에 대한 결정에 있어서 불복하는 때에는 특허 심판원을 거쳐 특허 법원에서 판단을 받게 되고, 다시 불복하는 경우에 있어서는 대법원에 판단을 받는 구조로 되어 있다.
그러나 네덜란드는 행정 기관으로서 이용할 수 있는 방법에는 위처럼 출원, 회복 등에 관한 것으로서 절차적인 것만이 가능한 구조로 되어 있어 우리나라처럼 무효 심판이나 권리범위 확인 심판을 제기하는 것은 불가능하고 이에 대한 판단을 받기 위해서는 행정기관이 아닌 사법 기관으로서 법원을 이용하여야 하는바 주의를 요한다.
(나) 상표법과 디자인법의 경우
<표법상 이의 신청절차>
상표권자에 대한 베네룩스 상표청에 반대 의견서를 출원 공고일로부터 2월 기간 동안 제출하는 것이 가능하다. 반대 의견서가 제출되고 난 후 베네룩스 상표청이 반대의견서를 인정하는 경우에는 두 달의 ‘유예기간’을 부여한다. 두 달의 유예 기간은 당사자 간 원만한 합의를 할 수 있는 기회를 제공하며, 이 기간은 공동의 요청에 의하여 연장이 가능한 기간이다.
유예기간이 지난 후에 베네룩스 상표청은 양 당사자에게 반대절차의 진행을 통지한다. 그 후, 반대하는 당사자는 반드시 쟁점이 적혀진 서류를 제출하여야 하며 고지 받은 날로부터 2월내에 이의 증거를 제출하여야 한다. 또한 반대하는 당사자는 이의 신청서와 자신의 구 상표의 실제 사용에 대하여 증거를 제출하여야 한다. 만약 이에 대한 자료의 제출 요청을 받는 경우 반대 당사자는 2월내에 이를 받아들이고, 제출하여야 한다. 이의 절차는 이러한 요건에 대하여 반대 당사자가 만족시키지 못하는 경우 종료된다. 만약 반대 당사자가 이러한 증거 제출요건을 만족한다면 이의신청에 대한 신청서는 받아들여지게 된다. 다음의 경우 가능한 반대의견에 대한 근거이다.
<이의 제기 요건>
① 기존의 상표와 동일하고 등록된 상품과 서비스와 동일하다.
② 기존의 상표와 동일 유사하여 오인혼동을 줄 여지가 있으며, 또한 상품과 서비스 또한 동일 유사하여 오인혼동의 여지가 있다.
③ 기존의 상표가 주지하여 파리조약 6조의 목적 하에서 출원된 상표는 오인혼동을 줄 여지가 있다.
이의 신청 절차는 오직 유사한 상품 또는 서비스가 기재된 상표에 대해서만 가능하다. 또한 기존에 등록되거나 등록되지 않더라도 파리조약 6조의 주지한 상표의 경우도 가능하다. 이의신청 절차는 EU의 상표지침(89/104/ EEC)에 대한 5조 2항에 따라 상표에 대한 출원이 침해일 수 있다고 주장할 수 없다. 그러한 경우에는 상표권자는 먼저 침해절차에 대한 판단을 받아야 한다. 베네룩스 상표청의 이의신청에 대한 결정은 항소의 대상이 되며, 궁극적으로 파기를 요청하는 항소가 된다.
(2) 세관에 의한 보호
(가) 개요
세관에 의한 보호에 있어서는 네덜란드는 유럽 내의 한 국가로서 유럽연합(EU)에 의한 규율이 적용되며 별도의 네덜란드 내부의 세관에 대한 규정을 가지고 있지 않다. 따라서 세관에 의한 보호에 있어서는 EU에 의한 보호를 검토함으로서 네덜란드에 대한 보호를 알 수 있다.
(나) EU의 세관에 의한 보호 절차
유럽 연합은 EU 세관의 활동을 조율하고 향상시키기 위해서 과거 ‘ 지적재산권 보호법 ’을 개정하여 지적재산권을 침해한 혐의가 있는 물품에 대하여 권리자 및 해당기관이 세관에 조치를 취할 수 있도록 하였다.
통관보류의 단속대상으로서의 물품에 대해서는 지적재산권 침해물품, 식물 종자권 침해물품, 원산지표시, 지리적 표시 침해 물품들의 경우에 그 제재를 받는 것으로서 이는 우리나라와 기본 내용에서는 유사한 것으로 보인다. 그러나 EU의 경우에는 통관 보류시 담보제공이 필요 없는 점, 침해물품 폐기기간(10일)이 정해진 점에서 차이를 보이는 것을 알 수 있다.
<통관 보류 절차>
EU는 회원국 내의 소비자의 이익을 보호하고 지적재산권 권리자의 권익을 향상시키며 EU 회원국 세관간의 활동을 조율하기 위해서 세관 조치를 시행하고 있다. EU의 세관조치로서는 지적재산권을 침해하는 것이라고 의심이 되는 물품에 대해서는 통관을 보류하고 나아가 물품의 압류 및 폐기를 하는 조치로서, 이러한 조치는 지적재산권을 침해하는 것으로 의심이 되는 물품에 대한 유럽 내의 수입 및 수출 등을 막기 위한 것이다.
이러한 세관에 의한 조치는 지적재산권에 대한 간접적인 보호로서 볼 수 있으며 침해 의심 물품에 대하여 신속하게 효과를 얻을 수 있고 절차가 간단하다는 점에서 그 활용 가능성이 높은바 이에 대한 활용 역시 지적재산권 보호에 있어서 기여할 수 있다. 다음은 통관 보류 절차에 대한 과정을 보여 주는 표이다.
<통관 보류 절차>
이와 같은 과정을 거쳐서 통관 보류 절차가 이루어진다. 더 자세히 살펴보면 수출입자가 신고서를 작성하고 나면 이에 대해서 침해 혐의가 있다고 의심되는 물품에 대해서 권리자나 신고자에게 이와 같은 제품이 들어왔음을 알리게 되며 이를 알린 후부터 3일 동안 압류하여 일정한 조치를 할 수 있는 기간을 부여한다.
권리자는 3일 이내에 조치 요청을 해야 하고 회원국으로서의 조치는 권리자에게 세관 조치 요청 취하 또는 비침해시 보증에 대한 요구를 할 수 있다.
이와 같은 요구를 통해서 일정한 요건에서 불이익을 받는 것에 대해서 막을 수 있다. 다음으로는 이와 같은 절차를 거치게 되면 10일 이내에 권리자의 법적절차가 시작되었다는 공지 등을 하여야 하며 아무런 서면 신청이 없는 경우에 있어서는 이와 같은 압류는 해제되고 다시 물품 등을 돌려주게 된다.
그러나 권리자가 법적절차를 착수하고, 이와 같은 물품들이 실제로 침해품으로 인정되게 되면, 물품 보유자 혹은 신고자의 서면 동의시 물품에 대한 폐기를 할 수 있으며 폐기에 따른 비용은 권리자가 지게 된다. 또한 후에 이의 신청 등에 있어서 증명을 위한 증명용 샘플을 남기기도 한다.
(다) 결론
지적 재산권과 관련해서 네덜란드 자국 내에서 법적으로 보호하는 조치 역시 중요하다. 그러나 실제적인 모습에 있어서는 자국 내에서 생산되고 판매되는 물품뿐만 아니라 국외 등에서 수출 되어 진입하는 상품 또한 상당수가 존재하며 이러한 상품에 대한 제재에 있어서는 자국 내 존재하는 지적 재산권 법을 통해서 가능하지만 실질적으로 빠른 조치가 어려울 수 있다는 단점이 있다. 따라서 위와 같은 세관에 의한 조치를 통해서 보다 빠른 조치를 취할 수 있으며 침해품에 대한 진입의 허용하지 않음으로서 자국 내 산업의 보호에 큰 기여를 할 수 있다.
법에 있어서는 본 책에서 다루고 있는 것처럼 이론적인 법으로서 각각의 재산권에 대해 규율하는 법의 존재는 필요하다. 하지만 이러한 이론적인 법에 있어서는 그 구제 절차가 소송 등을 통해서야 비로소 이루어진다는 점에서 그 활용성이 어려울 수 있다는 단점이 있으며 세관에 의한 보호에 있어서는 이와 같은 단점을 줄이고 빠르고 쉽게 침해에 대한 제재를 할 수 있다는 장점이 있는바 이에 대한 조치도 고려해볼 필요성이 있다.
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