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일본에서 특허, 상표 침해 경고장을 받은 경우의 대처 전략

일본에서 특허, 상표 침해 경고장을 받은 경우의 대처 전략

(1) 협상의 진행 여부 결정

권리자로부터 침해의 경고장을 받은 경우, 협상을 진행할 것인지 아니면 이를 무시하거나 반대로 사업을 중단하거나 소송을 제기할 것인지를 결정하여야 하는데, 어느 경우든 협상을 진행하는 것이 바람직하다. 사업을 중단하는 경우에도 과거분의 손해배상이 남아 있게 되고, 경고장을 무시하거나 무효 심판 등의 법적 조치를 취하는 것은 권리자에게 더 이상의 협상은 하지 않겠으며 소송을 통해 해결하겠다는 의사로 비추어지므로, 승소하지 못하면 권리자로부터 더욱 강력한 제재를 받게 될 수 있다.

따라서 사업 중단이나 법적 조치는 최후의 수단으로 삼는 것이 바람직하며, 권리자가 반드시 협상에서 유리한 입장에 있는 것은 결코 아니므로, 사전에 협상을 통해 해결점을 찾는 것이 바람직하다. 권리자의 입장에서 소송을 진행하는 것은 부담이므로 특별한 이유가 없는 한 협상을 거부하는 경우는 드물다.

(2) 침해 증거의 요청

통상의 경고장에서는 특허번호와 침해제품을 적시하고 침해 중단 또는 실시료의 지급을 요청하는 내용을 포함하는데, 구체적인 침해 증거와 클레임 차트를 요청하면서 협상을 통해 원만히 해결할 의지가 있음을 보이는 것이 좋다. 소송에서도 침해 입증의 책임은 권리자에게 있는 것이므로 이러한 요구는 결코 무리한 것이 아니다.

(3) 무효조사 및 침해검토

침해 증거를 권리자로부터 받으면, 대상 특허에 대한 무효조사를 행하는 동시에 침해 증거를 기초로 침해 여부를 검토한다. 협상에서는 무효와 비침해의 주장을 동시에 펼치는 것이 좋다. 설사 무효나 비침해의 가능성이 50%에 미치지 않는다고 생각되더라도 협상에서 이를 주장하는 것이 좋다. 무효나 비침해의 가능성이 조금이라도 있다는 것은 권리자로 하여금 소송을 제기하는 것을 주저하게 만들 수 있다.

(4) 대응 특허 및 권리자의 배경 조사

자신이 보유하고 있는 특허 중에 권리자에게 맞대응할 수 있는 특허가 있는지에 대한 조사도 행하여야 한다. 맞대응할 수 있는 특허가 있다면 크로스라이센스로 이어질 수 있고, 적어도 권리자가 요구하는 실시료를 감액시킬 근거가 될 수도 있다. 만일 맞대응할 특허를 보유하고 있지 않다면, 특허를 매입하는 것도 고려해볼 수 있다.

권리자가 관련 제품을 제조하는 회사인지 여부와 대상 특허에 대해 이미 실시료를 지불하는 회사가 있는지 여부를 조사하는 것도 좋다. 관련 제품의 생산량이 많은 회사일수록 방어력이 약하다. 그런 회사는 단 한 건의 특허 침해로도 엄청난 액수의 실시료가 책정되므로, 만일 맞대응할 수 있는 대응 특허가 단 한 건만 보유하더라도 협상에서 매우 유리한 고지를 점할 수 있다. 또한, 권리자가 주장하는 대상 특허에 대해 이미 실시료를 지불하고 있는 제3의 회사가 있다면, 이 또한 권리자에게 부담이 된다. 왜냐하면 만일 대상 특허가 무효로 되는 경우에는 기존의 실시료 수입까지 없어지게 되기 때문이다.

(5) 협상의 진행

정해진 것은 아니지만, 협상은 대상 특허에 대한 무효 여부 및 침해 여부에 대한 협상과, 실시료의 책정이나 지불에 대한 협상으로 나뉠 수 있다. 우선 무효 여부와 침해 여부에 대해 서로의 주장을 충분히 주고받으면서, 실시료에 대한 협상을 진행한다.

무효 여부와 침해 여부는 사실상 소송에서 판결을 받기 전에는 누구도 장담할 수 없는 것이다. 따라서 무효 가능성 및 비침해 가능성의 주장이 어느 정도 설득력이 있다면, 실시료도 그에 따라 상당히 감액시킬 수 있다.

권리자가 제품을 생산하는 회사라면 크로스라이센스를 원하는 경우가 많다. 만일 권리자의 특허에 대해 실시 계약을 체결한 후에, 그 실시권자가 자신이 보유한 특허를 가지고 그 권리자에게 역으로 권리를 행사하게 되면, 권리자는 이미 자신의 특허에 대해서는 실시 계약이 체결되어 있으므로 이에 대응할 특허가 없기 때문이다. 이러한 측면도 협상에서 유리한 고지를 점하기 위해 이용할 수 있다.

(6) 회피 설계

실시료의 지불이 불가피하다면, 협상을 통해 그 실시료의 액수를 감소시키도록 노력하여야겠지만, 이와 동시에 회피 설계를 통해 미래의 실시료 지불을 피할 수 있는 길을 찾는 것도 필요하다. 계약 체결 시에는 시장의 변화나 회피 설계 가능성에 따라 계약 기간을 정하는 것도 필요하다.

(7) 법적 대응

사업 중단이나 법적 대응은 최후의 수단으로 결정하여야 한다. 협상을 통해 무효 및 비침해 가능성에 대해 보다 정확한 예측이 가능하게 되며, 권리자가 수용할 수 없는 요구를 고집하거나 소송에서의 승리에 확신을 가지게 된다면, 법적 대응으로 이어질 수밖에 없다. 그러한 법적 수단으로서는 앞서 설명한 무효 심판이나 판정 청구가 있을 수 있다.



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