권리침해구제를 위한 특별규정

① 개요

무체재산인 특허권은 점유하여 관리하는 것이 불가능하므로, 타인에 의한 침해가 용이하게 행해질 수 있다. 반면에, 권리의 외연이 명확하지 않으므로 침해행위의 입증이 곤란하다. 

더욱이, 침해행위에 의해 권리자 자신이 특허발명을 실시할 수 없는 것은 아니므로, 권리자의 손해액을 입증하기도 어렵다. 따라서, 특허권이 무체재산임을 감안하여, 침해행위로부터의 구제의 곤란성을 경감하기 위해서, 특허법 또는 그 주변법에 특별규정이 마련되어 있다.

이하에서는 그 특별규정에 대해서 알아본다.

② 손해배상에 관한 특별규정

(1) 과실의 추정규정(특허법 제103조)

특허권침해를 이유로 하는 손해배상청구의 근거조문은 특허법에는 없고, 부정행위에 대한 민법709조 이하가 근거조문이 된다. 그러나, 불법행위가 성립하기 위해서는, 침해자의 고의, 과실이 요건이다. 통상의 불법행위에서는 그것은 청구자측이 입증해야 한다.

그러나, 특허법 제103조에서는 「타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 손해의 행위에 대해서 과실이 있었던 것으로 추정한다」고 규정하여, 입증책임을 전환하였다.

이론상은, 침해자가 특허권이 존재하는 것을 몰랐다거나 권리를 침해하지 않는 것으로 믿고 있었다고 볼만한 상당한 이유가 있는 것을 입증하면, 과실의 추정은 깨어지는 것이나, 실무상은 과실의 추정이 깨어지는 경우는 거의 없다. 예를 들어, 변리사의 비침해라는 감정의견을 믿었다는 등의 주장도 그 추정을 깰 수 없다.

(2) 손해배상액산정에 관한 특별규정(특허법 제102조)

상기 특허법 제102조는 손해액산정을 위한 3종류의 특별규정을 두어, 권리자의 손해액 입증을 용이하게 하였다.

제1항은 특허권자 또는 전용실시권자가 판매하고 있는 제품과 특허권의 침해제품이 시장에서 경합제품이 된 경우에 있어서, 특허권의 침해제품의 판매수량에 권리자가 침해행위가 아니면 판매할 수 있었던 물품의 단위수량 당의 이익률을 곱한 것에서 권리자의 실시능력에 따른 액을 초과하지 않은 한도 내에서 손해액으로 하는 것이다. 다만, 권리자에게는 침해자와 동등한 판매능력이 없는 경우도 있으므로, 침해자가 그 점을 주장입장하면 손해액이 일부 감액된다.

제2항은 특허권의 침해제품을 제조, 판매하는 것에 의해 침해자가 얻은 이익액을 바로 권리자의 특허권침해에 의한 손해액으로 규정한다. 다만, 손해액을 추정하는 것에 있어서, 손해발생의 사실까지 추정하는 것은 아니므로, 권리자 자신이 특허발명을 실시하고 있는 경우에만 적용이 가능하다.

제3항은 권리자가 실시자에 대하여 특허발명의 실시에 대해 받을 수 있는 금전의 액(실시료 상당액)을 손해배상으로서 청구할 수 있도록 하여, 손해액의 최저한도를 규정하고 있다.

제3항이 최저한도를 정하고 있음을 나타내는 근거규정이 된다. 또한, 침해자가 경과실임을 주장, 입증하는 경우, 상기 제3항의 액수를 초과하는 부분에 대해서 재판소는 배상액을 경감할 수 있다.

(3) 상당한 손해액의 인정(특허법 제105조의3)

이는 민사소송법 제248조의 「손해의 성질상 그 액을 입증하는 것이 극히 곤란한 때」라는 요건을 대신하여 「 손해액을 입증하기 위해 필요한 사실을 입증하는 것이 상기 사실의 성질상 극히 곤란한 경우」로 규정하고 있다. 

예를 들면, 피고의 침해제품의 판매수량의 입증이 곤란한 경우는 민사소송법 제248조의 경우에 해당하는 지에 대한 의문이 발생할 가능성이 있으므로, 재판관의 자유심증에 따를 수 있다는 취지를 명확히 한 것이다.

③ 소송절차법상의 특별규정

(1) 구체적 태양의 명시의무(특허법 제104조의2)

특허침해소소의 심리에 있어서, 많은 시간과 당사자의 노력이 요구되는 것은 침 해대상제품의 특정이다. 소송에 있어서, 원고가 주장입증해야하는 사실과 피고가 주장입증해야 하는 사실이 나누어져 있어, 이에 따라 서로 주장입증을 행하고 있으나, 제104조의2의 규정은 피고는 원고의 주장을 부인하는 경우는 단순히 부인하는 것만이 아니라 부인하는 이유를 설명하지 않으면 안 되도록 하고 있다. 

즉, 권리자가 침해품으로서 주장하는 물건의 구체적 태양을 부정하는 때에는, 자기의 행위의 구체적 태양을 명백히하지 않으면 안 되는 것이다.

그러나, 이러한 규정에 의하여도 침해제품의 구체적인태양을 특정하여 주장입증해야 할 책임은 권리자측에 있다.

(2) 문서제출명령의 확충

(가) 민사소송법 기본규정의 확충

자신이 소유하고 있지 않은 문서를 서증으로서 재판소에 제출하고자 하는 자는 서류의 소지자에 대하여 문서제출명령의 신청을 재판소에 대하여 하여야 한다. 문서의 소지자로서 해당 문서의 제출의무를 부담하는 자는 민사소송법 제220조에 규정되어 있으나, 소송의 당사자뿐만 아니라 제3자도 의무자에 포함된다. 

특히, 1996년 개정된 민사소송법에 의하면, 새로이 추가된 제220조제4호에 의해서 문서제출의무가 국민의 일반의무화 되었다. 그러나 이에는 예외가 있다. 

즉, 자기 또는 배우자 등이 형사소추를 받거나, 유죄판결을 받을 우려가 있는 사항, 또는 명예를 해할 수 있는 사항을 기재한 서류, 공무원의 직무상의 비밀에 관한 문서, 의사나 변호사 등이 직무상 알게 된 비밀을 기재한 서류, 기술 또는 직업의 비밀에 관한 사항이 기재된 서면, 오로지 문서 소지자의 이용에 제공하기 위한 문서는 예외이다.

문서제출명령에 상대방 당사자가 응하지 않는 경우에는, 신청을 한 자의 해당 문서의 기재에 관한 주장을 진실한 것으로 인정하도록 하고 있고, 경우에 따라서는 문서에 의해 증명하고자 하는 사실 그 자체에 대한 주장을 진실한 것으로 인정한다.

(나) 특허법의 특별규정

손해액의 입증 및 침해행위의 입증을 위해 폭넓은 문서제출의무를 규정하고 있다(특허법 제105조제1항).

(3) 당사자 심문 등의 공개 정지

헌법에 의하면 재판의 심문 또는 판결은 공개법정에서 행하도록 규정하고 있으나, 특허침해소송에 있어서, 영업비밀을 공개법정에서 개시하여 증거조사 등을 행하게 되면, 비밀이 유지되지 못한다는 모순이 생긴다. 이를 피하기 위해서 일정한 경우에 심리를 비공개로 할 수 있도록 하였다.

(4) 계산감정인 제도(특허법 제105조의2)

재판소가 손해액의 입증을 위한 감정을 명한 경우에는, 당사자는 감정인에 대해서 필요한 사항을 설명하도록 하는 의무를 부과하는 제도이다. 이러한 의무위반에 대한 제재규정은 없으나, 이는 재판관의 심증형성에 작용하게 된다.

④ 기타 특별규정

(1) 금지청구에 관한 규정(특허법 제100조)

상기 규정에 의한 금지청구권은 소유권에 기한 반환청구와 같이, 물권적 청구권과 유사한 권리이므로, 권리침해에 대해서 침해자의 고의, 과실을 입증할 필요는 없다.

한편, 폐기 및 제거 청구와 관련하여 다른 용도로 전용할 수 있는 금형, 촉매나 공장설비와 같은 물품은 폐기 또는 제거의 대상이 될 수 없다.

(2) 생산방법의 추정규정(특허법 제104조)

물건을 생산하는 방법의 발명에 대하여 특허가 된 경우에 있어서 그 물건이 특허출원 전에 일본 국내에 있어서 공연히 알려진 것이 아닐 때에는 그 물건과 동일한 물건은 그 방법에 의해 생산한 물건으로 추정하는 규정이다.

⑤ 타법의 경우

(1) 실용신안권

생산방법추정규정 및 과실추정규정을 제외한 모든 규정이 준용되거나 또는 직접 규정되어 있다.

(2) 디자인권

생산방법추정규정을 제외한 모든 규정이 준용되거나 또는 직접 규정되어 있다.

(3) 상표권

생산방법추정규정 및 과실추정규정을 제외한 모든 규정이 준용되거나 또는 직접 규정되어 있다