제43조(a)(1)(A)는 누구든지 상품이나 서비스에 또한 이들과 또는 상품의 용기에 관련하여 어떤 사람과 다른 사람과의 제휴관계‧연결관계･연합관계 또는 자신의 상품이나 서비스의 승인･후원관계･출처 또는 다른 사람의 상업적 활동에 관하여 혼동을 발생케 하거나, 오해를 불러일으키는 어떠한 단어, 용어, 이름, 상징(symbol) 또는 고안 또한 이들을 결합한 것 또는 허위의 출처를 표시하거나 사실의 기술을 잘못하거나 오인시키거나 또는 사실표시를 잘못하거나 오인시키는 행위를 하는 경우에 상표법상의 규제방법이 적용된다고 규정하고 있다.

(1) 적용요건

침해자의 행위는 다음의 각 요건을 충족하여야 한다.

(가) 단어, 용어, 이름, 상징(symbol) 또는 고안(device) 또는 그들을 결합한 것 또는 허위의 출처표시, 사실의 기술을 잘못하거나 오인시키거나 또는 사실표시를 잘못하거나 오인시키는 행위등을 하여야 하고;

(나) 상품이나 서비스 또는 상품의 용기와 관련하여

(다) 상업적으로 사용하고

(라) 어떠한 사람과 타인과의 제휴관계･연결관계･연합관계, 또는 자신의 상품이나 서비스의 승인･후원관계･출처 또는 타인의 상업적 활동에 관하여 혼동을 발생케 하거나, 오해를 불러 일으켜야 한다.

연방상표법 제43조(a)가 명시적으로 규정하고 있지는 않지만, 자신의 권리를 주장하는 자는 자신의 상표가 유효하다는 점을 입증하여야 한다. 원래 등록상표는 유효성이 추정되고 등록 후 5년이 경과하면 불가쟁력이 발생하지만 연방상표법 제43조(a)는 등록상표뿐만 아니라 비등록상표에도 적용되기 때문에 자신의 권리의 유효성을 주장･입증하여야 하는 것이다. 

다만 등록 상표의 경우에는 등록된 사실을 입증하면 될 것이다. 본 조항은 식별력이 없는 상표나 이차적 의미를 취득하지 못한 상표에 대하여는 적용이 되지 않는다. 그리고 본조에 의한 민사구제를 청구하는 자는 침해자에 대하여 상표에 대한 자신의 권리가 우선한다는 점을 입증하여야 한다.

(2) 역혼동(reverse confusion)

reverse palming off는 상표법상 역혼동에 해당하는 개념이다. 불공정경쟁행위인 사칭통용(palming off)이 자신의 상품을 타인의 것처럼 하는 것임에 반하여 역혼동(reverse palming off)은 타인의 상품을 자신의 것처럼 하는 것이다. 사칭통용이나 역혼동 모두 소비자를 기망하는 행위에 해당된다.

한편 역혼동과 구별하여야 할 것은 진정상품의 병행수입이다. 역혼동은 타인의 상품의 자신의 상품인 것처럼 하여 정당한 상표사용자의 재능과 노력을 자신의 것처럼 하는 것임에 반하여, 진정상품의 병행수입행위는 그러한 허위표시행위가 없이 타인의 상품을 타인의 상품으로 양도하는 행위로서 허위로 출처표시를 하는 행위가 아니다.

(3) 기망의 고의 등 주관적 요소

연방불공정경쟁법으로 일컬어지는 연방상표법 제43조(a)의 가장 큰 특징 중의 하나는 불공정경쟁행위에 대한 구제수단을 행사하는 경우에 침해자의 주관적인 요건은 불필요하다는 것이다. 

불공정경쟁법은 불법행위에 기원을 두는 것으로 불법행위상 주관적 요건인 고의･과실에 해당하는 고의적 요소가 필요하다. 형평법상 구제수단인 금지청구권을 행사하는 경우에는 침해자의 고의･과실은 그 행사요건이 아니다. 

그런데 연방상표법 제43조(a)의 경우에는 연방상표에 대한 보호와 같이 침해자가 자신이 상품을 상표권자의 상품인 것처럼 하여 소비자를 속이려는 기망의사를 요구하지 않는다. 따라서 연방상표법에 의한 연방불공정경쟁법의 경우에는 소비자를 기망하려는 침해자의 부정한 목적이 필요하지 않다는 점에서 전통적인 불공정경쟁법과 근본적인 차이가 있다. 

원래 현재의 연방상표법 제43조(a)에 해당하는 1920년 상표법 제3조에는 주관적 요건을 포함하고 있었으나, 1946년 연방상표법 제정시에 주관적 요소를 삭제한 것이다. 따라서 연방상표법 제43조(a)의 적용에 있어서 전통적인 “사칭통용(passing off)”를 주장할 필요가 없다. 물론 사칭통용(passing off)의 경우에도 연방상표법 제43조(a)의 적용이 있다.

(4) 혼동가능성

연방상표법 제43조(a)에 의하면, 실제로 혼동이 발생한 경우뿐 아니라 혼동가능성이 존재하는 경우에도 침해행위가 된다. 즉 다시 말하면 연방 불공정경쟁법에서 요구하는 혼동은 구체적 혼동이 아니라 혼동의 가능성이다. 즉 우리나라의 불공정경쟁법상의 혼동의 의미가 구체적 혼동의 가능성을 말하므로 우리나라의 부정경쟁방지법과 미국의 연방불공정경쟁법은 그 혼동의 개념이 같다.

연방상표법 제43조(a)는 그 문언상 “혼동을 일으킬 것 같은(likely to cause confusion)”의 의미로 되어 있고, 상표법 제32조(1)도 “혼동 또는 오류를 야기하거나 기만할 가능성이 있는(likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive)”라고 되어 같은 의미로 규정되어 있다. 연방상표법 제32조(1)은 일반 등록상표의 침해의 요건과 그 구제에 대하여 규정하고 있는 조항이므로 혼동가능성을 그 요건으로 하고 있다. 따라서 같은 문장으로 구성되어 있는 연방상표법 43조(a)도 추상적 위험을 요건으로 하고 있다.

(5) 트레이드 드레스(Trade Dress)

연방상표법 제43조(a)에 의한 보호는 트레이드 드레스(trade dress)의 보호도 포함한다. 트레이드 드레스의 보호의 경우에는 ⅰ) 원고의 트레이드 드레스도 상품의 출처를 나타내는 상표로서의 기능을 하여야 하고, ii) 트레이드 드레스는 기능적이지 않아야 한다. 다만 제43조(a)에 의한 트레이드 드레스의 침해소송에서 “이차적 의미와 유사한 품질(quality similar to secondary meaning)”이나 “독특한 연상(unique association)”의 입증이 필요한지에 대하여 트레이드 드레스가 본질적으로 식별력이 없는 경우에는 이차적 의미의 입증이 필요하다고 하고, 한편으로는 트레이드 드레스에 대하여는 이차적 의미를 입증하여야 한다고 한다.

연방상표법 제43조(a)는 상표 사용자나 제3자의 상품이나 서비스에 관하여 허위광고를 하는 경우에 적용이 된다. 제43조(a)(1)(B)는 누구든지 상품이나 서비스 또는 상품의 용기에 관련하여 상업적 광고나 판촉, 자신이나 다른 사람의 상품이나 서비스 또는 상업적 활동의 본질, 특질, 수량 또는 원산지를 허위표시하는 어떠한 단어, 용어, 이름, 심볼 또는 기구 또는 이들을 결합한 것 또는 원산지를 허위표시하거나 사실표시를 잘못하거나 오인시키는 행위를 하는 경우에 연방상표법상의 구제방법이 적용된다고 규정하고 있다. 허위 광고는 연방상표법 이외에 보통법(common law)에 의한 불법행위에 해당하는 경우도 있었다. 그리고 연방거래위원회(Federal Trade Commission; FTC)가 일정한 경우에 허위광고에 대한 관할권을 행사할 수 있다.

(1) 허위광고의 성립요건

(가) 허위이거나 소비자를 기망하는 경우

허위표시는 상품이나 서비스에 대한 성질, 특질, 품질, 또는 원산지표시에 관한 것으로 광고가 허위이거나 허위는 아니지만 소비자를 기망하는 경우이다.

(나) 상업성 및 상업적 광고

연방상표법 제43조(a)가 허위광고에 적용되기 위해서 상업성은 두 가지 의미가 있다. 

첫째는 행위주체, 즉 광고주에 관한 것이고, 

둘째는 행위에 관한 것이다. 연방상표법 제43조(a)는 상업적 사용을 하여야 한다고 규정하고 있으므로 상업적으로 사용되어야 한다. 연방상표법은 행위주체의 상업적 관련성을 그 요건으로 하고 있다. 

따라서 광고주의 허위표시된 상품이나 서비스가 주간 통상에 영향을 미쳐야 한다.광고주의 행위는 상업적인 것이어야 한다. 연방상표법 제43조(a)는 행위주체에 대하여 상업적 관련성을 요구하지만 행위주체에 관한 상업적 관련성 이외에 광고주의 행위의 상업성이 필요하다. 연방상표법 제43조(a)는 “in commercial advertising or promotion”이라고 규정하고 있으므로 상업적 광고에 사용을 하여야 한다. 상업적인 아닌 정치적 발언이나 정치적인 사건에 대한 풍자나 해학에는 연방상표법 제43조(a)항의 적용이 없다.

또한 소비자 보호단체 등에서 행한 상품에 대한 조사보고나 상품평에 대한 결과 발표에 대하여도 연방상표법 제43조(a)는 적용되지 않는다.

(다) 모욕․경멸

경쟁회사의 상품을 모욕하거나 경멸하는 경우에는 연방상표법 제43조(a)에 의해서 또는 보통법(common law)에 의해서 소제기가 가능하다. 1988년 개정 전에는 연방상표법상 경쟁회사의 상품이나 서비스에 대한 경멸에 대해서는 소를 제기할 수 없다.

물론 허위광고에 의해서는 소송의 제기가 가능하다. 예를 들어 경쟁회사에 의하여 자신의 아이스크림이 불결한 상태에서 제조된다고 하였을 경우에 허위광고를 원인으로 소를 제기할 수 있었다. 법원도 자신의 상품에 대한 모욕이나 경멸을 원인으로 한 소는 인정하지 않았다. 1988년 개정 전 연방상표법 제43조(a)가 자신의 상품에 대한 허위광고만을 금지하고 있었기 때문이었다.

1988년 연방상표법 제43조(a)의 “or another person's goods, services, or commercial activities” 규정에 의해 타인의 상품이나 서비스 또는 상업적 활동에 대하여 허위광고를 금지하고 있다. 

이와 같이 금지되는 허위광고에는 모욕이나 경멸적인 것도 포함된다. 연방상표법이 최근에 모욕적인 광고를 규제하였으므로 그 이전에 경쟁자는 보통법(common law)상 모욕적인 광고로부터 구제받을 수 있었다. 모욕적인 광고는 허위표시와 명예훼손을 구성하였으므로 불법행위 소송을 제기할 수 있다.

(라) 중요 부분의 생략(material omissions)

1988년 연방상표법 개정으로 인하여 새로 규정된 부분 중의 하나가 일부 사실을 생략하여 사실에 대한 정보를 정확히 전달하지 않았을 경우, 즉 정보전달에 있어서 중요한 부분이 생략되었을 경우에 대한 구제방법을 제공하였다는 것이다. 1988년 개정 전에 법원은 사실의 일부를 생략하는 경우는 개정 전 연방상표법 제43조(a)의 적용대상이 아니라고 판시하는 경우도 존재한다.

(마) 과장행위

과장행위는 허위광고가 아니므로 연방상표법 제43조(a)에서 금지되는 행위가 아니다. 과장행위로 분류되는 행위는 자신들의 상품이 더 좋은 것이라는 표현, 상품이 신품이라는 것, 최초의 것, 독창적 디자인 등이라는 표현들은 보통 과장된 것으로 보아 허위광고를 인정하지 않는다. 그러나 허위광고와 과장광고는 개념적으로 분류되는 것이 아니므로 과장광고로 분류될 수 있는 것도 소비자를 기망하거나 특정하고 구체적인 정보를 제공한다면 연방상표법 제43조(a)에서 금지되는 행위가 된다.