미국 연방법상 부정경쟁방지조항
① 미국의 상표법상 “부정경쟁에 관한 일반규정”
미국에서 미등록 표장(unregistered mark)이 보호되는 것은 다음 두 가지 방법에 의한다. 첫째, 상표로 사용된 어떠한 상징(symbol)에 대한 권리는 주 판례법(state common law)에 의하여 부여된다. 곧 주 판례법에 따라 상표로서 보호되기 위하여 주 또는 연방법에 따른 상표의 등록이 요구되지 않는다. 따라서 미등록상표는 주 판례법에 의하여 보호될 수 있다.
둘째, 미등록상표는 연방 상표법(Lanham Act, Trademark Act of 1946)에 의하여 보호될 수도 있다. 미등록상표를 보호하는 연방 상표법상의 규정은 제43조 (a)항이며, 제43조 (a)항은 연방 상표법상의 부정경쟁방지법이라고 지칭되기도 한다.
② 연방 상표법 §43(a)
(1) 주법과 연방법에 의한 상표의 보호
미국에서 상표는 주법과 연방법에 의하여 보호될 수 있다. 주법에 의한 보호는 주의 판례법(common law)과 성문법에 의할 수 있다. 상표에 대한 주의 판례법에 의한 보호는 그 주에서의 상표의 사용에 기초하며, 상표의 보호는 상표가 사용된 지역에서 보호된다. 일반적으로 상표를 보호함에 있어서 연방 상표법이 상표를 보호하는 것과 동일한 원리를 적용하여 보호한다.
(2) 연방 상표법상 등록상표와 미등록상표의 보호
미국의 연방상표법(Trademark Act of 1946, Lanham Act)은 상표를 기만적이고 오해를 불러일으키는(misleading) 사용을 금지시키고 부정경쟁으로부터 상거래에 종사하는 자를 보호하기 위한 것이다. 연방상표법 제2조에 의하여 상표법을 등록한 자는 제32조에 의하여 등록상표의 침해로부터 구제받을 수 있다.
연방상표법은 등록상표와 미등록상표를 모두 보호하고 있으며, 미등록상표를 보호하기 위한 §43(a)는 등록상표를 보호하기 위한 §32보다 그 적용범위가 훨씬 더 넓다. §43(a)는 미등록상표를 보호할 뿐만 아니라 트레이드 드레스의 보호 및 허위광고의 규제도 포함하고 있으므로 §32보다 그 적용범위가 훨씬 더 넓다. §43(a)에 의하여 미등록상표가 보호될 수 있는지 여부를 결정함에 있어서는 제2조에 의한 등록상표의 보호요건이 대부분 그대로 적용된다.
미국의 연방상표법상 상표를 등록하지 않더라도 상표법에 의하여 보호되지만, 상표를 연방법에 따라 등록해서 보호하는 경우에는 다음과 같은 효과 내지 유리한 점이 발생하게 된다. 첫째, 상표를 등록하기 위한 출원은 (상표가 주등록부에 등록된 것을 전제로 하여) 추정사용(constructive use)의 지위를 부여함으로써 전국적인 우선권을 부여하게 된다. 따라서 등록자는 특정지역에서 상표를 실제로 사용하지 않았더라도 출원일 이후에 선사용자로 취급된다.
둘째, 등록자가 등록일 이후 5년간 상표를 계속 사용한 경우 등록자가 등록상표를 사용할 권리는 다툴 수 없는 것이 된다(§15).
셋째, 등록상표를 사용할 권리가 다툴 수 없게 된 경우, 등록은 등록된 상표 및 등록의 유효성, 등록자에 의한 상표의 소유, 등록된 상표를 사용할 수 있는 등록자의 배타적인 권리에 대한 결정적인 증거(conclusive evidence)가 된다[§33(b)].
넷째, 주등록부에 상표를 등록하는 것은 그 상표의 소유에 대한 추정통지(constructive notice)를 구성한다(§33). 따라서 상표등록 출원 이후의 타인에 의한 상표의 사용은 그 사용자가 상표등록의 출원이나 상표를 인지하지 못하였더라도 선의에 의한 사용이 되지 않는다.
다섯째, 미국의 특허상표청(PTO)은 등록된 상표와 유사한 상표를 등록출원하는 것에 대하여 등록을 거부하게 되며, 따라서 PTO가 상표권자의 권리를 집행하는 역할을 한다.
(3) §43(a)의 의의: 연방상표법에 의한 미등록상표의 보호
§43(a)는 미등록상표를 보호하기 위한 연방상표법상의 유일한 규정, 곧 미등록상표나 명칭에 대한 침해까지도 주장할 수 있는 연방상표법의 규정이다. 사실상 §43(a)는 허위의 광고를 방지하기 위한 것이었고, ‘허위의 출처표시(false designation of origin)’는 지리적 표시의 허위광고에 제한되는 것으로 해석되었다.
그러나 1963년 제6지구 항소법원(6th Cir.)이 원산지(origin)가 지리적인 원산지 외에 생산물의 제조업자나 배포업자와 같은 출처도 포함하는 것으로 해석하였고, 출처가 상표법상 좁은 의미의 상표, 후원관계(sponsorship), 연관관계(affiliation)를 포함하는 것으로 그 의미가 확장되었다. §43(a)는 미등록상표, 명칭 및 트레이드 드레스(trade dress)의 침해에 대하여 연방법원으로부터 구제수단을 얻을 수 있게 되고, 상품의 출처에 관한 소비자의 혼동을 방지하고 어느 상품이 시장에서 다른 상품과 구별되도록 하는 것을 그 목적으로 한다고 해석되어 왔다.
따라서 §43(a)는 미등록상표 및 트레이드 드레스의 침해에 대한 청구원인(cause of action)을 제공함으로써 미등록상표 및 트레이드 드레스가 등록된 상표와 사실상 동일하게 보호받을 수 있는 법적 근거가 되었다.
(4) §43(a)의 실체법적인 내용
(가) §43(a)의 발전과정
① 1946년 상표법의 규정
1946년에 제정된 연방상표법 제43조(a)는 다음과 같이 규정되어 있었다.
상품이나 서비스에 관한 출처나 오인시키는 단어나 다른 상징(symbol)을 포함하여 상품이나 서비스 또는 상품의 포장용구와 관련하여 출처표시를 오인시키는 것 또는 기술 또는 표시를 오인시키는 것을 부착, 적용, 첨가 또는 사용되도록 하거나 상품이나 서비스가 이전 또는 사용되도록 운송인에게 배달하는 자는 누구든지 소재지가 위치한 출처나 지역으로 오인시키도록 표시된 지역에서 영업을 하는 자에 의한 또는 그러한 오기 또는 잘못 표시된 것을 사용하여 손해를 입거나 입을 염려가 있는 자에 의한 민사소송에서 책임이 있다.
1946년 연방상표법은 Inter-American Trademark Convention of 1929을 준수하기 위하여 1920년 상표법 제3조를 대체한 것이다. 1946년 연방상표법 제43조(a)는 모든 불공정경쟁행위에 대하여 적용하기 위한 것이 아니었으므로 위 조항은 제정 당시부터 적용의 한계를 가지고 있었다. 위 조항만으로서는 등록하지 않은 상표의 침해행위에 대하여 적용되는지 여부가 불분명하였다. 연방상표법 제43조(a)를 등록하지 않은 상표에 대하여 적용하는 것에 대하여 적극적이지 못하였다.
② 링컨 밀스원칙
법원은 점차로 연방법 제43조(a)를 등록하지 않은 상표에 대한 불공정경쟁행위에 대하여도 적용하기 시작하였다. 보통법(common law)상의 상표권을 취득한 자의 상표를 제3자가 사용하는 것은 연방상표법 제43조(a)에서 규정하는 허위의 출처표시로 이해하기 시작하였다.
다만 이러한 견해는 초기부터 일반적인 해석으로 인정된 것은 아니었으나, 법원은 점차 위의 해석을 받아들이기 시작하였다. 또한 법원은 연방법 제43조(a)의 의미에서 적합하지 않은 경우에 연방 사건과 주 사건으로부터 위 조항의 목적에 부합하는 해석원칙을 확립하기 시작하였다.
이러한 해석원칙은 “링컨 밀스원칙(Lincoln Mills Doctrine)”을 연방법에 맞게 수정한 것이다. “링컨 밀스원칙”은 Textile Workers v. Lincoln Mills 사건에서 확립된 원칙으로서 연방법은 연방법원에 관할권을 부여하고 있지만 실체적 문제에 대한 적용이 없는 경우에 연방정책에 합당한 연방법을 적용할 수 있고, 주법이 연방정책에 부합하는 경우에는 그 주법상의 원칙도 적용할 수 있다고 하였다.
연방불공정경쟁법에 관하여 연방법원은 위 “링컨 밀스원칙”을 적용하여 연방법 원칙과 연방정책에 부합하는 주법상의 원칙을 적용하기 시작하였다. 결론적으로 위와 같은 해석은 연방 보통법(common law)의 부활과 Erie원칙의 소멸과 같은 결과를 가져왔다.
③ 1988년 개정법
1988년 개정법상 가장 중요한 것은 혼동가능성을 명시적으로 규정하였다는 것이다. 혼동가능성은 등록상표의 침해에 대한 구제를 규정한 상표법 제32조(1)에 규정된 것으로서 상표법 제43조(a)도 그 침해의 판단기준으로 등록상표와 같이 혼동가능성을 기준으로 하였다.
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