미국에서의 ITC절차에 의한 상표, 특허 보호 전략- 3. ITC 주요 사례 검토
ITC 주요 사례 검토
(1) 수입배제명령의 범위
앞서 살펴본 바와 같이, ITC를 통한 특허권 권리행사의 최대 장점인 수입배제명령은 일반적으로 "제한적 수입배제명령"이어야 하며, "일반적 수입배제명령"은 두 가지 예외적인 경우를 제외하고는 내릴 수 없다.
그러나 특허권자가 특허권을 침해하는 업체와 그 제품을 특정하여 ITC 조사를 신청하여 조사 진행중에 소송전 증거개시 절차 (discovery) 등을 통해 해당 업체의 제품을 부품으로 하여 완제품을 미국 밖에서 생산하여 미국으로 수입하는 제3의 업체 존재를 안 경우 위 제한적 수입배제명령을 제3의 업체가 수입하는 완제품에까지 포함할 수 있는지 여부와 이러한 완제품을 포함시키기 위해 일반적 수입배제명령을 신청할 수 있는지 여부에 대해, 연방항소법원(CAFC)은 ITC의 제한적 수입배제명령은 ITC 조사의 대상이 되지 않았던 업체에까지 확장될 수 없다고 판시하고, 이러한 제3의 업체까지 포함시키기 위한 일반적 수입배제 명령 또한 위 두가지의 예외를 규정한 법 규정을 과도하게 확장하는 것이므로 허용할 수 없다고 판시하였다.
Kyocera Wireless Corp. v. International Trade Com'n 사건은 원래 Broadcom사가 Qualcomm사의 무선통신 칩셋이 자사의 특허권을 침해한다는 이유로 ITC에 조사 신청을 하였고, 이에 ITC는 Qualcomm사의 칩셋이 Broadcom사의 특허권을 침해한다는 판단을 한 후, 생산자의 제한 없이, 해당 칩셋을 포함하는 휴대용 무선 통신 기기 전부를 포함하는 제한적 수입배제명령을 내리자 휴대폰 제조업체들이 연방항소법원(CAFC)에 수입배제명령의 부당성에 대해 제3자로서 항소한 사건이다.
따라서, 위와 같이 ITC 증거조사가 개시된 이후에 동일 제품을 부품으로 사용하는 특허권 침해업체를 추가로 발견한 경우에는 해당 업체들을 대상으로 하는 ITC 증거조사를 추가로 신청함이 바람직할 것이다. 이 경우 앞선 조사의 내용이 대부분 참조될 것이다.
(2) 미국 정부의 허가를 받기 위한 목적으로 수입된 물품
연방항소법원(CAFC)은 Amgen Inc. v. International Trade Com'n사건에서 판매가 아닌 미국 행정기관의 허가를 받을 목적으로 수입된 물건에 대해서도 ITC가 Section 337조에 의한 조사를 할 관할을 가진다고 판시하였다.
본 사건에서 유전자재조합 조혈촉진호르몬제 (EPO, recombinant human Erythropoietin)에 대한 특허권자인 Amgen사는 몇몇 수입업체가 침해품을 미국 정부의 제약관련 허가를 받기 위해 유전자재조합 조혈촉진호르몬제를 수입하자 ITC에 수입배제명령을 위한 조사 신청을 하였고, ITC는 조사 후 특허권침해를 인정하여 수입배제명령을 내리자 수입업자들이 해당 물품은 판매를 위한 것이 아니라는 취지로 항변하였다.
그러나, 연방항소법원(CAFC)은 이러한 허가를 받기 위해 수입된 물품도 ITC가 관할권을 가지므로 수입배제명령을 내릴 수 있다고 판시하였다.
(3) 재생제품에 대한 중지명령의 적용
한국에서는 그다지 흔한 편은 아니지만, 환불(refund) 및 교환(exchange)이 비교적 자유롭고 만연한 미국에서는 소위 재생제품 (refurbish products)을 가격을 저렴하게 하여 판매하는 시장의 규모가 상당하다. 심지어, 유명 전자제품 업체의 경우에도 자사 홈페이지에서 재생제품을 다른 일반 제품들과 같이 판매하고 있는 경우가 많다.
물론 이 경우 재생제품이라는 표시와 함께 할인된 가격을 제시하고 있으므로, 이에 대한 수요 또한 상당하다. Fuji Photo Film Co., Ltd. v. International Trade Com'n 사건에서는 Fuji Photo Film (이하 "후지필름"이라 한다)이 판매한 1회용 카메라가 사용된 후 이를 수거하여 해외에서 재생한 다음 이를 미국으로 수입한 Jazz Photo Corp. (이하 "Jazz"라 한다)의 물품에 대해 후지필름이 소유한 다수의 특허권을 침해하였다는 이유로 ITC가 중지명령 (Cease and Desist Order)을 내릴 수 있는지가 쟁점이었다.
연방항소법원(CAFC)은 이러한 재생이 단순 수리(repair)에 해당한다는 Jazz의 주장에 대해 특허법상 침해의 소진이론이 적용되는 "수리"에 해당하려면 먼저 미국내에서 1차로 판매되어 특허권이 소진된 제품을 단순히 수리한 제품에 대해서는 중지명령이 적용되지 않지만, 미국에서 1차로 판매되지 않았거나 제품의 변형 정도가 단순 수리를 넘어 개조 (reconstruction)에 해당하는 경우는 특허권 침해에 해당하므로 이에 대한 ITC의 중지명령이 정당하다고 판시하였다.
(4) 중지명령 적용의 제한
앞서 살펴본 바와 같이, 중지명령은 특허권을 침해하거나 침해한 것으로 믿어지는 사람에게 해당 행위를 중지할 것을 명하는 것으로, 단순히 외국에서 미국 내로의 수입을 막는 수입배제명령보다 강력하다 할 수 있다.
그러나 연방항소법원(CAFC)은 Fuji Photo Film Co., Ltd. v. International Trade Com'n 사건에서 침해 물품의 수입에 전혀 관여하지 않고, 미국 내의 제3자로부터 제품을 구매하여 판매하는 업체에 대해서는 중지명령의 대상이 되지 않으며, 또한 이미 수입배제명령을 받은 외국의 업체가 현재 미국내에 재고가 남아있지 않은 경우 역시 중지 명령의 필요성이 없다고 판시하였다.
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