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미국 IP소송대책 전략

미국에서의 ITC절차에 의한 특허, 상표 보호 전략- 2. 단계별 대응 전략

미국에서의 ITC절차에 의한 특허, 상표 보호 전략- 2. 단계별 대응 전략

단계별 대응방안
① ITC 절차의 유․불리 분석
(1) 제소자(특허권자)의 이점

(2) 피제소자의 이점

② 제소시부터 조사개시 결정까지의 대응방안
ITC절차는 연방법원에서의 재판절차보다는 절차의 신속이 강조되고 행정판사에 의한 소송 진행도 상대적으로 엄격하여, 대부분의 조사는 12개월 이내에 종료된다. 따라서, 제소 정보를 사전 입수하여 신속히 대응하고, ITC 분쟁 초기에 반론 쟁점을 추출하여 집중적으로 공략해야 한다. 단기 집중형의 소송에 대비하여 일사불란한 사내 대응체제를 구축해야 한다. 이 대응체제에는 
(i) 정보의 변화에 신속 대응할 수 있는 의사결정 시스템, 
(ii) 정보를 순조롭게 수집․전달하는 체제, 
(iii) 방대한 작업을 신속․정확하게 수행하는 체제가 포함된다.

그리고, 유능한 ITC 전문 변호사를 선임해야 하는데, 
(i) ITC 사건의 경험이 있는 변호사일 것, 
(ii) 불공정행위의 종류(특허․상표․저작권․반도체 배치설계권 등)에 따른 변호사와 경제요건(미국 내 산업의 피해 등)을 다루는 변호사 양자를 기용할 것, 
(iii) 핵심이 되는 사무소는 다수의 변호사로 구성되어 있을 것, 
(iv) 자사와의 밀접한 관계를 지닌 변호사를 팀의 일원으로 넣을 것, 
(v) 한국기업의 대리경험이 있을 것 등이 선정 기준이 된다.

ITC 조사절차의 진행에 대하여 기업 내부 특히 영업․판매부서와 특허․기술부서 등과의 의견충돌이 일어날 수 있다. 영업․판매 관계자는 수입배제명령, 중지명령이 내려질 가능성을 이유로 고액일지라도 화해하는 방향을 선호하는 경향이 있기 때문이다. 

따라서, 어느 부문이 ITC 분쟁대응의 주도권을 쥐느냐에 따라 결과가 달라질 수 있음을 명심하여야 하며, 장기간에 걸친 폭넓은 비즈니스 관점에서 균형감각을 구비한 책임자의 존재와 안전책의 확보는 ITC분쟁 대처에서 중요한 요건이다. 피제소자의 패소 결정이 내려질 가능성을 충분히 인식하고 처음부터 우회설계 방안의 모색 또는 신제품 개발을 통한 안전책을 확보해야 한다. 이는 제소자와의 화해를 추진하고 협상에서 주도적 지위를 점할 수 있는 중요한 무기가 될 수 있다.

 
③ 조사개시 결정부터 증거조사까지의 대응방안
조사개시 통지 후 20일 이내에 정식의 구체적인 답변서를 제출해야 한다. 만일 적시에 소정의 형식을 갖춘 답변서를 작성․제출하지 못하고 그 이유를 소명하지 못할 경우에는 궐석판결을 받아 제소장에서 주장된 사실관계가 진실인 것으로 추정되는 불이익을 받을 수 있다.

질문장 및 문서․물건 제출요구서는 증거조사절차 기간 중 양 당사자간에 두 세 번에 걸쳐 주고받는다. 질문장 및 문서․물건 제출요구서에 대한 회신기간은 원칙적으로 10일이지만 이유가 있을 경우 당사자의 양해로 다소 연기가 가능하다. 제출문서에 대해서는 색인표를 작성하여 현지 대리인의 활용 편의를 도모한다.

입증사항과 쟁점을 염두에 두고 증거조사에 임함으로써 상대방의 주요 공격 논리를 예상하고 방어책을 수립한다.

비밀보호특권을 활용하여 상대방의 증거입수를 가능한 제한하고, 증언녹취 장소는 되도록 증인의 현지에서 하도록 노력해야 한다.

 
④ 청문단계에서의 대응방
ITC 조사절차에서 청문은 사법절차에서의 공판에 해당하며, 가장 중요하고 부담이 큰 절차이며, 현지 대리인과의 긴밀한 연락 및 협조체제 구축이 핵심이다.

미국 대리인은 증거조사 절차로부터 공격․방어의 논점을 선정하고, 전략을 세우며, 자기측 증인을 위한 다수의 진술서 및 청문준비회의를 위한 준비서면을 작성하는 등 청문절차에 대비하게 된다. 이 때, Task Force Team(TFT) 또는 주미사무소 파견 멤버는 미국 변호사가 요청하는 각종 자료를 신속․정확하게 한국 본사와 연락을 취해 지원하며, 특히 핵심 쟁점사항을 재확인하고 그에 대해서는 비교적 풍부한 자료를 제공할 수 있도록 한다.


연방법원 제소절차와의 비교

① 연방법원에 동시 제소된 경우의 절차중지 신청권
특허침해 분쟁에 있어서 특허권자는 각 절차의 법적 요건을 갖추는 한 특허침해 혐의자를 상대로 연방지방법원과 ITC에 선택적으로 또는 병행하여 제소할 수 있다. ITC 절차와 연방법원의 특허침해소송에서 동시에 피제소인 및 피고가 된 자는 연방법원에서 사건을 일단 중지(stay)시킬 수 있는 권리가 있다. 제1337조 절차의 피제소인으로 통지받은 후 특허침해 관련 소송에서 피고가 된 자는 연방법원 피소 후 30일 내에 절차정지신청을 해야 하고, 특허침해관련 소송에서 피고가 된 뒤 제1337조 절차의 피제소인이 된 자는 제1337조 절차에서 피소된 뒤 30일 내에 연방법원절차에 대해 정지신청을 해야 한다.

제1337조 절차가 완료되면, 법원이 절차정지를 종료시킴과 함께 ITC의 사건파일은 법원으로 이송된다. ITC의 사건파일은 법원 기록의 일부를 이루며, 기록의 증거 인정 여부는 연방 증거규칙(Federal Rules of Evidence)에 따라 처리한다.

 
② 구제 요건
연방법원 제소절차는 유효한 특허권의 침해가 있어야 하는 반면, ITC 조사절차는 유효한 특허권의 침해 외에 미국 국내산업의 존재 및 공익성 고려 요건을 충족하여야 한다.
 

③ 관할권
연방 지방법원의 대인관할권 인정을 위해서는 원고와 피고가 그 지방법원에 소를 제기할 수 있는 최소한의 관련성(minimum contact)이 요구된다. 연방법원 제소절차는 피고에 대한 인적 관할권 및 적정 관할법정을 필요로 하기 때문에 피고가 다수 있는 경우 주 및 법정이 나누어질 수 있다. 반면 ITC 절차에서는 사물관할권만 있으면 되므로, 워싱턴 DC에 위치하는 ITC가 모든 수입품에 대해 전국 관할권을 행사한다.


④ 절차
ITC 절차는 행정판사(ALJ)에 의한 준사법적인 행정소송절차에 의해 당사자의 항변, 증거조사절차, 구두심리로 진행된다. 이러한 절차는 행정절차법에 의해 제한을 받지만, 많은 규정은 연방지방법원에서 사용되는 절차규정과 유사하다.

 
⑤ 구제조치
특허침해에 대해 ITC와 지방법원이 취할 수 있는 조치는 두 가지 중요한 점에서 다르다. 첫째, 지방법원은 금전적인 손해배상액을 결정할 수 있지만, ITC는 이를 결정할 수 없다. 둘째, ITC는 특허침해 제품의 수입을 일반적 또는 제한적으로 금지할 수 있지만, 지방법원은 이를 할 수 없다.

 


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