상표침해소송에서는 특허침해소송과 구별되는 부분에 한정하여 서술하기로 한다.

상표권자는 연방 법원이나 주 법원 중에서 선택하여 상표침해소송 또는 부정경쟁소송을 제기할 수 있다. 연방 법원 및 주 법원은 연방 상표법에 의한 소송에 대한 공동 사법관할권을 가지기 때문이다.

연방 지방법원은 연방 상표침해, 연방 등록상표의 취소, 허위 연방상표 등록에 대한 손해배상, 연방 불공정경쟁 방지법 위반 등에 대한 관할권을 가진다. 연방 상표법에 의한 청구가 포함되면 확인판결도 허용된다. 상표 비침해 확인소송에 대해서도 분쟁이 있어야 하고, 연방관할이 있어야 한다.

연방 법원이 관할권을 가지려면 상업에서 침해 상표가 사용되어야 하고, 침해 행위가 주 사이(interstate)의 상거래에서 경제적으로 효과가 있으면 된다. 연방 법원은 미국 이외 지역의 침해행위에 대하여도 관할권을 가진다.

연방 법원은 부정경쟁행위가 지식재산권 관련 법률(특허법, 상표법 등)과 연관된 청구가 있으면 관할권을 가진다. 소송가액이 5만불 이상이고 주 사이의 사건인 경우 피고는 사건을 주 법원에서 연방 법원으로 이송하게 할 수 있다. 동일 당사자가 상표청에 이의신청 절차를 진행 중인 경우 상표청의 절차는 법원 판결시까지 중지된다.

상표침해소송의 법정은 피고 거주지(회사인 경우 실제 사업장소, 사업 허가 장소, 법인 설립지) 또는 침해행위지를 관할하는 연방 지방법원이다. 상표소송에서도 법정지의 부적절 또는 당사자들의 편의를 이유로 이송할 수 있다.

상표권자 또는 상표권 양수인은 원고로서 소송을 제기할 수 있지만, 단순한 라이센시나 유통업자는 예외적으로만 원고 적격이 있다. 법인이 침해행위를 한 경우 법인이 피고가 되며 법인의 기관 또는 피고용인(자연인)은 개인적으로 상표침해에 관여한 경우에만 책임을 진다. 다만, 법인격 부인론에 의해 법인이 아닌 그 배후의 자연인이 책임지는 경우도 있다.

상표침해소송에서 일방 당사자 또는 양 당사자가 금지명령을 청구하면 양 당사자 모두 배심재판을 받을 권리를 가지지 않는다. 하지만, 일방 당사자 또는 양 당사자가 손해배상 등을 청구하면 당사자 모두 배심재판권을 가진다. 당사자는 본안에 대한 최후 소답(pleading)이 송달된 지 10일 안에 배심재판 신청이 가능한데, 항소를 위해서는 개별 쟁점마다 결론을 내는 특별 평결을 신청하는 것이 유리하다.

상표침해에서 가장 중요한 요소는 혼동 가능성이다. 1962년 상표법 개정으로 실제 혼동이 일어난 것을 입증하는데 필요 요소들(손해 증명, 상표․시장의 동일성 등)에 대한 입증 정도가 완화되어 혼동 범위가 확장되었다. 혼동가능성을 입증하는데 필요 요소는 

(i) 외관, 음향, 의미 등에서 상표간 유사성, 

(ii) 상품 및 서비스간의 유사성, 

(iii) 유통경로의 유사성, 

(iv) 충동구매인지 아닌지 여부, 

(v) 상표의 강도, 

(vi) 실제 혼동 여부, 

(vii) 유사 제품에 있는 유사 상표 건수 및 종류, 

(viii) 실제 혼동을 일으키지 않고 공동으로 사용되는 기간, 

(ix) 상표가 이용된 상품의 다양성 등이다.

유사 상표가 다수 사람들에 대한 혼동․기망 가능성이 있다면 상표침해로 인정된다. 다만 상표가 유사하지 않더라도 주지 저명상표인 경우, 상표가 이용된 상품․서비스 및 판매시장의 유사성, 실제로 혼동을 일으킬 의사가 있었다면 혼동 가능성이 커진다. 당사자의 의사는 증거로서의 가치가 크므로 침해 여부가 불확실할 때 혼동 가능성에 대한 결정적 근거가 된다.

상표침해소송의 항변은 서로 관련된 항변이 많으며 원고의 상표가 15 U.S.C. §1065에 의해 명백성(incontestability)을 가지면 15 U.S.C. §1115(b)(불가쟁성 및 항변)의 항변 이외의 다른 항변을 주장할 수 없다. 

당사자가 적극적인 항변을 답변서에 기재하지 않으면 법원은 항변을 포기한 것으로 판단한다. 일반적인 항변으로는 관할권의 흠결, 상표권 포기, 선사용에 의한 우선권 주장, 원고 상표가 일반적 상표라는 주장, 원고 상표가 보호대상이 아니고 2차적 의미도 얻지 못했다는 주장, 혼동 가능성의 부존재 주장, 라이센시(licensee)의 금반언 원칙, 상표등록이 기망에 의해 이루어졌다는 주장, 상표가 출처를 허위로 표시하고 있다는 주장, 피고의 공정한 이용(fair use) 주장, 피고가 원고 상표 등록 이전부터 선의로 일부 지역에서 상표를 사용했다는 주장, 상표 사용이 반독점법 위반이라는 주장, 해태(laches) 주장, 침해사실에 대한 묵인, 부정행위(unclean hands) 주장 등이 있다.

(1) 상표 유효성

상표 사용인이 연방 상표 등록을 하는 경우 상표가 유효한 것으로 일응 추정되고, 등록한지 5년 후에는 불가쟁력이 생긴다. 이 경우 피고는 상표 유효성에 대해 이의를 제기할 수 있다. 상표가 식별력을 상실하면(특히 일반명칭화) 상표 적격성이 없으며, 상표가 유효하지 않으면 상표침해가 되지 않는다.

(2) 기능성

상표는 상품을 식별하기 위한 것이므로 기능적인 경우 특허로서 보호받을 뿐이며 상표로서는 보호될 수 없다. 예를 들면 특정 향기가 상품의 공통적인 특징이거나 상품의 기능과 관련된 경우 특정 향기는 상표로서 부적합하다.

(3) 사기 및 부정행위

사기 항변은 당사자가 고의로 타인의 것을 얻기 위해 기망행위를 하여 상표권을 취득한 경우에 연방 상표 등록이 취소되어야 한다는 주장이다. 사기는 상표청에 대한 고의적 허위 주장은 물론 중요 사실의 불고지로도 인정된다.

부정행위 항변은 원고가 의도적으로 비도덕적․불법적 행동이나 기망, 상표권 남용, 상품의 허위 표시 또는 비하 등을 행할 때 원고의 청구를 부정하는 것을 말한다.

(4) 공정 사용

자사 상품의 출처를 표시하는 것이 아닌 자사 상품을 기술하기 위해 타인의 상표를 사용하는 것은 공정한 사용으로서, 상표침해에 대한 방어방법이 된다. 이는 상표권자가 비경쟁적인 제품에 대한 사용 또는 비경쟁적인 사용에 대해서까지 독점권을 확대하지 못하도록 하기 위함이다.

(5) 해태

상표권자가 상표 침해자에 대해 장기간 권리행사를 지연한 경우에는 해태법리가 적용된다. 해태가 인정되면 부당한 권리행사 지연기간 동안 피고의 이익 또는 원고의 손해는 손해배상에 포함되지 않는다. 다만 원고가 정당한 이유로 사업적․법적 이유에서 권리행사를 지연한 경우에는 해태 항변이 인정되지 않는다.

(6) 묵인, 금반언

묵인은 원고가 행동 또는 진술로 피고에 대한 상표권 불행사를 암시한 경우에 이용되는 항변이다. 예컨대 당사자들이 같이 상표를 선전했거나 원고가 주도적으로 상표를 선전한 후 상표침해소송을 포기한 경우 등이다. 묵인에 의한 금반언이 인정되면 원고 패소 판결이 난다.

(7) 병행 수입

상표권을 침해하거나 상표가 위조된 제품은 아니지만 상표권자의 허락없이 수입․유통되는 제품을 회색시장 상품이라고 하고, 이러한 상품을 수입하는 것을 병행수입이라고 한다. 상표가 합법적으로 부착되어 유통되면 소진론상 소유자가 상품을 처분하는 것에 대해 원칙적으로 상표권자가 간섭할 수 없다. 미국 세관은 미국 내 상표권자가 문제된 수입품을 제조․유통하는 회사를 통제하거나 상표권자 및 문제된 회사가 모회사․자회사 관계에 있는 경우에 병행수입을 금지하지 않는다. 미국 내 회사 및 외국 회사가 공동의 통제하에 있지 않고 상표 사용권만을 부여받았다면 병행수입이 금지된다.