미국 특허법 35 U.S.C §284에서는 특허침해로 인한 손해배상청구를 아래와 같이 규정하고 있다. 미국법에 의한 특허침해의 손해배상은 크게 일실이익(Lost Profit)과 합리적 로열티(Reasonable Royalty) 및 확립된 로열티로 구분할 수 있다.

(1) 의의 

일실이익이란 장래에 얻을 수 있을 것으로 기대되었던 이익이 제3자의 방해에 의하여 얻지 못하게 됨으로써 발생된 침해를 말한다. 미국특허법은 특허침해에 대한 손해에 대하여 일실이익에 대해 명시하지 않았고, 1946년 특허법을 개정하면서 특허 침해로 인한 구제수단으로 “침해자 이익의 반환” 규정을 삭제하면서 “적정한”이라는 용어의 의미를 둘러싸고 판례나 학계에서 많은 논란이 있었다.

개정 이후 1964년 Aroll 판례에서 284조의 적정한 배상이란 “만약 침해가 없었더라면 특허권자나 실시권자가 얻었을 이익액”이라 판시하여 특허침해 소송에서 일실이익의 배상, 즉 침해행위가 없었다면 특허권자가 얻을 수 있는 배상을 인정하는 원칙이 정해진 것이다.

특허권자의 일실이익은 판매의 감소, 가격의 저하, 비용의 증가 등이 고려되며 특허권자가 침해행위가 없었다면 보다 많은 판매를 할 수 있었고 특허권자는 보다 높은 가격으로 판매할 수 있다는 사실 또는 비용이 절약될 수 있었다는 사실의 인과 관계를 입증하여야 한다.

이하 일실이익과 관련된 판례분석을 통하여 미국의 손해배상액 산정규정을 더 상세히 살피도록 하겠다.

(2) AroII 판례

1964년 미국 연방 대법원은 AroII 사건에서 미국 특허법 284조의 합리적 로열티를 판시하면서 “만약 침해가 없었더라면 특허권자나 실시권자가 얻었을 이익액”이 합리적 로열티를 산정하는 가장 으뜸가는 기준이라고 지적하였다. 특허권자의 입증책임은 절대적인 증명이 요구되는 것은 아니지만 의심이나 추측에 불과한 정도로는 부족하다라고 판결하였다. 여기서 법원은 침해에 대한 손해배상액 산정 방법에 대해서 논의를 했는데, 일실이익에 대한 배상액은 그 침해로 인해 침해자에게 발생한 이익으로 계산하기보다는 침해로 인해 특허권자가 잃은 이익을 근거로 산정해야 하는 것이다.

(3) Panduit 판례

손해 배상액 산정에 있어서 침해자의 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 있었던 이익을 일실이익으로 배상받기 위해 고려되어져야 할 판단기준을 명확히 제시한 것이 Panduit 판례이다. 이 판례가 일실이익에 대한 배상을 결정하는 유일한 기준은 될 수 없지만 일실이익의 손해액의 산정을 위한 출발점의 역할을 했다고 볼 수 있으며, 일실손실의 배상 여부를 결정하는 기준을 다음과 같이 제시하였다.

첫째 특허제품에 대한 수요

둘째 대용할 수 있는 비침해 제품의 부재

셋째 상기 수요를 충족시킬 수 있는 특허권자의 제반 시설 및 판매력

넷째 창출할 수 있었던 이익액의 입증

(1) 의의

미국 특허법 284조는 특허권자에게 최저한의 손해배상액으로서 침해자에 의한 발명의 사용의 대가로 합리적 로열티의 회복을 보증하고 있다. 따라서 특허권 침해로 인하여 특허권자가 입은 실제의 손해가 산정되지 않거나 산정이 곤란한 경우 법원은 이른바 합리적 로열티를 기준으로 손해배상액을 산정할 수 있다.

합리적 로열티는 판례법상 형성되어 온 개념으로 특허권자와 침해자가 침해행위 개시 시에 특허권 실시 허락의 교섭을 행하였을 경우, 그 결과 양자 사이에 합의가 성립하였을 로열티이다.4) 실제로는 침해자는 실시허락을 받지 않고 또한 특허권자는 허락을 하지 않았지만, 양자가 적극적으로 가상적인 협상을 행하였다고 가정하여, 당해 사안에 있어서 여러 가지의 사정을 고려하여 분별력 있는 자가 어떠한 로열티에 합의하는가를 고려하는 것이다.

이러한 합리적 로열티 개념이 형성되기 전에는 특허권자가 자신이 입은 ‘실제의 손해액’이나 침해자가 침해행위로 얻은 ‘이익액’ 또는 이미 존재하는 ‘확립된 로열티’ 중 어느 하나를 입증하지 못하면 대개 명목상의 손해액으로 $1만을 허여 하였었다. 결국 합리적 로열티는 특허권자가 아직 특허발명을 실시하지 않고 있거나 또는 기타의 사유로 인하여 침해자의 침해행위로부터 매출상의 손실을 입지 않은 경우에 허여되었던 명목상의 손해액을 대체하는 수단으로서의 역할을 하는 것이다.

즉 합리적 로열티란 ‘뜻있는 특허 협상 당사자’들이 가상의 협상을 하는 경우로 “강요 받음 없이 실시권을 허여받고자 하는 자와 강요 받음 없이 실시권을 허여하기를 원하는 특허권자의 양 당사자에 의해 받아 들여 질 수 있는 금액”을 말하며, 실시권자가 특허물품의 사용으로부터 합리적인 이익을 거둘 수 있는 규모이어야 한다. 다시 말하면 합리적인 로열티는 침해자에게 라이센스를 허락하였다면 받을 수 있었을 금액이 아니라 일반적으로 타인에게 라이센스를 허락하였더라면 받을 수 있었을 금액을 의미한다.

그러나 일실이익의 손해액을 산정하는 경우에 법원이 종합적인 이론 구성을 시도했던 것과 비교하면 합리적 로열티의 경우에는 법률적인 기준분석에 대한 보충적인 성격만을 지닌다고 볼 수 있다.

합리적로열티의 산정기준에 대해서는 Georgia-Pacific 판례에서 15개의 기준을 제시하였고 이는 현재까지 법원에서 통용되는 기준으로 사용되고 있다.

(2) Georgia-Pacific 케이스와 15 요소론

Georgia-Pacific 케이스에서 합리적 로열티를 결정하는 증거 요소로 제시된 15가지 요소를 아래에 나열하였다.

첫째, 특허 소송 중에 라이센스를 위해 특허권자가 받은 로열티로써 확립된 로열티를 증명하거나 증명하는데 이바지한 로열티.

둘째, 특허 소송 중인 특허와 비교될만한 다른 특허의 사용에 대해 다른 실시권자가 지불한 로열티 요율.

셋째, 라이센스의 본질과 범위(전용실시권 혹은 통상실시권, 제품이 팔리는 지역이나 고객에 대한 제한 등)

넷째, 발명의 사용에 대해 다른 사람들에게 라이센스를 허여하지 않음으로 혹은 특별한 조건 하에서 라이센스를 허여하는 방법으로 독점을 유지하기 위해 마련된 특허권자의 확립된 정책이나 마케팅 프로그램.

다섯째, 특허권자와 실시권자 사이에 같은 사업영역은 가지고, 같은 지역 내에서 경쟁을 하는 경쟁 관계인지 혹은 양 당사자가 발명자와 사업추진업자인지 등의 양 당사자 사이의 관계.

여섯째, 실시권자의 다른 제품의 판매를 촉진하기 위해 특허된 특징부가 판매에 미치는 효과: 특허권자의 비특허제품의 판매에 대한 특허발명의 현존 가치.

일곱째, 특허의 잔존기간이나 라이센스 기간.

여덟째, 특허 하에서 생산된 제품의 확립된 수익성; 상업적 성공 그리고 현재 대중성.

아홉째, 유사한 결과를 도출하는 데 사용되는 과거 방식이나 장치를 뛰어 넘는 특허의 유용성 및 장점.

열 번째, 특허된 발명의 본질, 특허권자에 의해 보유되고 생산한대로 한 특허의 상업적 구현의 특징.

열 한번째, 침해자가 그 발명을 사용해온 정도와 그 사용의 가치를 증명하는 증거.

열 두 번째, 당해 사업이나 당해 발명이나 유사발명의 사용을 고려하는 비교할 만한 사업에서 관례적으로 될 수 있는 실현가능한 이익이나 판매 가격에서 차지하는 비율.

열 세 번째, 비특허요소, 제조 공정, 사업적 위험성 혹은 침해자에 의해 부가된 의미심장한 특징 혹은 개량등과 구별되는 당해발명에 기인하는 실현 가능한 이익의 비율

열 네 번째, 공인된 전문가의 증언.

열 다섯 번째, 특허권자와 침해자가 특허협상을 하였다면 침해 시점에 자발적으로 합의에 도달했을 것이라고 고려되는 금액.

상기 15가지 요소는 합리적 로열티를 산정하기 위해 필요한 가이드역할을 하는 것으로 일실이익의 산정에서 Panduit의 4요소의 역할과 유사한 것이라 하겠다.

연방항소법원(CAFC)은 합리적인 로열티에 근거하여 손해배상을 산정하는데 있어 연방지방법원에 상당한 재량을 부여하고 있는데, 가상적인 로열티 협상에 있어 어느 한 당사자에게라도 그 협상의 유,불리에 영향을 줄 수 있는 것이라면 연방지방법원이 배상액 산정에 있어 어떠한 것이라고 고려할 수 있다고 판시한 이 판례의 판결을 지지하였다.

Limitation on damages and other remedies

(a) Patentee, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United states, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement , except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

특허된 제품에 특허표시를 하지 아니한 경우,(특허권자가 침해자에게 침해에 대한 통지를 한 후에도 침해를 계속한 것을 증명한 경우를 제외하고는) 침해소송에서 손해배상을 받을 수 없다. 특허권자가 손해배상을 받을 수 있다고 하여도 통지 후에 발생된 침해에 대해서만 손해배상을 청구할 수 있을 뿐이다.

따라서, 특허소송에서 특허권을 행사하여 손해배상을 받기 위해서는 일반적으로 특허발명에 관련된 제품에 특허표시를 할 필요가 있다.

미국 연방대법원은 eBay Inc v. MercExchange, L.L.C., 2006 사건에서, 특허침해소송에 있어서 다른 분야의 소송과 달리 특허침해가 인정되면 거의 자동적으로 침해금지명령(Injunctive relief)이 내려지는 이제까지의 판례를 수정하여, 다른 일반 사건들과 마찬가지로 

(ⅰ) 원고가 회복할 수 없는 손해를 입고 있는지, 

(ⅱ) 손해배상 등과 같은 법률적 구제가 그러한 손해를 보상하는데 적절한지, 

(ⅲ) 원고와 피고가 입을 어려움을 비교할 때, 침해금지명령이 가 필요한지 및 

(ⅳ) 영구적 금지명령이 공중의 이익에 반하지 않는지 여부를 판단한 후에 침해금지여부를 판단할 것을 판시하였다. 

위와 같은 침해금지명령 여부에 대한 판단기준과 더불어 연방대법원은 법원이 침해금지명령을 판단함에 있어서 소위 "형식적 분류"에 의하는 것도 금지하였다. 

본 사건에서 연방지방법원은 특허권자가 자신의 특허발명을 실시하고 있지 않는 경우 특허권자가 회복할 수 없는 손해를 입지 않는다는 종래 판례의 형식적 분류에 의존하여 침해금지명령을 내리지 않았으나, 연방 대법원은 이러한 "형식적 분류"에 의한 결정 역시 연방대법원이 제시한 4가지 테스트를 적절히 적용하지 않은 오류를 범하였다고 판단하였다. 

이러한 대법원의 판례에 따라, CSIRO v. Buffalo Technology (E.D.Tex. 2007) 사건에서는 위 4가지 테스트를 적용한 후, 자신의 특허발명을 상업적으로 실시하고 있지 아니한 특허권자를 위하여 침해금지 명령을 내렸다.