특허소송 대책
소송대책 전략
지재권 소송 절차
특허분쟁 및 심판
특허조사의 중요성
특허,상표,디자인 심판
결정계 심판
당사자계 심판
해외 특허소송 대책
미국 IP소송대책 전략
일본 IP소송대책 전략
중국 IP소송대책 전략
유럽 IP소송대책 전략
홍콩IP소송대책 전략
기타국 IP소송대책 전략
산업별 분쟁 및 소송사례
기업간 특허전쟁 사례
정보통신
전기전자
섬유화학
기계소재
사례중심 분석
국가별 분쟁판례정보
미국 분쟁판례정보
일본 분쟁판례정보
유럽 분쟁판례정보
중국 분쟁판례정보

미국 IP소송대책 전략

미국 상표, 특허 분쟁 대응: 확인 소송 전략

확인소송

① 확인소송 제기가 유리한 경우

확인소송은 특허침해소송 제기 이전에 침해 혐의자 또는 당해 특허의 효력에 관한 이해관계인이 특허권자에 대한 선제공격 수단으로 또는 특허권자로부터 특허침해소송이 제기된 이후에 소송계속 중의 반소라는 형태로, 특허 무효/권리 행사불능/비침해에 대하여 법원의 확인을 구하는 것이다.

확인판결은 원고로서 유리한 관할법원의 선택(forum shopping)이 가능하고 소송의 주도권을 가지게 되며, 무효 확인소송에 대한 우려로 특허권자의 제소를 억제시키는 등 특허권자에 대한 가장 강력한 대응책이 될 수 있다. 

그러나 이러한 확인의 소의 제기는 매우 신중히 결정할 필요가 있다. 왜냐하면 선량한 특허권자에 대한 강한 공격이라는 부정적인 인식이 발생할 수 있고, 패소시 소송비용을 추가 부담할 가능성이 있기 때문이다. 아울러 우리 기업이 미국 법원에서 소송을 수행하는 것은 적지 않은 비용을 요할 뿐만이 아니라 국내에서의 소송수행과는 달리 소송 내․외적인 여러 가지 불이익(handicap)을 감수해야 하는 일이기 때문이다. 따라서 승소가능성, 예상비용, 특허권자의 태도/성향 및 자사 사업 분야에 있어 문제 제품이 가지는 비중 등을 종합적으로 고려하여 신중히 결정할 필요가 있다. 

다만, 확인의 소 제기는 특허침해소송에 제소당하는 것보다 우리 기업에 여러 면에서 유리한 바, 다음의 상황 아래에서는 유효적절한 대응수단으로 적극적으로 고려해 볼 수 있을 것이다.

(1) 특허 비침해․무효로 판단되는 경우

자체 조사, 검토 및 특허 전문가의 유력한 감정 의견 등을 통하여 자사 제품의 특허 비침해 또는 무효라는 결론이 선 경우의 유력한 대응책이다. 다만, 전문가의 감정결과와 법원의 판단이 항상 일치하지는 않는다는 점도 아울러 염두해야 한다.

(2) 특허침해소송을 시장진입 배제의 수단으로 사용한 경우

기존의 선진기업들이 중소기업의 시장진입을 저지하기 위하여 제품 판매 중에 특허침해소송을 제기함으로써 기업의 이미지를 손상시키고 당해 제품의 생산과 판매에 차질을 주는 전략을 구사하는 경우가 있다. 이러한 경우에는 확인소송을 통하여 특허권자의 의도 및 행태와 과거에 사용했던 일련의 전략을 분석하여 불확실성을 미리 해소하여야 한다.

(3) 특허권자가 시장 불안을 야기한 경우

간접적인 방법에 의해 즉 구매자에 의해 특허침해 가능성을 인식케 하여 구매활동을 저하시키는 경우에는 확인의 소를 제기하여 시장 불안을 해소해야 한다.

(4) 특허침해소송이 확실히 예견되는 경우

특허권자의 태도와 성향을 분석해 볼 때, 추후 특허침해소송이 불가피한 경우에는 미리 공격적으로 확인소송을 제기하여 그 이점을 활용, 추후 소송 진행단계에서 유리한 위치에 점할 수 있다.
 

② 확인소송의 이점

(1) 제소시기 선택 및 관할상의 이점

수동적인 입장에서 특정시점 및 특정관할로 응소를 강요받을 것이 아니라, 능동적인 당사자로서 자신에게 가장 유리한 시점을 포착하여 소송을 수행할 수 있고 자신에게 되도록 유리한 법원에의 제소가 가능한 장점이 있다.


(2) 입증책임상의 이점

특허 비침해 등의 확인소송에 있어서는 입증책임이 피고(특허권자)에게 있는 점이 특허권자에게 부담으로 작용하여 유리한 조건하의 협상을 유도할 수 있다.
 

③ 확인소송 제기시의 유의점

(1) 상대방 분석 및 소제기 결정 문제

특허권자의 불필요한 자극 및 소송비용 등을 고려하여 전문가의 분석 및 경고장에 나타난 상대방의 의도를 분석하여 불가피한 경우에 한하여 신중히 소를 제기함이 바람직하다.

(2) 실제적 분쟁(계쟁성)의 증명 문제

확인의 소가 적법하다면 특허권자는 그 소송절차에서 특허범위의 명확화 및 침해에 대한 증명책임을 부담하는 반면, 소의 적법 요건(계쟁성, actual controversy)은 제소자(특허침해자)가 증명해야 한다. 따라서, 사전에 적법성을 입증할 수 있는 자료를 확보하고 그 가능성을 타진한 이후에 소를 제기하여야 한다. 

미국 판례[Indium Corp. v. Semi-Alloys, Inc., 781 F.2d 879, 883, 228 USPQ 845, 848 (Fed.Cir.1985)]에 의하면, 특허권자의 라이센스 제공만으로는 확인판결의 사법관할권 성립을 증명하기에 불충분하다고 판시한 바 있다. 국내 기업의 생산품이 미국 시장에 진입할 수 있는 가능성이 없는 경우, 미국 법원에 제기한 확인소송은 기각될 가능성이 높음에 유의해야 한다.

참고로 특허상표청에서 재심사 절차가 진행 중일 경우에도 확인판결 청구가 기각됨을 인식하여 신중히 확인소송을 제기해야 한다. 왜냐하면, 특허상표청에서 특허에 대한 무효 결정을 내리기 이전에는, 법원에서 확인판결을 심리할 필요성이 부재하고, 향후 특허상표청의 결정에 의하여 판결 결과의 번복 가능성이 존재하기 때문이다.

(가) 실제적 분쟁(계쟁성)의 판단과정

확인소송은 “계쟁성”을 요건으로 하며 그 증명책임은 원고(특허침해소송의 피고)에게 있다. 즉 실제적인 분쟁이 있고 원고가 이를 입증한 경우에만 확인의 소가 적법한 것으로 받아들여져 법원의 심리를 받을 수 있는 것이다. 실제적인 분쟁은 제소시점뿐 아니라 모든 검토단계에서 현존할 것이 요구된다. 따라서 제소 후 특허 재교부 등 사정변경 시 실제적 분쟁의 결여로 확인소송이 기각될 가능성이 존재한다.

이러한 계쟁성 요건은 
(i) 특허권자가 특허침해소송을 제기할 가능성이 있다는 “합리적인 염려”를 야기했는지, 
(ii) 확인소송의 원고(침해소송의 피고)가 문제된 제품을 생산하였거나 생산 준비를 하였는지 여부에 대한 판단과정을 거친다.

(나) 판단방법과 제반정황 접근법

계쟁성 요건은 객관적인 기준에 의해 판단되며, 원고 측의 주관적인 염려만으로는 인정되지 않는다. 연방항소법원(CAFC)은 계쟁성의 판단을 제반 정황(totality of the circumstances)에 따라 인정할 수 있다는 입장을 취하며, ‘상기 (i)요건’의 판단에 있어 반드시 특허권자의 명시적인 언동을 요하지 않는다. ‘상기 (ii)요건’의 판단에 있어서는 확인소송 원고의 특정한 행위가 실재할 것을 요하지 않고 제반 정황에 의해 인정할 수 있다는 견해이다. 주로 특허권자의 경고문으로 소송 당사자적격이 발생한다.

그러나, 실제로 특허권자가 경고장을 발송하지 않았고 특허침해소송의 제기에 대해 명시적인 언급을 피하고 있더라도, 특허권자가 과거 유사한 사례에서 특허소송을 다수 제기한 사실이 인정되고 당해 사안에 있어서도 특허침해소송을 제기할 가능성이 높다는 것이 증명된다면 제반정황 접근법에 따라 실제적인 분쟁(계쟁성)이 인정될 수 있다. 이러한 제반정황 접근법의 판단에 있어서 법원에게 넓은 재량권이 주어진다.

(다) 실제 입증시의 핵심 사항

현재 특허권자의 행위(경고장 발송, 특허침해 주장)로 인해 기업경영에 실질적인 장애요인이 발생하고 있음을 증명하는 것이 요점이다. 예컨대, 오직 시장에서의 인지도를 높이기 위한 방책으로 확인소송을 이용하고 있다는 사정이 인정되면 소 각하를 면하기 힘들다.

(3) 제소시 금기 사항

특허권자는 경고장에서 일정 시한 이내에 특허침해행위를 중지하지 않으면 제소하겠다는 취지의 문구를 넣는 경우가 있다. 이러한 경고장을 수령한 상태에서 그 시한 바로 직전에 상대방보다 선행하여 제기한 확인소송이 적법한지가 문제될 수 있다. 특정시한을 제시하고 이를 어길시 제소하겠다는 내용의 경고장을 수령하고 난 이후에 그 기일 이전에 단순히 상대방의 예상되는 제소에 선행하기 위한 의도만으로 먼저 확인소송을 제기하는 것은 각하될 가능성이 높다. 따라서 이러한 경우에는 증거자료에의 접근 용이성 등을 들어 당해 법원에의 확인소송의 제기가 상대방의 특허침해소송과는 별도의 독자적 의미를 가진다는 점을 적극 주장하여 각하판결을 면하도록 대비해야 한다.


④ 확인소송의 절차

확인소송의 절차는 다음과 같다.

(i) 특허침해 혐의자에 대한 특허권자의 경고가 있은 후 제기된 특허침해소송에 대해 피고가 반소로서 확인소송을 청구하거나, 침해 혐의자가 특허침해소송 전에 확인 소송을 먼저 제소한다.

(ii) 침해 혐의자의 확인소송 제소가 있으면, 특허권자는 특허상표청 심판원에 문제 특허에 대해 재심사(reexamination)를 청구할 수 있고 이 경우 확인소송은 중지된다.

(iii) 확인소송에서는 청문회 등을 통해 특허침해 여부, 특허 유효 여부, 특허권자의 자격이나 불공정행위(inequitable conduct) 등의 여부에 대한 주장을 전개한다. 이상의 세 가지 쟁점은 모두 제기할 수도 있고 선별적으로 제기할 수도 있으나 순서는 정해져 있지 않다.

(iv) 특허침해 소송에서 피고의 주요 방어수단인 유효성에 대한 도전이 확인판결에서도 우선적으로 고려된다고 추정할 수 있다.

(v) 특허 유효가 확인되면 특허권자의 자격이나 특허권자의 불공정행위 등에 따라 권리 행사할 수 있는지 판단하는 단계로 이전, 특허 무효가 확인되면 피고 승소, 특허권자는 불복하는 경우 항소가 가능하다.

(vi) 특허권자가 특허 발명자로서 특허권을 행사하거나, 독점적 라이센시(exclusive licensee)로서 특허권을 행사할 수 있고, 특허상표청에서의 불공정행위를 한 바가 없으면 특허에 대한 권리를 행사가능하다고 판단받는다. 그 다음 침해 혐의자의 침해 여부 판단 단계로 이전되어, 특허권자의 자격이 부적격하거나 불공정행위한 사실이 있으면 특허에 대한 권리행사가 부정되어 침해 혐의자가 승소하게 되며, 특허권자는 이에 불복, 항소가 가능하다.

(vii) 특허 침해가 확인되면 특허권자의 손해배상 청구 단계로 이전하고, 비침해가 확인되면 침해 혐의자가 승소하게 된다. 특허권자는 침해 혐의자의 승소판결에 불복, 항소할 수 있다.



더 자세한 IP 정보 및 기타 궁금한 사항이 있으시면 아래 연락처를 통해 문의하시기 바랍니다.
성실하고 풍부한 정보를 제공해드리겠습니다.

"대일국제특허법률사무소_ Daeil Int'l Patent & Trademark Offices"

대일국제특허법률사무소는 1997년 4월 창립 이래 20년 이상 국내 및 해외 특허, 상표, 디자인 등의 출원 및 등록을 성공리에 서비스해온 지식재산전문가 그룹입니다. 국내 및 해외의 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등록 및 심판, 소송, 감정등의 토털 서비스를 지향하고 있습니다. 또한 고객님의 지식재산권을 소중하게 여기고, 최상의 권리로서 확보할 수 있도록 항상 최선을 다하고 있습니다.


전화상담: 02-554-3027 또는 3026  /  메일상담: daeilpat@gmail.com

대일국제특허법률사무소 홈페이지 

> 온라인 무료상담:  특허상담  /  상표상담  /  디자인상담   /  해외출원상담 

카카오톡 1:1 변리사 상담

뉴아이피비즈 제휴문의 이용약관 개인정보보호정책 오시는 길 사이트 맵
홍보: 주식회사 코마나스 해외업무: 대일국제특허법률사무소
서울시 영등포구 당산로 27길 18 진양빌딩 3층
사업자등록번호 : 117-81-77198, 대표 이현구/변리사 이종일
Copyright © 2011~2019 Comanas Co., Ltd all rights reserved.