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미국 IP소송대책 전략

미국 특허, 상표 분쟁 대응: 가처분 소송 전략

가처분의 개념

특허침해소송은 제소된 법원에 진행중인 사건 수, 담당 법관의 업무량에 따라 다르지만, 소송 개시부터 최종 판결시까지 장기간이 소요된다(코닥사와 폴라로이드사의 특허침해소송의 경우 16년이 소요되었다).

이러한 판결절차의 지연으로 인해 피고가 유리해지지 않도록 하기 위해 본 심리 전에 침해행위를 잠정적으로 금지할 필요성이 대두된다.

특허권자는 특허권의 침해를 이유로 침해 금지명령을 발해줄 것을 법원에 청구할 수 있는 바, 특히 본안에 관한 최종적인 심리의 이전 단계에서(제소 전․후를 불문) 침해 혐의자에게 잠정적인 침해 금지명령을 내리는 것을 가처분(preliminary injunction)이라고 한다. 

특허권자의 종국적 구제 방법에는 과거의 특허침해행위에 대한 손해배상 판결과 본안에 관한 심리를 거쳐 내리는 영구 금지명령(permanent injunction)이 있다. 한편 잠정적 구제방법으로는 특허침해소송의 계속 중에 발생할 수 있는 긴급하고 회복하기 어려운 특허권자의 손해를 방지하기 위해 가처분 명령이 있다.

가처분 판결의 특징은 다음과 같다.

(i)본안 소송 시작 전에 특허권자가 법원에 특허침해자로 하여금 특허 장치 및 방법을 사용, 제조, 판매, 수입 등을 하지 못하도록 명령을 내려줄 것을 청구하는 것이다.
(ii)가처분 명령 청구가 있으면, 청문회(Hearing)를 통해 가처분 인용 요건을 만족시키는지를 심리한다.
(iii)청구가 받아들여지면 가처분 명령을 내리고, 받아들여지지 않으면 본안을 개시한다.
(iv)가처분 명령에 대해 불복하는 특허 침해자는 중간항소(interlocutory appeal)가 가능하다.
 
 
② 가처분의 요건

가처분을 인용받기 위해 가처분 신청권자(원고)는 다음의 4가지 요건을 입증해야 한다.

(i) 특허권자가 본안에서 승소할 가능성, 
(ii) 회복할 수 없는 손해의 염려, 
(iii) 특허권자와 침해 혐의자간의 이익형량, 
(iv) 공익에 반하지 않을 것이다. 상기 요건 중 (i), (ii)의 요건이 중요하며, 둘 중 어느 한 요건이 흠결될 시에는 나머지 요건에 관해 심리할 필요도 없이 가처분을 기각할 수 있다는 것이 연방항소법원(CAFC)의 태도이다.

 
(1) 본안의 승소가능성

본안에서의 승소가능성은 가처분의 인용 여부를 좌우하는 가장 핵심적인 요건이다. 본안에서의 승소가능성은 당해 특허의 청구범위에 피고의 문제되는 행위가 포함되어, 결과적으로 
(i) 당해 특허를 침해하는지 여부, 
(ii) 당해 특허의 유효성과 관련되어 있는 문제이다. 이의 입증책임은 가처분신청자(원고)에게 있다.

(가) 특허 침해 여부

침해 증명을 위해 특허권자인 원고는 먼저 발명을 명확히 정의하고 다음으로 피고의 물건 또는 방법이 특허청구 범위 내에 속함을 증명하는 순으로 한다. 통상 침해 증명 과정에는 원고측과 피고측 증인들의 증언이 포함된다.

(나) 특허 유효 여부

당해 특허 유효성 증명과 관련하여 교부된 미국 특허는 유효하다고 추정되기 때문에 피고측이 특허의 무효를 증명해야 한다.

 
(2) 회복할 수 없는 손해의 염려

회복할 수 없는 손해란 금적적인 배상이 적당치 않거나 완전한 전보배상이 불가능한 손해를 말한다. 다만, 특허권자의 회복할 수 없는 손해의 염려는 본안에서의 승소가능성이 충분히 입증된 경우에는 보통 추정된다. 피고가 특허권자인 원고보다 낮은 가격으로 판매를 지속하고 있으므로 특허권자가 도산 위기에 처한다면 금전배상으로 불충분하다고 판단되어 금지명령이 가능해질 것이다.

 
(3) 특허권자와 침해 혐의자간의 이익형량

가처분이 기각될 때의 특허권자의 손해가, 가처분이 인정될 때의 침해 혐의자의 손해를 초과하거나 적어도 적지 않아야 한다는 요건을 말하며 이는 법관의 재량 사항이다. 실제적으로 대부분 형량의 결과가 피고측에 일방적으로 기울지 않는 한, 가처분을 인정하는 것이 법원의 태도이다.


(4) 공익에 반하지 않을 것

특허침해 제품의 생산 및 판매를 금지함으로써 소비자의 선택권을 제한하고 생필품인 경우에는 공공의 부담 등의 공익을 주장할 수 있다. 예를 들어 의약품이 문제되는 경우 특허권자만으로 공급을 충족시킬 수 없는 경우에는 금지명령이 공익에 반하므로 인정되지 않을 것이다. 그러나, 특허권 보호의 공익이 상기와 같은 잠재적인 공익보다 우월하므로 당해 요건이 문제되는 경우는 드물다.

 
③ 가처분 인정․기각결정

가처분이 인정되면 특허침해 여부에 대한 최종판결이 선고될 때까지 특허 침해자(피고)는 당해 특허를 이용한 제품에 대한 생산, 판매, 유통, 수출․입이 금지된다. 따라서, 가처분의 인정은 피고에게 결정적인 타격이 되며, 추후 본안에서도 승소 가능성이 희박해진다. 법원의 가처분 인정 결정이 있었음에도 이를 위반하고 계속적으로 제품을 생산 또는 판매한 경우에는 법정 모독죄에 해당되어 벌칙 등의 제재를 받는다.

반면, 가처분 기각 결정은 원고 주장에 어떠한 문제가 있음을 시사하는 것이므로, 원고(신청자)에게 상당한 부담이 된다. 따라서 원고의 가처분 신청이 있을 시에는 적극적인 대응 전략을 강구하는 것이 요구된다.


④ 대응책

가처분은 특허권자로서는 매우 실효적이고 강력한 공격수단이 됨에 반하여 피고에게는 자사 영업의 즉각적인 중단을 초래할 지도 모르는 두려운 존재이다. 

따라서 상대방의 가처분 신청에 대해서는 매우 적극적으로 다툴 필요가 있다. 가처분 요건 중 어느 하나라도 인정되지 않으면 가처분은 기각되어야 한다는 것이 연방항소법원(CAFC)의 견해인 바, 원고의 주장에 맞서서 적극적인 증거제시 등으로 요건 충족에 대한 법원의 심증형성을 방해해야 한다. 가처분을 위한 청문절차에서 결국 쟁점은 핵심적인 요건인 본안에서의 승소가능성, 즉 특허침해 여부 및 특허의 유효성이다. 

따라서, 비록 특허의 침해여부에 대한 입증책임이 원고에게 있다 하더라도 특허청구 범위 등에 관하여 적극적인 증거를 제시하여 본안의 승소가능성에 대한 법관의 심증형성을 방해해야 한다. 교부된 특허에 관해서는 유효성이 추정되어 특허가 무효라는 입증은 피고(침해혐의자)가 부담하는 것이나, 피고 측에서 특허의 유효 여부에 관하여 실질적인 의문을 제기할 수 있다면 법원으로서는 가처분을 기각할 가능성이 높다. 따라서 권위있는 전문기관의 법률소견, 감정의견 등을 제출하여 특허의 유효성, 침해성 판단에 의문을 불러일으키는 것이 효과적이다.



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