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미국에서의 특허침해소송 전략 - 4. 마크맨 청문회 단계

마크맨 청문회(Markman Hearing)

(1) 개념

‘마크맨 청문회’는 법원이 당사자가 제출한 증거자료를 토대로 특허 청구항(claim)의 해석을 확정하는 특허소송의 특별한 절차를 말한다. Markman v. Westview Instruments, Inc. 판결에서 연방대법원이 특허소송에 있어 특허 청구항(claim)의 해석은 법률문제로서 법원의 전속권한에 속하며 배심원이 판단할 사실문제가 아니라고 판시한 데 기인하였다.


(2) 운용 실태

연방대법원은 마크맨 청문회 절차를 거칠 것인지 여부 및 그 시기에 대해 아무런 지침을 주고 있지 않다. 마크맨 청문회 절차는 각 법원의 재량에 맡겨져 있으며, 그 시기와 방법이 통일되어 있지 못한 것이다. 다만, 몇몇 법원(예 : 캘리포니아 북부 지방법원)에서는 자체 소송절차 규칙에 마크맨 절차를 규정하고 있다.

법원에서 나오는 일반적인 마크맨 결정은 서면 형식으로 나오지만, 종종 법정에서 마크맨 판결이 나오는 경우도 있다. 마크맨 청문회는 개별 당사자 변호사의 법적 주장 제출만으로 이루어질 수 있다. 법원은 재량에 따라 변호사로부터 구두 주장을 청취하기로 결정할 수 있으며, 예비적으로 법원은 증거를 구성하는 청문회를 갖기로 결정할 수 있다. 증거를 구성하는 청문회에서 각 당사자는 특허청구항 의미에 관해 증언할 증인을 제시할 수 있다. 다만, 특허청구항 해석은 특허청구항 자체, 명세서, 심사이력 순으로 이루어진다.


(3) 시기

마크맨 청문회의 시기 및 청구항 해석에 대한 결정은 공판 판사의 성향에 따라 달라진다. 공판(Trial) 훨씬 이전에 열릴 수도 있고, 공판 전날이나 공판에서의 증거제시 직후에 열릴 수도 있다. 일반적으로 원고는 특허 청구항이 피고의 특허침해 행위를 모두 포함하는 것으로 해석되도록 하기 위해, 마크맨 청문회 및 결정을 마지막 단계에서 선호한다. 반면 피고는 법원에 의해 해석된 대로 특허 청구항의 유효성을 공격하기 위해 선행기술을 수집할 충분한 시간을 갖기 위해, 마크맨 청문회 및 결정을 초기 단계에서 선호한다. 판례법에 의하면, 마크맨 청문회는 전문가 증거조사보다 빨리, 늦어도 공판 시작 단계에서 열린다. 마크맨 청문회는 종종 약식판결 청구와 결합하기도 한다.


(4) 중요성

(가) 특허침해 판정에 직결

특허 청구항을 좁게 해석하면 문언침해의 범위가 좁아져 침해혐의자에게 유리한 반면, 반대로 넓게 해석하면 문제 제품이 특허침해의 판정을 받기가 쉬워 특허권자에게 유리하게 작용한다. 다만 지나치게 청구항 범위를 넓게 해석하게 되면 선행기술에 의해 무효화될 가능성이 높아지는 측면은 있다.

즉, 특허권자 입장에서는 법원이 피고의 특허침해 행위를 포함하면서도 예견성, 자명성, 명세서 기재 또는 실시가능 요건에 대해 항변받지 않을 정도의 특허 청구항 해석을 채택하도록 하는 것이 중요하다. 

반면, 특허침해 혐의자의 관점에서는 특허 비침해 주장을 특허침해 혐의자에게 제공하는 좁은 해석, 또는 특허상표청이 고려하지 않은 선행기술에 대한 예견성, 자명성 요건을 항변하거나, 명세서 기재 불비나 실시가능 요건(35 U.S.C. §112)을 충족하지 않을 정도로만 넓은 해석을 가지는 것이 바람직하다. 사실심 법원은 특허청구항의 올바른 해석을 내려야 하며, 사실심 법원이 특허청구항의 잘못된 해석을 내린 경우 사건은 항소법원에 항소되어 항소법원은 사건의 약 50% 가량 특허청구항 해석을 파기한다.

요컨대 특허 클레임의 해석은 특허 침해여부의 판단에 직결되어 대부분 특허 소송의 승패를 좌우한다. 

따라서 마크맨 청문회 단계에서 성공적인 결과를 이끌어낸 측에서는 즉시 약식판결을 신청하여 절차를 조기에 종결하려 할 것이다. 따라서 마크맨 청문회절차의 중요성은 점점 높아지고 있으며, 침해혐의자로서는 공판을 거치지 않고 약식판결 또는 소 각하 판결에 의해 소송을 유리하게 마무리 지을 기회를 가지게 된다.

(나) 소송 경제에 기여

정식 사실심리 이전에 마크맨 청문회 절차를 거치면 (i) 쟁점을 명확히 하여 증거조사 절차의 집중에 도움이 되고 (ii) 조기에 특허 청구범위 해석을 확정하여 당사자들에게 사건을 예측하고 계획하는 기회를 주어 화해를 용이하게 하고 소송경제에 도움이 된다.

 
(5) 청구항 해석 원칙

마크맨 청문회 절차에서는 특허 청구항의 해석 자료로 사용되는 것은 특허 자체의 내적 증거(Intrinsic Evidence)와 외적 증거(Extrinsic Evidence)로 구분할 수 있다. 명세서는 발명품의 서면기술서로서 청구항의 용어를 명백히 또는 암시적으로 정의함으로써 사전과 같은 역할을 담당하고, 심사이력은 청구항 범위와 관련하여 출원자가 한 진술은 물론 특허상표청에 제출된 모든 특허 심사기록을 포함한다.


(6) 대응책

(가) 사실심리(Trial) 이전에 마크맨 청문회 신청

마크맨 청문회 절차의 시기는 대개 법원의 재량에 의한다. 따라서 정식 사실심리 이전에 마크맨 청문회를 신청하여 법원의 직권발동을 촉구하는 것이 유리할 수 있다.

(나) 전문용어의 과다 사용 자제

특허청구항 용어는 일반적 의미를 지닌 것으로 강한 추정을 받는다. 따라서, 법원은 특허청구항 용어를 동종업계의 일반적인 의미에 의거하여 해석하므로, 최적 실시예를 지적하는 것만으로는 추정 복멸이 불가능하다. 청구범위 용어의 일반적 의미는 다음 방식 등으로 복멸할 수 있다.

(i) 특허권자가 용어를 자신만의 독자적 의미로 사용하고 명세서나 심사이력에서 논쟁 중인 청구용어의 정의를 분명히 제시한 경우

(ii) 내적 증거에서 특허권자의 용어가 선행기술 용어와 구별되고, 사물관할이 배제된다고 나타낸 경우

(iii) 법적 권위의 문제로서 특허권자가 단계+기능 청구항 또는 수단+기능 청구항으로 기술하였을 때, 청구범위 용어가 명세서에 나타난 해당 구조나 단계와 등가물을 나타낸 경우

특허권자가 독자적으로 특허 청구항을 일반적 의미와 다르게 사용하였을 경우에는 입증책임을 부담한다.

특허 기술에 관하여 법관은 전문지식이 아닌 교양인 수준의 지식을 가지고 있을 뿐이다. 따라서 특허 범위의 해석에 관하여 지나치게 많은 전문적인 용어로 법관을 납득시키려 하는 것보다는 전문 용어의 수를 최소화하고 용어의 통상적 의미에 바탕을 두고 상식적으로 납득할 수 있게끔 설명하려고 노력하는 것이 보다 효과적이다.

(다) 내적 증거의 철저한 분석

내적 증거는 제3자가 특허권의 권리범위를 확인할 수 있는 공식적 기록이라는 점에서, 특허청구항 해석은 우선적으로 내적 증거에 의하여 행해진다. 내적 증거만으로는 불명확한 경우에야 비로소 외적 증거를 참작하여 해석한다. 마크맨 청문회에서는 특허의 출원 경과(File History), 출원과정에서 특허 범위나 청구항 용어의 의미 제한이 있었는지 여부 등 내적 증거와 관련된 자료를 철저히 분석하는 것이 중요하다.

(라) 내적 증거의 분석 후 외적 증거 검토

법원은 내적 증거와 모순되는 외적 증거를 증거로 채택하지 않는다. 전문가 증언보다 외적 증거로서의 선행기술서와 사전이 객관적이고 신빙성 있는 가이드로서 우선하므로 이에 따른 청구항 용어 해석을 주장할 수 있다. 부대증거로서 전문가의 증언 제출시 신빙성을 증명하는 것이 중요하다. 사실심 이전 단계(예: 마크맨 청문회)와 사실심에서의 전문가 보고서 내용이 상이하다면 소송에서 불리한 판단을 받을 수 있다.

(마) 전문지식으로 유리한 특허청구범위 해석 유도

특허분쟁 발생시 청구범위 해석 과정을 유리하게 이끌 수 있는 전문지식이 중요하다. 마크맨 청문회 단계에서는 법관에 대한 특허 청구항 의미의 설득력 있는 전달 정도가 관건이므로, 현지 변호사와 사내의 기술 전문가가 소송의 초기 단계에서부터 긴밀히 협조하는 것이 필요하다. 그러한 긴밀한 공조를 통해 복잡한 특허 해석의 문제를 이해하기 쉬운 한 장의 도표로 담아낼 수 있다면 마크맨 청문회 절차에서 매우 유용하게 활용할 수 있다.


(7) 마크맨 판결의 항소에 대한 항소법원의 판단방법

지방법원의 마크맨 결정은 그 자체로서는 항소할 수 없는 중간결정으로 고려된다. 따라서, 창의적인 전략없이는 일방 당사자는 전체 증거조사 과정에 걸친 절차와 본안에 대한 전반적인 공판에 직면할 수 있다. 그 결과 일방 당사자는 다른 당사자로 하여금 지방법원의 청구항 해석을 파기하고 사건을 반송하는 연방항소법원(CAFC)의 항소심에서 승소하도록 한다.

항소법원은 특허청구항 해석을 새로운 관점에서 고려하고 지방법원의 마크맨 결정을 고려하지 않는다. 

최근 항소법원은 마크맨 판결을 다루는 사건의 증가에 대하여 우려를 표시하였다. 

항소법원은 다수 사건이 특허 유․무효 결정없이 특허침해 약식판결로부터 나온 항소심처럼 전체 공판 기록이 미흡한 것에 대해서도 우려를 표시하였다. 




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