특허소송 대책
소송대책 전략
지재권 소송 절차
특허분쟁 및 심판
특허조사의 중요성
특허,상표,디자인 심판
결정계 심판
당사자계 심판
해외 특허소송 대책
미국 IP소송대책 전략
일본 IP소송대책 전략
중국 IP소송대책 전략
유럽 IP소송대책 전략
홍콩IP소송대책 전략
기타국 IP소송대책 전략
산업별 분쟁 및 소송사례
기업간 특허전쟁 사례
정보통신
전기전자
섬유화학
기계소재
사례중심 분석
국가별 분쟁판례정보
미국 분쟁판례정보
일본 분쟁판례정보
유럽 분쟁판례정보
중국 분쟁판례정보

미국 IP소송대책 전략

미국에서의 특허침해소송 전략 - 1. 소송 제기 단계

미국에서의 특허침해소송 전략 - 1. 소송 제기 단계

소송은 원고가 소장을 제출하면서 개시된다. 소장의 제출시점은 그 후에 행해지는 여러 가지 절차의 기준시점이 된다. 원고가 소장에 가처분 신청을 동시에 한 경우 법원은 우선적으로 가처분에 대한 약식판결을 행한다.

소장이 접수되면, 피고는 몇 가지 대응방법을 선택할 수 있다.

첫째, 재판권의 흠결을 이유로 하여 소송기각 청구와 관할이송 청구 등 각종 청구를 제기한다.

둘째, 당해 소송에서 응소하기로 결정하고, 상대방의 소장에 대한 답변서를 제출한다.

셋째, 특허권의 침해사실을 부인하거나 특허권의 무효를 주장하는 반소를 제기한다. 사건이 각하되지 않는 한 당사자들은 어떠한 제소나 이에 대항하는 반소에 대해서도 답변을 해야만 한다.

넷째, 사실관계에 대한 명백한 증거를 소지한 경우에는 약식판결을 신청한다. 약식판결은 논쟁대상이 될 만한 사실이 없다거나 적용 법률에 근거하여 유리한 판결이 요청되는 것을 주장할 경우에 행하여진다. 사실심리 절차를 생략하여 신속히 원하는 판결을 얻을 수 있는 장점이 있다.


(1) 소송의 제기

특허권자의 허락을 받지 않고 특허발명을 제작하거나 특허발명품을 미국 내에서 판매․판매 청약하거나, 미국 내로 수입하는 행위는 특허를 침해하는 행위에 해당된다. 

또한 특허침해를 적극적으로 유도하거나 특허침해에 기여한 자도 특허침해 책임을 진다. 협상에 의해서 특허권자 및 특허침해 혐의자간에 합의에 이르지 못할 경우에는 소송을 제기하게 된다. 소송은 관할 연방지방법원에 소장을 제출함으로써 시작된다. 연방법원은 특허침해소송에 대해 전속적인 사법관할권을 가진다. 

그러므로, 주 법원에 특허침해소송을 제기하는 것은 허용되지 않는다. 특허사건은 대개 전국적인 영업을 하는 기업간 사건으로서 법원에 따라 다른 결과를 가져오므로, 대형 사건일수록 관할법원 선택(forum shopping) 단계부터 신중하게 된다. 관할법원 선택시 변호사, 배심원, 증인, 전문가 등의 편리성, 판사의 특허관련 지식, 배경, 경험, 배심원의 특징 및 편견, 소송당사자에 대한 지역사회의 평판, 법원의 특이한 절차사항, 처리기관, 특허권자의 승소 비율 등을 감안하여야 한다.

연방법원에 제출하게 되는 소장은 관할권, 구제내용, 판결 요청사항 등을 진술하는 간결하고 짧은 서면을 말한다. 상대방에 대한 청구내용이 기록되어 있는 한 소장은 접수된다. 특허침해소송에 있어서 특허권자는 소장에 특허번호를 기입하고 특허침해를 주장하게 된다. 소장은 지방법원의 모든 절차와 같이「연방민사소송규칙」에 따르게 된다.


(2) 소장의 송달(Service of Complaint)

소송절차는 원고가 소장을 법원에 제출함과 동시에 그 소장을 피고에게도 정식으로 송달함으로써 시작된다. 원고에 따라서는 소장을 법원에 제출하고 피고에게는 정식의 송달을 하지 않고 소장의 복사본만을 비공식적으로 송부하는 경우가 있다. 이것은 상대방을 교섭에 끌어들이기 위해 자주 사용되는 전략이다. 원고측이 120일 이내에 소장을 송달하지 않는 경우 그 제소는 무효가 된다. 정식 송달의 방법은 다음의 2가지 종류가 있다.

(가) 직접송달(Personal Service)

법원의 집행관이 직접 피고인에게 소장을 전달하는 방법을 직접 송달이라 한다. 한국 기업이 피고가 되는 경우는 한국의 변호사가 송달서류를 한국어로 번역하여 이를 송달서류에 첨부하여 대신 전달하는 방법도 가능하다.

(나) 간접송달(Constructive Service)

우편송달, 보충송달, 공시송달 등 피고 자신에게 직접 송달하는 방법 이외의 모든 것을 총칭한 송달방법이다. 한국 기업에 대한 송달방법으로는 우편송달이 많이 이용된다. 동봉된 수령서에 서명하여 반송시키지 않는 한 송달은 인정되지 않는다. 따라서 우송에 의해 송달을 받은 한국 기업이 적극적인 접수의사가 없는 한, 수령서에 서명하여 반송시킬 필요가 없다. 그러나 원고측에서는 다른 방법으로 송달을 시킬 수 있는 가능성이 있기 때문에, 우송을 받으면 즉시 미국 대리인과 연락을 취해 빠른 준비를 시작하는 것이 바람직하다.
 

(3) 소장의 대응

정식소장을 송달받은 경우, 피고는 원칙적으로 20일 이내 회신을 제출해야만 한다. 다만 당사자간 합의, 법원 명령 등에 의해 연장될 수 있다. 적절한 대응을 위해서는 결국 미국 대리인과 협의한 후 소송 방침을 정할 필요가 있으나 기본적인 대응 방법을 살펴보면 다음과 같다.

(가) 답변서(Answer)

원고측의 주장인 소장에 대한 반론을 피고는 답변서로 제출한다. 통상 소장이 간략하므로 답변서도 간략히 기술해 제출하나, 소장에 주장된 사항에 대해서는 전부 회신 내지 반대 주장을 기재해야만 한다.

특히 상대방이 주장하는 법적 쟁점(예를 들면 특허 및 상표침해, 계약위반, 부정경쟁, 손해배상)에 대해서는 자기의 적극적 반론(Affirmative Defense ; 예를 들면 특허 비침해, 특허무효, 계약의무위반, 부정경쟁 부존재, 손해배상 부존재)을 꼭 기재해야만 한다.

(나) 각종 신청(Motion)

① 각하 신청(Motion to Dismiss)

연방민사소송규칙 제12(b)조에서 규정한 신청에는 사물관할권의 결여, 인적 관할권의 결여, 관할법원의 부적절성, 절차의 하자, 소장 송달절차의 하자, 구제수단의 근거인 청구의 미제출, 필수당사자 및 필요당사자를 포함한 소송에 필요한 당사자의 추가 실패가 있다.

각하 신청은 소장의 내용에 오류가 발견되었을 때에 사용되는 신청으로서, 예를 들면 원고가 특허권을 갖고 있지 않거나, 피고가 미국에서 특허침해행위와 무관한 경우 피고는 답변서 대신에 각하 신청으로 원고에 대응할 수 있다.

㉮ 사물관할권의 결여

미국 법정에서 해당 법원이 공판(Trial)을 하기 위해서는 당해 사건에 대한 관할권(Jurisdiction)이 존재해야 한다. 관할권에는 특허침해, 불공정 경쟁, 반독점 등 소송 내용에 대해 법원이 판결을 행사할 수 있는 권한을 의미하는 사물관할권(Subject matter jurisdiction)이 존재한다. 특허침해소송은 연방항소법원(CAFC)의 관할로 특허침해 관련 분쟁이 실제로 존재했는지의 여부를 따지는 실질적 분쟁을 근거로 해당 법원이 소송 내용에 대해 사물관할권을 가지는지 여부를 판단할 수 있다.

㉯ 인적 관할권의 결여

소송 내용에 대한 판결 권한과는 별도로, 법원이 소송 당사자에 대해 판결을 내릴 권한을 가지고 있어야 하는데 이를 인적 관할권(Personal jurisdiction)이라 한다. 인적관할권은 소송 당사자가 해당 주와 일정한 관계가 성립함을 근거로 행사된다. 이는 소송의 성립이나 유리한 재판지에서 공판을 받기 위해, 구체적인 사건에서 소송당사자가 어느 주의 법원에 소송을 제기하여야 하는가의 쟁점사항으로 발전한다. 인적 관할권은 일반 관할권 및 특정 관할권으로 구분된다. 

일반 관할권은 소송물과의 직접적 관련성없이 피고 법정지와의 관련성을 토대로 모든 소송에 대해 관할권을 인정하는 것이며, 특정 관할권은 특정 소송물과의 관련성을 근거로 당해 소송물에만 제한된 관할권을 인정한다. 

법원은 특허소송의 경우 인적 관할권을 광범위하게 설정하는 경향이 있어, 미국을 상대로 사업을 하는 한국 기업은 미국 법원의 일반 관할권에 포함될 수 있다는 점을 명심해야 한다. 특히 기여침해나 유도침해 혐의를 받는 경우 관할권이 성립할 가능성이 높아진다는 점에도 주의해야 한다.

㉰ 관할법원의 부적절성

연방 지방법원이 특허사건에 대해 1심 사법관할권을 가지며, 원고는 피고의 거주지 또는 사업체 소재지․침해행위 발생지인 지방법원에 제소할 수 있다. 관할법원은 사물관할권․인적관할권의 인정을 전제로 어느 지역의 법원에서 공판을 받는 것이 적절한가의 문제이다. 재판지는 비용 절감뿐만 아니라 유리한 판결을 위해서도 중요하기 때문에 원고나 피고에게 중대한 이해관계 발생 요소이다. 일반적으로 침해 혐의자는 “관할법원의 부적절성”을 이유로 한 소송의 각하를 주위적 청구로, 적절한 법원을 지정한 관할 이송청구를 예비적 청구로 대응하게 된다.

㉱ 소송에 필요한 당사자의 추가 실패

필요당사자(necessary party)는 이 자의 추가없이도 소송을 계속하는 경우를 말하며, 필수당사자(indispensable party)는 이 자를 추가할 수 없으면 소송을 각하해야 하는 경우를 말한다. 소송의 각하 여부를 결정할 때 법원은 다음 4가지 요소를 고려한다. (i) (제3자의 추가가 법적으로 요구되는) 의무적 병합의 추가없는 소송진행이 병합자 및 현재 소송당사자에게 얼마나 불리하게 작용하는지 여부, (ii) 판결을 적절히 한정하여 이러한 불이익을 어느 정도 감소시킬 수 있는지 여부, (iii) 의무적 병합의 추가없이 하는 판결이 적절한지 여부, (iv) 소송이 각하되면 원고가 적절한 구제수단을 박탈되는지 여부이다.

② 관할이송 신청(Motion to Transfer)

소송을 접수한 연방법원이 관할권을 갖고 있지 않는 경우, 피고는 적절한 법원을 지정하여 관할이송 신청을 할 수 있다. 관할권 문제는 소송 초기단계에서의 중요 쟁점 사항으로 관할이송 판결을 얻어낸다면 원고에게 큰 타격을 주는 것이 된다.

적절한 관할권이 있는 법원에 제소된 경우에도 보다 유리한 재판지로 옮기기 위하여 이송을 청구하는 경우도 있다. 즉, 당사자와 증인이 주로 거주하는 지역의 재판지로 이송을 청구할 수 있다. 혹은 현재 진행되고 있는 소송과 유사한 사례를 다룬 법정이 있을 경우에 해당 재판지로 이송을 청구하는 것이 승소하는 데에 유리한 경우도 있다.

③ 삭제 신청(Motion to Strike)

소장의 내용에 불충분한 항변(defense)이나 부적절한 주장(예를 들면, 공공의 미풍약속 위반), 사소한 문제가 포함되어 있는 경우 그 내용의 삭제를 요구할 수 있다.

(다) 반소(Counter-Claim)

소장에 대응을 할 때에 피고측이 역으로 제소할 수 있다. 특허사건에서 가끔 볼 수 있는 것은, 피고가 소유하고 있는 특허에 대한 권리 침해, 특허권의 귀속에 관한 분쟁, 권리자측의 독점금지법 위반행위 등이 있다. 특히 자신이 특허권을 보유하고 있는 경우에는 크로스 라이센스4) 협상을 통해 전략적 제휴를 시도해 볼 수도 있으나, 제소자가 자신의 특허권을 침해하고 있는 경우에는, 이를 이용하여 제소자에 대한 반소를 할 수도 있다. 반소를 함으로써 화해의 협상이 한결 수월해 질 수 있고 분쟁을 조기에 해결할 수 있는 실마리를 마련할 수도 있게 된다.

반소는 미국 연방소송 규정에 의해 반드시 행해야 하는 의무적 반소와 그렇지 않은 임의적 반소(Permissive counterclaim)로 구분된다. 당사자가 법원의 허가 또는 반대 당사자의 서면 동의를 받아 추가적인 반소를 제기하는 경우, 법원은 다음의 4가지 요소를 추가적인 반소 청구의 적절성을 결정하기 위해 고려한다. (i) 악의, (ii) 부적절한 지연, (iii) 반대당사자에 대한 침해, (iv) 수정의 불필요성이 있다면 추가적인 반소 청구는 기각된다는 점에 유의해야 한다.

① 의무적 반소

의무적 반소는 필요시 제기하지 않으면 나중에 주장할 수 없다. 의무적 반소에는 특허비침해, 특허무효, 특허에 대한 권리행사 불능 등이 있다. 의무적 반소는 반대 당사자 청구의 대상 주제인 사건에서 발생하고, 재판을 위해 법원의 사법관할권을 벗어난 제3자 출석을 필요로 하지 않는 청구이다. 반소가 반대당사자 청구와 동일한 사건에서 발생해야 한다는 요구는 청구에 내재한 본질적인 사실과 법적 쟁점 간에 논리적 관련성을 요구하고, 병합 심리함으로써 사법경제와 공정에 이바지할 정도의 반소일 것을 요구한다.

관련성 여부를 결정할 때 법원은 첫째 관련된 법과 사실 쟁점이 대체로 동일한지, 둘째 기판력(res judicata) 원리가 의무적 반소규정이 없을 때 후속적인 소송을 방해하는지, 셋째 동일 증거가 두 청구를 반박 또는 지지하기 위해 사용되는지 여부에 의해 결정된다.

② 임의적 반소

임의적 반소는 변론인이 소송상대방에 반대해 가지고 있고, 상대방 청구의 대상 주제인 사건에서 발생하지 않은 청구로서, 의무적 반소 자격에 미치지 못하는 청구는 임의적 반소로서 자질을 갖춘 것이 된다. 임의적 반소는 독점금지법 위반, 또는 동일 사안에서 비롯된 불법행위 등이 될 수 있다. 기술이 관련되어 있고 증거에서 몇몇 중복이 있으며, 법의 공통 쟁점을 포함할지라도, 원고에 대한 피고의 특허침해청구는 다른 특허에 대한 원고의 특허침해소송에서 의무적 반소가 아니라 임의적 반소라는 점에 주의해야 한다.

(라) 교차소장(Cross-Claim)

공동피고 또는 제3자에 대해서 책임을 추궁하는 경우의 대응이다. 예를 들면 특허보증을 받은 피고는 그 보증을 약속한 공동피고 또는 제3자에 대해 교차소장을 제출함으로써 보증의 이행(손해배상 내지 소송비용의 부담)을 요청할 수 있는 것이다.

(마) 연기(Extention)

답변서, 신청 등의 작성에 시간이 걸리는 경우 당사자는 상대방에 대해 연기신청을 하여 동의를 얻어야만 한다. 이 때 동의를 얻은 경우에는 동의서(Stipulation)를 법원에 제출하여 원하는 기간만큼 연장을 받을 수 있다. 아주 심각한 적대관계에 놓여있지 않는 한 어느 정도의 기간 연장은 상호 인정해 주는 것이 판례이다. 동의를 얻지 못한 경우에는 신청(Motion to Extension)으로서 법관의 재량에 의한 연기를 요청해야 한다.

(바) 재심사(Reexamination)의 청구

소송을 접수한 때에는 상기 절차 (가)항에서 (마)항 사이 이내에 특허상표청에 대한 재심사 청구의 가능성을 고려해야만 한다. 재심사는 소송절차에서 소장의 답변 그 자체는 될 수는 없지만, 때에 따라서 아주 유효한 방어 방법이 될 수 있다. 제소 후에 재심사를 청구한 경우 본 소송절차는 법관의 재량에 의거 병행해 진행되는 경우도 있고 재심사결과가 나올 때까지 절차 진행을 중지하는 경우도 있을 수 있다. 사건이 많아 바쁜 법원일수록 절차진행을 중지시키는 경향이 많다.


(4) 제소남용의 제재 신청

제소남용의 제재 신청(연방민사소송규칙 제11조)은 법원에 제출하는 모든 서면에 변호사가 서명함으로써 변호사가 해당되는 서류나 자료 등을 읽었고 또한 제출하는 자료들이 어느 정도 타당성을 가지고 사실과 법에 의해 뒷받침되는 상태이며 남용의 의도가 없다는 것을 증명하기 위한 취지의 규정이다. 변호사들이 필요 없는 제소를 못하게 하고 충분한 조사를 통해 법원에 신빙성있는 자료를 제출하게 하기 위한 것이다. 만약 이 규칙에 위반하여 제소를 하고, 상대방에게 부당한 부담을 주는 경우 상대방이 쓴 변호사 비용을 부담하는 제재를 받게 된다.

소장에서 주장하고 있는 특허침해가 명확히 사실에 반하고 약간의 사실조사만 한다면 소장에 쓰여진 청구에 근거가 없다는 것을 쉽게 알 수 있는 것과 같은 사안의 경우는, 규칙 제11조에 기초하여 제재의 신청을 고려할 수 있다.




더 자세한 IP 정보 및 기타 궁금한 사항이 있으시면 아래 연락처를 통해 문의하시기 바랍니다.
성실하고 풍부한 정보를 제공해드리겠습니다.

"대일국제특허법률사무소_ Daeil Int'l Patent & Trademark Offices"

대일국제특허법률사무소는 1997년 4월 창립 이래 20년 이상 국내 및 해외 특허, 상표, 디자인 등의 출원 및 등록을 성공리에 서비스해온 지식재산전문가 그룹입니다. 국내 및 해외의 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등록 및 심판, 소송, 감정등의 토털 서비스를 지향하고 있습니다. 또한 고객님의 지식재산권을 소중하게 여기고, 최상의 권리로서 확보할 수 있도록 항상 최선을 다하고 있습니다.


전화상담: 02-554-3027 또는 3026  /  메일상담: daeilpat@gmail.com

대일국제특허법률사무소 홈페이지 

> 온라인 무료상담:  특허상담  /  상표상담  /  디자인상담   /  해외출원상담 

카카오톡 1:1 변리사 상담

뉴아이피비즈 제휴문의 이용약관 개인정보보호정책 오시는 길 사이트 맵
홍보: 주식회사 코마나스 해외업무: 대일국제특허법률사무소
서울시 영등포구 당산로 27길 18 진양빌딩 3층
사업자등록번호 : 117-81-77198, 대표 이현구/변리사 이종일
Copyright © 2011~2019 Comanas Co., Ltd all rights reserved.