재심사 청구시의 검토사항
① 결정계 절차와 당사자계 절차의 선택
결정계 절차와 당사자계 절차의 주된 차이점 두 가지는 의견제출, 항소 가부에 의한 절차보장 정도와 이후 소송절차에서의 금반언 원칙의 적용 여부이다. 당사자계 절차는 절차권이 강화되어 있는 반면, 금반언 원칙에 따라 추후의 소송절차에서 무효항변이 제한된다. 따라서 당사자계 절차는 보다 신중한 결정이 요구된다. 두 번의 기회는 없다는 가정 하에 특허상표청의 재심사절차에 총력을 기울일 각오로 임해야 한다.
② 재심사 청구 요건 충족 여부
재심사 청구는 특허성(Patentability)에 관하여 ‘실질적으로 새로운 문제’를 제기하는 것이어야 하고, 청구 근거가 되는 선행기술은 특허나 간행물의 형태에 제한된다.
여기서 주의할 점은, 비록 문제 특허의 출원과정에서 특허상표청이 이미 인용 또는 검토한 바 있는 특허나 간행물에 근거한 재심사 청구라고 하여도 ‘실질적으로 새로운 문제’를 제기하는 것이라면 반드시 배제되어야 하는 것은 아니다.
이는 특허출원 절차에서는 특허상표청이 선행기술의 존재를 알았더라도 당해 특허와의 관련성에 관하여 시간적 제약 등으로 인해 모든 관점에서의 충분한 심사를 하기가 어려운 현실을 고려한 것이다.
따라서 출원과정에서 이미 알려진 선행기술을 근거로 해서도 특허 재심사를 청구할 가능성이 있음을 염두에 두고 특허 무효 여부를 음미해 볼 필요가 있다.
③ 승소가능성의 분석
재심사 청구는 강력한 무효자료를 갖고 있는 경우에 한하여만 청구해야 한다. 강력한 무효자료 이외의 자료를 갖고 재심사를 청구해 특허권이 무효화되지 않고 살아남은 경우에 소송절차에 들어가 그 특허를 다시 무효시키는 것은 굉장히 곤란하다. 즉, 재심사에서의 결과 이상을 추후 별도의 소송절차에서 기대할 수는 없는 것이다.
따라서 “(i) 발견된 선행기술이 특허무효를 이끌어내기에 충분할 정도로 유력한 것인가?,
(ii) 특허 진보성을 반박할 수 있는 객관적인 증거를 어느 정도 확보하고 있는가?,
(iii) 소송을 계속 중이라면 그 단계와 상태는 어떠한가?”
등의 사항을 사전에 검토하여 승소가능성을 점검한 이후 만반의 태세를 갖추어 재심사절차를 진행하는 것이 중요하다. 소송에서 배심심리가 예측되는 경우에도 특히 재심사를 고려해야만 한다.
④ 특허범위의 수정가능성
재심사에 의해 완전히 무효화시키는 것이 불가능하여도 특허청구 범위(Claim)를 감축시킴으로써 침해를 벗어날 수 있는 확신이 있으면 재심사는 아주 경제적인 해결 방법이라 할 수 있다. 비록 감축이 비침해의 근거로 삼기에는 불충분하여도 중용권에 의해 문제가 해결되는 경우도 많다.
특허 재심사청구에 의해 문제 특허를 완전히 무효화시키는 것만이 아니라 특허권자로 하여금 선행기술에 의한 특허 무효화를 피하여 특허 범위를 축소하게 함으로써, 회피설계의 방법을 용이하게 하거나 불공정행위(Inequitable Conduct) 항변의 자료를 확보하는 것도 재심사 청구의 훌륭한 목적이 될 수 있다.
따라서 재심사 청구 시에는 선행기술의 관점에서 뿐만이 아니라 회피설계의 관점에서 특허범위의 수정가능성을 염두에 두는 것이 필요하다.
더 자세한 IP 정보 및 기타 궁금한 사항이 있으시면 아래 연락처를 통해 문의하시기 바랍니다.
성실하고 풍부한 정보를 제공해드리겠습니다.
"대일국제특허법률사무소_ Daeil Int'l Patent & Trademark Offices"
대일국제특허법률사무소는 1997년 4월 창립 이래 20년 이상 국내 및 해외 특허, 상표, 디자인 등의 출원 및 등록을 성공리에 서비스해온 지식재산전문가 그룹입니다. 국내 및 해외의 특허, 실용신안, 상표, 디자인 등록 및 심판, 소송, 감정등의 토털 서비스를 지향하고 있습니다. 또한 고객님의 지식재산권을 소중하게 여기고, 최상의 권리로서 확보할 수 있도록 항상 최선을 다하고 있습니다.
전화상담: 02-554-3027 또는 3026 / 메일상담: daeilpat@gmail.com
> 대일국제특허법률사무소 홈페이지
> 온라인 무료상담: 특허상담 / 상표상담 / 디자인상담 / 해외출원상담
> 카카오톡 1:1 변리사 상담
동향
미국 IP소송대책 전략
