미국 특허 상표 분쟁 대응: 심사에 의한 보호 전략- 1. 재심사의 요건 및 절차

재심사의 요건

재심사 청구는 제3자가 유효한 특허에 관하여 새로 발견된 선행기술에 의거해 특허상표청에 대해 다시 심사해줄 것을 요청하는 것이다. 즉 발행된 특허의 청구범위에 관해 원 출원절차에서 고려되지 않은 선행기술 관점에서 특허성에 대하여 재검토를 청구하는 것이다.

재심사는 누구든지 특허의 존속기간 동안 특허된 청구항(claim)에 대해 재심사를 청구할 수 있다. 대체로 특허 청구범위의 유효성을 특허상표청으로부터 인정받고자 하는 특허권자나, 소송보다 특허상표청에 의해 특허 청구범위의 유효성에 이의를 제기하고자 하는 잠재적인 침해 혐의자이거나 실제로 제소된 침해 혐의자에 의해 이루어진다.

재심사 이유는 선행특허와 선행 간행물이 있는 경우로 제한된다. 선행특허 또는 선행 간행물이 있다는 이유 이외의 이유로 재심사 청구를 하는 것은 불가하다. 기망행위, 정직의무 위반과 같은 이유가 인정되면 특허 자체를 무효화할 수 있지만 재심사 대상이 아니므로 재심사절차에서 다툴 수 없다.

재심사 절차

재심사 신청인은 재심사를 신청하는 각 청구범위의 특징과, 청구범위 및 인용하는 선행기술과의 연관성 등에 대한 설명문을 제출한다. 재심사 청구가 제출되면 특허상표청은 3개월 이내에 재심사 필요성을 판단하게 된다. 특허상표청은 스스로 기존 특허에 특허요건 구비 여부가 문제된다고 판단되면 재심사를 결정할 수 있다.

재심사할 필요가 있을 경우 특허상표청은 재심사 명령을 발부하고 특허심사 절차에 따라 특허심사를 한다. 심사관은 일반적으로 새로운 검색을 하지 않고 재심사 신청인이 제출한 선행기술에 의거해 재심사를 한다. 특허 재심사의 경우, 원 특허심사와 동일하게 청구범위 변경(명세서 보정)이 가능하다.

재심사 절차 중에 선행기술과 구별되도록 보정이 허용되는 범위는 특허청구범위를 포함한 특허 명세서와 도면이다. 특허청구범위는 신규사항의 추가 및 청구범위의 확장이 아닌 다른 형태의 정정은 인정된다. 재심사를 통해 특허가 보정되면 그 사실을 적은 재심사 증명서가 발행되며, 그 정정된 특허 내용이 특허공보에 기재되게 된다.

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