미국은 특허법 제271조에서 다양한 특허권 침해에 관하여 규정하고 있다. (a)에서는 문언침해와 균등론에 의한 침해를, (b)에서는 유도침해를, (c)에서는 기여침해를 규정하고 있다. 

침해를 판정하기 위해서는 청구범위에 사용된 용어를 해석하고, 그것을 침해물에 적용시켜야 한다. 침해물이 청구범위에 기재된 용어의 범위에 포함된다면, 문언침해가 성립된다. 

문언상의 청구범위가 침해물의 구성요소를 전부 포함하고 있지는 않으나, 그 포함되지 않은 부분이 특허의 청구물, 또는 공정과 실질적으로 같은 것(대체물)이면, 균등론에 의하여 침해로 인정된다. 이러한 문언침해 및 균등론에 의한 침해는 직접침해(direct infringement)에 속하고, 유도침해 및 기여침해는 간접침해(indirect infringement)로 분류된다.

 

1952년 특허법 이래로 특허권자는 자신의 발명을 means-plus-function 형태로 표현하는 청구항에 대해 특허를 받을 수 있게 되었다. 제112조 ¶6 규정의 적용을 받게 되는 means-plus-function 형태로 표현된 구성요소에 대해서는 명세서에 개시된 실시예에 해당하는 구조 또는 물질과 그들의 균등물까지 청구항의 권리범위가 미치게 된다. 즉, 청구항의 구조적 정의에도 불구하고 그 권리범위는 명세서에 개시된 특정 구조 및 그 균등물에까지 미치는 것이다.

어느 청구항의 일부를 누군가가 실시하고 그 나머지를 다른 사람이 실시하는 경우는 어느 누구도 청구항의 전부를 실시하고 있지 않으므로 직접침해가 발생하기 않는 것이고, 직접침해가 존재하지 않으면 간접침해 역시 발생하지 않게 된다.

 

문언침해란 침해물이 청구범위에 기재된 모든 구성요소를 포함하고 있을 때 발생한다. 따라서 문언침해를 판단할 때는 청구범위에 기재된 표현이 그대로 침해물에 적용이 되고 있는지를 살펴야 하며, 어느 하나의 구성요소라도 침해물에서 발견할 수 없으면 문언침해는 성립되지 않는다.

예를 들면, 청구범위가 X, Y, Z의 요소들을 포함하고 있으며, X는 A, B, C로 이루어진 특허가 있고, 침해가 의심되는 발명은 X’, Y, Z의 요소들을 포함하며, X’가 B, C, D로 구성되어 있는 경우를 가정하자. 이 때, 청구범위 내의 X가 침해가 의심되는 발명 X’의 구성요소를 전부 포함하지 못하므로, 문언상 침해는 성립하지 않는다. 그러나 청구범위가 X의 구성요소를 A, B, C로 한정하지 않고 단지, X, Y, Z 로만 기재되었다면, 문언상 침해가 성립된다.

한편, 청구범위에 기재된 모든 요소가 침해물에 존재하는 한, 침해물에 추가된 다른 요소로 인하여 침해가 부정되지는 않는다.

 

1952년 특허법 이래로 특허권자는 자신의 발명을 means-plus-function 형태로 표현하는 청구항에 대해 특허를 받을 수 있게 되었다. 제112조 ¶6 규정의 적용을 받게 되는 means-plus-function 형태로 표현된 구성요소에 대해서는 명세서에 개시된 실시예에 해당하는 구조 또는 물질과 그들의 균등물까지 청구항의 권리범위가 미치게 된다. 즉, 청구항의 구조적 정의에도 불구하고 그 권리범위는 명세서에 개시된 특정 구조 및 그 균등물에까지 미치는 것이다.

예컨대, 특허청구항의 다른 모든 한정들을 문언적으로 만족하고, 청구항에 means-plus-function 형태로 표현된 구성요소와 동일한 기능을 수행하면서 그 명세서에 개시된 실시예의 균등물을 포함하고 있는 경우 이는 균등에 의한 침해와 구별되게 제112조 ¶6 규정에 의해 문언침해가 성립되게 된다.

 

만일 침해품이 명백히 특허청구범위 안에 있다면 침해가 성립되어 침해소송은 그것으로 끝난다. 

그러나 침해 물건이나 방법이 청구된 발명의 모든 구성요소 또는 한정(limitation)을 포함하고 있지 않다면 이는 문언적(文言的) 침해에는 속하지 아니한다. 균등론(Doctrine of Equivalents; 이하 “DOE”)은 이러한 문제에 대해 특허권의 효율적인 보호를 위한 해결책이다.

 

즉, 특허청구범위의 문언적 범위(literal scope)를 벗어남에도 침해가 인정되는 균등론에 기한 침해는 특허 발명품에 사소하거나 간단한 변형을 가함으로써 특허침해를 회피하는 것을 막기 위해, 미국에서는 판례법(case law)에 의해 채택되어 발전되어 왔다. 

특허청구항은 언어로 밖에 표현될 수 없다는 점에서, 청구항의 문언적 범위만으로는 특허발명을 열등하게 변형시키거나 특허발명에 있어서 상대적으로 비중이 적은 구성요소를 간단히 변경하여 특허 침해를 회피하는 행위에 대해서는 효과적으로 특허권을 보호할 수 없어 균등론이 대두되었다. 균등론은 내실 있는 특허보호를 통해 발명창작을 장려하려는 특허제도의 목적에 기여한다. 

그러나 특허의 문언적 범위를 벗어나서 인정되는 균등론에 의한 특허침해는 경쟁업자가 특허발명의 범위에 속하는지 여부를 쉽사리 결정 내릴 수 없게 만들기 때문에 경쟁자에 의한 후속 창작 의지를 저하시킨다. 이러한 점에서 균등론의 적용은 후속 창작에 장애가 될 정도의 불확실성을 야기하지 않도록 제한될 필요성이 있으므로 균등론 적용을 제한하는 원칙들 역시 판례법을 통해 발전되어 왔다. 이러한 균등론 적용의 제한은 기술공개를 통해 기술발전에 이바지한다는 특허제도의 기본 이념에 근거를 둔 것이다. 이하에서는 균등론의 적용과 그 제한에 대하여 구체적으로 살펴보도록 한다.

(1) 미국법상 균등론 적용의 연혁

균등론은 미국 초기 대법원 판결에서 채택된 이래 판례법에 의해 계속하여 발전, 유지되어왔다. Graver Tank 사건에서 연방대법원은, “특허청구범위의 문언적 범위를 모두 베끼지 않았다는 이유로 특허발명의 모방을 허용하는 것은 특허 보호를 헛되고 소용없는 것으로 만들 것”이라고 설시하면서 균등론의 필요성을 역설했다. 즉, 균등론은 비중이 상대적으로 작은 구성요소를 간단히 변경 또는 치환하여 침해품이 특허청구범위의 문언적 범위를 벗어나는 경우 특허청구항의 균등범위에 대해서도 특허침해를 인정함으로써 내실 있는 특허보호를 가능케 한다.

(2) 균등의 판단

특허청구항의 각 구성요소는 모두 중요하고 필수적이므로, 확인대상발명이 침해가 되기 위해서는 모든 구성요소가 포함되어 있거나 그 구성요소의 본질적인 균등물이 포함되어 있어야 한다. 균등물인지를 판단하는 방법으로는 Graver Tank 사건에서 정립된 삼중 동일성 테스트(triple identity test)와 Hilton-Davis 사건에서 정립된 “비본질적 차이(insubstantial difference) 테스트가 대표적인데, 전자는 확인대상발명의 구성요소가 청구항의 해당 구성요소와 (i) 실질적으로 동일한 결과를 얻기 위해, (ii) 실질적으로 동일한 방법으로 (iii) 실질적으로 동일한 기능을 수행하는지 여부로 판단하는 기능-방법-결과(function-way-result) 테스트를 의미하며, 후자는 당업자의 입장에서 그러한 구성요소의 변경이 중대하거나 본질적인지를 기준으로 판단하는 것이다. 양 판단방법 모두 현재까지 이용되고 있으며, 어느 방법을 채택할 것인지는 구체적 사안에 따라 결정되어야 한다는 것이 법원의 태도이다. 

이러한 균등 여부의 판단은 문언적 범위(literal scope) 판단과 달리 법률문제가 아닌 사실문제로서, 법원은 전문가 증언이나 그 밖에 당해 기술 분야의 실정에 대한 증거를 참조하여 판단하여야 하며, 일반적으로는 배심원이 결정한다. 이하에서는 균등 여부를 판단하는 방법들을 구체적으로 살펴본다. 

(가) 기능-방법-결과 3중 테스트

기능-방법-결과 3중 테스트는 미국 법원이 적용한 균등 여부를 판단하는 가장 오래된 판단방법이다. 그 명칭에서 알 수 있듯이, 특허권자는 확인대상발명에서 쟁점이 되는 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 결과(substantially the same result)를 얻기 위해 실질적으로 동일한 방법(substantially the same way)으로 실질적으로 동일한 기능(substantially the same function)을 수행함을 보여야 한다. 

(나) 비본질적 차이(insubstantial difference) 테스트

이 테스트는 “본질적 균등(substantial equivalent)”을 판단하는 것으로 결국 양 구성요소의 차이가 본질적 차이(substantial difference)인지에 의해 판단된다. 

이는 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. 사건에서 연방대법원에 의해 설시된 이후 현재는 균등의 판단방법 중 하나로 정립되었다. 다만, 이러한 본질적 차이(substantial difference)인지의 판단은 당업자가 특허발명의 구성요소와 특허청구항에 기재되지 않았던 확인대상발명의 구성요소의 상호 치환성을 알 수 있었는지 여부로 판단한다. 만일 확인대상발명의 구성요소와 청구항에 기재된 구성요소의 상호 치환성이 널리 알려진 것을 특허권자가 입증한다면 균등물임이 인정된다. 

다만, 균등 여부 판단을 위한 기능-방법-결과 3중 테스트와 비본질적 차이 테스트는 복합적으로 고려되기도 하고 아니면 둘 중 어느 하나에 의해 판단되기도 한다. 즉 양자는 서로 배타적 판단방법이라기 보다는 사안에 따라 둘 중 어느 하나에 의해서나 또는 양자 모두를 고려해서 판단되는 것이다. 

(다) 모든 구성요소 고려의 원칙(All Elements Rule)

문언적 침해의 판단에 사용되는 모든 구성요소 고려의 원칙이 균등론에도 적용된다는 것이다. 즉, 균등론 하에서도 “모든 구성요소 고려의 원칙(All Elements Rule)이 여전히 유효하게 적용되므로 발명 전체로서 균등여부를 판단하는 것이 아니라 청구항의 구성요소 각각에 대해 개별적으로 판단하여야 하는 바, 확인대상발명은 문제가 된 청구항의 구성요소 전부를 포함하고 있어야 한다. 따라서 아무리 사소한 구성요소라도 확인대상발명이 청구항에 기재된 구성요소 중 하나라도 포함하고 있지 아니하다면 이는 문언적 침해는 물론 균등에 의한 침해에도 해당되지 않는다.

(라) 침해자의 고의 여부

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. 사건에서 연방대법원은 균등론 적용에 있어 침해자의 침해 의도나 고의 여부는 고려되지 않는다고 판시하였다.

(마) 판단시점

균등 여부의 판단 시점에 관하여 특허권의 설정 등록시를 기준으로 할 것인지 아니면 침해 발생 시인지에 대해 논란이 있었다. 즉, 균등론이 특허권의 설정등록일 이후에 개발된 새로운 기술까지 포함하는 개념인지가 쟁점이 되었다. 

이에 대해 특허권의 침해 시를 기준으로 판단할 경우 당업자를 기준으로 한 구성요소간의 치환가능성이 기술의 발전에 따라 달라지므로 결국 특허권의 권리범위가 시간의 경과에 따라 변동하는 결과를 가져와 법적 안정성을 해하게 될 것이므로 특허권의 설정 등록시를 기준으로 균등 여부를 판단하는 것이 타당하다는 판결들이 있었다. 

그러나 대법원은 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. 사건에서 당업자를 기준으로 한 구성요소 간의 치환 가능성은 독자적 의미를 갖는 것이 아니라 균등 판단의 참고적 사항에 불과하고 본질적 문제는 균등 여부 자체라고 판단하면서 균등 여부의 판단 시점은 특허권의 침해 시임을 분명히 하였다. 따라서 특허권의 설정 등록 이후에 개발된 새로운 기술도 균등론의 범위에 포함될 수 있다. 

(3) 균등의 범위(Range of Equivalents)

균등의 범위는 일반적으로 해당 특허발명이 개척발명인지에 의해 영향을 받는다. 관련기술이 밀집한 분야에서 낮은 정도의 개량에 해당하는 발명을 한 경우에 비해 개척발명(pioneer invention)에 대해서는 더 넓은 균등범위가 인정됨이 당연하다. 예컨대, 플래쉬 메모리에 대한 원천 기술에 해당하는 발명의 경우 후발 주자가 이를 개량하거나 변형하여 실시하는 경우에도 균등의 범위가 미칠 가능성이 높을 것이나, 낚시대나 골프채 관련 발명을 한 경우에는 이와 관련된 선행기술이 조밀하게 포진하고 있으므로 그 균등의 범위 역시 좁을 수밖에 없을 것이다. 그렇다면 이러한 개척적 혹은 선구적 지위(pioneer status)를 판단하는 방법은 무엇인가?

이에 대한 명확한 방법은 있을 수 없으나 법원은 다음과 같은 가이드라인을 제시해 주고 있다. 

첫째, 공지의 구성요소와 결합했다는 사실은 선구적 지위를 판단하는데 관련이 없다. 실질적으로 거의 모든 발명은 공지의 구성요소와의 결합이라 할 수 있으므로 이를 근거로 선구적 지위를 부정하는 것은 타당하지 않다. 

둘째, 개척발명은 단순한 개량발명으로부터 완전히 동떨어진 절대적 개념의 선구적 지위가 아니라 해당 기술분야의 상황을 고려한 상대적 개념이라 할 것이다. 

따라서 개척발명인지를 판단하는 객관적 방법은 존재하지 않을 뿐 아니라 개척발명이라 하여 인위적으로 균등의 범위를 확장하는 것 역시 적절하지 않다는 것이 법원의 태도이다. 다만, 주변한정주의 시스템의 청구항 작성에 있어서 개척발명은 비개척발명에 비해 자연스럽게 그 권리범위를 넓게 할 수 있을 것이며, 균등의 범위 판단에 있어서도 자연스럽게 넓게 해석될 가능성이 많다 할 것이다.

특허청구범위는 일반 공중에게 무엇이 특허청구범위에 의해 보호되고 있으며 무엇이 보호되고 있지 않는지를 알려주는 공시기능(notice function)을 갖고 있는데, 이러한 공시기능은 원특허에 기초한 제3자의 후속 창작을 가능케 함은 물론 특허권의 권리범위에 속하지 않는 물품에 대해서는 일반 공중이 자유롭게 실시할 수 있게 하기 때문에 기술발전이라는 특허제도의 목적을 달성함에 있어 특허권자의 보호만큼이나 중요한 가치를 지닌다. 그러나 균등론은 이러한 특허의 공시기능을 불확실하게 만든다. 

즉, 특허청구범위에 명확히 속하지 않는 물건이라 할지라도 여전히 특허발명의 균등물로 인정될 가능성이 있기 때문에 경쟁업자들은 그러한 균등물을 기초로 한 후속 창작이나 특허권의 권리범위에 속하지 않는 물건의 제조에 참여하는 것을 주저하여 결과적으로 산업발전에 악영향을 주게 되는 것이다.

이러한 특허권의 독점범위에 대한 불확실성은 법원이 균등론을 고려할 때마다 마주쳤던 문제로서 균등론에 의한 적절한 특허보호를 보장함에 있어서 치루어야 할 대가로 인정되어 왔다. 그럼에도 불구하고 균등론에 의한 특허침해 판단은 의미 있는 특허보호와 특허청구범위의 공시기능 사이에 균형을 유지함으로써 일반 공중의 자유로운 기술이용 및 후속 창작 의욕이 저하되지 않도록 신중히 행해지고 제한되어야 함은 당연하다. 이를 위해 미국 법원은 균등론의 적용을 제한하는데,

 i) 선행기술에 의한 제한,

 ii) 공중에 대한 기부(doctrine of dedication)에 의한 제한 및

 iii) 출원경과에 근거한 금반언의 원칙(prosecution history estoppel)에 의해 제한이 이에 해당한다. 

(1) 선행기술(Prior Art)에 의한 제한 

문언적 범위를 확장하여 확인대상발명을 포함하려는 균등의 범위는 특허출원시를 기준으로 선행기술에 의해 특허성이 인정되지 않을 정도까지 확장되지는 않음이 원칙이다. 즉, 특허권자는, 균등론에 의하더라도, 선행기술에 의해 특허 받을 수 없었을 것으로 여겨지는 범위까지 자신의 권리범위로 주장할 수는 없다. 따라서 원고에 의해 제시된 확인대상발명을 포함하는 균등의 범위는 특허출원시를 기준으로 선행기술에 의해 신규성 및 진보성이 만족되어야 한다. 

이를 판단하는 하나의 방법으로 연방항소법원(CAFC)은 가상 청구항 해석(hypothetical claim analysis) 방법을 제시하고 있다. 가상 청구항 해석 방법은 특허권의 침해사실에 대한 입증책임이 있는 특허권자가 균등론에 의한 침해를 주장하는데 있어, 확인대상발명이 문언적 침해가 되도록 원래의 청구항을 균등범위까지 확장한 가상 청구항(hypothetical claim)을 제시하여 균등에 의한 침해에 대한 가시적 입증을 시도하는 방법이다. 

이에 대항하여 피고는 선행기술의 제시를 통해 상기 가상의 청구항 또는 피고에 의해 제시된 가상 청구항이 특허출원 당시 선행기술에 의해 특허 받을 수 없었을 것임을 보여서 균등론의 적용을 제한할 수 있다. 즉, 가상 청구항 해석을 적용함에 있어 피고는 특허권자의 균등 주장에 따라 확인대상발명을 문언적으로 포함할 만큼 넓은 범위의 가상 청구항(hypothetical claim)을 제안하되, 이 가상 청구항이 해당 특허출원시를 기준으로 선행기술에 의해서 신규성 또는 진보성에 의해 특허성이 인정되지 않음을 보이는 것이다. 

한편, 이러한 가상 청구항은 확인대상발명을 문언적으로 포함하기 위해 청구항의 한정(limitation)을 일부 확장하는 것은 허용되나, 청구항의 한정을 축소하거나 변경하는 가상 청구항은 허용되지 않음을 주의하여야 한다. 

(2) 공중에 대한 기부에 의한 제한(Doctrine of Dedication) 

특허출원인이 자신의 발명 중 일부에 대해 명세서에 개시하였음에도 불구하고 특허청구범위에는 포함시키지 않은 경우, 그 누락 이유에 대한 특허권자의 진의와 상관없이 공중에 대한 기부(dedication) 행위로 간주되어, 해당 실시예에 대해 특허권 설정등록 이후에 균등론에 의해 특허권의 권리범위를 확장하는 것은 허용되지 않는다는 것을 “공중에 대한 기부 원칙(doctrine of dedication)”이라 한다. 

이는 특허권자가 출원당시 넓게 작성될 수 있는 특허청구범위를 의도적으로 좁게 작성함으로써 특허상표청에 의한 심사를 용이하게 통과한 후 특허권의 권리행사 단계, 특허침해소송에서 명세서에서 균등물을 개시하였다는 이유로 균등에 의한 침해를 주장하는 것을 인정하는 것은 허용될 수 없다는 것이다. 

명세서를 작성하는 특허권자는 자신의 발명 일부를 명세서에 기재하고서도 청구범위에 누락시킴으로서 균등론의 적용이 제한될 수 있음을 예견할 수 있으므로 이러한 청구범위에의 누락은 신중하지 못한 출원진행으로 그 결과는 특허권자에게 불리하게 작용하여야 한다는 것이다. 이러한 예견가능성(foreseeability)에 의한 균등론의 제한은 후술하는 Festo 사건에서 출원경과에 기한 금반언 원칙의 적용여부에 있어서 다시 한번 법원에 의해 적용된다. 

(3) 금반언의 원칙(Prosecution History Estoppel)에 의한 제한

(가) 서설

출원경과는 특허침해소송에 있어 특허청구범위의 해석과 균등론 적용의 제한의 근거가 된다. 출원경과에 근거한 금반언의 원칙은 특허를 얻기까지의 과정에서 특허상표청에서 행해진 모든 과정에 비추어 특허청구범위가 해석되도록 하게 한다는 것인데, 이는 종종 출원포대금반언(“file wrapper estoppel”)으로도 불리며 그 이유는 특허 획득 과정에서 출원인과 심사관 사이에 오고 간 모든 서류 뭉치를 출원포대라고 부르기 때문이다. 

이들 서류는 대중들에게 이용 가능하게 되므로 출원포대의 공공이용성에 의해 특허의 출원경과를 알기를 원하는 일반 공중 모두가 해당 출원포대를 살펴봄으로써 단순히 공개된 특허청구범위뿐만 아니라 전체 출원경과기록, 예컨대, 어떤 청구항 구성요소가 보정에 의해 축소되었으며, 특허 받기 위해서 출원인이 어떤 주장을 폈는지를 알 수 있어 공중에의 공시기능을 수행한다. 

출원경과에 근거한 금반언의 원칙은 특허출원인이 청구내용을 보정하거나 취소할 때(보정에 기초한 금반언), 또는 특허를 획득하기 위해 의견을 제출할 때 (의견에 기초한 금반언)에도 발생할 수 있다. 축소보정에 의해서 원래의 특허청구범위에 포함되었던 일부 내용은 포기된 것으로 간주되어 이후에 균등론 하에서 다시 권리범위로 주장될 수 없다. 

(나) Festo 판결

대부분의 특허출원은 특허 받기까지의 과정에서 출원인 스스로 또는 특허상표청으로부터의 요구에 응하여 특허청구범위에 대해 보정을 하게 된다. 특허 출원과정동안 특허청구범위를 축소시키는 보정이 있었을 때 금반언의 원칙과 관련하여 균등론의 적용여부 및 균등론이 적용 가능하다면 균등론의 범위가 어디까지인지에 대한 사법적 논란이 그치지 않고 계속되어 왔다.

이러한 균등론과 금반언 원칙 사이의 기나긴 분쟁은 2002년 연방대법원의 Festo 사건에 대한 판결에 의해 어느 정도 일단락되어졌는데, Festo 사건에서의 중요한 쟁점 중 하나는 균등론과 금반언의 원칙간의 문제를 해결함에 있어서, 일정 구성요소에 대해 금반언의 원칙이 적용되는 경우 그 구성요소에 대한 균등론 적용이 완전히 배제되는지, 아니면 일정 범위의 균등물에 대해서는 그 적용이 여전히 허용될 수 있는지였다.

이에 대해 연방대법원은 중간적 입장을 취하는 것으로 보이는 추정적 금지 접근법(presumptive bar approach)을 채택하였다. 추정적 금지란 출원단계에서 금반원의 원칙을 야기시키는 축소보정이 있었을 경우에는 보정된 청구항의 구성요소에 대한 모든 균등범위, 즉 균등론의 적용 자체가 그 보정에 의해 포기된 것으로 추정하되, 구체적 사안에 있어 특허권자가 상기 보정이 특정 균등물을 포기한 것이 아니라는 것을 반증하면 위와 같은 추정의 효력이 상실되는 것을 말한다.

먼저 Festo 사건에 대한 연방항소법원(CAFC)의 판결을 구체적으로 살펴보면, 첫 번째 쟁점은 금반언의 원칙이 적용될 수 있는 보정의 종류에 대한 것이었다. 

유명한 Warner-Jenkinson 사건의 판결은 선행기술을 극복하기 위한 행해진 보정을 다뤘던 것임에 비해 Festo에서 논란이 된 보정은 명세서 기재요건과 관련된 미국 특허법 제112조에 대응한 것이었기에 금반언의 원칙이 적용되는 보정이 선행기술을 극복하기 위한 보정에만 해당하는지가 쟁점이 된 것이다. 금반언을 불러일으키기 위한 “특허성과 관련된 실질적인 이유”가 선행기술을 극복하기 위한 보정에 국한되어야 하는가에 대하여, 연방항소법원(CAFC)은 보정이 특허법상의 요건을 충족하기 위해 행해진 이상 선행기술 극복여부와 관계없이 금반언을 야기시킨다고 판시하였다. 

더 나아가, 연방항소법원(CAFC)은 출원인에 의해 자발적으로 행해진 보정도 금반언을 야기함에 있어서 심사관의 거절통지에 응해서 행해진 보정과 마찬가지의 취급을 받는다고 판시하였다. 

다만, 보정의 목적과 관련하여 출원경과기록이 보정의 이유를 포함하고 있지 않을 때에는 특허성과 관련된 이유에 기인하여 행해진 것으로 추정된다는 소위 “워너-젠킨슨 추정(Warner-Jenkinson presumption)”이 여전히 유효하다고 판시하였다. Festo I 사건의 두 번째 쟁점은 금반언이 야기될 때 가능한 균등물의 범위였다. 4명의 판사가 동의하지 않은 가운데, 법원은 특허청구범위의 공시 기능의 중요성과 확실성의 필요성을 강조하고 동시에 “탄력적 금지 접근법”에 기초한 수많은 이전 판례들을 폐기하면서 금반언이 야기되면 어떠한 범위의 균등물도 허용되지 않는다는 “절대적 금지 접근법”을 채택했다. 

Festo I 판결에서 야기된 논란은 연방항소법원(CAFC)의 절대적 금지 접근법에 대한 강한 비난과 함께 Festo II 판결에 의해 연방대법원에서 진정되었다. 먼저, Festo I 판결에서 다뤄진 첫 번째 쟁점과 관련하여, 연방대법원은, 

1) 특허법에서 규정하고 있는 법정 특허요건을 만족시키기 위한 보정으로서 

2) 그 권리범위를 축소시키는 보정이라면 금반언 원칙이 적용될 수 있다는 연방항소법원(CAFC)의 판결에 동의하였다. 즉, 금반언의 원칙은 선행기술과의 차별화를 위한 권리범위 축소보정에 국한되어 적용되는 것이 아니고, 특허를 받기 위하여 만족시켜야 할 다른 법정 요건의 충족을 위한 권리범위 축소보정의 경우에도 적용된다는 것이다. 

그러나 두 번째 쟁점과 관련하여서는 연방항소법원(CAFC)의 절대적 금지 접근법을 만장일치로 파기하였다. 연방대법원은 특허권의 범위를 정함에 있어서 공시 기능에 기인한 권리범위의 확실성의 중요성을 인정하면서도 발명의 실체 내지 본질을 제대로 화체시킬 수 없는 언어의 특성 또한 중요하게 보았다. 비록 축소보정이 원래의 청구범위와 비교하여 포기된 부분을 보여줄 수도 있지만 발명을 기술함에 있어서의 언어의 불완전성은 보정 후에도 여전히 남는다고 지적하였다.

금반언이 야기될 때의 균등론의 적용과 관련된 해결책으로서 연방대법원은, 보정의 목적과 관련하여 적용되는 워너-젠킨슨 추정과 마찬가지로 축소보정된 청구항의 구성요소에 대한 모든 균등물은 특허권자에 의해 반증이 있기 전까지 포기된 것으로 추정된다는 새로운 추정 개념을 도입하였다. 

이는 특허권자에게 추정을 반증할 기회를 부여한다는 점에서 절대적 금지 접근법과 비교된다. 또한, Festo 추정에 대한 반증이 일정 상황 하에서만 가능하다는 점에서 그 운영이 보다 탄력적이었던 종래의 탄력적 금지 접근법과도 차별화될 수 있을 것이다. Festo 추정과 관련하여, 연방대법원은 

(1) 균등물이 보정시에 특허청구항 작성자에게 예측불가능(unforeseeable) 하였음을 보이거나, 

(2) 보정의 근본적 이유가 문제의 균등물과 아무런 관련성이 없음(tangential relation)을 보이거나, 또는 

(3) 특허권자가 문제의 그러한 균등물을 포함하도록 청구항을 기재하리라고는 합리적으로 기대할 수 없었던 그 밖의 타당한 이유를 보이면, 상기 추정의 효력은 상실되고 균등론에 의한 특허권의 침해가 성립될 수 있다고 제시하고 있다. 그러나 연방대법원은 그러한 추정의 반증과 관련하여 구체적인 가이드라인을 제시하지는 않았다.

Festo II에서 제안된 추정적 금지 접근법은 연방항소법원(CAFC)의 Festo 환송심 판결에서 다소 분명하게 정리되었다. 

연방항소법원(CAFC)은 첫 번째 반증 범주, 즉, 비예측성(unforeseeability)은 출원시가 아닌 보정시를 기준으로 판단된다고 함으로써 대법원 판결문에서의 일관되지 않았던 언어상의 혼동문제를 해결하였다. 비예측성 판단을 위해서는 외부 증거(extrinsic evidence)도 고려할 수 있으나, 

두 번째와 세 번째 범주와 관련하여서는 사용 가능한 증거를 내부 증거(intrinsic evidence), 즉, 출원경과기록에 한정하였다. 

다만, 세 번째 범주와 관련하여서는 앞으로 외부 증거가 사용될 가능성을 완전히 배제하지는 않았다. 

정리하면, 연방대법원에서 금반언의 야기시 균등론 적용을 절대적으로 금지하는 절대적 금지 접근법을 거부하기는 하였지만, 금반언이 어떠한 특허요건을 충족하기 위해 행해진 축소보정이 있을 때마다 야기되고 그러한 축소된 청구항 구성요소에 대한 모든 균등물이 일차적으로는 그러한 보정에 의해 포기된 것으로 추정되기 때문에, 일련의 Festo 판결은 궁극적으로 금반언의 적용은 보다 쉽게, 그리고 균등론의 적용은 보다 어렵게 하였다고 할 수 있다.

(다) Festo 결정하에서 균등론을 적용하기 전에 밟아야 할 세 단계

출원과정에서 보정이 있었을 때 균등론하에서 특허침해를 발견하기 위해서는 다음의 세가지 단계를 차례로 거쳐야 한다.

(i)먼저, 축소보정이 있었는가? 축소보정이 아니라면 균등론의 적용은 추가 요건 없이도 가능할 것이다. 다만, 균등론 적용이 가능하다는 것은 제소된 물품이 특허품의 균등물임을 의미하는 것이 아님을 주지하여야 할 것이다. 이는 단지 균등론하에서 침해여부를 판단하는 것이 가능하다는 것뿐이고, 그러한 침해의 판단은 방법-기능-결과에 기초한 삼중 테스트 및 모든 구성요소 고려 원칙에 의해 행해지고 한정될 것이다.

(ii)둘째, 보정의 목적이 특허성과 관련되는가? 만약 그렇지 않다면, 균등론의 적용은 마지막 질문의 충족여부에 관계없이 가능할 것이다. 이와 관련하여 출원경과기록이 보정 이유를 밝히고 있지 않을 경우 보정은 특허성과 관련된 이유에 의해 행해진 것으로 추정된다. 첫 번째와 두 번째 요건이 충족된다면 금반언은 야기될 것이다.

(iii)세째, 금반언이 일단 야기되면 원래의 청구범위와 보정된 청구범위 사이의 영역은 포기된 것으로 추정된다. 이와 같이 Festo 반증이 발생하면 어떤 영역이 보정에 의해 포기되었는지, 다시 말해, 특허권자가 세 가지 반증 범주중의 하나로 Festo 추정을 성공적으로 반증해낼 수 있는지가 문제이다. Festo 추정이 성공적으로 반증될 때만이 법원은 균등론 하에서 침해 여부를 판단할 수 있다. 다만, 성공적인 Festo 추정에 대한 반증은 특허권자에게 균등론 하에서 특허 침해 여부를 판단할 기회를 제공하는 것에 불과하다는 것을 염두에 두어야 할 것이다. 예컨대, Shane Group, Inc. v. BCI Burke Co. 사건에서 특허권자는 Festo 추정을 반증하는데 성공하여 균등론 하에서 특허침해를 판단 받을 기회를 가졌지만 결국은 제소된 물품이 균등 판단에 의해 특허청구항의 균등물이 아닌 것으로 판명되었다. 

더 나아가, 제소된 물품이 특허품이 균등물이 아니라고 보여짐이 확실할 때에는 법원이 Festo 추정에 대한 반증을 판단하지 않을 수도 있다. Schwing 사건에서 연방항소법원(CAFC)은 명세서가 분명히 제소된 물품을 제외시켜 균등론 하에서 특허품을 침해한 것으로 보여질 수 없을 때에는 Festo 추정에 대한 반증에 대해 논의 자체를 거부하였다. 또한, Johnson & Johnston 사건에서 채택된 바와 같이 “공중에 대한 기부(public dedication)” 원칙에 따라 제소된 물품을 명세서에 공개하면서 특허청구항에 청구하지 않았다면 Festo 추정 반증의 고려 없이 균등론 하에서 비-침해를 선언할 수 있다.

(라) Festo 추정에 대한 반증

앞서 언급한 바와 같이, 세 가지의 범주가 Festo 추정에 대한 반증에 사용된다. Festo II에서 제안된 Festo 추정에 대한 반증에 관한 비교적 상세한 분석을 제공하는 Festo Ⅲ와 Amgen 사건에 대한 결정을 고려할 때, Festo 추정에 대한 반증은 세 가지의 독립된 범주 - i) 비예견성(unforeseeability), ii) 비관련성(tangential relationship), iii) 다른 합리적인 이유-로 구성되고, 두 번째와 세 번째 범주와 관련하여서는 외부 증거의 사용이 허용되지 아니하고, 비예견성은 출원당시가 아닌 보정 당시를 기초로 분석되며, 배심원은 반증 쟁점과 관련하여 아무런 역할을 하지 아니한다는 것으로 요약될 수 있다.

유도침해

미국 특허법 제271조(b)항은 특허의 침해를 능동적으로 유도하는 자는 침해자로 간주된다고 규정하고 있다. 이러한 유도침해는 직접침해가 발생한 것을 전제로 하며, 이때 직접침해는 유도침해자가 일으킬 필요는 없고 제3자가 직접침해를 하여도 유도침해 인정에는 영향이 없다. 

유도침해가 성립하기 위하여는, 유도침해자가 직접침해를 구성하는 행위가 일어나게끔 실제로 의도했다는 점과, 유도침해자의 행위가 직접침해를 유도할 것을 유도침해자가 알았거나 알았어야 했다는 점을 입증하여야 한다. 유도침해의 예로는, 침해품에 사용되는 부품을 가지고 고객이 특허발명을 만들어 판매할 것을 알고 그 부품을 공급하는 경우 등을 들 수 있다.

기여침해

미국 특허법 제271조(c)항은 특허된 기계, 제조품, 화학물이나 조성물의 주요구성요소 또는 특허된 방법을 실시하기 위해 사용하는 재료나 장치를 그 특허를 침해하는 용도로 사용되기 위해 특별히 만들어진 것을 알면서 판매를 제의하거나 판매하거나 수입하는 자는 간접침해자로서 책임을 진다고 규정하고 있다. 

기여침해 역시 유도침해의 경우와 마찬가지로 직접침해가 존재하는 것을 전제로 하며, 직접침해는 기여침해자가 일으킬 필요는 없고 제3자가 직접침해를 하면 된다. 따라서 직접침해가 존재하지 않으면 기여침해는 성립하지 않는다.

침해로 간주하는 행위

① 미국 특허법 제271조(e)항

미국 특허법 제271조(e)항은 특허권 침해와 관련하여, 연방법에 따라 의약품의 제조, 판매, 사용의 허가신청을 함에 있어서, 필요한 정보수집 및 제출에 합리적으로 관련되는 용도에 한하여 특허품을 제조, 판매, 사용 또는 수입하는 행위는 특허권 침해가 아니라고 하였다. 

반면, 특허 받은 의약품 또는 그 사용용도에 대한 허가신청을 연방식품, 의약, 화장품 법 하에서 제출하는 것은, 그 신청의 목적이 해당 특허의 존속기간 만료 전에 그 의약품을 상업적으로 제조, 판매, 사용하려는 것이면 침해가 된다고 규정하고 있다.

② 미국 특허법 제271조(f)항

미국 특허법 제271조(f)항은, 특허 받은 발명의 부품을 해외에서 조립하기 위해 미국에서 공급하는 행위를 침해로 간주하고 있다. 보다 구체적으로는, 미국 내에서라면 유도침해 또는 기여침해가 일어날 수 있는 형태로, 특허를 구성하는 부품의 일부 또는 전부를 해외로 수출하는 행위가 여기에 속한다. 미국 내에서 특허된 물건을 구성하는 부품의 일부 또는 전부를 만들어 해외에 공급함으로써 해외에서 타인이 이를 조립하여 미국에서 특허된 물건을 만들도록 적극적으로 유도하는 자는 그 미국 특허의 침해자로서의 책임을 지도록 한 것이다.

③ 미국 특허법 제271조(g)항

미국 특허법 제271조(g)항은, 특허된 제조방법을 해외에서 임의로 사용하여 만든 물건을 그 특허권자의 허락 없이 수입하거나, 그 수입한 물건을 팔거나 사용하면 원칙적으로 그 방법특허의 침해를 구성한다고 규정한다. 그러나 예외적으로 그 물건이 후속 공정에 의해 크게 변화된 때, 또는 이미 다른 물건을 구성하는 사소한 부분이 된 때에는 침해를 인정하지 않는다.