이러한 소장은 피고에게 집행관에 의해 직접송달되거나 또는 우편송달, 보충송달, 공시송달 등의 방법으로 간접송달될 수 있다. 이중 우편으로 송달 받은 경우 피고가 동봉된 수령서에 서명하여 반송시키지 않는 한 송달은 인정되지 않으므로 소송진행을 빠르게 할 필요가 없는 피고는 수령서에 서명하여 반송할 필요가 없다.

피고가 직접송달을 받거나 수령서에 서명하여 반송한 경우 수령일로부터 20일내에 답변서(Answer)를 제출해야 함이 원칙이다.

(2) 소장 수령한 피고의 대응

소장을 수령한 피고는 소장에 포함된 원고측의 주장에 대한 반록을 포함한 답변서를 제출한다. 상기한 바와 같이, 소장이 간략하므로 답변서도 간략한 답변으로 제출하나 소장에 주장된 사항에 대해서는 모두 회신 내지 반대 주장을 기재하여야 한다.

이와 함께, 특허 비침해, 특허무효, 불공정행위로 인한 특허권 권리행사 금지 등의 피고의 적극적 반론 (Affirmative Defense)은 물론, 만일 원고 역시 피고의 특허권을 침해하고 있는 경우에는 반소 역시 반드시 답변서에 기재하여야 한다.

이러한 답변서와 별도로 피고는 소장에 포함된 내용에 치명적 오류가 있는 경우 소송 각하 신청(Motion to Dismiss)을 할 수 있으며, 소송을 접수한 연방법원이 관할권을 갖고 있지 않거나 다른 법원에서 소송을 진행하는 것이 더욱 타당한 경우에는 관할 이송 신청 (Motion to Transfer)을 할 수도 있다. 특히, 미국 연방법원은 관할에 따라 특허권자 승소율이나 사건 진행 속도 등이 크게 차이가 나므로 원고가 자신에게 유리한 법원에 소송을 제기한 경우, 만일 다른 법원으로 이송 신청이 가능한 경우에는 관할 이송신청을 할 수 있다.

(3) 공판전 협의 (pre-trial conference)

피고의 답변서가 제출되면 증거개시절차에 들어가기 전에 담당판사와 대리인 들이 모여 사실심리(공판)전 협의 절차를 가진다.

공판전 협의는 재판을 개시하기 전에 법원의 재량으로 당사자를 회합하게 하여 재판절차를 논의하고, 쟁점을 명확히 하며 당사자간의 합의를 유도하는 비공식 절차이다.

대부분의 연방법원은 재판 진행 절차에 대한 해당 법원만의 규칙이 있으므로 각 대리인은 이를 토대로 담당판사와 향후 각 단계의 일정 및 각종 서류를 제출할 기일을 정하게 되는데, 이러한 공판전 협의 절차는 보통 2회 정도 열리게 된다.

② 증거개시절차

공판전 증거개시제도는 소송의 당사자 또는 당사자로 되려는 자가 상대방 등에 대하여 소송과 관련된 내용을 미리 수집하여 공평하고 타당한 판결을 내리기 위하여 고안된 제도이다.

문서제출요구, 질문서, 증인신문 및 인정요구 등의 절차를 통해 양 당사자들이 상대방으로부터 증거를 수집하게 되는데, 담당판사는 양 당사자에게 증거개시 절차의 기간을 정하게 되고, 증거수집의 범위와 방법은 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure) 제26조에서 제37조까지 규정에 따라야 한다. 일방 당사자가 증거개시절차 규정을 위반한 경우 소송의 패소는 물론 상대방의 소송비용까지도 부담할 수 있으므로 주의를 요한다.

최근 Qualcomm Incorporated v. Broadcom Corp. 사건에서 퀄컴측 직원과 증인은 물론 소송 담당 변호사 들이 특허무효 또는 특허취득과 관련한 부정행위를 증명하는데 중요한 이메일 서신들을 조직적으로 은폐하였고, 법원은 이는 소송개시절차(discovery)중 부정행위에 해당한다 하여 퀄컴의 특허권 행사를 불허함은 물론 2백만 달러 이상의 변호사 비용까지 지불토록 하는 예외적인 사안에 해당한다고 판시하였다.

특히, 연방항소법원(CAFC)은 소송중 부정행위 자체만으로도 변호사 비용 배상의 요건인 "예외적인 사건"을 만족하기에 충분하다고 판시하였다.

(1) 문서제출요구(Request for Production of Documents)

상대방의 문서제출요구가 있는 경우 없는 문서를 만들어 낼 필요는 없으나 소송과 관련이 있는 경우에는 보유하고 있는 어떠한 서류라도 상대방에게 제공하여야 한다.

다만, 기밀서류의 경우 소송담당 변호사들만이 보도록 표기하고 제출할 수도 있으며, 소송과 관련 없는 서류는 이를 이유로 제출을 거부할 수 있다.

(2) 질문서(Interrogatory)

질문서의 경우 법원의 별도 명령이 없는 한, 25개의 질문을 상대방에게 할 수 있는데 소송과 무관한 질문은 이의제기를 할 수 있고, 애매한 질문은 전제조건을 달고 답변할 수 있다.

(3) 증인심문(Deposition)

법원의 별도 명령이 없는 한, 당사자나 그 대리인에 의한 증인심문은 하루로 제한되며 7시간을 넘을 수 없다. 증인은 대리인을 동석시킬 수 있는데, 이 경우 비밀 특권(privilege)에 해당하거나 법원의 명령에 위반되거나 또는 상대방을 괴롭히기 위한 질문의 경우만 저지하거나 이의신청이 가능하다.

(4) 자인요구서(Request for Admission)

당사자에 의한 자인은 당해 소송에 한해 구속력을 갖는데, 자인요구서에서 일반적으로 확인하는 내용은 특정의 사실에 관한 서술이나 견해가 올바른지 여부, 특허서류의 내용이 올바른지 여부 등이다.

(5) 전자적 증거개시절차(E-Discovery)

2006년 12월 1일 미국 연방 민사소송법은 전자 증거개시 절차를 도입하였다. 전자 증거개시절차란 민사소송에서 "전자적으로 저장된 정보(Electronically Stored Information: ESI)에 대한 증거개시절차이다.

전자 정보는 서면으로 된 정보들과 달리 무형의 형태로 보존된다는 점에서 서면 정보와 차이가 있다. 이러한 전자증거개시제도의 대상이 되는 것으로는 이메일, 메신저를 통해 주고 받은 대화, 문서를 담고 있는 컴퓨터 파일 등이다. 당사자나 대리인은 이러한 전자문서를 출력된 서면이나 컴퓨터 파일 그 자체, 음성메시지, pdf 파일 또는 TIFF 이미지를 통하여 검토할 수 있다. 양 당사자는 소송이 예상되는 경우 회사내 직원들의 컴퓨터에 저장된 내용을 전자 증거개시절차 전에 삭제하여서는 안된다.

③ 마크맨 히어링

역사적인 Markman 판결에서 미국 연방 항소법원은 전원합의체(en banc) 판결로서 특허침해소송에서 특허 청구항의 해석과 관련하여 양 당사자간 쟁점이 있는 경우 이는 법률문제(legal issue)로서 배심원이 아닌 판사에 의해 판단되어야 한다고 판시하였으며, 대법원 또한 이러한 연방법원의 판결을 확인하여 특허 청구항의 해석은 법률문제라고 판시하였다.

Markman Rule

특허청구범위의 해석은 법원의 독점적 영역에 속한다.

역사적인 Markman 사건에서 연방항소법원(CAFC)은 전원합의체 판결(en banc decision)에 의해 특허청구범위 해석(claim construction)이 언어로 작성된 특허청구범위의 용어를 해석하여 권리범위를 결정하는 법률문제(matter of law)이기 때문에 배심원 재판으로 진행되는 사건에 있어서도 판사가 결정하여야 할 사안이라고 결정함으로써 특허청구범위 해석의 일관성을 담보할 수 있는 토대를 마련하였고, 이 판결은 연방대법원에 의해 확정되었다.

이러한 마크맨 판결의 의미는 두 가지로 요약될 수 있다.

첫째, 특허청구범위의 해석 주체가 배심원이 아닌 판사라는 것과 연방항소법원(CAFC)에서의 항소심에 있어서 이러한 특허청구범위 해석에 대한 심리의 기준은 법률문제에 대한 심리기준인 de novo revie에 의한다는 것이다.

따라서 제1심 법원 판사의 특허청구범위해석은 항소법원에서 파기될 수 있다.

이러한 Markman 판결에 따라 제1심 법원의 판사는 쟁점이 되는 청구항의 해석을 위한 별도의 절차를 진행시킬지를 결정하는데, 특허청구범위의 해석에 관하여 당사자가 증거 및 전문가 증언 등을 제시하고 그에 따라 특허청구범위의 해석을 확정하는 마크맨 히어링 절차를 거치고 있다.

여기서 특허청구범위의 해석은 피고 제품의 침해여부와는 별개로 청구항에 포함된 용어의 해석을 중심으로 특허명세서 및 출원경과기록 등의 내재적 증거와 전문가 증언, 해당 기술분야에서의 해석 등을 포함하는 외재적 증거를 참고하여 청구항의 범위를 결정하는 것이다.

다만, 이러한 마크맨 히어링 절차는 각 법원의 재량에 맡겨져 있으므로 시기와 방법이 법원에 따라 다르다.

④ 약식판결

약식판결은 쟁점이 있는 사안에 대해 상대방의 주장을 모두 사실로 인정하더라도 법률판단에 의해 약식판결을 신청(Motion for Summary Judgment)한 일방이 승소할 것이라고 판사가 판단하는 경우 사실심리(trial) 없이, 즉 배심원에 의하지 아니하고 판사가 판결을 내리는 것이다.

즉, 피고가 특허 비침해나 무효를 이유로 약식판결을 신청하여 받아 들여지는 경우 피고가 승소하게 되어 소송이 기각될 것이며, 반대로 원고의 약식판결이 받아들여지는 경우 특허침해가 인정되어 원고가 승소하게 될 것이다.

법원은 당사자간에 더 이상 사실과 관련된 쟁점이 없어 법률상의 판단만이 남아있다고 판단되면 신청을 접수한다. 바꾸어 말하면, 사실 문제에 쟁점이 남아 있는 경우 신청은 기각되고 본안 절차를 진행하게 된다.

약식판결은 소송과정에서의 쟁점 중 일부에 대해서만 신청을 할 수도 있고 공동피고가 있는 경우 이 중 일부 피고에 대해서만 신청할 수도 있다.

약식판결이 내려지면 제1심은 신청내용에 대한 결정을 하고 패소자측은 항소에서 이를 다툴 수 있다. 반대로 신청이 각하되면 정상적으로 소송을 진행하여 공판절차까지 가게 된다.

⑤ 공판 단계

공판은 제1심법원에서의 심리절차 중 마지막 단계라 할 것이며, 공판전 증거개시절차 및 마크맨 히어링 등을 통해 증거수집 및 특허청구범위에 대한 법률판단이 공판전에 모두 이루어져 있으므로 사안에 따라 며칠에서부터 몇주까지 걸쳐 공판을 진행하는 집중심리제도를 취하고 있다. 이러한 공판에서의 증인신문, 당사자진술 등이 모두 끝나면 배심원단은 특허침해, 특허무효 등에 대한 평결(Jury Verdict)을 내린다.

이러한 배심평결을 토대로 법원은 판결문을 작성하는데, 이 과정에서 평결파기판결신청 (Motion for Judgment Notwithstanding Verdict: JNOV)이 허락되면 평결 내용에 상관없이 판사가 판결문을 작성한다. 특히, 배심원이 손해배상산정기준을 무시하고 너무 많은 손해배상액을 인정한 경우 평결파기판결신청이 인정되어 판결을 통해 배심평결의 내용이 수정되는 경우가 있다.

만일 당사자 일방이 판결내용에 불복하는 경우에는 연방항소법원(CAFC)에 항소를 할 수 있는데, 이 경우 원심의 법률적 판단만을 심리하는 것이 원칙이다.