전문가 감정의견
(1) 필요성
특허 (비)침해에 관한 의견서는 특허권자 보다는 경고장을 받은 자 쪽에 훨씬 필요한 것이다.
물론, 특허권자도 특허침해여부를 분석하기 위하여 특허변호사의 분석을 의뢰하는 경우가 많지만, 이 경우 주로 감정의견서의 형태보다는 간단한 의견서 및 청구항 분석표 (claims chart)의 형태로 작성되는 경우가 많으며, 경고장을 받은 쪽에서는 추후 소송에서 사용하기 위해 감정의견서 형태로 받는 경우가 더 많다.
다만, 특허변호사의 감정 결과 경고받은 자에게 불리하게 판단되는 경우에는 실무적으로 감정의견서 작성 없이 구두로 의견을 전달하는 것이 실무이다.
이는 불리한 내용을 기록으로 남겨 추후 소송에서 자신에게 불리하게 사용되는 것을 막기 위해서이다.
미국에서 특허 침해에 관한 의견서가 특별히 중요한 의미를 갖는 것은 특허권의 침해행위를 조기에 중단하여 소송을 미연에 방지함은 물론, 설사 침해가 아니라는 의견에 따라 계속 실시를 한 뒤, 법원에서 특허침해가 인정된 경우에도 악의에 의한 특허침해를 피할 수 있는 유효한 방법이기 때문이다.
법원에서 악의에 의한 특허침해가 인정되는 경우 침해자는 특허권자에게 실제 발생한 손해의 3배까지를 배상하게 되는데, 이때 침해자가 적절한 특허 비침해에 관한 의견서에 의존했는지 여부가 이러한 악의(wilfulness) 여부 판단에 중요한 판단기준이 되기 때문이다.
(2) 악의에 의한 침해
종래 법원은 Underwater Devices, Inc. v. Morris-Knudsen Co. 사건 이래로 제3자의 특허권의 존재를 알게 된 경우 자신의 실시 제품이 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무를 규정하여 왔다.
즉, 종래 법원은 제3자 특허의 존재 및 침해 가능성을 알고도 특허 침해 여부에 관한 의견서를 구하지 않은 경우, 자동적으로 악의를 추정하였던 것이다. 이러한 악의에 의한 침해여부를 판단하는 기준에 대해서 연방항소법원(CAFC)은 Read Corp. v. Portec, Inc. 사건에서 9가지 판단요소를 포함하는 전체상황론을 채택하였다.
특히 연방항소법원(CAFC)은 Knorr-Bremse 사건 이전까지는 피고가 원고의 특허 존재 여부를 안 이후에 특허 변호사로부터 적절하고 유능한 침해에 관한 의견서를 받지 않은 경우 악의에 의한 침해를 추정하는 태도를 유지하여 왔다.
이 경우 적절한 침해에 관한 의견서란 해당 특허법 분야에 상당한 경력을 가진 특허 변호사에 특허 및 실시 제품에 대한 충분한 정보를 제공하여 받은 의견서를 의미하며, 사내 변호사의 의견서는 이에 해당하지 아니할 가능성이 높다는 것이 종래 연방항소법원(CAFC)의 태도로, 위 가정의 경우 A사는 Knorr-Bremse 사건 이전의 특허법원의 판례에 의하면 자동적으로 악의에 의한 침해가 인정된다 할 것이다.
그러나, 연방항소법원(CAFC)은 최근 Knorr-Bremse Systems Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp. 판결에서 이러한 특허 침해에 관한 의견서의 부존재로부터 악의를 추정하는 종래 판결을 파기하였다.
이에 더 나아가, 미국 연방항소법원(CAFC)은 In re Seagate Technology, LLC 사건에서 전원합의체 판결로 악의의 침해를 인정하기 위해서는 적어도 객관적으로 무모한 행위에 해당함을 보여야 하며, 단순히 적극적 의무를 해태한 것만으로 악의를 추정할 수는 없다고 판시하였다.
즉, 연방항소법원(CAFC)은 In re Seagate 사건에서 악의에 의한 침해 판단에 있어서 특허권의 존재를 알게 된 경우 자신의 실시 제품이 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무의 존재를 부정하게 된 것이다.
살펴본 바와 같이, Underwater Devices, Inc. v. Morris-Knudsen Co. 사건 이래로의 적극적 의무 위반을 피하기 위해서 피고는, 특허침해에 대한 의견서를 구하지 않은 경우 제3자의 특허권의 존재를 알게 된 경우 자신의 실시 제품이 해당 특허권을 침해하지 않도록 할 적극적 의무를 규정하여 왔다.
그러나, 피고가 악의의 침해를 피하기 위하여 특허침해에 관한 의견서의 존재를 주장하는 경우 해당 의견서에 관련하여 변호사의 비밀유지특권(Attorney-client Privilege)이 인정되는지 여부와 그 범위에 대해 판결이 엇갈려 왔었다.
의견서 및 담당 변호사에 대해 변호사의 비밀유지특권이 인정되지 않는 경우 의견서 작성과정에서 발생한 피고에게 불리한 사실이나 의견 등이 공개되는 것이 문제였다.
이러한 폐해를 방지하기 위하여 연방항소법원(CAFC)은 특허침해 의견서를 구하지 않은 경우의 부정적 추정을 폐지하게 된 것이다. 더불어 미국 연방항소법원(CAFC)은 피고가 악의에 의한 침해를 부정하기 위해 특허 침해에 관한 의견서의 존재에 의존하는 경우에도, 의견서를 작성한 변호사와의 비밀유지특권은 포기한 것으로 보는 반면, 소송을 대리하는 변호사와의 비밀유지특권은 포기되지 않은 것으로 본다고 판시하였다.
(3) In re Seagate 판결 및 특허침해에 관한 의견서
In re Seagate 판결에 따르는 현재의 판례에 따르더라도 악의의 침해를 피하기 위해서 특허침해에 관한 의견서를 구할 필요가 있다. In re Seagate 판결에서 연방항소법원(CAFC)은 특허침해에 관한 의견서의 부존재에 따른 부정적 추정만을 폐기한 것이지, Read Corp. v. Portec, Inc. 판결에서 판시한 9가지 판단요소에 근거한 전체상황론은 그대로 유지하여, 적어도 객관적으로 무모한 행위가 있었는지 여부를 판단하도록 하고 있다.
더욱이 특허침해에 관한 의견서의 존재여부는 위 9가지 판단요소 중 2번째 요소를 판단하는데 결정적 사실관계가 될 수 있으며, 이러한 두 번째 판단요소가 전체상황론을 판단하는데 가장 중요한 요소가 될 수도 있기 때문이다. 일례로, Knorr-Bremse 판결 이후에도 법원은 피고가 특허침해에 관한 의견서를 구했는지 여부를 악의의 침해를 판단하는 데 중요한 요소로 설시한 바 있다. 연방항소법원(CAFC)은 In re Seagate 판결에서 악의에 의한 침해를 입증하기 위해서는 침해자측의 객관적으로 무모한 행위를 보이도록 요구하고, 이를 판단하기 위한 다음과 같은 2단계 테스트를 제시하였다.
첫째, 침해자의 행위가 유효한 특허를 침해할 객관적이고도 높은 가능성에도 불구하고 침해자가 실시를 계속했다음을 확실하고도 명백한 증거로 입증하여야 하며,
둘째 이러한 객관적이고도 높은 가능성을 침해자가 알거나 알 수 있었음을 입증하여야 한다.
따라서, 피고가 특허 비침해에 관한 변호사의 의견서에 근거하여 실시를 한 경우 강력한 반증이 될 수 있을 것이다.
회피설계방안 강구
비침해 판단과 회피설계방안은 판단 방법이 실질적으로 동일하다.
최소한 특허청구범위의 구성요소 중 하나가 누락되거나, 혹은 다르게 변경되면 특허발명을 실시하지 않는 것이 되므로 회피 설계가 되는 것이다.
이러한 회피 설계는 객관적으로 특허침해 분석을 할 수 있는 특허전문가와 제품 설계를 자유롭게 할 수 있는 회사내의 엔지니어가 함께 하는 것이 가장 이상적이다.
특허 전문가는 균등론 적용을 고려하여 피해야 할 구성요소에 대해 엔지니어에게 설명하고, 엔지니어는 이를 바탕으로 가능한 회피 설계 방안을 다시 특허 전문가에게 제시하여 비침해 판단을 받으면 된다. 만일, 이러한 회피 설계가 단순히 특허침해를 피하는 것을 넘어서서 기존의 특허기술에 비해 특허성이 있다고 판단되는 경우에는 해당 회피설계된 제품의 생산이나 판매 전에 특허출원을 하는 것도 고려해 볼 수 있다.
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