특허권자 입장에서의 특허침해 분석 및 경고장 발송
경쟁사나 특허발명과 관련된 산업분야의 기업에 의해 자신의 특허권의 침해가 발생하고 있는 경우 특허권자는 당연히 그러한 침해행위를 중지시키거나 혹은 무단실시에 대한 손해배상을 고려할 것이다.
이러한 특허권의 권리행사에 가장 먼저 선행되어야 할 것은 침해가 의심되는 실시가 과연 자신의 특허권을 침해하는지 여부를 검토하는 일이다. 만일 구체적인 침해분석 없이 소송을 제기 하였다가 법률상 근거 없는 소송이라고 법원이 판단하는 경우에는 연방 민사소송규칙 제11조의 남소의 제재 규정에 의한 처벌로 상대방의 소송비용까지 배상 하여야 하므로 침해가 의심되는 경우 반드시 특허전문가로부터 침해 분석을 받아야 할 것이다.
이러한 특허권 침해분석에 의해 특허침해가 의심되는 경우 경고장을 보낼 것인지 아니면 바로 특허침해소송을 제기할 것인지, 또는 경고장을 보내면 어떠한 내용으로 보낼지에 대한 소송 전략을 결정하는 것이 다음 단계가 될 것이다.
즉, 경고장에 침해를 중지하지 않는다면 특허침해소송을 제기하겠다는 강한 어조로 보낼 것인지, 아니면 특허침해에 대한 구체적인 언급 없이 라이센스에 대한 제안을 포함한 부드러운 어조의 내용으로 보낼 것인지 등을 결정하여야 한다. 이와 같이 경고장의 내용이 중요한 이유는 특허권 침해소송을 제기하겠다는 경고가 포함된 서신을 수령한 자는 자신에게 유리한 관할법원에 소위 특허권침해부존재 확인의 소를 제기할 수 있기 때문이다. 따라서, 이러한 특허권침해부존재 확인의 소 제기 가능성을 없애기 위해 침해소송제기의 언급 없는 부드러운 어조의 협조 서신을 보내는 경우가 많이 늘고 있다.
이와 같이 경고장을 보내는 목적은 사안에 따라 여러 가지겠지만 대표적인 것은 세가지 정도를 들 수 있다.
첫째로, 특허권의 존재를 모르는 상대방으로 하여금 그 존재를 알리어 실시를 중지시킬 수 있도록 고지하는 효과가 있을 것이며,
둘째는 특허발명을 무단 실시하는 상대방과 협상을 개시하는 의미가 있을 것이다.
마지막으로, 이러한 경고장을 받고도 계속하여 특허발명을 실시하는 상대방을 악의의 침해자로 만드는 효과도 있을 것이며, 악의의 침해가 인정되는 경우 특허권자는 실제 손해액의 세배에 해당하는 손해배상을 청구할 수 있다.
침해자로 주장되는 자의 경고장 처리
이와 반대로 특허권자로부터 경고장을 받은 자가 가장 먼저 하여야 할 일은 바로 경고장에 나와 있는 해당 특허권의 침해여부를 분석하는 일이다.
침해여부 분석에 있어서 가장 먼저 할 일은 경고장에 표시된 특허번호로 해당 특허공보를 검색하여 경고장을 보낸 자가 실제 특허권자인지 특허권 존속기간 만료일은 언제인지를 확인한 후, 미국 특허상표청 웹사이트에서 해당 특허권의 연차료 납부 여부를 확인하여야 한다.
이러한 확인 절차 결과 해당 특허권이 유효한 경우 출원경과기록 사본을 주문하는 한편, 우선 특허청구범위를 분석하여 자신이 생산 또는 판매하고 있는 제품이나 실시하고 있는 방법이 특허청구범위의 문언적 침해범위에 포함될 것인지를 판단하고, 출원경과기록 사본을 검토하여 균등의 범위 및 균등 범위의 제한 여부를 검토한다.
이러한 침해여부 분석과 더불어 해당 특허의 무효여부, 해당 특허권자가 실제 특허발명을 실시하는 자라면 특허표시를 제대로 하였는지 여부나 혹은 출원과정에서 특허권자가 불공정행위를 하였는지 여부 등의 방어방법 역시 검토하여야 한다.
이러한 특허침해 여부 분석결과를 토대로 경고장에 대해 회신을 할지 아니면 위에서 설명한 특허권침해부존재 확인의 소를 제기할 지, 경우장을 보낸다면 어떠한 내용으로 보낼지 등을 결정하여야 한다.
경고장을 받은 자의 대응 중 가장 좋지 않은 방법은 오랜 기간동안 무대응으로 일관하는 것이다. 이는 특허침해소송을 고려하고 있는 특허권자를 더욱 화나게 만들어 실제 원만하게 화해할 의사가 있는 특허권자가 특허소송을 제기할 수 밖에 없도록 만드는 이유가 된다.
따라서, 경고장을 받은 자는 만일 위와 같은 분석의 경험이 없다면 전문가의 도움을 빨리 구하여야 할 것이다.
다만, 경고장에 특허권이 구체적으로 특정되어 있지 않거나 경고 받은 자의 제품과의 구체적인 비교 없이 특허권자가 소유한 특허권 리스트 전체를 첨부하여 보내온 경우는 어떻게 대응할지가 문제가 될 수 있다.
특히, 경고장을 보낸 상대방 회사가 널리 알려진 대기업이거나 경쟁사인 경우는 단순히 무시할 수도 없을 것이다. 이러한 경고장을 보내는 이유는 여러 가지가 있을 것이나 경고를 받은 입장에서는 특허권의 존재에 대한 적절한 "고지"를 받지 못하였으므로 추후 소송에 지더라도 악의의 침해에 해당하지 않을 가능성이 높다.
특허권이 전혀 특정되어 있지 아니한 경우는 아직 특허받지 못했을 가능성이 높으며, 이 경우 특허번호나 출원번호 등으로 특허권을 특정해 줄 것을 요구하여야 할 것이다. 반대로, 너무 많은 특허리스트를 보내면서 구체적으로 어느 특허가 침해인지 밝히지 아니하는 경우에도 상대방에게 구체적으로 어느 특허가 침해되고 있는지, 또한 특허권자가 그러한 믿음을 가지는 이유에 대하여 질의하여야 할 것이다.
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