1. 서지사항

원고(피상고인)	제일제당 주식회사
원고 대리인	변리사 최규팔 외 2인
피고(상고인)	제네틱스 인스티튜트, 인코포레이티드 브루스 엠 에이센
피고 대리인	변리사 김동수 외 5인
사건번호	2001후171
판결일자	2002. 9. 6
판사	대법관   송진훈(재판장) 변재승 윤재식(주심) 이규홍
1심법원	특허법원
1심법원 판결일	2000. 12. 15. 선고 98허8243 판결
관련특허	(특허 제101875호) 에리트로포이에틴의제조방법
관련법령	구 특허법 은 (1990 . 1. 13. 법률 제 4207 호로 전문 개정되기 전의 것 ) 제 57 조 ( 현행 제 97 조 참조 ) 특허법 제 135 조 제 1 항
관련기술	에리트로포이에틴의 시험관 내 대량생산 기술

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
피고의 이 사건 특허발명은 에리트로포이에틴(EPO)의 제조방법에 관한 것이다.
원고는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 권리범위확인심판(소극)을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다. 원고가 이 심결의 취소를 구한 원심(98허8243)에서는 아래와 같은 취지로 원고의 청구를 인용하였고, 원심판결 이유는 다음과 같다.

① (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 같거나 이를 이용한 관계에 있지는 않지만, 이 사건 특허발명의 균등의 범주에는 속한다.

② 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고의 이의신청에 대하여 피고가 이 사건 특허발명의 청구범위 중 제1, 3항의 내용을 변경하고 제2항을 삭제하는 보정을 한 것은 청구범위를 감축하여 권리로 하지 않을 의사를 표시한 것이다.

③ 이 사건 특허발명의 권리범위 중 보정에 의하여 의식적으로 제외된 부분에 속하는 (가)호 발명은 비록 이 사건 특허발명의 균등물이라고 하더라도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

본건은 이 원심 판결에 대한 피고의 상고이다.


(2) 이 사건 특허발명의 특허청구범위의 변동사항
(구체적인 기술내용은 생략)

특허청구범위는 2차에 걸친 보정에 의하여 위와 같이 변동되었는바, 위 보정은 원고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것으로서 제1차 보정은 1994. 5. 20. 이의답변서 제출과 함께, 제2차 보정은 거절사정불복심판 후에 행하여 졌다.

거절사정불복심판 후의 보정에서 청구항 제4항을 정정하고, 제6항을 삭제한 결과 특허를 받을 수 있었던 점에 비추어 볼 때 거절이유는 특허청구범위 제1, 2, 3항과는 관련이 없는 것으로 보이고, 실제로 이 사건에서 문제가 되고 있는 것도 특허청구범위 제1, 2, 3항 및 그 보정 과정에 관한 것이다.(이 사건 특허청구범위 제1항의 “하기 DNA 염기서열”의 기재는 생략한다.)

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는
① 특허 발명과 ( 가 ) 호 발명의 균등 관계 여부의 판단 기준과
② 특허 발명의 출원 과정에서 특정 구성이 특허 청구 범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부의 판단 방법이 주요 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map 1998. 07. 22 특허심판원 1996당1069 소극적 권리범위확인심판, 기각 심결
2000. 12. 15. 특허법원 98허8243 심결취소소송, 심결 취소
2002. 09. 06 대법원 2001후171 파기환송

(2) 심결의 요지
(가)호 발명의 2.4Kb 유전자는 이 사건 특허발명 인간 EPO게놈 유전자로터 당연히 예상되는 동일범주의 것이고, (가)호 발명의 발현벡터에 사용된 SV40 어얼리 프로모터는 이 사건 특허발명의 출원 전에 용이하게 이용할 수 있는 것일 뿐만 아니라 이 사건 특허발명의 명세서에 실제 이용하거나 이용 가능함을 명시하고 있고, 숙주세포도 이 사건 특허발명의 범위내의 것이며, 상이한 조건에서 발현시킨 양 발명의 수율의 수치를 단순 비교하여 (가)호 발명의 수율이 현저하다고 인정할 수 없으므로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다.(청구기각)

(3) 원심 법원의 판단
원심은, 그 명칭을 "에리트로포이에틴의 제조방법"으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제101875호)과 이와 같은 명칭의 (가)호 발명을 대비하여 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명과 동일하거나 이를 이용한 관계에 있지는 않지만 이 사건 특허발명의 균등의 범주에는 속한다고 한 다음, 이 사건 특허발명의 출원과정에서 피고의 이의신청에 대하여 원고가 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중 제1항을 "인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA를 함유한 DNA벡터에 의해 형질전환된 포유류 세포를 적당한 배지에서 배양하여, 에리트로포이에틴 활성을 갖는 당단백질을 분리함을 특징으로 하는 에리트로포이에틴의 제조방법"에서 "하기 DNA 서열을 함유하는 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA를 함유한 재조합 DNA 벡터에 의해 형질전환된 포유류 세포를 적당한 배지에서 배양하여, 에리트로포이에틴 활성을 갖는 당단백질을 분리함을 특징으로 하는 에리트로포이에틴의 제조방법"으로, 제3항을 "제1항에 있어서, 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA서열이 하기 DNA서열의 전체 또는 일부인 방법"에서 "제1항에 있어서, 상기 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA서열이 상기 서열 중 서열번호 397 내지 3330을 함유하는 방법"으로 정정하고, "제1항에 있어서, 인간 에리트로포이에틴을 코오딩하는 게놈 DNA서열이 하기 DNA서열의 전체 또는 일부인 방법"이었던 제2항을 삭제하는 보정을 한 후 위 각 청구항에 대하여 특허를 받은 것에 대하여, 제1항의 보정은 그 출원 전에 공개된 간행물인 갑 제10호증에 나타난 발명(이하 '인용발명'이라고 한다)에 의하여 신규성 또는 진보성이 없다는 이유로 거절되지 않도록 그 청구범위를 감축한 것이므로 단순히 기재불비의 문제를 해소하기 위한 것이 아니고, 원래의 특허청구범위 제2항을 제1항에 포함시키면서 특허청구범위 제2항의 기재 중 "일부"를 삭제한 것은 삭제 전의 특허청구범위 제2항 기재 중 DNA서열 전체를 함유하는 것만을 권리범위로 청구하고 그 DNA 서열 중 일부를 함유하는 것에 대하여는 권리로 하지 않을 의사를 표시한 것이며, 특허청구범위 제3항 또한 정정 전의 특허청구범위의 기재 중 "일부"를 단순히 삭제함으로써 정정 후의 청구범위에 기재된 DNA 염기서열 전체를 함유한 것만을 권리범위로 청구하고 그 중 일부를 함유하는 것에 대하여는 권리로 하지 않을 의사를 표시한 것이므로 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항, 제3항의 권리범위 중 보정에 의하여 의식적으로 제외된 부분에 속하는 (가)호 발명은 비록 이 사건 특허발명의 균등물이라고 하더라도 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다는 취지로 판단하였다. (심결취소)

5. 대법원의 판결

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 보정은 위 청구항이 인용발명에 비하여 신규성과 진보성이 없다는 피고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것으로서 원고가 그 보정과 함께 제출한 특허이의답변서에서 인용발명에는 염기서열이 전혀 기재되어 있지 않으므로 염기서열의 기재를 추가한 정정 후의 제1항은 신규성과 진보성이 있고, 삭제 전의 특허청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인용발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관 지을 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵고 달리 이와 같이 인정할 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심이 정정된 특허청구범위 제1항이 삭제된 특허청구범위 제2항의 내용을 포함시킴에 있어 제2항의 기재 내용 중 "일부"를 제외하였다는 사정만을 내세워 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고 이에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다. (파기환송)

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 균등침해를 구성하는지 여부

1) 청구범위 해석에 대한 일반론
가. 문언해석론-AER
침해대상물{(가)호 발명}이 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상물에 그대로 포함되어 있어야 한다. 이를 문언 침해, 구성요건 완비의 법칙이라고 한다.
침해 대상물이 특허발명의 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 침해 대상물은 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않게 된다.

나. 확장해석론-균등론
특허청구범위를 엄격하게 문언에만 한정하여 해석하게 되면 특허발명은 형해화 될 수 있으므로, 특허권자를 보다 두텁게 보호할 수 있도록 균등론 등이 논하여져 왔다.

(가)호 발명에 구성 요소의 치환 내지 변경이 있더라도 양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일하며, 그러한 치환에 의하더라도 특허 발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면, (가)호 발명이 특허 발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지 기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 특허 발명의 출원 절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허 청구 범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성 요소는 특허 발명의 대응되는 구성 요소와 균등 관계에 있는 것으로 보아 (가)호 발명은 여전히 특허 발명의 권리 범위에 속한다고 보아야 한다.

2) 특허발명과 (가)호 발명의 대비 판단-균등의 적극적 요건 판단
(가)호 발명에서의 2.4Kb EPO gDNA 단편은 그 염기서열이 이 사건 특허발명 제1항의 3.4Kb EPO gDNA 또는 제3항의 2.9Kb EPO gDNA유전자와 균등의 범주에는 속하는 것이고, 양 발명은 숙주세포로 포유류 세포를 사용하고 있는 점에서도 동일하며, (가)호 발명에서 특정의 벡터, 프로모터, 배지 등을 사용하고 있으나 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서는 위와 같은 점에 대해 한정이 없는 것이어서 이 점에 차이가 있다고 볼 수 없는 것이고, 이 사건 특허발명에서 청구하지 않은 구성요소인 (가)호 발명에서의 LTR 인핸서는 이 사건 특허발명의 출원 전에 당업계에 널리 알려진 것일 뿐 아니라 LTR인핸서로부터 예상하지 못한 현저한 효과가 있는 것으로도 인정되지 않으므로, 이는 당업자에게 자명한 공지의 요소를 단순하게 부가한 것에 불과하여 이로 인해서도 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어 날 수 없으며, 이 사건 특허발명의 효과는 인간 EPO단백질을 유전공학적으로 제조할 수 있는 것이지 그 수율이 어느 정도인가에 있는 것이 아니므로 단순히 수율의 차이로 양 발명의 효과가 다르다고 할 수는 없는 것이므로, 전체적으로 보아 양 발명은 균등의 범주에 속한다

(2) 출원경과금반언의 원칙의 적용 여부
1) 출원경과금반언 원칙
특허청구범위의 의의를 명확하게 이해하기 위해서는 출원에서부터 특허될 때 까지의 경과를 통해, 출원인이 보인 의도, 또는 특허청이 제시한 견해를 참작하여야 한다는 원칙을 말한다.

2) 출원경과금반언의 원칙의 적용대상
선행기술의 회피를 위한 보정에만 금반언의 원칙이 적용되어야 한다는 견해가 있으나, 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위해 출원인이 의식적으로 특허청구범위를 삭제 내지는 감축하였다고 하여도, 제외된 부분에 대해서는 출원인은 특허 받을 의사를 포기한 것이 명백한 것이고, 이와 같은 출원경과를 본 제3자는 출원인에 의해 의식적으로 제외된 부분에 대해서 제3자가 자유롭게 사용할 수 있는 공중의 자산으로 인식할 것이 명백하다 할 것이다.

3) 출원경과금반언과 균등론
출원경과금반언의 원칙의 적용범위와 관련하여 출원경과금반언의 원칙을 좁게 적용하여 대체로 거절이유로 인용된 선행기술에 기재된 범위로 한정하는 견해와 출원경과 금반언의 원칙을 넓게 적용하여 보정에 의하여 감축된 범위 전체에 대하여 권리를 포기한 것으로 보는 견해가 대립하여 왔다.

판례는 특허 발명의 출원 과정에서 어떤 구성이 특허 청구 범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사 과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고 , 특허 청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원 경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리 범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다 .

4) 이 사건에서의 구체적 검토
기록과 위 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항의 보정은 위 청구항이 인용발명에 비하여 신규성과 진보성이 없다는 피고의 이의신청에 대응하여 행하여진 것으로서 원고가 그 보정과 함께 제출한 특허이의답변서에서 인용발명에는 염기서열이 전혀 기재되어 있지 않으므로 염기서열의 기재를 추가한 정정 후의 제1항은 신규성과 진보성이 있고, 삭제 전의 특허청구범위 제2항의 내용을 제1항에 결합시킴으로써 EPO를 제조하는 방법을 DNA 서열로써 더욱 특정한 것이라는 취지로 진술하고 있는 사실 및 실제로 인용발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관 지을 만한 내용이 나타나 있지도 않은 사실이 인정되므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵고 달리 이와 같이 인정할 만한 자료가 없음에도 불구하고, 원심이 정정된 특허청구범위 제1항이 삭제된 특허청구범위 제2항의 내용을 포함시킴에 있어 제2항의 기재 내용 중 "일부"를 제외하였다는 사정만을 내세워 그 판시와 같은 이유로 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항과 균등관계에 있음에도 불구하고 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 것은 균등물과 출원경과금반언의 관계에 관한 법리를 오해하거나 심리를 다하지 아니하여 판결에 영향을 미친 위법이 있고 이에 관한 상고이유의 주장은 이유 있다.

7. 관련 판례

(1) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97 후 2200 판결
(가)호 발명의 출발물질 및 목적물질이 특허 발명과 동일하고 그 반응물질도 특허발명의 반응물질과 균등물이며 반응 중간체를 가수 분해하여 목적물질을 얻는 공정도 단순한 관용수단의 부가에 불과하다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다.

(2) 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결
(가)호 발명에서 치환된 구성요소들이 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등관계에 있다고 볼 수 없고, 또한 출발물질이 상이하여 우회발명에 해당한다고 볼 여지도 없다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

(3) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98 후 522 판결
선 특허 발명과 후 발명이 구 특허법 (1990. 1. 13. 법률 제 4207 호로 전문 개정되기 전의 것) 제45조 제3항에서 규정하는 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허 발명 의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허 발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허 발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다.

(4) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000 후 3517 판결
(가)호 발명의 치환된 구성이 공지된 기술이라는 이유 때문에 특허 발명과 균등 관계에 있지 않게 되는 것은 아니나 (가)호는 발명의 치환된 구성이 특허 발명과 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낸다고 볼 수 없어 양자가 균등관계에 있지 아니하다.

8. 시사점

이 사건 판결에서는, 특허발명의 출원과정에서 특정 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부의 판단시 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 구체적 사정에 따라 개별적으로 판단하여야 한다고 판시하면서, 출원인이 특허발명의 특허청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기 어렵다고 보았다.

우리나라에서 선행기술을 회피하기 위하여 보정(또는 정정)된 부분에 대하여 출원경과 금반언의 원칙을 적용한 전통적인 금반언 사례는2000후2712판결 이래 계속 이어지고 있다.

출원인이 심사과정에서 의견서 등에 의해 주장한 내용은 대법원 판례에서 출원경과 금반언의 원칙을 뒷받침하는 내용으로 자주 언급되고 있고, 선행기술과 관련이 없는 보정에 대한 금반언과 관련하여서 이를 명백히 인정한 대법원 판례는 없으나, 미국의 Festo판결에서 보듯 특허를 받기 위해 필요한 보정이었다면 굳이 선행기술을 회피하기 위한 보정에만 출원경과 금반언의 원칙을 적용할 이유는 없어 보인다.

상대적인 금반언과 절대적인 금반언과 관련하여서는 판례가 어느쪽이라고 단정할 수 없고 대법원이 이를 사안별로 접근하고 있는 것이 아닌가 생각된다.

균등론이나 출원경과 금반언의 원칙이 주로 미국에서 발전된 이론이지만, 우리나라에서도 그 적용이 확대되어지는 추세이므로, 출원인들은 최초 특허출원 할 때 관련 분야의 선행기술에 대한 정확한 검색을 기초로 하여 적정한 범위로 특허청구범위를 작성하는 것이 중요하며, 출원과정에서 의견서, 보정서 등의 제출시 금반언을 형성하지 않도록 하는 세심한 주의가 필요하다.

[한국지식재산보호협회]