1. 서지사항

원고(상고인)	영양제과 주식 회사
원고 대리인	소송 대리인 변리사 이은영 외 3 인
피고(피상고인)	박충호
피고 대리인	소송 대리인 변호사 이임수 외 4 인
사건번호	2003후496
판결일자	2004. 12. 9
판사	대법관 이용우 ( 재판장 ) 윤재식 이규홍 김영란 ( 주심 )
1심법원	특허 법원
1심법원 판결일	2003년 1월 23일 (2002 허 1737)
관련특허	(특허번호 제213858호) 외피가 도포된 떡 및 그 제조 방법
관련법령	구 특허법 (2001 . 2. 3. 법률 제 6411 호로 개정되기 전의 것 ) 제 29 조 제 1 항 , 제 2 항 , 제 42 조
관련기술	곡류 유도제품을 함유하는 것

2. 사건의 배경

X(피고, 피상고인)는 ‘떡소층으로부터 떡층으로의 수분이동을 억제하여 떡의 보존성을 높이기 위한 떡으로서, ｢초콜릿 코팅된 외피(1), 떡(2) 및 떡소가 크림(3)으로 이루어진 3중 구조의 떡｣(참고도 참조) (등록번호 제213858호) 에 대한 특허권자인데, Y(원고, 상고인)가 이 사건 특허발명이 신규성 및 진보성이 없다는 이유로 무효심판을 청구하였으나, 특허심판원은 위 심판청구를 기각하였다.

이에 불복하여 Y는 심결취소소송을 제기하면서, 이 사건 특허발명은 신규성 및 진보성이 없을 뿐 아니라, 특허청구범위의 ‘크림’에 대해 발명의 상세한 설명에는 ‘보존성이 우수한 크림류’라고 기재되어 있으나, 통상 크림의 수분함량은 40~80% 정도로서 25% 내외인 떡층의 수분함량보다 높아서, 목적달성이 불가능하거나 특허청구범위가 상세한 설명에 뒷받침되지 않는다는 주장을 하였다.

특허법원은 ‘크림’이라는 단어는 물리적 성상을 나타내는 총괄적 표현이기는 하지만, 발명의 상세한 설명의

①‘팥소 대신 보존성이 우수한 크림류로 대치함으로써…’,
②‘팥소에 다량 함유된 수분을 미생물 번식 원인으로 파악하고 이를 방지하기 위한 수단을 강구하던 중 보존성이 우수한 크림류를 떡소로 대치한 결과 미생물에 의한 변패를 현저히 감소시킬 수 있었다.’,
③‘본 실시예에서는 크림류, 특히 땅콩크림을 제조하여 떡소로 이용하였으며…’등의 기재에 기초하여, 이 사건 특허발명의 ‘크림’은 보존성이 우수한 크림으로서 수분 함량이 팥소의 수분함량인 29.8%보다 낮은 크림이라고 한정 해석하여, 이 사건 특허발명은 신규성, 진보성, 명세서 기재요건 등에 관한 위법이 없다는 취지로 판단하였다.

이에 불복하여 Y가 원심에서와 같이 이 사건 특허발명이 신규성, 진보성이 없고, 명세서 기재요건의 위배를 주장하면서 상고를 제기하였다.

(2) 소송 특허의 개요
이 건 특허발명은 시간경과에 따른 떡의 경도변화 및 미생물에 의한 변패를 방지할 수 있는 떡 및 그 제조방법을 제공함을 발명의 목적으로 하는 것이고, 그를 달성할 수 있는 특징적 구성으로서 미분(멥쌀분 또는 찹쌀분)에 옥수수 전분을 혼합한 혼합곡류를 생지의 주곡류로 하고 떡의 외피에 가공쵸코렛을 도포함으로써 시간경과에 따른 떡의 경도변화를 방지하고, 떡소로서 종래의 팥소 대신 크림류를 사용함으로써 미생물에 의한 변패를 방지하는 것이며, 그 밖의 구성으로는 생지를 제조함에 있어서 정백당 20-25%, 맥아엿 45-55중량% 와 에스지에스텔 0.5중량%, 솔비톨 1.5-3.5중량%, 식염 0.5중량% 및 주정 0.5중량%으로 이루어진 첨가제 3-5중량%를 사용하는 것임을 알 수 있으며, 그에 따라 이 건 특허발명의 떡은 제조 후 10주가 경과되어도 떡의 노화현상과 미생물에 의한 변질이 발생되지 않는 효과가 있다

3. 소송에서의 쟁점

이 사건에서는 특허의 유 · 무효 판단을 위한 특허 발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 특허 청구 범위의 해석 기준 및 특허 청구 범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우, 그 기재의 적법 여부 주요 쟁점이었다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2002. 01. 31. 특허심판원 2001당17 특허무효심판, 기각 심결
2003. 01. 23 . 특허법원 2002허1737 심결취소소송, 청구 기각
2004. 12. 09 . 대법원 2003후496 일부 파기 환송

(2) 원심 법원의 판단
원심 판결의 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허 발명은 (특허번호 제213858호)의 특허청구범위에 기재된 "크림" 이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는지 여부에 대하여 "크림" 이라는 단어는 물리적 성상 크림 을 나타내는 총괄적 표현이기는 하지만, 이 사건 특허 발명의 상세한 설명에는 "팥소 대신 보존성이 우수한 크림류로 대치함으로써 ... " (제1면), "팥소에 다량 함유된 수분을 미생물 번식 원인으로 파악하고 이를 방지하기 위한 수단을 강구하던 중 보존성이 우수한 크림류를 떡소로 대치한 결과 미생물에 의한 변패를 현저히 감소시킬 수 있었다. "(제2면), "실시예에서는 크림류는, 특히 땅콩 크림을 제조하여 떡소로 이용 하였으며 이 ... "(제3면의 '떡소 제조 공정') 등의 기재가 있으므로, 그 특허 청구 범위에서 말하는 "크림"은 구체적으로 식품으로서 보존성이 우수한 크림임이 명백하고, 보존성이 우수한 크림이란 그 수분 함량 이 팥소의 통상 수분 함량인 29.8 % 보다 낮은 크림을 의미하는 것이라고 해석되므로 이 사건 특허 발명의 특허 청구 범위의 기재에는 명세서의 기재 요건에 관한 위법이 없다는 취지로 판단 하였다.

5. 대법원의 판결

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2, 4, 5항에는 모두 떡소로서 ‘크림’을 이용하거나 ‘크림’을 주입한다고만 기재되어 있을 뿐, 이를 특별히 한정하는 기재는 없는데, 이 사건 특허발명의 상세한 설명 기재의 ‘크림’은 수분 함량이 적어도 떡보다 낮아서 떡으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 ‘크림’만을 떡소로 하는 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있다.

이 사건 특허발명의 기술분야와 같은 떡류를 포함한 과자류에서 ‘크림’이라고 함은 ｢수분함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 이것을 원료로 하여 다른 재료를 배합한 식품｣을 의미함을 알 수 있고, 팥소보다 수분 함량이 많은 크림은 떡소로 사용하지 않는다는 것이 당해 분야의 기술상식이라고 볼 만한 사정도 없으므로, 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명에 기재된 ‘크림’은 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 당업자에게 명확히 이해되는 용어에 해당할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재를 참작하지 아니하면 이해할 수 없는 용어라거나 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없다.

그렇다면, 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명은 상세한 설명에 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 것일 뿐 아니라, 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 신규성 및 진보성 판단을 위한 전제로 그 기술 내용을 확정함에 있어서는 특허청구범위의 기재를 기초로 하여 ‘크림’의 의미를 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리한 지방분 또는 여기에 다른 재료를 배합한 식품이라는 의미로 해석하여야 함에도 불구하고, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에만 기재되어 있는 ‘팥소 대신 보존성이 우수한 크림류를 이용한다.’는 취지의 사항을 들어 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 말하는 ‘크림’을 보존성이 우수한 크림으로서 수분 함량이 팥소의 수분함량인 29.8%보다 낮은 크림이라고 한정 해석하여 그 신규성, 진보성, 명세서 기재요건 등을 판단한 부분은 특허청구범위의 해석 및 명세서의 기재요건에 관한 법리를 오해한 위법이 있다. (일부 파기환송)

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 문제의 소재
특허출원된 발명의 특허성 판단, 특히 신규성, 진보성 판단을 위해 비교대상발명과 대비되는 전제로서 특허청구범위에 기재된 발명의 기술내용을 확정하는 작업이 요구되고, 이는 특허등록 후의 무효심판에서도 마찬가지이다.

특허법 제42조 제4항 본문에는 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항이 1 또는 2이상 있어야 한다고 규정하고 있으므로, 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정은 특허청구범위에 기초하여야 함은 당연하다.

한편, 특허침해 여부를 판단하기 위해 확인대상발명(또는 침해품)과 대비하는 전제로서 특허발명의 효력이 미치는 범위를 확정하는 작업이 요구되는데, 특허법 제97조에서 ‘특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.’라고 규정하고 있는 바와 같이, 특허침해 판단의 전제로서 특허발명의 보호범위의 확정 또한 특허청구범위에 의하여 정하여지는 것이다.

그렇다면, 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정과 특허발명의 보호범위의 확정은 적용하는 양태가 특허 전·후로서 상이하기는 하지만 모두 ｢특허청구범위｣라는 동일한 것에 기초하는 것이 원칙이나, 특허청구범위에 기재된 용어의 의미 등에 대한 설명이 발명의 상세한 설명이나 도면에서 행해지고 있기 때문에 특허청구범위를 해석함에 있어서는 합리적인 범위 내에서 이들을 보완적으로 참작하는 것도 필요함은 당연하다.

그런데 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정과 특허발명의 보호범위를 확정함에 있어 특허청구범위를 해석하는 기준 또한 같은 것인가에 대해서는 이견이 있는 것 같고, 특히 발명의 상세한 설명의 참작, 즉 특허청구범위 기재 이외의 사항을 특허청구범위 해석에 어떻게 도입하는가에 대해서는 다소간의 기준이 다른 것으로 보인다.

(2) 특허성 및 보호범위 판단에 있어 특허청구범위 해석 기준의 차이
상술한 바와 같이 특허성 판단과 특허발명의 보호범위의 확정을 위한 특허청구범위 해석은 모두 특허청구범위에 기재된 사항에 기초한다는 점에서 이론의 여지가 없다.

그런데 특허청구범위를 해석함에 있어, 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정기준과 특허발명의 보호범위의 확정기준의 차이는 특허청구범위에서 확정해야만 하는 대상의 차이에서 비롯된 것으로 이해되는데, 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정은 특허법 제42조 제4항 본문에서 규정하고 있는 바와 같이 출원인의 희망사항, 즉 ｢보호받고자 하는 사항｣을 확정하는 것인데 비하여, 특허발명의 보호범위는 출원인의 희망사항 중에서 발명을 공개하는 대가로서 보호해줄 만한 가치가 있는 사항, 즉 ｢보호해주어야 하는 사항｣을 확정한다는 점에서 기본적 차이가 있는 것이다.

특허청구범위를 해석함에 있어, ｢보호받고자 하는 사항｣과 ｢보호해주어야 하는 사항｣의 확정 기준의 차이의 일부는 이 사건 특허발명의 무효 여부에 관한 위 대상판결과 특허권 침해금지에 관한 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194의 판결에서 엿볼 수 있다.

위 대상판결은 특허성 판단의 전제로서 ｢보호받고자 하는 사항｣을 확정함에 있어, 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명에 기재된 ‘크림’이라는 용어와 관련하여, 특허청구범위 기재의 ‘크림’은
① 당업자가 명확히 이해할 수 있는 용어이고,
② 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없기 때문에, 명세서의 다른 기재에 의해 제한 해석할 수는 없다는 전제하에서, 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명에서 ｢보호 받고자 하는 사항｣은 명세서 기재요건의 위배 및 진보성 결여라는 무효이유가 있다는 취지로 판단한 것이다.

이에 대해 이 사건 특허발명에 대한 특허권 침해 여부를 판단함에 있어서는 ‘침해품은 이 사건 특허발명의 특허청구범위 중에서 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되는 제3, 6항의 권리범위에 미친다.’라는 취지로 판단하여, 이 사건 특허발명의 특허청구범위에서 ｢보호해주어야 하는 사항｣인 특허발명의 보호범위를 확정함에 있어서는 발명의 상세한 설명에 뒷받침되지 않는 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명을 제외하였다.

이 사건 특허발명의 무효 여부에 대한 위 대상판결과 특허권 침해 여부에 대한 2004다29194 판결로부터 확인할 수 있는 것은 ｢보호받고자 하는 사항｣과 ｢보호해주어야 하는 사항｣을 확정함에 있어 모두 발명의 상세한 설명의 기재를 참작할 수 있으나, ｢보호받고자 하는 사항｣의 확정단계에서는 발명의 상세한 설명의 참작의 원인이 어디까지나 특허청구범위 기재 자체에 있는 것인데 비하여, ｢보호해주어야 하는 사항｣을 확정함에 있어서는 그러한 원인이 특허청구범위 기재에는 전혀 존재하지 않는 경우에도 발명의 상세한 설명이 원칙적으로 참작되어야 한다는 것이다.

또한, 위와 같은 차이로 인해, ｢보호받고자 하는 사항｣과 ｢보호해주어야 하는 사항｣을 확정함에 있어, 발명의 상세한 설명의 기재를 참작한다 하더라도 그 ‘참작’의 의미 또한 차이가 있는 것으로 이해된다.

｢보호받고자 하는 사항｣의 확정은 위 대상판결에서 판시한 바와 같이
① 당업자가 특허청구범위에 기재의 기술적 의의가 명확하게 이해될 수 없는 경우,
② 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확한 경우 등과 같이 특단의 사정이 있는 경우에 한해 예외적으로 발명의 상세한 설명을 참작하는 것이고, 위와 같은 특단의 사정이 있어 발명의 상세한 설명을 참작한다 하더라도 이는 어디까지나 – 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재된 사항에 의거 발명을 제한 해석하는 것이 아니라 - 발명의 상세한 설명이나 도면의 기재에 의거 특허청구범위 기재의 의미를 해석하는 것일 뿐이다.

이에 대해 특허발명의 보호범위의 확정은 출원인이 ｢보호받고자 하는 사항｣ 중에서 ｢보호해주어야 하는 사항｣의 확정이므로 특허청구범위가 문언적으로는 명확하다 하더라도, 특허청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 발명의 상세한 설명, 도면 등 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 때에는 발명의 상세한 설명이나 도면에만 기재된 구성이라 하더라도 특허청구범위 해석에 이를 도입하여 한정 해석할 수 있다는 것이다.

(3) ｢보호받고자 하는 사항｣과 ｢보호해주어야 하는 사항｣과의 관계
특허청구범위를 해석하는 모든 이론들은 “큰 발명은 큰 보호, 작은 발명은 작은 보호”라는 개념에 기초하여, 특허법의 목적인 발명을 보호 장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하는 것, 즉 “발명자의 보호”와 “제3자의 이용”의 적절한 균형을 도모하기 위한 것이다.

그런데 특허청구범위의 기재에 의거 출원인이 ｢보호받고자 하는 사항｣과 출원인이 보호받고자 하는 사항 중에서 특허법의 목적에 의거 ｢보호해주어야 하는 사항｣에는 차이가 있을 수 있고, 이와 같은 차이를 궁극적으로 제거하기 위한 수단으로 특허법은 심사제도를 두고 있다.

그러나 특허심사가 완벽하지 않을 수도 있으므로 특허법은 무효심판제도를 두고 있고, 특허발명의 보호범위를 확정함에 있어 특허를 무효로 할 수 있는 사유, 즉 출원인이 ｢보호받고자 하는 사항｣과 출원인이 보호받고자 하는 사항 중에서 특허법의 목적에 의거 ｢보호해주어야 하는 사항｣에는 차이가 존재한다 하더라도 다른 절차에서 그 전제로서 특허가 당연 무효라고 판단할 수 없는 사정이 있으므로 여러 가지 특허청구범위를 해석하는 기준들이 있는 것이다.

< 특허무효 사유와 보호범위의 해석기준의 대응관계 예시 >

특허발명의 보호범위를 해석함에 있어, 특허청구범위의 기재를 축소 해석하거나 경우에 따라서는 특허청구범위의 기재를 넘어서 확장 해석하는 경우도 있지만, 그 출발점은 특허청구범위에 기재된 사항이기 때문에, 원칙으로서는 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정과 특허발명의 보호범위의 확정은 일치한다고 생각하는 것이 합당하다. 그렇지 않으면 실체 심사의 의의가 몰각되고 특허발명의 보호범위의 예측성, 명확성이 상실되어버리기 때문이다.

그러므로 특허청이 가지는 실체 심사의 의의를 고양하고, 보호범위의 예측성을 증대하며, 특허제도의 법적 안정성을 확보하기 위해서는 심사단계에서 특허청구범위의 기재가 명료한 동시에, 발명의 상세한 설명에 개시된 범위에 합당한 정도 즉, 발명자가 창작한 발명으로서 특허요건을 구비한 발명만을 특허 허여하는 노력이 부단하게 요구된다 하겠다.

7. 관련 판례

(1) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99 후 734
특허 청구 범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허 등록의 유 · 무효 판단을 위한 특허 발명의 요지를 인정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다.

(2) 대법원 1998. 5. 22. 선고 96 후 1088 판결
특허 청구 범위의 기재는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하므로 특허 청구 범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우에는 그러한 기재는 구 특허법 (2001 . 2. 3. 법률 제 6411 호로 개정되기 전의 것 , 이하 같다 ) 제 42 조 제 4 항에 위반되어 부적법하다.

(3) 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004 다 29194 판결
특허 발명과 대비되는 발명의 구성 요소들이 특허 발명의 구성 요소와 모두 동일하거나 균등 관계에 있다고 보아, 대비되는 발명이 이 특허 발명의 권리 범위에 속한다는 원심의 판단을 수긍하였다.

8. 시사점

이 사건 판례는 특허의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 특허청구범위를 기준으로 해석해야 하며, 특허청구범위의 기재가 발명의 상세한 설명에서 기재된 발명의 공헌도에 비추어 지나치게 넓은 경우, 특허법 제 42조 제4항에 위반되어 부적법 하다고 판시하고 있다.

특허청구범위를 해석함에 있어, 특히 발명이 상세한 설명의 참작과 관련하여 특허성 판단의 전제로서 발명의 기술내용의 확정과 특허발명의 보호범위의 확정 기준이 다른 것인지 여부에 대해 실무에서 일부 혼선이 초래되고 있는데, 이 사건 특허발명에 대한 위 대상판결과 특허권 침해금지에 대한 관련 대법원 판결은 특허청구범위 해석에 있어 발명의 상세한 설명을 어떻게 참작하여야 하는지를 분명히 보여주는 사례라고 할 것이다.


[한국지식재산보호협회]