1. 서지사항

원고(피상고인)	화이자 인코포레이티드 스피켈 알렌 제이
원고 대리인	변리사 김창세 외 3 인
피고(상고인)	특허청장
피고 대리인	노재철, 강완식, 김희수, 박창희
사건번호	2001후2740
판결일자	2003년 04월 25일
판사	대법관 변재승
1심법원	특허 법원
1심법원 판결일	2001년 7월 13일
관련특허	(특허 제0704122호) 신경보호성 크로만 화합물 (특허 제93-11041호) 신경보호성3-피페리디노-4-하이드록시크로만유도체 (NEUROPROTECTIVE 3-PIPERIDINO-4-HYDRO SYCHROMAN DERIVATIVES)
관련법령	특허법 제 29 조 제 2 항
관련기술	신경보호성 크로만 화합물의 광학이성질체를 통한 작용 극대화 기술

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
X(원고, 피상고인)는 1994. 11. 24. 미국에서 국제출원을 한 후(우선권 주장:1994. 1. 31. 자 미국출원) 이에 기하여 1996. 7. 30. 특허청에 발명의 명칭을 “신경보호성 크로만 화합물”로 하여 특허출원을 하였으나, 특허청은 1999. 2. 26. 이 사건 출원발명은 그 우선권 주장일 이전에 반포된 간행물(비교대상발명)에 의 하여 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 하였다.

X는 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 심판을 청구하였으나, 특허심판원은, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항은 화학식(Ⅰ)의 화합물 및 그의 광학이성질체를 청구하고 있으나 이는 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 라면 비교대상발명으로부터 용이하게 예상할 수 있는 것이고, X는 비교실험 데이터를 제출하면서 10배 이상의 현저한 효과를 주장하고 있으나, 위 비교실험데이터는 출원명세서에 기재된 것이 아니어서 인정할 수 없을 뿐만 아니라, 화학식(Ⅰ)의 화합물이 비교대상발명의 명세서에 기재된 모든 화합물에 비하여 10배 이상 우수한 것이라고 알 수 없으므로 특허 받을 수 있는 선택발명으로 인정되지 않고, 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제 2 내지 4, 17항도 마찬가지로 선택발명으로 인정되지 않는다는 이유로, X의 심판청구를 기각하였다.

X는 다시 특허법원에 심결취소소송을 제기하였는데, 특허법원은 특허청구범위 제 1항의 화합물들은 비교대상발명의 화합물 군에 포함되지만, 화학식(Ⅰ)의 화합물은 비교대상발명의 명세서에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없고, 선택발명의 경우에 있어서 명세서에는 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음이 명확하게 기재되어 있으면 족하고 이를 확인할 수 있는 구체적인 비교실험 데이터까지 기재할 필요는 없는데, X가 제출한 비교실험데이터에 의하면 화학식(Ⅰ)의 화합물이 비교대상발명의 화합물에 비하여 경구활성이 10배 정도 우수하다는 것이 인정되므로 특허청구범위 제 1항의 화합물은 비교대상발명의 화합물에 비해 그 효과의 현저성이 인정되어 진보성이 있고, 이를 구체적으로 특정한 특허청구범위 제 2 내지 4, 17항의 화합물도 당연히 진보성이 있다는 이유로, 특허심판원의 심결을 취소하였다.

Y(피고, 상고인)가 이에 불복하여 대법원에 상고를 제기하였다.


(2) 소송 특허의 개요
발명의 명칭을 “신경보호성 크로만 화합물”로 하는 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 “이 사건 제1항 발명”이라고 한다)은 (3R*,4S*)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 화합물, 그의 광학이성질체 및 그의 약학적으로 허용 가능한 염에 관한 것이고, 이 사건 출원발명의 출원 전에 반포된 인용발명은 아래의 일반식(I) 화합물 및 그의 염에 관한 것으로서, 인용발명의 일반식(I)에서 A, B, X, X1,Z, Z1, n 및 m의 선택에 따라 청구하고 있는 화합물의 종류는 상당히 광범위한 것이다.

이 사건 출원발명의 특허청구범위 제2항 내지 제4항, 제17항은 제1항 화합물의 라세미체, 우선성 광학이성질체, 좌선성 광학이성질체, 우선성 광학이성질체의 타르타레이트 에탄올레이트 수화물에 관한 것으로서 이들은 모두 이 사건 제1항 발명에 기재된 화합물 및 그 염을 구체적으로 특정한 것이다.

이 사건 제1항 발명의 화합물은 인용발명의 일반식(I)에서 치환기 A 및 B가 각각 H, X가 O, X1이 OH, Z가 OH, Z1이 F, n이 1, m이 0인 경우에 더하여 두 나사선상 탄소 주변의 상대적 입체 배열이 R과 S 또는 S와 R로 서로 다른 구조를 취하고 있는 경우의 것이다. 이에 대하여, 인용발명은 그 명세서에서 일반식(I) 화합물 중 Z1을 H, F, Cl, Br 또는 (C1～C3)알킬로 정의하고 있으면서도, 실시예 1 내지 35에는 단지 Z1이 H인 화합물만이 기재되어 있을 뿐이므로, 이 사건 제1항 발명은 인용발명에 문언적으로 발견되어지지 않는 것이고, 나아가 인용발명의 명세서 상에서는 “바람직한 일반식(I)의 화합물은 Z1이 H인 화합물이다”라고 기재되어 있어 Z1이 F가 되는 화합물을 선택하도록 하는 데에 구체적인 동기를 제공하고 있다고는 볼 수 없는 것이어서 인용발명으로부터 당업자가 출원 시의 기술상식에 기초하여 이 사건 제1항 화합물의 존재를 충분히 인식할 수 있는 정도의 것으로는 볼 수 없는 사안이다.

결국, 이 사건 출원발명은 인용발명에 대해 선택발명에 상당하는 것이고, 선택특허발명의 두 번째 성립요건인 효과의 현저성에 의해 그 특허성을 구하여야 하는 것으로 귀결되게 되었다.

3. 소송에서의 쟁점

이 사건 출원발명은 신경보호성 크로만 화합물에 관한 것으로, 특허청구범위 1항의 화학식은 3종류의 화합물((3R,4S)-화합물, (3S,4R)-화합물과 위 두가지 이성질체 화합물이 혼합되어 있는 라세미체 화합물)을 포함하는 것인바, 원심은 위 세가지 화합물 중 상세한 설명에서 효과가 가장 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물에 대한 실험자료(출원일 이후에 제출됨)만을 가지고 선행발명과 대비하여 이 사건 출원발명에 비하여 현저한 효과가 있다고 판단하였고, 상고심에서의 주된 쟁점은, 선택발명의 효과를 출원일 이후에 제출한 자료에 의하여 입증이 가능한 것인지 여부와 선택발명의 일부에 대한 효과만으로 그 전체의 특허성을 인정할 수 있는 것인지 여부였다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2000. 06. 30. 특허심판원 99원1208
기각 심결
2001. 07. 13. 특허법원 2000허5551
원고 청구 인용
2003. 04. 25. 대법원 2001후2740
파기 환송

(2) 원심 법원의 판단
이 사건의 원심 판결에서는, “선택발명의 경우에 있어서 명세서에는 선행발명에 비하여 현저한 효과가 있음이 명확하게 기재되어 있으면 족하고 이를 확인할 수 있는 구체적인 비교실험 데이터까지 기재할 필요는 없다고 할 것이며, 그 효과에 의심이 있는 경우에는 비로소 구체적인 비교실험 데이터 등 그 효과를 뒷받침하는 자료를 출원 후에 제출하는 것도 허용된다.”는 전제 하에, “이 사건 출원발명의 명세서에는 ‘본 발명은 예외적인 경구활성을 갖는 화학식(I)의 신경보호 크로만올 화합물에 관한 것이다.’라고 기재하고 있고, 이 사건 화학식(I)의 화합물이 나타내는 경구투여시의 활성을 특정하기 위한 방법(슈미트 등) 및 그 방법이 기재된 참고문헌을 소개하고, ‘화학식(I)의 화합물은 미국특허 제07/916,130호(인용발명의 미국 대응특허)에 개시된 다른 화합물보다 경구투여형에서 보다 효과적임을 예상치 못하게 발견하였다.’고 기재하고 있으므로, 이 사건 출원발명의 명세서에는 인용발명과 비교한 이 사건 출원발명의 우수한 효과를 명확하게 기재하고 있다.”는 취지를 판시하였다.

나아가 원심 판결은, “이 사건 출원발명의 출원일 이후에 제출된 갑 제6호증에는 명세서에 기재된 측정방법에 따라 얻어진 이 사건 화학식(I) 화합물과 인용발명의 화합물과의 경구투여 시 활성을 비교한 데이터가 기재되어 있는데, 이 사건 화학식(I) 화합물이 인용발명의 실시예 3 화합물보다 경구활성이 10배 더 큰 것으로 나타나 있고, 갑 제6호증에 기재된 이 사건 화학식(I) 화합물과 인용발명의 실시예 3 화합물은 일반식(I)에서 다른 위치의 구조는 동일하고 단지 치환기 Z1이 F(이 사건 출원발명)와 H(인용발명)라는 점에서만 차이가 있는 것이므로, 갑 제6호증에 기재된 이 사건 화학식(I) 화합물의 우수한 경구활성은 이러한 구조적 차이점에 기인하는 것임을 알 수 있고, 인용발명의 실시예 3 화합물 외에 다른 실시예에 기재된 인용발명의 화합물들도 모두 치환기 Z1이 H인 것들이므로, 이 사건 화학식(I)의 화합물이 인용발명의 실시예 3 화합물 이외의 다른 실시예에 기재된 화합물에 비해서도 유사하게 우수한 경구활성을 가지리라고 예측할 수 있으므로, 이 사건 출원발명의 화합물은 인용발명의 화합물에 비해 그 효과의 현저성이 인정되며, 결국 이 사건 제1항 발명은 선택발명으로서 진보성이 인정되고, 제1항 발명의 화합물을 구체적으로 특정한 이 사건 제2항 내지 제4항, 제17항 발명도 당연히 진보성이 인정된다.“고 판시하였다.

5. 대법원의 판결

『선행 또는 공지의 발명에 구성 요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명은, 첫째, 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있으면서, 둘째, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행 발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허를 받을 수 있고, 이 때 선택 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, 그 효과의 현저함을 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 구체적으로 주장 · 입증하면 된다.』고 전제한 후 위 법리에 비추어 볼 때 원심이 이 사건 출원발명의 신규성을 인정하고 나서 이 사건 출원발명의 출원인이 효과의 입증을 위하여 제출한 갑 제6호증을 그 효과의 현저성 여부의 판단을 위한 증거로 채택하여 심리 · 판단한 것은 정당하다고 판시하였다.

다만, 명칭을 "신경보호성 크로만 화합물“로 하는 출원발명에 포함된 화합물 중 화학식(Ⅲ) 화합물의 광학이성질체인 화학식(Ⅳ) 화합물을 바람직한 화합물에서 제외하고 있으며, 실제 약리작용의 면에서 볼 때 광학 이성질체에 있어서는 어느 한 쪽 광학 이성질체의 활성이 우수하다고 하여 다른 쪽 광학 이성질체의 활성도 함께 우수하다고 할 수 없고, 오히려 어느 한쪽 광학이성질체의 활성이 우수한 경우에 다른쪽 광학이성질체는 효과가 떨어지거나 부작용을 일으키기도 하는 것이어서 출원발명의 화합물 중 화학식(Ⅳ)의 효과가 다른 화합물에 비하여 낮을 수 있음이 분명하므로 화학식(Ⅲ) 화합물의 효과에 관한 대비실험자료에 의하여 화학식(Ⅳ) 화합물의 효과까지도 추인하기는 곤란함에도 불구하고, 출원발명의 명세서에서 효과가 뛰어나다고 기재해 놓은 화합물(Ⅲ)에 대한 대비실험자료만을 가지고 이 사건 출원발명 전체의 효과를 인정한 것은 이 사건 출원발명의 내용을 제대로 파악하지 아니하였거나 선택발명의 효과 판단에 관한 법리를 오해함으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 판단하여 원심 판결을 파기환송 하였다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 선택발명의 의의
선택발명이란 선행문헌에 있어서 총괄적인 상위개념으로 표현된 선행발명에 대해서, 그 상위개념에 포함된 하위개념을 구성요건의 전부 또는 일부로 표현하는 발명에 있어, 당해 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 사항을 필수요건으로서 선택한 발명을 말한다.

선택발명에 특허권을 부여하는 이유는, 선행발명의 개시를 넓게 허여하여 발명활동을 장려하는 것과 함께 당해 선행발명을 기재한 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 않은 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써 산업의 발달과 공익의 증진을 도모하고자 함이다.


(2) 제1의 요건(신규성)에 대한 검토
선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명이 구체적으로 개시되어 있는지 여부를 판단함에 있어서는, 선행문언에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는지의 여부 외에도 양 발명의 구성을 비교해서 당업자가 출원시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 선행문헌에서 그 존재를 인식할 수 있는 정도의 것인지 여부 내지는 선행문헌에 기재된 실시태양과 선택발명의 실시태양이 실질적으로 동일한 실시태양인지 여부 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

한편, 상고이유의 주장은, 이 사건 출원발명의 화합물은 인용발명의 화합물의 범주에 포함되고 인용발명에 이 사건 출원발명의 화합물과 구조적으로 유사한 화합물이 구체적으로 개시되어 있는 것이므로, 이 사건 출원발명의 화합물은 인용발명으로부터 당업자가 용이하게 예측할 수 있는 화합물에 불과하다는 것이다.(진보성이 없다는 주장일 뿐, 신규성이 없다고까지 주장한 것은 아니다.)

이 사건 제1항 발명의 화합물은 인용발명의 일반식(Ⅰ)화합물 중Z1이 F인 화합물에 더하여 두 나사선상 탄소 주변의 상대적 입체 배열이 R과 S또는 S와 R로 서로 다른 구조를 취하고 있는 경우의 것인데 대하여, 인용 발명은 그 명세서에서 일반식(Ⅰ) 화합물 중 Z1을 H, F, Cl, Br, 또는(C1∼C3)알킬로 정의 하고 있으면서도, 실시례1 내지 35에는 단지 Z1이 H인 화합물만이 기재되어 있을 뿐이므로, 이 사건 제1항 발명은 인용발명에 문헌적으로 발견되지 않는 것이고, 나아가 인용발명의 명세서상에서는 “바람직한 일반식(Ⅰ)의 화합물은 Z1이 H인 화합물이다.”라고 기재되어 있을 분이므로 Z1이 F가 되는 화합물을 선택하도록 하는 데에 구체적인 동기를 제공하고 있다고 볼 수도 없는 것이어서 당업자가 출원 시의 기술상식에 기초하여 어려움 없이 선생문헌에서 이 사건 제1항 화합물의 그 존재를 인식할 수 있는 정도의 것으로도 보이지 아니한다.

결국, 이 사건 제1항 발명은 인용발명의 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 이를 근거로 진보성이 없다고 하는 상고이유의 주장은 이유 없다.


(3) 제2의 요건(진보성)에 대한 검토

1) 제2의 요건을 판단하기 위한 전제에 대한 상고이유에 관하여
선택발명은 하위개념에 속하는 실시태양이 인용발명에 개시되어 있는 효과와 비교하여, 현저한 효과를 보이는 것에 의해 예외적으로 특허성이 인정되는 것이기 때문에, 선택발명에 포함되는 개개의 발명은 어떤 것이라도 인용발명에 비하여 모두 이질적이거나 현저한 동질적 효과를 가져야 한다.

따라서 선택발명이 효과 유무를 판단하기 위해서는 인용발명 중에 개시된 것에서 가장 우수한 것과 선택발명에 포함된 발명 중에서 가장 효과가 낮다고 여겨지는 것을 비교하여 그 효과의 차이를 판단하여야 한다.

나아가, 앞서 살펴본 바와 같이, 특별한 사정이 없는 한, 명세서에서 발명의 효과에 관한 기재는 당업자가 당해 발명의 기술적 의의와 가치를 이해하고 어려움 없이 반복 재현할 수 있을 정도로 기재되어 있으면 족한 것이어서, 그 명세서상에 위와 같은 정도의 기재가 있다고 하면 적어도 명세서의 필요적 기재요건을 충족하고 있는 것으로 보아야 할 것이고, 진보성의 판단에 있어서 인용발명에 대한 현저한 효과는 출원 이후에 제출된 실험데이터 등(물론 이 자료는 최초 명세서상에 제시된 효과의 범위 내에서 당업자에게 용인될 수 있는 범위 내의 것이어야 한다.)에 의해서도 충분히 입증될 수 있는 것이므로, 상고이유의 주장 중 화학물질의 선택발명에 있어서, 선행발명과 비교한 현저한 작용효과는 반드시 출원 당시 제출된 명세서의 내용의 의하여 확인되어야 할 것이지, 출원일 이후 제출된 자료에 의해 확인될 수는 없는 것이라는 상고 이유는 받아들일 수 없다.


2) 이 사건 출원발명의 명세서 기재의 검토
그런데 이 사건 출원발명의 명세서에 효과의 기재가 있는지 여부는 문제가 될 수 있으므로(명세서에 효과의 기재가 없다고 인정되면 실험데이터 등에 의하여 그 효과를 주장 할 수 조차 없기 때문이다.) 이에 관하여 살핀다.

이 사건 출원발명의 명세서에는 다양한 실시례를 통해 목적하는 화합물을 제조하여 이를 확인 자료로서 뒷받침하고 있는데, 나아가 이 사건 출원발명의 명세서를 보면, 이 사건 출원발명이 예외적인 경구활성을 갖는 신경보호 크로만올 화합물에 관한 것이고, 이 사건 출원발명 화합물이 미국특허 제07/916,130호(인용발명의 미국 대응특허)에 개시된 다른 화합물보다 경구투여형에서 보다 효과적이라는 취지의 기재를 볼 수 있으므로, 결국 이 사건 출원발명에는 화학물질발명의 효과에 대한 기재가 명확하다고 불 수 있다.


3) 갑 제6호증의 검토
가. 갑 제6호증 자체의 불분명한 점에 대한 검토
갑 제6호증은 이 사건 출원발명의 현저한 효과를 입증하기 위한 실험데이터로서 그 출원일 전에 작성된 것인데, 전체적인 입증취지는, 이 사건 출원발명의 실시례1 화합물과 인용발명의 실시례3 화합물을 강경증 회복에 대한 정량적인 효과의 면에서 대비를 해보니 이 사건 출원발명의 실시례1 화합물이 인용발명의 실시례3 화합물에 비해 10배 정도의 현저한 효과가 있다는 것이다.

그런데, 갑 제6호증의 기재는 다음과 같은 점에서 문제가 있다.

첫째, 이 사건 출원발명의 실시례1에서 제조된 화합물은 그 기재내용으로 보아 라세미체 화합물로 보이는데, 갑 제6호증에서 실시례1이라고 제시한 화합물의 구조식은 아래와 같고, 이는 위 실시례1의 라세미체 화합물 중 특정의 광학이성질체에 불과한 것이다. 따라서 갑 제6호증에서 이 사건 출원발명의 효과 확인을 위한 대표 화합물로서 선택된 것이 문언 그대로 실시례1의 화합물이라고 기재한 것은 잘못이다.

둘째, 인용발명의 실시례3은 시스-3-(4-하이드록시-4-페닐피페리디노)-4,7-크로만디올 화합물을 제조하는 것인데, 그 기재로 보아 라세미체를 제조하는 것으로 보이는 반면, 갑 제6호증에서 인용발명의 실시례3이라고 제시된 화합물의 구조식은 특정의 입체구조로 한정되어 있음을 알 수 있다. 따라서 갑 제6호증에서 이 사건 출원발명의 효과 확인을 위해 선정된 인용발명을 실시례3의 화합물이라고 기재해 놓은 것 또한 잘못된 것이다.

하지만, 갑 제6호증에서 이 사건 출원발명의 실시례1이라고 표기한 화합물은 이 사건 출원발명의 특허청구범위에 속하는 (+)시스 이성질체이고, 인용발명의 실시례3 이라고 표기한 화합물은 인용발명의 실시례3의 (+)시스 이성질체로서 각각 이 사건 출원발명이나 인용발명에 구체적으로 나타나 있는 것이므로, 비록 출원인이 갑 제6호증의 화합물을 지칭하는 표기가 잘못되었지만 유사한 구조의 화합물의 실험결과인 갑 제6호증의 내용자체에는 하자가 있다고 할 수 없다.

따라서 갑 제6호증의 실험 내용이 인용발명에 대한 현저한 효과를 대표할 수 있는 지 여부는 별론으로 하고, 갑 제6호증의 내용 자체에 문제가 있다는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 갑 제6호증의 실험결과에 의하여 이 사건 출원발명의 효과를 인정할 수 있는지 여부
갑 제6호증의 전체적인 입증취지대로, 이 사건 출원발명의 청구범위의 화합물 중 (+)시스 화합물이 인용발명에 비하여 강경증 회복에 대한 정량적인 효과의 면에서 10배 정도의 현저한 효과가 있다고 하는 점을 인정한다 하여도, 다음과 같은 점에 의해 위 갑 제6호증의 실험 내용은 이 사건 출원발명 전체가 인용발명에 대한 현저한 효과가 있는 것임을 입증하는 것이라고 할 수 없다.

선택발명이 진보성이 인정되기 위해서는 선택발명에 내포되는 개개의 양태는 어떠한 것이라도 인용발명의 것에 비해 모두 다 특이적 효과를 가져야 하는바, 결국 선택발명에 대한 효과를 판단하기 위해서는 인용발명 중에 개시된 것 내에서 가장 우수한 실시태양의 효과와 선택발명의 실시태양의 중에서 가장 효과가 낮은 것을 비교하여 판단하여야 하는 것이다.
이 사건 출원발명의 발명의상세한 설명의 기재에 의하면, 이 사건 출원발명의 명세서상에 제시된 화학식(Ⅰ) 화합물은 2개의 비대칭탄소(3번과 4번 위치)를 가지고 있어 2개의 라세미체 및 4개의 광학활성 화합물이 포함되어 있고, 이들 라세미체 중 하나는 시스형이고 다른 하나는 트랜스형인데, 바람직한 화합물은 (±)시스 및 (+)시스 이성질체이고, 특히 바람직한 화합물는 (+) (3R,4S)-3-[4-(4-플루오로페닐)-4-하이드록시-피페리딘-1-일]-크로만-4,7-디올 타르타레이트 에탄올레이트 수화물이라는 사실을 인정할 수 있고, 이 사건 제1항 발명은 발명의 상세한 설명 상에서 바람직하다고 제시한 화합물을 중심으로 청구하고 있는데, 넓게 보아ⅰ) (±)시스, ⅱ) (+)시스 이성질체, ⅲ) (-)시스 이성질체, ⅳ) 위 화합물들의 염들이 포함되어 있는 것이다.

위 ⅰ, ⅱ, ⅳ의 경우는 발명의 상세한 설명에서 바람직하다고 제시한 것인데, 비하여 위 ⅲ의 경우{(-)시스 이성칠체}는 바람직하다고 제시한 것이 아닌 것임을 알 수 있으므로, 선택발명의 현저한 효과의 판단에 대한 법리에 비추어 보면, 위 ⅲ의 화합물과 인용발명의 가장 우수한 화합물을 비교함으로써 이 사건 제1항 발명의 현저한 효과를 주장하여야 할 것이다.

그런데 광학이성질체의 경우 한쪽의 광학이성질체가 활성이 우수하다고 해서 다른 쪽 광학이성질체의 활성도 함께 우수하다고 단정할 수 없고, 오히려 한쪽의 광학이성질체가 활성이 우수한 경우에는 다른 편의 광학이성질체는 그 보다 혹은 라세미체보다도 효과가 못하거나, 어떠한 경우에는 부작용 등의 효과가 나타나는 경우도 있다는 사실은 당업자에게는 현저한 사실로 볼 수 있는바, 비록 이 사건 출원발명 화합물의 우수한 경구 활성이 양 발명 화합물의 구조적 차이점(치환기 Z1이 F혹은 H인지의 여부)(인용발명)에 기인하는 것이라는 점을 감안한다고 하여도, 앞서 본 바와 같이 이성질체에 관한 효과의 부분은 그 예측이 곤란한 것이어서 직접 실험하지 아니하면 그 결과를 단언할 수 없다.

결국, 인용발명의 화합물 및 이 사건 출원발명의 특정 이성질체 간에는 효과 차이에 대한 상당한 의심을 할 합리적인 이유가 있는 경우에 상당하다 할 것이어서, 바람직하다고 제시한 (±)시스 화합물(실시례1 화합물)의 실험결과로부터 (-)시스 이성질체 화합물의 현저한 효과가 추인되기는 곤란하므로 출원인으로서는 효과가 떨어진다고 보이는 (-)시스 이성질체 화합물의 효과를 입증하여야 할 것이다.

(4) 결론
갑 제6호증은 이 사건 출원발명의 선택범위 중의 일부 화합물에 대한 효과 확인에 그칠 뿐, 선택범위 중 바람직하지 않다고 생각되어 질 수 있는 화합물에 대하서는 아무런 효과를 입증할 자료의 제시가 없는 이상, 이 사건 출원발명에서 선택한 범위 내의 모든 것이 인용발명과 비교하여 모두 현저하다는 점이 입증되거나 당업자의 기술상식으로 보아도 추인될 수 있다고는 할 수 없다.

원심판결이 이 사건 출원발명의 선택범위 중 일부 화합물에 대한 효과 확인 데이터에 터잡아 이 사건 출원발명의 선택범위 모두에 대해 현저한 효과가 인정될 수 있다고 판단한 점은 선택발명의 진보성 판단에 있어 법리를 오해하고 그 심리를 다하지 않음에 따라 결론에 영향을 미친 위법이 있다.

7. 관련 판례

(1) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만으로 구성된 특허발명에 예측할 수 없는 현저한 효과가 있음을 인정하기 어려워 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지의 발명으로부터 특허발명을 용이하게 발명해 낼 수 있는 경우라 하더라도 선행발명에 특허발명을 구성하는 하위개념이 구체적으로 개시되어 있지 않았다면 원칙적으로 그 특허발명이 출원 전에 공지된 발명과 동일성이 있는 것이라고 할 수 없고(신규성이 있는 발명에 해당한다), 이러한 경우 그 특허가 무효심판절차를 거쳐 무효로 되지 않은 이상 다른 절차에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수는 없다.

(2) 대법원 2009.10.15. 선고 2008후736, 743 판결
선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

8. 시사점

선택발명은 화학분야특허에서 주로 문제되는 것으로서 진보성의 판단기중에서 주로 논의되는 개념이다. 선택발명은 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고, 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다. 따라서 통상적으로 볼 때 공지의 기술내에서 실험적으로 최적의 것을 찾는 수준에 불과할 경우 이는 당업자의 통상적인 창작능력의 범위 내에 있어서 특허성이 부정될 수 있다. 그러나 선택발명을 구성하는 하위개념이 선행발명에 구체적으로 기재되어 있지 않고, 나아가 선택발명에 의한 효과가 선행발명에 비해 질적으로 다른 효과를 갖거나, 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 특허요건(신규성 및 진보성)을 충족할 수 있다. 이 사건 판결은 위 선택발명의 개념 및 특허요건을 명확히 정리한 판례로서 그 의의가 있다.

이 사건은 중추 신경계 퇴행성질환의 치료에 사용되는 신경보호작용을 하는 화합물에 관하여 출원특허 인용여부를 판단하는 사건이다. 인용발명은 해당 화합물의 치환기를 여러가지 정의하면서(F도 포함은 되어 있음) 그 중 일부를 H를 바람직 한 것으로 기재하고 있다. 그런데, 이 사건 출원발명은 치환기가 F로 되었을 때, H보다 경구활성이 10배 정도 우수하다고 주장하였고, 이를 출원이 후 실험자료를 통해 입증하였다. 그에 따라 법원에서는 앞서의 요건에 따라 선택발명의 특허성이 인정된다고 판시하고 있다.

즉, (1)선택발명을 구성하는 하위개념이 선행발명에 구체적으로 기재되어 있지 않고, (2)선택발명에 의한 효과가 선행발명에 비해 질적으로 다른 효과를 같거나, 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 해당한다고 판단하였다.

다만, 이 사건에서 화합물의 일부에 대해서만 현저한 효과가 입증되었을 뿐, 그와는 다른 구조의 화합물이 특허청구범위에 기재되어 있음에도 불구하고, 만연히 다른 화합물에 대해서도 현저한 효과가 있다고 판단한 것은 잘못이라면서 원심판결을 파기 환송하였다. 한편, 위 판결에서는 선택발명의 상세한 설명에서는 선행발명에 비한 현저한 효과가 있음을 명확히 기재하면 족하고, 이를 구체적으로 확인할 수 있는 비교실험자료까지 기재해야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 경우에는 출원일 이후에 출원인이 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장, 입증하면 된다고 판시하여 구체적인 기재방식까지도 기준을 제공하고 있다.